v010200q - blc

v010200q - blc udskrift af sø- & handelsrettens dombog ____________ den 18. juli 2002 blev af retten i sagen v-102-99 1) merck & co. inc. (advokat thomas weincke) 2) merck sharp & dohme b.v (samme) 3) merck sharp & dohme (filial af merck sharp & dohme b.v.) (samme) mod paranova a/s (advokat kim jensen og advokat erik b. pfeiffer) afsagt sålydende d o m: indledning og påstande sagsøgerne, merck & co. inc., merck sharp & dohme b.v. og merck sharp & dohme (filial af merck sharp & dohme b.v.), herefter merck, har nedlagt endelig påstand om at sagsøgte, paranova a/s, skal betale kr. 686.987 til merck, subsidiært et mindre beløb. beløbet angives at skyldes som rimeligt -2- vederlag for paranovas uberettigede udnyttelse af mercks varemærker, reni- tec, mevacor, zocor, proscar, tempilo og tempilo forte, som paranova har indført fra spanien og frankrig og ompakket og markedsført i danmark i uændrede pakningsstørrelser. merck kræver et vederlag efter va- remærkelovens § 43 på 5% af paranovas omsætning af de ompakkede produk- ter der bærer de nævnte varemærker. vederlaget kræves for omsætning fra og med 3. kvartal 1996 til og med 3. kvartal 1999. vederlaget kræves forrentet fra sagens anlæg den 5. oktober 1999. påstand om forrentning er fremsat i proces- skrift modtaget den 27. september 2001. paranova har påstået frifindelse. paranova har gjort gældende at de pågældende ompakninger var nødvendige for at sikre produkterne en effektiv adgang til det danske marked. paranova har herudover gjort gældende at et rimeligt vederlag i givet fald må sættes til et lavere beløb end merck har gjort. et eventuelt ve- derlag skal udmåles i forhold til grossistindkøbspriserne (gip), ikke, som merck har gjort det, i forhold til apoteksindkøbspriserne (aip). sagen er anlagt den 5. oktober 1999 med påstand om betaling af kr. 1.668.453, subsidiært et mindre beløb. påstanden blev ved sagsøgerens påstandsdokument modtaget den 22. maj 2002 nedsat til kr. 686.987 under henvisning til at høje- steret i en tilsvarende sag om ompakning én til én ved dom af 22. april 2002 (ii 146/2000, orifarm a/s mod hoechst marion roussel) fastsatte vederlaget efter varemærkelovens § 43, stk. 1 til ca. 5% af omsætningen af uberettiget ompak- kede produkter. mercks krav bygger på en opgørelse af omsætningen i aip (apoteksindkøbs- pris) af de pågældende ompakkede produkter fra og med 3. kvartal 1996 til og med 3. kvartal 1999. for 3. kvartal 1999 foreligger ikke oplysninger fra dansk lægemiddel information, hvorfor merck har skønnet omsætningen til gennem- snittet af omsætningen i de to foregående kvartaler. på dette grundlag er 5% af omsætningen opgjort til det krævede beløb, 686.987 kr. der er mellem parterne enighed om at aip fremkommer efter et tillæg på ca. 15% til gip (grossistind- købspris). -3- paranova har under sagens forberedelse anmodet om foretagelse af syn og skøn til belysning af spørgsmålet om de pågældende produkter vil have effek- tiv adgang til det danske marked uden en ompakning og ommærkning, dvs. alene med en tillægsetikettering. undersøgelsen ønskedes foretaget af gallup- instituttet eller lignede anerkendt og neutralt analyseinstitut som en spørgeun- dersøgelse af et repræsentativt udsnit af apotekere, informationsfarmaceuter og skrankepersonale på apotekerne samt af kroniske brugere af lægemidler. ved rettens kendelse af 10. oktober 2001 blev paranovas anmodning om fore- tagelse af den ønskede spørgeundersøgelse ikke taget til følge. i rettens begrundelse herfor hedder det: ”efter gældende ef-ret er konflikten mellem hensynet til varernes frie bevæ- gelighed og beskyttelsen af varemærkerettigheder, jf. artikel 28 og 30 i ef- traktaten, søgt løst ved at en parallelimportør af medicinske produkter tillægges adgang til at ometikettere og ompakke produkterne med henblik på markedsfø- ring i importmedlemsstaten i det omfang de nævnte tiltag er nødvendige for at give det pågældende produkt en reel eller effektiv adgang til markedet. en hin- dring for en effektiv adgang til markedet kan bero på mange forskellige for- hold, herunder også modvilje mod tillægsetiketterede produkter i omsætnings- leddet eller hos slutbrugere. med de stillede spørgsmål ønskes belyst en mulig højere eller mindre grad af modvilje mod tillægsetiketterede produkter i om- sætningsleddet og hos de kroniske patienter. dokumentation af en grad af modvilje kan vise at én blandt flere forskellige forudsætninger for at fuldstæn- dig ompakning er tilladelig, er eller har været til stede. dokumentationen af modviljen kan ikke anses for et bevis, endsige tilstrækkeligt bevis, for at der ikke er eller har været reel adgang til markedsføring af de pågældende produk- ter i danmark. parallelimportøren har ikke krav på og kan ikke forvente at få adgang til det danske marked uden en markedsføringsindsats der bl.a. skal søge at overvinde eventuelle negative holdninger til tillægsetiketterede produkter. hvis den ønskede spørgeundersøgelse fører til en registrering af en høj grad af modstand mod tillægsetiketterede produkter, hvad enten det er i 1993, 1996 eller 2000 eller på alle disse tidspunkter, er der ikke derved ført bevis for at -4- produkterne ikke har eller ikke havde effektiv adgang til markedet. da under- søgelsen derfor ikke er et egnet middel til at føre bevis for manglende effektiv adgang til markedet, bør den ikke tillades foretaget, jf. retsplejelovens § 341. det er rigtigt som anført af paranova at det i hvert fald ikke i dag er muligt at godtgøre i hvilket omfang det ville have været muligt at foretage markedsfø- ring af de produkter sagen handler om, med tillægsetikettering i 1993 og 1996 og måske heller ikke i 2000. markedsføringen af produkterne i ompakket til- stand frem for tillægsetiketteret tilstand beror på paranovas valg, så dette for- hold kan ikke føre til at det tillades at gennemføre spørgeundersøgelsen til brug for sagen.” sagsfremstilling paranova sendte ved enslydende breve meddelelse til merck om at ”for god or- dens skyld meddeles, at paranova markedsfører følgende produkt, som tillige markedsføres af dem:...”. efter angivelse af produktet spurgte paranova om merck havde kendskab til forfalskninger af produktet. meddelelse er sendt på følgende datoer: 24. maj 1993 (bl.a. zocor tabletter 20

1. mg)6. oktober 1995 (zocor tabletter 10
2. mg)20. oktober 1995 (mevacor tabletter 20 mg og mevacor tabletter 40
3. mg)15. december 1995 (tempilo forte øjendråber 5
4. ml)26. januar 1996 (proscar tabletter 5
5. mg)9. februar 1996 (bl.a. renitec tabletter 20
6. mg)ved brev af 27. september 1996 meddelte merck at man havde erfaret at para- nova foretog ompakning af en række produkter, herunder mevacor 20 mg og mevacor 40 mg og renitec 20 mg, uanset at disse allerede var tilgængelige på det danske marked i pakningsstørrelser der var identiske med de af paranova ompakkede. merck anmodede paranova om at ophøre med at foretage ompak- ning. -5- den 30. september 1996 meddelte paranova at man ville undlade ompakning i én til én-tilfælde, men den 13. december 1996 meddelte paranova at man under hensyn til sø- og handelsrettens dom af 11. september 1996 i sagen mellem ab astra og astra danmark a/s på den ene side og paranova a/s på den an- den side (”astra-dommen”) ville foretage ompakning også i én til én-tilfælde. merck svarede hertil at man ikke var enig i resultatet i astra-dommen, og man fastholdt at kunne modsætte sig ompakning i én til én-tilfælde. man anmodede om at paranova ophørte med ompakning i én til én-tilfælde. hvis paranova ikke ophørte med denne ompakning, forbeholdt merck sig ”ethvert krav i an- ledning af paranovas krænkende adfærd herunder erstatningskrav tilbage fra det tidspunkt, hvor paranova har påbegyndt import, ompakning og markedsfø- ring af [mercks] præparater i danmark...” efter højesterets dom af 2. juni 1999 i astra-sagen, ufr 1999.1678/2 meddelte merck at paranovas markedsføring af de produkter denne sag vedrører, ud- gjorde en krænkelse af mercks varemærkerettigheder, hvorfor man bl.a. kræ- vede kr. 1.572.300 i rimeligt vederlag og erstatning efter varemærkelovens § 43. produkterne var renitec 20 mg, 28 tab, mevacor 20 mg, 28 tab, mevacor 40 mg, 28 tab, zocor 10 mg, 28 tab, zocor 20 mg, 28 tab, proscar 5 mg, 28 tab, tempilo 5 ml og tempilo forte 5 ml. paranova svarede den 28. juli 1999 bl.a. at der ikke ville blive produceret yder- ligere af de nævnte produkter, idet der i stedet ville blive påsat dansksprogede etiketter. det fremgår af de pågældende ompakninger at den første udgave af dem på bagsiden var påført ”import: paranova a/s, ballerup” med angivelse et num- mer for markedsføringstilladelsen. endvidere var anført paranovas varemærke med p i særlig skrift og derefter ”ompakket paranova” (med a’er i særlig skrift) fulgt af ”dk-2750 ballerup”. i de senere udgaver anvendt fra engang i sidste halvår af 1998 er på forsiden påført et paranova-varemærke, en pentagon dannet af fem forskelligt farvede pinde, efterfulgt af paranova (med a´er i særlig udformning). pentagonen er også påført side- og endestykker. endvidere -6- er over produktbeskrivelsen påført et hvidt kors på dannebrogsfarvet rød bund i en oval. internationale forhold oberlandesgericht wien har ved kendelse af 19. november 1999 foretaget præjudiciel forelæggelse for de europæiske fællesskabers domstol. det angives bl.a. i forelæggelseskendelsen (i oversættelse): "... østrigske lægemiddelforbrugere er ikke vant til, at de bliver tilbudt lægemidler, som synligt er bragt i omsætning i en anden (fremmedsproget) medlemsstat... det er nærliggende, at sådanne pakninger som de østrigske forbrugere ikke er vant til, kan føre til misforståelser med hensyn til årsagen til udstyret (emballagen), idet østrigske forbrugere ikke har nogen erfaringer med lægemidler der præsenteres på den måde. men det synes derfor helt igennem nærliggende, at et ikke uvæsentligt antal forbrugere kan være lige så mistroiske over for et sådant produkt som over for produkter med uordentlig eller kvalitativ dårlig emballage... skulle det derfor vise sig, at en ikke uvæsentlig del af de forbrugere, der kommer i betragtning, for så vidt har mistro til lægemidler, som gennem anvendelsen af selvklæbende mærkater er blevet tilpasset til de østrigske bestemmelser for præsentation af lægemidler, kan der efter appelrettens opfattelse absolut være tale om, at et forbud mod ompakning af sådanne lægemidler ville bidrage til en (uønsket) kunstig opdeling af markederne. ... " der er fremlagt en rapport af 1. december 1999 udarbejdet af en østrigsk universitetsprofessor dr. fritz karmasin der er fast antaget skønsmand ved en domstol. undersøgelsen er benævnt (i oversættelse): demoskopisk erklæring om virkningen af lægemiddelpakninger. en række læger, apotekere og brugere blev forevist 3 pakker: en original fra varemærkeindehaveren, en parallelimporteret med tillægsetikettering og en ompakket parallelimporteret æske. ved den -7- tillægsetiketterede var den spontane reaktion bl.a. at pakken så ufærdig ud, useriøs, uoverskuelig og efterfølgende manipuleret. den ompakkede pakke blev beskrevet af de adspurgte som overskuelig, moderne, klar udformning mv. der er endvidere fremlagt udtalelse fra österreichische gesellschaft für marketing g.m.b.h. som efter interview med tilfældigt udvalgte læger og apotekere bl.a. konkluderer ”at i forbindelse med receptpligtige lægemidler ... spiller pakningsoptik en ret ubetydelig rolle i forbindelse med de praktiserende lægers, apotekers og patienters adfærd.” undersøgelsen er foretaget efter det østrigske merck-selskabs anmodning. den finske lægemiddelstyrelse meddelte den 24. september 1996 som svar på en skrivelse fra paranova at styrelsen ikke vil acceptere at dele af den ydre pakning på medicin bliver dækket ved tillægsetikettering. som begrundelse herfor blev det bl.a. angivet at medicin udgør specielle produkter for hvilke der må stilles særlige krav af sikkerhedsmæssige årsager. på baggrund af de finske regler er det i alle tilfælde nød- vendigt for parallelimportører at ompakke og genanbringe varemærket ved markedsføring af parallelimporterede produkter i finland. den norske lægemiddelkontrol meddelte ved skrivelse af 16. februar 2000 som et svar på en forespørgsel fra paranova at statens legemiddelkontroll ønsker at de læ- gemidler som omsættes i norge er pakket og mærket på en måde som betyder at brugeren føler sig tryg ved brugen af produktet. parallelimporterede lægemidler som er påført selvklæbende etiketter for at dække den originale pakke kan gøre patienten usikker og i værste fald føre til at patienten ikke benytter lægemidlet som foreskrevet af lægen. paranova har endvidere henledt opmærksomheden på et indlæg afgivet af den norske regering i sagen c-443/99 merck mod paranova. i indlægget nævnes bl.a.: ”if, as in the present case, a large part of the public are not inclined to purchase the products without repackaging, because a significant proportion of the customers and users are suspicious of pharmaceutical products which have clearly been produced for the market of another state where a different language is spoken, there is no real access without repackaging” -8- gallupundersøgelsen paranova har under sagen fremlagt en gallupundersøgelse foretaget på foranledning af parallelimportørforeningen af lægemidler, som paranova er medlem af. undersøgelsen vedrører "ompakkede og ometiketterede emballage æsker, apoteksundersøgelse 2000". med undersøgelsen ønskede parallelimportørforeningen klarlagt hvilke holdninger der er til ompakkede, henholdsvis ometiketterede lægemidler parallelimporteret til danmark fra andre europæiske lande hos personer på apotekerne. på samtlige danske apoteker blev apotekeren, informationsfarmaceuten og en farmakonom/apoteksassistent der arbejder i skranken interviewet. undersøgelsen er gennemført ved telefoninterviews. der blev stillet følgende spørgsmål: "... 1. i hvilken form foretrækker du at sælge farmaceutiske produkter med oprindelse fra andre lande inden for eu? -i ometiketteret udenlandsk emballage -ompakket i dansk emballage -ved ikke -begrundelser for præferencer 2. hvordan foretrækker patienter at købe farmaceutiske produkter med oprindelse fra eu? -i ometiketteret udenlandsk emballage -ompakket i dansk emballage -ved ikke -begrundelser for præferencer 3. hvis alle produkter med europæisk oprindelse var ompakket i stedet for ometiketteret ville du så -sælge mere? -sælge mindre? -sælge det samme? -ved ikke"? -9- undersøgelsen viste vedrørende spørgsmål 1 at 5,6% i alt af de adspurgte foretrak at sælge ometiketterede lægemidler. 85,3% af de adspurgte foretrak at sælge ompak- kede lægemidler, mens 9,1% svarede "ved ikke". vedrørende spørgsmål 2 viste undersøgelsen at 5,5% af de adspurgte mente at patienterne foretrækker at købe ometiketteret medicin. 69,2% af de adspurgte mente at patienterne foretrækker at købe ompakket medicin, mens 25,4% svarede "ved ikke". svarene til spørgsmål 3 viste at 12,1% af de adspurgte mente at de ville sælge mere medicin hvis alle produkter med europæisk oprindelse var ompakkede. 0,3% mente at de ville sælge mindre, mens 80,1% mente at de ville sælge det samme. 7,5% svarede "ved ikke". af forklaringer for sø- og handelsretten i astra-sagen fremgår: ”apoteker jens overø, birkerød apotek, har forklaret at han fra 1967-1990 var ansat i sundhedsstyrelsens lægemiddelafdeling, senest som afdelingschef. ... tidligere var sundhedsstyrelsen meget restriktiv m.h.t. udseende, og man accepterede ikke overklæbningsetiketter. vidnet finder at det er et fagligt tilbageskridt, når man nu accepterer at originaletiketter overklæbes af importørens etiketter... hans bøgh sørensen, direktør for orifarm, har forklaret at han er uddannet økonom. han har drevet virksomhed i 14 år, heraf 12 år i drikkevareindustrien. for 2 år siden startede han virksomheden orifarm med parallelimport af lægemidler. i forbindelse med sin entre på markedet besøgte han en række apoteker og grossister. apotekerne sagde, at de ikke kunne udlevere "dårlig udseende" varer, "det ville de ikke lange over disken". parallelimport var også besværlig og med lavere avance for apo- tekerne, da avancen er procentuel. ... - 10 - jette bokkenheuser, direktør i polypharma, har forklaret, at hun er uddannet cand. pharm. polypharma er ejet af det hollandske opg. man startede med at overklæbe etiketter på samme måde som man gør i holland, men det gik ikke særlig godt. der er forskel på mærkningsregler i danmark og holland. polypharmas produkter fremtrådte rodede og uoverskuelige både for apoteker og for kunder, og apotekerne ville ikke have dem på grund af udseendet. når produktet koster så meget, kan man ikke sælge noget, der ligner en sekundavare. det spiller også en rolle at der i danmark, modsat holland, ikke er økonomisk incitament for apotekerne til at sælge parallelimporteret medicin. polypharma har derfor valgt at ompakke en lang række varer hvilket man startede på i juni 1996, og nu sælger man væsentlig mere. 90 % af salget er ompakkede produkter...” hans bøgh sørensens, verner andersens og mikkel hemmingsens forklaringer i sø- og handelsrettens sag v 130/196, c.h. boehringer sohn m.fl. mod orifarm a/s: ”hans bøgh-sørensen ... apotekere har ingen særlig interesse i eller incitament til at sælge parallelimporterede produkter som giver større håndteringsbesvær og lavere avancer. de finder derfor på forskellige undskyldninger for at fravælge et ometiketteret produkt der ikke ser godt nok ud...” ”verner andersen har forklaret at han har drevet dalum apotek i 24 år. han blev lic. pharm. i 1974 på en afhandling om patienters nytte af informationer på de eti- ketter der findes på medicin. afhandlingen omfattede alle typer af etiketter. halvdelen af recepterne indleveres personlig, halvdelen indtelefoneres, faxes eller overføres elektronisk. apoteksassistenten taster recepten ind og får et skærmbillede med oplysninger om kunden og hvad kunden ønsker m.v. apoteket informere om prisændringer, og kunden bliver spurgt hvad de vil have. folk får hvad de ønsker, og de fleste ønsker det billigste produkt. de der har medicinkort, skal betale noget selv, hvis de ikke vælger det billigste. vidnet kan bekræfte at parallelimportørerne af atrovent holder samme pris. nogle af dem har ometiketteret, andre har ompakket. man vil normal foretrække det ompakkede produkt af æstetiske grunde, men også af praktiske: ved et ometiketteret produkt skal man fjerne oblaten for at kunne komme ind og, som man så vidt muligt skal, anbringe doseringsvejledningen på den del af produktet som brugeren er i forbindelse med ved indtagelsen. - 11 - fra undersøgelser ved man at kunderne generelt er kede af at der er noget der er overklæbet. det skaber usikkerhed og mistro. det er så apotekets opgave at forklare at der ikke er noget galt ved produktet. det tager en del tid at forklare det. det er ikke det store problem at der er udenlandsk tekst på medicinen. det der er galt, er at der er noget der dækker over noget andet. det gælder ikke kun producentens eller parallelimportørens overklæbninger, det gælder også apotekets.” ”mikkel hemmingsen der er marketingschef i parallelimportørselskabet paranova og uddannet økonom og sygeplejerske, har forklaret at ... (a)potekerne har en tendens til at fravælge de ometiketterede produkter eller andre produkter der ikke fremtræder tilfredsstillende for apotekerne. eksempelvis har en tredje parallelimportør, opg, søgt at sælge ometiketteret atrovent, de måtte gå over til ompakning for at sælge.” forklaring advokat erik pfeiffer har forklaret at han er administrerende direktør for pa- ranova som han stiftede i 1990. inden starten foretog han en undersøgelse af 4- 5 apotekeres holdning til ometiketterede produkter, således som sådanne blev anvendt i tyskland og holland. apotekernes holdning var klar, det ville de ikke acceptere. produkterne skulle fremstå som direkte importerede. det var grunden til at paranova fra begyndelsen foretog ompakning af produkter. i retspraksis vandt paranova ikke gehør for det synspunkt at ompakning var nødvendig i én til én-tilfældene, der blev nedlagt forbud i flere tilfælde, og det måtte de respektere. efter astra-dommen vendte de tilbage til ompakning i én til én-tilfælde. modstanden fra apotekerside mod ometiketterede produkter er under opblød- ning i de senere år. det hænger sammen med overgangen til anvendelse af stregkoder, så bliver udseendet af mindre betydning ved håndteringen. der er og har været forskellige holdninger blandt fabrikanter til anvendelse af forskellige striber m.v. på pakkerne. nogle gange er paranova blevet kritiseret for at anvende striber der var for tæt på fabrikantens, så var det udtryk for snyltning på image. andre gange er de blevet kritiseret for at anvende egne striber, og så blev de angrebet for co-branding. farveangivelserne på de pakker - 12 - der er i den foreliggende sag, er valgt af paranova for at skabe en svag henvis- ning til de farver der anvendes på det direkte importerede produkt. anvendelsen af pentagon-logoet på de foreliggende pakninger skete gradvist i 1998-1999. en påbudt ændring af etiketter eller en ændring der er nødvendig af farmaceutiske grunde, slår igennem straks. ændringer af andre grunde sker i takt med forbruget af gamle pakninger. der har også været kritik af at paranova skjulte sin oplysning om at produktet var ompakket af paranova, på bagsiden. det har ført til at man, som i visse af de forelagte pakninger, har anført paranova med pentagonen på forsiden. æn- dringen til anførsel af paranova på forsiden med angivelse af pentagonen frem- går af en etiketreferencejournal dateret den 16. december 1998, for tempilos vedkommende fremgår ændringen dog af en etiketreferencejournal af 27. au- gust 1998. paranova har ikke oplyst salgstal for tiden efter tredje kvartal 1999. nogle af produkterne er taget ud af markedsføringen. for et enkelt produkt har der været en kraftig salgsnedgang. paranova er i besiddelse af tallene, men ønsker ikke at fremlægge dem. merck har de samme tal, men har tilsyneladende ikke ønsket at bruge dem i sagen. procedure merck: det fremgår af ef-domstolens dom af 11. juli 1996 i bristol-myers squibb-sagen (c-427/93 m.fl.), præmis 55 og 56, at ompakning med genan- bringelse af varemærket kun kan ske hvor dette er nødvendigt. nødvendighe- den skal være objektiv, og det er ikke tilstrækkeligt at ompakningen giver om- pakkeren en kommerciel fordel, jf. præmis 44 i ef-domstolens dom af 12. ok- tober 1999 i upjohn-sagen, c-379/97. nødvendigheden dokumenteres ikke ved påvisning af at der er en modvilje i markedet mod ompakkede produkter. det skal også bevises at modstanden har ført til eller været årsag til at parallelim- portøren ikke får effektiv adgang til markedet. - 13 - endvidere henvises til ef-domstolens dom af 23. april 2002 i sagen c-143/00, boehringer ingelheim kg mod swingward ltd. m.fl. hvor det blev fastslået i pkt. 2 i konklusionen at ”ompakning af lægemidler i form af udskiftning af emballagen er objektivt nødvendig i den i domstolens praksis anvendte betyd- ning, hvis det på grund af stærk modstand mod ometiketterede lægemidler hos en betydelig del af forbrugerne må anses for en hindring for at få effektiv ad- gang til det pågældende marked eller til en betydelig del heraf.” det er altså ikke tilstrækkeligt at der er modstand mod ometiketterede lægemidler, mod- standen skal være stærk og foreligge hos en betydelig del af forbrugerne, og endelig skal modstanden - hvad der navnlig har betydning i den foreliggende sag - være årsag til at det pågældende lægemiddel ikke får effektiv adgang til det pågældende marked eller til en betydelig del heraf. uanset hvad man måtte mene om beviset for modstanden i danmark mod ometiketterede lægemidler, må det med sikkerhed kunne fastslås at der ikke foreligger den ringeste grad af bevis for at de lægemidler som denne sag drejer sig om, ikke har effektiv ad- gang til det danske marked eller til en betydelig del heraf. det er således klart at der i det foreliggende tilfælde ikke er en nødvendighed for ompakning. ompakningen med genanbringelse af mærket er en krænkelse af mercks rettigheder som varemærkeindehaver. der ligger en yderligere krænkelse i den co-branding som fandt sted fra henholdsvis august og decem- ber 1998. det farvevalg som ifølge advokat pfeiffer skal vise tilbage til origi- nalproduktet, indeholder også en krænkelse af mercks rettigheder til produktet og produktlinien. co-brandingen viser at paranova forfølger rent kommercielle hensyn. om betydningen af gallupundersøgelsen som sådan kan henvises til bemærk- ningerne i sø- og handelsrettens dom af 14. april 2001 i bristol-myers squibb (h 163/92): ”den under sagen fremlagte gallupundersøgelse dokumenterer ikke at paranova ikke har effektiv adgang til markedet. undersøgelsen viser endog at over 80% af de adspurgte forventede at ville sælge det samme såfremt alt parallelimporteret medicin som blev solgt på det danske marked, var ompakket. ved det under sagen fremkomne finder retten det ikke godtgjort at paranovas adgang til markedet ikke er effektiv såfremt produkterne tillægsetiketteres uden - 14 - genanbringelse af varemærket ved én-til-én ompakning. da paranova er forpligtet til at anvende den mindst indgribende ændring i varemærkerettens særlige genstand, jf. ef-domstolens dom af 11. november 1997 i sag c 349/95, loendersloot mod ballantine, præmis 46, kan én-til-én ompakning ikke anses for nødvendig, idet tillægsetikettering må anses som tilstrækkeligt til at opfylde lægemiddellovgivningens krav til produkternes emballage, og idet paranova som følge af receptudleveringsreglerne kan antages at have effektiv adgang til markedet.” det må i det hele antages at forbrugerne i danmark er vænnet til tillægsetiketterede lægemidler, bl.a. fordi apotekernes vejledningspligt medvirker til at overvinde en eventuel modstand. da forholdene vedrører det danske marked, er oplysninger om modstand i andre lande allerede derfor uden betydning. i øvrigt mangler der også for disse landes vedkommende oplysninger om at modstanden har ført til en ineffektiv adgang til markedet. det er ikke sandsynligt, hverken i danmark eller i noget andet land, at modstanden er så stærk at den afskærer fra reel adgang til markedet. receptpligtige apotekervarer sælges ikke på samme måde som andre detailhandelsvarer. de er ikke frit tilgængelige for forbrugeren, de sælges under kontrol og vejledning hvorfor den umiddelbare fremtræden for køberen sandsynligvis er uden nævneværdig betydning. om ompakningerne i de foreliggende udgaver: på første udgave er paranova- angivelsen for dominerende, og producentangivelsen mangler. på anden udgave har paranova helt unødvendigt foretaget en co-branding ved at anbringe sit logo og navn i varemærkeudformning. endvidere er påført et dansk flag. det er alt sammen unødvendig, i strid med princippet om det mindste indgreb, og det er vildledende. der henvises vedrørende co-branding til højesterets domme af 4. januar 2002 (orifarm mod astrazeneca) og 22. april 2002 (orifarm mod hoechst marion roussel). det bestrides at merck har udvist retsfortabende passivitet. ved notificeringen af markedsføringen modtog merck ikke produktprøver. da man fik kendskab til produktets fremtræden, reagerede man så hurtigt som muligt. det kan ikke komme merck til skade at man efter januar 1997 ikke anlagde sag. paranova kunne jo ikke være i tvivl om mercks holdning. paranova har ikke haft noget som helst grundlag for at indrette sig i tillid til at merck ikke ville kræve vederlag for den uberettigede - 15 - benyttelse af selskabets varemærker. paranova måtte regne med at merck ville kræve vederlag ligesom de andre aktører inden for branchen. paranova har ikke været i en god tro der kan få betydning for sagen. paranova har som anført under hele sagen ikke kunnet være i tvivl om mercks stilling til ompakningen. det kan ikke diskulpere at paranova muligt handlede i tillid til astra- dommen. dommen gjaldt ikke mellem denne sags parter, og den var anket. paranova må selv bære følgerne af den risiko der var ved at indtage det standpunkt man indtog. paranova har bevisbyrden for nødvendigheden af ompakning. paranova har ikke påvist en sådan nødvendighed. paranova kunne fremlægge salgstal der viser at adgangen til markedet ikke er effektiv uden ompakning, fx ved at fremlægge tal for fjerde kvartal 1999 og de følgende kvartaler, men det har paranova ikke villet. godtgørelsesbeløbet påstås beregnet af aip. det er i overensstemmelse med højesterets dom af 22. april 2002 i sagen mellem orifarm og hoechst marion roussel: sø- og handelsretten fastsatte vederlaget til kr. 500.000. det må være på baggrund af en oplysning i dommen side 13 om at orifarms omsætning i aip udgjorde kr. 3.667.889 hvilket førte til et krav om betaling af 15% heraf eller ca. 550.000 kr. højesterets flertal bemærkede: ”efter oplysningerne om orifarms omsætning af surlid fastsættes vederlaget til 180.000 kr., svarende til ca. 5% af denne omsætning” godtgørelsesbeløbet påstås forrentet fra sagens anlæg. det er sædvanligt og på- regneligt at krav skal forrentes fra sagens anlæg, og det skal dette krav også, uanset at påstand om forrentning blev nedlagt den 27. september 2001. paranova: markedet for lægemidler er følsomt. patientens tillid til produktet og oplevelsen af det har betydning for patientens efterlevelse af den fore- skrevne behandling. udenlandske pakninger med selvklæbende etiketter er eg- nede til at forvirre patienterne. der er en betydelig modstand mod dem blandt apotekere, apotekspersonale og patienter. afgørende i denne sag er forståelsen af den af ef-domstolen fastlagte nødven- dighedsbetingelse. der henvises herved til ef-domstolens dom 12. oktober - 16 - 1999 i pharmaciaupjohn-paranova sagen (c-379/97) præmis 43 ff der fastlæg- ger nødvendighedsbetingelsen og de nationale domstoles rolle ved bedømmel- sen. endvidere henvises til ef-domstolens dom af 23. april 2002 i sagen c-143/00, boehringer ingelheim kg mod swingward ltd. m.fl., der i præmis 45 ff uddy- ber betingelsen om at ompakning kan forbydes hvis den kun foretages fordi pa- rallelimportøren søger at opnå en kommerciel fordel. i præmis 52 hedder det nærmere: ”imidlertid kan der på et marked eller på en betydelig del heraf være en så stærk modstand mod ometiketterede lægemidler hos en betydelig del af forbrugerne, at det må betragtes som en hindring for den effektive adgang til markedet. under disse omstændigheder er ompakningen af lægemidlerne ikke alene begrundet i, at der søges en kommerciel fordel, men den har også til for- mål at skaffe en effektiv adgang til markedet.” dette er efter paranovas opfattelse klart udtryk for at nødvendighedsbetingel- sen er blevet relativiseret. domstolen har efter en bastant afvisning af at tage hensyn til kommercielle hensyn bevæget sig hen imod en mere realistisk op- fattelse af markedets funktion. det erkendes at det naturligvis fortsat er para- nova der skal bevise at ompakning er nødvendig. bevisbyrden må imidlertid ikke fastlægges på en sådan måde at man derved i det hele afskærer ompakning i forholdet én til én. det gøres gældende at ompakningerne i den foreliggende sag var nødvendige for at produkterne kunne få en reel og effektiv adgang til markedet på det tidspunkt de blev markedsført. det er dette tidspunkt der må være afgørende for lovligheden af markedsføringen, i det foreliggende tilfælde tiden fra 2. kvartal 1993 til 2. kvartal 1997. i den periode var der en stærk modstand mod ometiketterede lægemidler. det fremgår af bevisførelsen i astra-dommen og boehringer-orifarm-dommen, jf. ovenfor. denne modstand var, som det fremgår, ikke speciel for danmark. modstanden mod ometiketterede lægemidler er nok mindre i dag end tidligere. det står bl.a. i forbindelse med indførelsen af den omvendte g-ordning og den omvendte o-ordning i sommeren 1997, som altså lå efter første markedsføring af de produkter denne sag handler om. - 17 - merck har reklameret for sent. det gælder også indsigelsen mod udseendet af de af paranova benyttede pakninger. først i replik af 28. juni 2000 reklamere- des der mod pakningsudformningen. det gøres derudover gældende at pak- ningsudformningen er tilstrækkelig neutral. ompakkeren skal angives, og pro- duktet skal fremtræde pænt og ordentligt, præsentationen må ikke være inadæ- kvat. disse krav er opfyldt i den foreliggende sag. subsidiært gøres gældende at paranova ikke har krænket mercks varemærke- rettigheder forsætligt eller uagtsom. paranova har efter evne søgt at tilpasse sig den skiftende praksis der har været, ligesom man har søgt at tilpasse sig de skiftende og modstridende signaler der har været fra medicinalindustriens side. et eventuelt vederlag bør fastsættes til et lavere beløb end påstået, ikke over 3- 5% af gip. der er ikke grundlag for at tillægge noget beløb i erstatning, for merck har ikke lidt et tab. forrentning af et vederlag kan først ske fra den 27. september 2001. ved fastsættelsen af omkostninger bør tages hensyn til at merck på et sent tidspunkt væsentligt nedsatte påstanden. rettens afgørelse retten er med merck enig i at paranova ikke har påvist at selskabets én til én- ompakning af produkterne har været nødvendig for at skaffe de parallelimpor- terede lægemidler en reel adgang til det danske marked. ompakningen har der- for været uberettiget, og merck har krav på vederlag efter varemærkelovens § 43. af de af merck anførte grunde finder retten ikke at merck har udvist en rets- fortabende passivitet. da ompakningen med genanbringelse af varemærket som sådan har været ube- rettiget og giver ret til vederlag efter varemærkelovens § 43, stk. 1, finder ret- - 18 - ten ikke at det er nødvendigt at komme ind på spørgsmålet om ompakningen i visse henseender i øvrigt er uberettiget ved at være vildledende eller ved at in- deholde en uberettiget co-branding, således som hævdet af merck. vederlaget fastsættes i overensstemmelse med praksis til 5% af paranovas om- sætning, hvilket vil sige prisen ved paranovas salg til grossisten (gip). veder- laget fastsættes herefter til kr. 686.987:115*100, eller kr. 597.380. da der ikke er krævet renter før ved processkrift af 27. september 2001, skal beløbet for- rentes fra denne dag. thi kendes for ret: inden 14 dage efter denne dom skal paranova a/s til merck & co. inc., merck sharp & dohme b.v. og merck sharp & dohme (filial af merck sharp & dohme b.v.) betale kr. 597.380 med procesrente fra den 27. september 2001 samt kr. 40.400 i sagsomkostninger. jens feilberg torben svanberg mogens trepka (sign.) ___ ___ ___ udskriftens rigtighed bekræftes. sø- & handelsrettens kontor, den p.j.v.