- evh udskrift af sø- & handelsrettens dombog ____________ dom afsagt den 19. november 2013 v-49-12 1) merck sharp & dohme b.v. 2) msd danmark aps (advokat jeppe brinck-jensen for begge) mod 1) orifar

§ 43, stk.

1, nr. 1, beregnet som 5 % af orifarms uberettigede omsætning af produkterne nuvaring®, og cerazette® . det er ubestridt, at orifarms omsætning i gip udgør dkk 4.393.946,17. be- løbet i påstand 3 modsvarer 5% heraf. <” for msd i sagen v-76-12 er det i påstandsdokumentet supplerende anført: ”< - 16 - 4 vederlag msd corp har i overensstemmelse med sædvanlig praksis ved varemærkekrænkelser i forbin- delse med parallelimport af medicin krav

§ 43, stk.

1, nr. 1, jf. varemærkeforordningen (207/2009) artikel 102, beregnet som 5 % af orifarms uberettigede omsætning af produkterne singulair® og diprophos®. det er ubestridt, at orifarms om- sætning i gip udgør dkk 80.294,

1. beløbet i påstand 3 modsvarer 5% heraf. <” for orifarm er der i begge sager det væsentlige procederet i overensstemmelse med på- standsdokument af
2. september 2013, hvoraf fremgår: ”til støtte for den principale påstand gør orifarm gældende, at der hverken i eu-domsto- lens omfattende retspraksis eller i dansk retspraksis stilles krav om, at parallelimportøren skal angive på yderpakningen, hvem der er indehaver af varemærket. tværtimod har eu- domstolen i dom af
3. juli 2011 i sag c-400/09 msd mod orifarm bekræftet, at paralleim- portøren alene skal opfylde de fem betingelser, som fremgår af fast retspraksis, herunder navnlig domstolens domme i sagerne 102/77 hoffmann-la roche, sag 1/81 pfizer, c-427/93 m.fl. bristol-myers squibb og c-232/94 m.fl. mpa pharma. msd kan derfor ikke støtte ret på varemærkedirektivets artikel 7, stk. 2, eller den tilsvarende regel i varemærkelovens § 6, stk.
4. det fremgår af eu-domstolens retspraksis, at parallelimportørens opfyldelse af de fem be- tingelser er tilstrækkeligt til beskyttelsen af varemærkeindehaverens legitime interesser. dis- se sikrer varemærkeindehaveren mod, at forbrugeren vildledes om varens oprindelse, om den ansvarlige for ompakningen, og om en eventuel erhvervsmæssig forbindelse mellem va- remærket og parallelimportøren. hverken varemærkets eller indehaverens omdømme påfø- res skade ved den manglende angivelse af varemærkeindehaver. bevisbyrden for skade på varemærkernes eller indehavernes omdømme skal fastlægges efter principperne i eu-dom- stolens dom i sag c-348/04 boehringer ii. orifarm har løftet sin beskedne del af bevisbyrden fastlagt heri. de af orifarm foretagne notifikationer – uanset tidspunkt for de relevante produkter - op- fylder de krav, som eu-domstolen har opstillet i sin retspraksis. den førte korrespondance forud for sagens anlæg dokumenterer da også, at notifikationerne har givet msd tilstrække- lig mulighed for at varetage sine interesser. msd har ikke dokumenteret noget tab og kan derfor ikke tilkendes erstatning, ligesom der savnes ethvert grundlag for vederlagsbetaling. til støtte for den subsidiære påstand gøres gældende, at en eventuel vederlagsbetaling skal udmåles til et beløb mindre end 5% af omsætningen, da en eventuel varemærkekrænkelse i nærværende sag tilføjer varemærket eller indehaveren mindre skade end den varemærke- krænkende ompakning, som efter retspraksis udløser vederlagsbetaling på 5% af omsætnin- gen. vederlagsbetalingen skal være proportional.” - 17 - sø- og handelsrettens begrundelse og resultat det er uomtvistet, at det ikke fremgår af hverken af den ydre emballage eller af indholdet i pakningerne, herunder blisterpakningerne og indlægssedlerne, hvem der er indehaver af de pågældende varemærker. der er en righoldig retspraksis fra eu-domstolen og højesteret om krav til udformning af ydre emballager i forbindelse med parallelimportørers ompakning af lægemidler, herunder sager om såkaldt co-branding. den foreliggende tvist ses imidlertid ikke at være behandlet tidligere, idet sagerne adskiller fra tidligere sager derved, at de anvendte ydre emballager er helt hvide æsker kun med sort skrift, men i øvrigt uden farver, symboler eller andre former for forretningsmærker eller kendetegn. med denne udformning af ydre emballage synes parallelimportøren at have søgt at anvende en neutral emballage, der end ikke viser parallelimportørens egne forretningskendetegn. retten finder imidlertid, at denne mulige bestræbelse på neutralitet ikke kan fritage parallel- importøren fra at angive på den ydre emballage, hvem der er indehaver af varemærket. retten har herved lagt vægt på, at det for personer, der har berøring med lægemidlet, her- under både læger og andre professionelle behandlere samt forhandlere og distributører og slutbrugere (patienter), vil være naturligt at søge oplysning om lægemidlets oprindelse mv. orifarms navn er angivet flere steder både på den ydre emballage og også på de indvendige pakninger, blandt andet som fremstiller og indehaver af markedsføringstilladelse til produk- terne, og når det ikke samtidig er angivet, hvem der er indehaver af varemærkerne, kan dette give anledning til berettiget tvivl om, hvem der har varemærkerettighederne til lægemidlet, der kan være skadeligt for varemærkets og varemærkeindehaverens (msd’s) omdømme og samtidig gavne parallelimportøren (orifarm) kommercielt. hvis orifarm fortsætter brugen af helt hvide emballager vil dette endvidere på længere sigt i sig selv kunne skabe en ny form for forretningskendetegn, som vil ophæve neutraliteten. retten tager derfor samtlige msd’s påstande om varemærkekrænkelser til følge. - 18 - efter sædvanlig praksis vedrørende varemærkekrænkelser i forbindelse med parallelimport af lægemidler har msd krav

§ 43, stk.

1, nr. 1, beregnet som 5 % af orifarms uberettigede omsætning af på omhandlede lægemidler. der er ikke grundlag for at nedsætte vederlagets størrelse på grund af særlige forhold i denne sag. det er ubestridt, at orifarms omsætning har udgjort 4.393.946,17 kr. vedrørende nuvaring og cerazette og 80.294,27 kr. vedrørende singulair og diprophos. vederlaget kan herefter fastsættes til 219.697,31 kr. til msd bv og til 4.014,71 kr. til msd corp. efter sagernes omfang, forløb og udfald, herunder at msd har været repræsenteret af samme advokat i begge sager, skal orifarm betale sagsomkostninger på i alt 64.220 kr. i begge sager. beløbet er til dækning af msd’s udgifter til advokat samt betaling af retsafgifter på 14.220 kr. thi kendes for ret: orifarm a/s skal anerkende at være uberettiget til at udbyde, markedsføre eller importere nuvaring® produkter i en pakning som vist på bilag

1. orifarm supply a/s skal anerkende at være uberettiget til at ompakke nuvaring® pro- dukter i en pakning som vist på bilag
2. orifarm a/s skal betale 219.697,31 kr. til merck sharp & dohme b.v. orifarm a/s skal anerkende at være uberettiget til at udbyde, markedsføre eller importere cerazette® produkter i en pakning som vist på bilag
3. orifarm supply a/s skal anerkende at være uberettiget til at ompakke cerazette® pro- dukter i en pakning som vist på bilag
4. - 19 - orifarm a/s skal anerkende at være uberettiget til at udbyde, markedsføre eller importere singulair® produkter i en pakning som vist på bilag
5. orifarm supply a/s skal anerkende at være uberettiget til at ompakke singulair® pro- dukter i en pakning som vist på bilag
6. orifarm a/s skal betale 4.014,71 kr. til merck sharp & dohme corp. orifarm a/s skal anerkende at være uberettiget til at udbyde, markedsføre eller importere diprophos® produkter i en pakning som vist på bilag int
7. orifarm supply a/s skal anerkende at være uberettiget til at ompakke diprophos® pro- dukter i en pakning som vist på bilag int
8. de sagsøgte, orifarm a/s og orifarm supply a/s, skal in solidum betale 64.220 kr. i sagsom- kostninger til sagsøgerne, merck sharp & dohme b.v., msd danmark aps og merck sharp & dohme corp. de idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse. sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a. kjeld birch lotte wetterling karin verland (sign.) ___ ___ ___ udskriftens rigtighed bekræftes sø- og handelsretten, den