og 15, samt vare- mærkelovens § 5 det er af væsentlig betydning for forståelsen af ef-domstolens afgørelse i sagen c- 102/07, at ef-domstolens syn på forholdet mellem "friholdelsesbehovet", varemærkedi- rektivets art. 5 (der svarer til
6 (der svarer til
det fremgår af generaladvokat d. ruiz-jarabo colomer's udtalelse i sagen, at det af ef- domstolens praksis følger, at ef-domstolen anerkender, at der kan gælde et "friholdel- sesbehov" i forhold til registreringen af varemærker, men at ef-domstolen ikke klart har tilkendegivet, hvad der skal forstås ved dette begreb, jf. udtalelsens afsnit 32. dog fremgår det af ef-domstolens praksis, at "friholdelsesbehovet" ikke blot relaterer sig til de beskrivende betegnelser, der er omfattet af
2, nr. 1, men også relaterer sig til de typer af tegn, i forhold til hvilke en eneret vil kunne med- -5- føre en utilbørlig begrænsning i andre erhvervsdrivendes mulighed for at præsentere deres produkter eller tjenesteydelser på sædvanlig vis. … når der endvidere henses til ef-domstolens samlede konklusion på dens overvejelser i den præjudicielle afgørelse i c-102/07 …, står det klart, at det er ef-domstolens op- fattelse, at det beskyttelsesomfang, der fastslås i varemærkedirektivets art. 5, og som er implementeret i den danske varemærkelov ved §§ 4 og 15, skal ses i lyset af det hensyn til tredjemand, der følger af varemærkedirektivets art. 6, stk. 1, litra b. det er på denne baggrund styrelsens opfattelse, at ef-domstolens afgørelse således præciserer, at der ved vurdering af risikoen for forveksling eller krænkelsen af et vel- kendt mærke, kan tages hensyn til det indarbejdede eller velkendte mærkes oprindeligt usærprægede karakter, hvis følgende forhold er til stede: • det indarbejdede eller velkendte mærke savnede oprindeligt særpræg fordi mær- ket var deskriptivt, • anvendelsen af det ældre mærke i det yngre mærke sker alene for at angive egen- skaber, dvs. anvendes på en deskriptiv måde, i forhold til de varer eller tjenesteydelser, som det yngre mærke vedrører, og • den konkrete brug af den deskriptive betegnelse i det yngre varemærke er i over- ensstemmelse med redelig markedsføringsskik. i lyset af denne konklusion står det klart, at når ordet tivoli var uden oprindeligt særpræg, fordi tivoli angiver arten af tjenesteydelsen "forlystelsesparker", og således er en deskriptiv betegnelse omfattet af
2, nr. 1, jf. varemær- kedirektivets art. 3, stk. 1, litra c, så kan der ved vurderingen af beskyttelsesomfanget for klagers indarbejdede og velkendte mærke tivoli tages hensyn til ordets iboende usærprægede karakter, hvis ordet tivoli anvendes i det yngre mærke på en åbenbar deskriptiv måde, og denne brug af ordet i øvrigt er i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik, jf. principperne i varemærkedirektivets art. 6, stk. i, litra b. det følger heraf, at andre erhvervsdrivende end klager må være udelukket fra at an- vende ordet tivoli uden tilføjelser i forbindelse med i hvert fald tjenesteydelsen "for- lystelsesparker", idet brugen af ordet tivoli uden tilføjelser blot fremstår som en brug af det indarbejdede varemærke i sig selv, hvilket ikke vil være i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik. tilsvarende vil brug af en betegnelse som tivoli forlystelsespark (for "forly- stelsesparker") heller ikke skulle accepteres af klager, idet ordet tivoli i denne sam- mensætning fremstår som navnet på en forlystelsespark, og således i denne situation ikke anvendes i en deskriptiv betydning. endelig vil mærket tivola (for "forlystelsesparker") også skulle anses for at være i strid med klagers rettigheder, idet mærket i høj grad ligner det velkendte mærke, og tivola ikke kan anses for brug af ordet tivoli på en deskriptiv måde. …” -6- ankenævnet stadfæstede ved kendelse af 16. februar 2009 styrelsens afgørelse med følgende begrundelse: ”ankenævnet tiltræder, at tivoli er velkendt som varemærke for tjenesteydelsen "for- lystelsespark" i klasse 41 og har opnået særpræg herfor. det tiltrædes ligeledes, at der foreligger sammenfald af klagerens ordmærkeregistrering og indklagedes registrering af tjenesteydelser, som nærmere anført i patent og varemærkestyrelsens afgørelse af 5. marts 2008. for så vidt angår vurderingen af risikoen for forveksling med eller krænkelse af et æl- dre velkendt varemærke, jf.
1, nr. 2 og § 15, stk. 4, nr. 1 til- træder ankenævnet endvidere, at hensynet til, at andre erhvervsdrivende skal have mulighed for at benytte ordet tivoli i dets generiske betydning - friholdelsesbehovet - kan tillægges vægt i forbindelse med vurderingen af et indarbejdet velkendt varemær- kes beskyttelsesomfang, når anvendelsen af det ældre mærke i det yngre mærke alene sker for at angive egenskaber ved mærket. herefter og i øvrigt af de grunde, der er an- ført af patent og varemærkestyrelsen i afgørelsen af
2, nyder generel beskyttelse, og det skader mærket, hvis det bruges af tredjemand. det er ikke nødvendigt at diskutere, om tivoli som mærke havde oprindeligt særpræg for forlystelsesparker. tivoli er velkendt for mange andre varer og tjenesteydelser, f.eks. fyr- værkeri, fredagskoncerter, revyer mv. diskussionen om, hvorvidt tivolis beskyttelsesom- råde er indskrænket, savner derfor mening. - 13 - domstolen udtaler sig i præmis 25 i adidas-dommen om friholdelsesbehovet indenfor ram- merne af direktivets art. 3 og 12, men disse bestemmelser har intet at gøre med den forelig- gende situation. i præmis 26 omtales, at et argument om med henvisning til friholdelsesbe- hovet at kunne gøre sin ret til at bruge et andet tegn gældende må vurderes i henhold til di- rektivets art 5 (
6, stk. 1, litra b) (lovens § 5) om anvendelse i overensstemmelse med god markedsføringsskik. men denne standard kan jo ikke vurderes i forbindelse med en registreringssag. så allerede her fremgår det direkte af dommen, at an- kenævnet rammer forbi. domstolen konstaterer, at den omstændighed, at der for erhvervsdrivende er et behov for at friholde tegn, ikke kan influere på vurderingen af forvekslelighed. det vil være i strid med direktivet, hvis man kan krænke et varemærke under henvisning til, at brugen af tegnet mv. sker i henhold til friholdelsesbehovet. domstolen bemærker videre, at jo mere kendt et va- remærke er, desto flere erhvervsdrivende vil der være, som vil bruge lignende tegn. sammenfattende gøres det gældende, at friholdelsesbehovet ikke er en relevant faktor i den- ne sag. dette er fastslået af domstolen, hvis afgørelse er bindende for danske domstole. an- kenævnet har dermed truffet en afgørelse, der er direkte i strid med eu-domstolens afgø- relse. det er derfor uhjemlet at begrænse tivolis rettigheder til varemærket ud fra friholdel- sesbehovet i denne situation. spørgsmålet om brug i overensstemmelse med god markedsfø- ringsskik opstår ikke i registreringssituationen, hvor man ikke kender til den faktiske brug. dette fremgår af dommens præmisser 44-49. det fremgår af ef-domspraksis, at en fuldstændig optagelse af et velkendt varemærke i et andet udgør en krænkelse. hertil kommer, at det forhold, at et varemærke er særligt indar- bejdet, giver en videre beskyttelse ved bedømmelse af mærkeligheden. i det foreliggende til- fælde er der utvivlsomt mærkelighed, når man er ude over friholdelsessituationen. der skal foretages en helt almindelig varemærkeretlig lighedsvurdering. tivoli er så velkendt, at en- hver brug af mærket må anses som utilbørlig og egnet til at udvande mærket. - 14 - omsætningskredsen vil uvægerligt antage en forbindelse med mellem thomas tivoli og tivoli. det forhold, at der er andre i danmark, der benytter ’tivoli’ som en del af deres navn, kan ikke føre til, at tivoli har mistet enhver ret til at gøre sine varemærkerettigheder gældende. man ved ikke noget om de virksomheder, som kommer frem ved krak-søgnin- gen. en del af dem har tilknytning til tivoli. det kan også være, at de bruger ordet ’tivoli’ i overensstemmelse med god markedsføringsskik eller måske indgår ’tivoli’ ikke som en del af deres varemærke. det er ikke nærmere oplyst, og det er dermed ikke relevant for den videre bedømmelse af sagen. det gøres slutteligt gældende, at det har betydning, om der er en genitivapostrof, hvilket mangler i mærket thomas tivoli. dette medfører, at det ikke fremstår klart, om ’tivoli’ bruges som generisk betegnelse. ankenævnet har anført, at nævnet har truffet en lovlig afgørelse. det retlige grundlag i en registreringssituation er
1, nr. 2, sker på grundlag af en konkret helhedsbedømmelse, hvori indgår henholds- vis en mærkelighedsbedømmelse og en varelighedsbedømmelse. sidstnævnte er ikke et pro- blem i sagen. ved mærkelighedsbedømmelsen indgår syns- og lydbilledet samt mærkernes meningsindhold, og der fokuseres på det ældre mærkes særpræg og dominante elementer. varemærkeloven § 15, stk. 4, nr. 1, angår beskyttelse ud over varelighedskriteriet for vel- kendte mærker. efter ef-domspraksis giver bestemmelsen også en udvidet beskyttelse, når der er tale om varelighed. det ses ofte omtalt, at den beskyttelse, som det velkendte mærke har, er en eneret, men det er ikke tilfældet, hvilket fremgår af ordlyden af lovbestemmelsen. der skal herefter foreligge en utilbørlig udnyttelse af det ældre mærkes særpræg eller re- nommé, eller brugen af det yngre mærke skal skade det ældre mærkes særpræg eller re- nommé. det centrale spørgsmål er, om forbrugeren tror, at der er en forbindelse mellem det ældre mærke og det yngre. indehaveren af det ældre varemærke har bevisbyrden for, at dis- se omstændigheder er til stede. det gøres gældende, at tivoli ikke har løftet denne bevis- byrde i nærværende sag. - 15 - med hensyn til spørgsmålet om friholdelse skal det vurderes, hvordan domstolens dom i sag c-102/07 skal forstås. det bestrides, at dommen kan fortolkes sådan, at der i den forelig- gende sag ikke kan lægges vægt på friholdelsesbehovet. parterne er enige om forståelsen af dommen til og med præmis 26. herefter skilles vandene. styrelsen og ankenævnet har lagt afgørende vægt på præmisserne 47 – 49 samt domskonklusionen. det ses af styrelsens udta- lelse af 26. juni 2008, at styrelsen har lagt vægt på, at varemærkedirektivets art. 5 svarer til både
styrelsens konklusion, som til- trædes af ankenævnet, er, at dommen skal forstås sådan, at når et ældre mærke savner op- rindeligt særpræg, fordi det er en deskriptiv betegnelse, og det yngre mærke alene anvender betegnelsen i denne deskriptive betydning og i øvrigt i overensstemmelse med god markeds- føringsskik, kan der ved vurderingen af beskyttelsesomfanget for det indarbejdede mærke tages hensyn til et friholdelsesbehov. ved forvekslelighedsvurderingen mellem de to mærker må det tages i betragtning, at ti- voli er ét ord, bestående af tre stavelser, men thomas tivoli består af to ord. dette er i sig selv en betydelig forskel. den dominerende del af thomas tivoli er efter almindelige regler mærkedelen thomas. også begrebsmæssigt adskiller mærkerne sig. thomas ti- voli er et tivoli, der ejes af thomas. det kan ikke tillægges betydning, at der ikke er en ge- nitivapostrof efter thomas, idet det udtalemæssigt er utvivlsomt, at thomas ejer tivoliet. mærket tivoli har ikke særpræg i klasse 41. tivoli savner tillige oprindeligt særpræg, hvil- ket er dokumenteret under sagen ved henvisninger til ordbøger og diverse netprint. tivoli har sin inspiration fra frankrig, men er navnet på en italiensk by tæt ved rom. tivoli er en betegnelse for en forlystelsespark. da styrelsen med rette har kunnet lægge vægt på frihol- delsesbehovet, og da der ikke er risiko for forveksling mellem mærkerne uanset vareklasse- sammenfald, er der ikke grundlag for at nægte registreringen af mærket thomas tivoli. særlig med hensyn til spørgsmålet om utilbørlig udnyttelse eller skade gøres det gældende, at rigtig mange andre, hvilket er dokumenteret ved krak-søgninger, anvender ordet tivoli. det er derfor meget svært at hævde, at thomas tivoli er udtryk for en utilbørlig udnyt- telse, eller at det skulle kunne skade tivoli. det må anses for helt sædvanligt, at tivoli anven- des generisk. - 16 - det bestrides, at tivoli er velkendt for andet end forlystelsesparker. det er en helt ny op- lysning, at tivoli skulle være velkendt også for f.eks. revyer, koncerter og fyrværkeri. oplys- ningerne i indsigelsesafgørelsen om, at der er 33 registreringer i danmark af tivoli, der ik- ke er indehavet af tivoli, men kun to i klasse 41, er ikke tidligere blevet bestridt. da det ikke er usædvanligt, at der i forlystelsesparker, herunder omrejsende tivolier er bo- der, lejet ud til teltholdere, musik, bespisning mv., er der ikke grundlag for at give tivoli medhold i den subsidiære påstand. sø- og handelsrettens afgørelse det er ubestridt, at varemærket tivoli, der er registreret som ordmærke og figurmærke, er velkendt. der skal derfor ved vurderingen af yngre mærkeindehaveres muligheder for at opnå registrering af mærker, der ligner tivoli, henses til
1, nr. 2 og § 15, stk. 4, nr. 1. det er, som også anført af ankenævnet, rettens opfattelse, at mærkedelen ”tivoli” i tho- mas tivoli, uanset at der ikke forefindes en genitivapostrof efter thomas, må anses for at være anvendt i generisk betydning, svarende til ”forlystelsespark”. ved den varemærkeretlige forvekslelighedsvurdering må der henses til, at mærket tivoli er ét ord, bestående af 3 stavelser, mens mærket thomas tivoli består af to ord, hvor or- det thomas efter sædvanlige principper er dominerende. herefter samt idet mærket ti- voli må anses for svagt specifikt for tjenesteydelsen forlystelsespark mv., ligesom orddelen tivoli i thomas tivoli begrebsmæssigt svarer til forlystelsespark, jf. ovenfor, og således anvendes på en deskriptiv måde for den virksomhed (omrejsende tivoli), som thomas tivoli as driver, findes mærkerne ikke at være forvekslelige. der er herefter, som tilsvarende anta- get af styrelsen og ankenævnet, ikke grundlag for at nægte registrering af mærket thomas tivoli efter
1, nr. 2. - 17 - ved vurderingen af, om der er grundlag for at nægte registrering af thomas tivoli med henvisning til
4, nr. 1, indgår, at tivoli skal sandsynliggøre, at et af de forhold, som er nævnt i § 15, stk. 4, nr. 1, if. (”utilbørlig udnyttelse” eller ”skade”) fore- ligger. kravene til denne sandsynliggørelse må - henset til tivoli-mærkets velkendthed - antages ikke at være store. når det imidlertid tages i betragtning, at mærkedelen tivoli i thomas tivoli må anses som synonymt med den mindre mundrette betegnelse ”forlys- telsespark” og derfor anvendes deskriptivt for den virksomhed, som mærkeindehaveren dri- ver, sammenholdt med, at mærket tivoli først og fremmest må anses for velkendt for for- lystelseshaven i københavn, er det efter rettens opfattelse næppe antageligt, at forbrugeren vil tro, at der er en sammenhæng mellem thomas tivoli og tivoli, når thomas ti- voli anvendes for forlystelsespark. mærket thomas tivoli vil af forbrugeren med andre ord formentlig blive associeret med netop et omrejsende tivoli, evt. en lokal forlystelsespark, og ikke det navnkundige forlystelsesetablissement i københavn. retten finder hertil ikke at kunne bortse fra, at erhvervsmæssig anvendelse af ordet ”tivoli” som ”forlystelsespark” efter rettens egen erfaring og sagens oplysninger, herunder de fremlagte søgeresultater på krak.dk, må antages at være almindeligt forekommende, herunder specifikt som beteg- nelse for et omrejsende tivoli, når ordet anvendes i forbindelse med et foranstillet person- navn som f.eks. i mærket thomas tivoli. under disse omstændigheder finder retten det ikke sandsynliggjort, at en brug af mærket thomas tivoli, hvor mærkedelen tivoli an- vendes deskriptivt, ville medføre en sådan utilbørlig udnyttelse af tivolis særpræg eller renommé, eller at en sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé, at betingelserne for at nægte registrering af mærket thomas tivoli efter § 15, stk. 4, nr. 1, er opfyldt. med den ovenfor anførte begrundelse, som ikke ses at være uoverensstemmende med dom- stolens dom af 10. april 2008 i c-102/07, som tivoli har henvist til, vil ankenævnet være at frifinde for tivolis principale påstand. den beskyttelse, som det velkendte og indarbejdede tivoli-mærke har, udgør imidlertid en registreringshindring for mærket thomas tivoli uden for området forlystelsesparker i vareklasse 41, hvor mærkedelen tivoli i thomas tivoli ikke anvendes beskrivende. i tivolis subsidiære påstand opregnes en specificeret delmængde af vareklasse 41, som skøn- - 18 - nes at svare til det omfang, hvor der er dækning for ordet tivolis generiske betydning, og ret- ten tager derfor denne påstand til følge. efter sagens udfald og omstændigheder betaler ingen af parterne sagsomkostninger til den anden part. thi kendes for ret: ankenævnet for patenter og varemærker tilpligtes at begrænse varefortegnelsen for vr 2003 01067, thomas tivoli, således at denne alene omfatter ”tivoli, forlystelsesparker; rådgiv- ning og information vedrørende foranstående tjenesteydelser”. ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part. claus forum petersen carsten vagn jacobsen allan suhrke (sign.) ___ ___ ___ udskriftens rigtighed bekræftes p.j.v. sø- og handelsretten, den 12. maj 2010
AI-forklaring ud fra den officielle lovtekst. Vejledende, erstatter ikke juridisk rådgivning.