sø- og handelsrettens dombog

- udskrift af sø- og handelsrettens dombog ────────── den 13. marts 2000 har retten i sag v-0056-98 hoechst marion roussel s.a. (advokat per håkon schmidt) mod orifarm a/s (advokat lennart ricard) afsagt følgende d o m: sagen angår navnlig spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgte, orifarm a/s (i det følgende: orifarm), har krænket den ret til varemærkeret surlid, som tilhører sagsøgeren, hoechst marion roussel s.a. (i det følgende: roussel), ved i forbindelse med parallelimport at have anbragt va- remærket surlid på et lægemiddelprodukt, som første gang er markedsført af roussel i bl.a. belgien under navnet rulid, og ved at have ompakket produktet i emballage under orifarms eget navn og med orifarms figurmærke. - 2 - påstande roussel har nedlagt følgende påstande: 1. det forbydes orifarm at anbringe varemærket surlid på produkter, der indeholder roxithromycin, og som første gang er markedsført af roussel under et andet navn i andre lande. 2. det forbydes orifarm at markedsføre et roxithromycin produkt, som første gang er markedsført af roussel under varemærkerne rulid/surlid i pakninger fremstillet af orifarm og som udvist af sagens bilag 1 og d. 3. orifarm tilpligtes at betale kr. 650.000,00 med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg til betaling sker. orifarm har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et mindre beløb end påstået i påstand 3. sagsfremstilling roussels produkter rulid og surlid roussel fremstiller og sælger farmaceutiske produkter herunder produktet roxithromycin, der er et antibiotikum, som er virksomt mod infektion i luftvejene. i belgien, frankrig, grækenland, italien og tyskland markedsfører roussel roxithromycin under varemærket rulid og i holland, portugal, spanien og østrig under varemærket rulide. i belgien sælges rulid i pakninger med 10 tabletter á 150 mg. efter at patent- og varemærkestyrelsen den 17. marts 1986 havde afslået roussels ansøgning om registrering i danmark af varemærket rulid under henvisning til ligheden med varemærket nirulid, som virksomheden merck og co. havde registreret, ligeledes for et antibiotikum, har roussel den 2. januar 1987 under reg.nr. vr 00.001.1987 fået ordmærket surlid registreret i danmark som varemærke for klasse 5, der omfatter medicinalprodukter. roussel markedsfører foruden i danmark sine ro xithromycin-produkter under varemærket surlid i sverige, island og finland. markedsføringen foretages i danmark af roussels danske - 3 - datterselskab, hoechst marion roussel a/s. i danmark sælges surlid i pakninger med 20 tabletter á 150 mg. den ydre pakning er lilla og sølvgrå, der lodret afgrænses af hvide striber, og varemærket surlid er påtrykt forsidens venstre halvdel. pakningen bærer endvidere mærket: "roussel" med tilhørende figurmærke. roussel sælger produktet roxithromycin i de nævnte europæiske og skandinaviske lande til forskellige priser for samme antal tabletter. priserne er på et tidspunkt registreret som varierende fra 111 kr. i finland som den laveste pris til 183 kr. i portugal som den højeste pris. i danmark var prisen på samme tidspunkt 160 kr. og i belgien 164 kr. orifarms parallelimporterede produkter orifarm driver virksomhed med parallelimport af medicinalvarer til danmark. den 1. maj 1996 meddelte sundhedsstyrelsen orifarm tilladelse til at markedsføre surlid, der er parallelimporteret, ompakket og ommærket fra det udenlandske mærke rulid til det danske mærke surlid og til de danske ordinationsstørrelser, d.v.s. to blisterpakninger á 10 tabletter á 150 mg i stedet for originalproduktets ene blisterpakning á 10 tabletter á 150 mg, som er pakningsstørrelsen i bl.a. belgien. i august 1996 påbegyndte orifarm parallelimport og markedsføring af produktet i danmark under navnet surlid uden at indhente samtykke fra roussel til at anvende roussels danske varemærke surlid. i tidsrummet fra august 1996 til august 1997 anvendte orifarm en yderpakning for produktet, hvor navnet "orifarm" med fede bogstaver var påtrykt pakningens forside i venstre øverste hjørne. på midten af pakningens forside var trykt "surlid 150 mg" og nedenunder "roxithromycin". i nederste venstre hjørne var angivet "20 tabletter". på den yderste fjerdedel af forsidens højre halvdel var trykt orifarms figurmærke (logo), der er en trekant med dråber hen over. trekanten var trykt i en lilla nuance, dråberne var trykt i hvid, grå og lilla. på pakningens sider var bl.a. trykt navnet "orifarm" og ordet "surlid" samt orifarms logo i højre hjørne. på pakningens bagside var i højre halvdel bl.a. trykt "surlid 150 mg" og "importeret og ompakket af: orifarm a/s". der var endvidere trykt navnet "roussel" uden angivelse af nogen sammenhæng mellem denne angivelse og produktet. nederst var trykt: "nb. blisterkort mrk. rulid." i pakningen var lagt to blisterkort påtrykt "rulid 150 mg" og "roussel" samt roussels logo. i tidsrummet fra august 1997 til april 1998 anvendte orifarm en yderpakning, der i forhold til den tidligere anvendte yderpakning var ændret ved, at navnet "orifarm" på forsidens øverste venstre hjørne var gjort mindre, at navnet "orifarm" var fjernet fra yderpakningens - 4 - sider, at den lilla nuance i orifarms figurmærke var gjort lysere, at ordet "roussel" på bagsiden var fjernet, og at der i stedet var angivet "producent: n.v. roussel s.a.". siden april 1998 har orifarm anvendt en yderpakning for produktet, der i forhold til den tid- ligere anvendte er ændret ved, at navnet "orifarm" er fjernet fra forsiden, og at der på forsidens nederste del ud for orifarms figurmærke med små bogstaver er trykt: "surlid er et registreret varemærke, der tilhører roussel uclaf sa.". på yderpakningens bagside er producentangivelsen ændret til "erfa s.a.". erfa s.a. har været ejet af roussel og har pro- duceret roussels lægemiddelprodukt. ved skrivelse af 14. november 1997 gjorde roussels advokat indsigelse over for orifarms anvendelse af varemærket surlid og anmodede orifarm om at ophøre med markedsføringen af produktet og at trække alle produkter mærket surlid tilbage fra markedet. efter forskellig korrespondance meddelte orifarm i en skrivelse af 5. januar 1998, at produktet ikke var og heller ikke ville blive trukket tilbage fra markedet. roussel har herefter den 11. maj 1998 anlagt denne sag mod orifarm. det er oplyst, at også selskabet paranova a/s siden 1995 har parallelimporteret roussels lægemiddel roxithromycin til danmark under navnet surlid. substitutionsordningen i 1996 var reglerne om generisk substitution reguleret i sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 294 af 9. maj 1995 om recepter, navnlig § 8, stk. 2, og stk. 3, og § 37, der var affattet således: "... § 8. ... stk. 2. en receptudsteder kan bestemme, at et ordineret lægemiddel ved udlevering fra apotek kan erstattes med et andet og billigere lægemiddel, som ifølge bilag 1 er synonymt hermed, "generisk substitution". generisk substitution finder sted efter bestemmelserne i § 37. stk. 3. det skal tydeligt fremgå af recepten, hvilke(

1. n)ordination(
2. er)der ønskes omfattet af generisk substitution. dette gøres ved at tilføje "g" umiddelbart efter ordinationen. ... § 37. ved ekspedition af ordinationer mærket "g", jf. § 8, stk. 2 og 3, skal apotekeren ud- levere det billigste lægemiddel, som ifølge bilag 1 er synonymt med det ordinerede læge- - 5 - middel. stk. 2. bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor forskellen mellem forbrugerprisen inklusive receptgebyr på det ordinerede og et ifølge bilag 1 synonymt læge- middel er mindre end 5 kr. stk. 3. uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 kan apotekeren, såfremt brugeren modsætter sig substitution, udlevere det ordinerede lægemiddel eller et andet lægemiddel, der ifølge bilag 1 er synonymt med det ordinerede. det udleverede lægemiddel må dog ikke være dyrere end det ordinerede. stk. 4. ved senere ekspedition af recepter på lægemidler, der ifølge recepten må udleveres et bestemt antal gange, skal apotekeren hver gang udlevere det samme lægemiddel, som blev udleveret første gang. såfremt der første gang blev foretaget generisk substitution, kan brugeren dog bestemme, at det ordinerede lægemiddel skal udleveres. stk. 5. det skal fremgå af recepten, hvilket lægemiddel der udleveres. ..." i en erklæring af 19. oktober 1999 til orifarm har lægemiddelstyrelsen bl.a. udtalt følgende om substitution af lægemidler i august 1996: "... hvis et parallelimporteret lægemiddel i august 1996 blev markedsført her i landet under et andet navn end det direkte forhandlede læge middel, blev de to lægemidler optaget i den såkaldte g-liste (bilag 1 til receptbekendtgørelsen [bekendtgørelse nr. 294 af 9. maj 1995 om recepter som ændret ved bekendtgørelse nr. 119 af 4. marts 1996]), der indeholdt lægemidler, der indbyrdes kunne substitueres, når receptudstederen havde anført et "g" på recepten. dette indebærer, at et apotek i august 1996 kunne udlevere et receptpligtigt parallelimporteret lægemiddel med et andet navn end det direkte forhandlede, hvis 1) receptudstederen havde ordineret det parallelimporterede lægemiddel, det vil sige anført dette præparatnavn på recepten, jf. receptbekendtgørelsens § 8, stk. 1, 1. pkt., eller 2) receptudstederen havde ordineret det direkte forhandlede lægemiddel og tilføjet recepten et "g", jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 2 og 3 (idet vi forudsætter, at det parallelimporterede lægemiddel var billigere end det direkte forhandlede). ... - 6 - ifølge lægemiddelstyrelsens lægemiddelstatistik var 1,3 pct. af alle recepter i august 1996 påført "g". ..." ved sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 724 af 1. august 1996 om ændring af bekendtgørelse om recepter blev § 37 med virkning fra den 1. september 1996 affattet så- ledes: "... § 37. ved ekspedition af recepter mærket med "g", jf. § 8, stk. 2 og 3, skal apotekeren ud- levere det billigste lægemiddel, som ifølge bilag 1 er synonymt med det ordinerede læge- middel. stk. 2. bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis prisforskellen mellem det billigste synonyme lægemiddel og det ordinerede lægemiddel er mindre end 1) 5 kr., såfremt det ordinerede lægemiddel koster 100 kr. eller derunder, 2) 5 pct., såfremt det ordinerede lægemiddel koster 100 kr., men under 400 kr., eller 3) 20 kr., såfremt det ordinerede lægemiddel koster 400 kr. eller derover. stk. 3. hvis en ordination omfatter flere lægemidler med samme navn (direkte forhandlede og parallelimporterede), beregnes prisforskellen efter stk. 2 ud fra det billigste af disse lægemidler. ved beregningen anvendes forbrugerprisen, jf. bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser på lægemidler. stk. 4. uanset bestemmelserne i stk. 1-3 kan brugeren altid forlange at få udleveret det ordinerede lægemiddel eller et hvilket som helst lægemiddel, som ifølge bilag 1 er synonymt med det ordinerede lægemiddel. stk. 5. det skal fremgå af recepten, hvilket lægemiddel der udleveres. ..." forklaringer allan thorn har bl.a. forklaret, at han er chef for strategisk markedsudvikling i roussels danske datterselskab. surlid har været markedsført i danmark siden 1989. produktet var inde i en vækstfase, der imidlertid ophørte i 1997. det er ikke et særlig stort produkt i dag. selskabet ophørte med investeringen i produktet i 1. kvartal 1997 og har siden ikke foretaget markedsføring, men alene ydet servicering. - 7 - i perioden 1985 til 1995/1996 blev der årligt investeret penge og forskning i produktet. datterselskabet havde i denne periode en salgsstyrke, der markedsførte produktet overfor læger og apotekere, på symposier og ved annoncering. den årlige udgift til salgsstyrken ud- gjorde ca. 2½ mio. kr. dertil kom et par mio. kr. pr. år til markedsføring af produktet. ca. 60 % af salgsstyrkens arbejde vedrørte surlid. ansvaret for markedsføringen påhviler datterselskabet. vidnet har ikke set annoncering eller anden markedsføring af surlid fra orifarm. vidnet har heller ikke hørt om, at orifarm har ydet tilskud til forskning i surlid. vidnet opfatter orifarms trekantmotiv med dråber på surlid pakningen som en ren markedsføring af orifarm. man skal lede længe, før man finder oplysningen om producenten af produktet. det er uden betydning, at orifarm senere har fjernet sit navn fra pakningens forside og side. orifarms anvendelse af den mørklilla farve kan endvidere give associationer til roussels produkt. efter hans opfattelse har orifarm påført roussels datterselskab et samlet tab på 1.752.159 kr. over perioden 1996 frem til udgangen af juni 1999. roussels indkøbspris er 48,4 % lavere end den pris, som roussel sælger produktet til. de 48.4 % er den fortjeneste, som selskabet ville have haft ved at sælge produktet i danmark. det tab, som datterselskabet har haft på produk tet, er et tab på koncernniveau. roussels datterselskab er grossist og køber produktet i belgien hos producentselskabet og sælger det i danmark. engrosprisen for rulid i belgien er ikke meget forskellig fra engrosprisen i danmark. da roussels datterselskab satte prisen ned, faldt orifarms salg. dat- terselskabet kunne ikke have nedsat prisen allerede, da orifarm indførte produktet. man ville da have skåret direkte i bundlinien. 22 % af datterselskabets samlede omsætning på surlid blev taget af parallelimportørerne. orifarms indkøbspris hos grossisterne i belgien har i perioden fra august 1996 til september 1999 fast ligget på 142,70 kr. orifarm har haft en fortjeneste på 358.757,78 kr. ved at sælge surlid. hvis roussel havde haft mulighed for at sælge produktet, ville roussel yderligere have tjent 166.566,70 kr. svarende til forskellen mellem orifarms salgspris i danmark og roussels salgspris. roussel har således tabt i hvert fald 524.813 kr. på orifarms parallelimport af surlid. hans bøgh-sørensen har bl.a. forklaret, at han er direktør i orifarm. de afgørende momenter for, om orifarm vil parallelimportere et produkt, er prisen og det forhold, om apoteket har det pågældende produkt på lager. orifarms formål med parallelimporten er naturligvis at tjene penge. parallelimport har interesse for samfundet og er med til at holde priserne nede. - 8 - parallelimport kræver en tilladelse fra lægemiddelstyrelsen, der udøver kontrol med virksomheden. i august 1996 kunne apotekerne kun udskifte det originale produkt med et kopiprodukt, hvis der var anført "g" på recepten. orifarm overvejede derfor ikke at markedsføre præparatet under mærket rulid, idet der som følge af de dagældende regler ikke kunne forventes noget særligt salg. paranova a/s har således haft dårlige erfaringer med at sælge under "g"- ordningen. i tilfældet opnåede paranova a/s kun en markedsandel på 1 %. orifarm har endvidere selv en gang forsøgt at markedsføre et produkt med et helt tredie navn, og det blev en total fiasko. hvis orifarm havde importeret og markedsført præparatet under mærket rulid, ville det være blevet behand let som et kopiprodukt, og efter vidnets opfattelse, som om det var et 2. klasses produkt. at der stod rulid på produktet, ville i 98,7 % af tilfældene umiddelbart have umuliggjort salg, idet lægerne kun anførte "g" på recepten i 1,3 % af tilfældene. hvis orifarm havde valgt et tredie navn, skulle orifarm selv have markedsført produktet under dette navn. det gør orifarm aldrig. orifarm har betalt fuld pris for produktet i belgien. herved betaler orifarm sit bidrag til originalproducentens markedsføring og forskning. an- vendelse af et tredie mærke ville skulle godkendes af lægemiddelstyrelsen. orifarm valgte at trykke navnet orifarm på surlid pakningerne i perioden august 1996 til april 1998 med henblik på, at apotekerne hurtigt og sikkert kunne identificere produktet. patienten skal have produktet udleveret så hurtigt og sikkert som muligt. parallelimport påfører generelt apotekerne en række ulemper. jo flere produkter, jo mere personale er nødvendigt til at holde styr på det. orifarm valgte at trykke logoet med dråber på surlid pakningerne efter at have talt med apotekerne. apotekerne ekspederer 1.000 til 2.000 recepter om dagen. orifarms pakning skulle adskille sig fra de øvrige mærkers. apotekerne lagde vægt på, at orifarms pakninger farvemæssigt lå tæt på de af producenten anvendte farver. efter at have læst sø- og handelsrettens dom af december 1997 i boehringer-sagen - fjernede man navnet orifarm de steder, hvor det var muligt. orifarm rettede endvidere hen- vendelse til producenterne med forslag til udformningen af pakkerne. producenternes holdninger var ikke ens. fra april 1998 stod navnet orifarm kun på pakningerne de steder, hvor det skal stå efter lægemiddelstyrelsens forskrifter. der gik tid med at få indarbejdet dommens resultat i pakningerne. pakkefirmaet, medipak, der ejes af orifarm, havde en en le- veringstid på 2 måneder. orifarm fjernede ikke logoet med dråbemotivet. apotekerne havde på orifarms forespørgsel meddelt, at det ville medføre store problemer, hvis dråbemotivet blev fjernet. orifarm sælger - 9 - ca. 430 varenumre. de fleste større apotekere vil føre mere end ét parallelimporteret produkt. apotekerne ønsker, at produkterne ser ordentlige ud. det er lægen, der træffer afgørelse om, hvilket produkt patienten skal have. beslutningen om køb af surlid er derfor truffet, når recepten kommer ind på apoteket. lægen kan ikke se, hvordan lægemiddelpakken ser ud. kunden må ikke kunne se de receptpligtige lægemidler på et apotek. det er utænkeligt, at roussel ville acceptere, at orifarm anvendte den originale pakning og blot satte et klistermærke på. der er vidt forskellige holdninger hos producenterne til, hvordan de ønsker, at den parallelimporterede pakning ser ud. orifarm vil helst undlade at krænke producenterne. orifarm orienterer altid producenterne, når firmaet påbegynder en parallelimport. 20 til 30 af producenterne er ikke aktive i forbindelse med orifarms parallelimport. 5 til 6 af producenterne er aktive med at håndhæve deres produkt. siden orifarm startede med parallelimport, har selskabet været genstand for 10 - 15 sager om fogedforbud. orifarm indgår ikke licensaftaler. orifarm køber produkterne hos lægemiddelgrossisterne i de forskellige lande og betaler fuld pris for produkterne. orifarm køber rulid i belgien til grossistprisen. det er muligt at forhandle rabatter. hvis orifarm ikke havde solgt surlid, ville der have været en anden parallelimportør, der solgte produktet. apotekerne har pligt til at vælge det billigste produkt. roussel kan derfor ikke beregne sig et tab på de 166.000 kr. medipak leverer til orifarm til markedspriser. medipak havde en egenkapital på 5,4 mio. kr. i 1998. habico aps er et holdingselskab, hvorunder orifarm hører. overskuddet fra orifarm er til dels udloddet til habico, der i 1998 havde en egenkapital på godt 37 mio. kr. erik pfeiffer har bl.a. forklaret, at han er direktør i paranova a/s, der siden 1990 har foretaget parallelimport af lægemidler. paranova a/s har gennem tiden ændret udformningen af pakningerne. da selskabet begyndte sin virksomhed, var det bærende element ved udformningen af pakningerne, at de skulle adskille sig fra producentens pakning, og at de skulle være enkle. pakningerne blev udformet efter et ensartet system. senere ændrede paranova a/s pakningernes design til 2 striber i samme farve som producentens farve. dette blev mødt med kritik fra producenterne, der beskyldte firmaet for at gemme identiteten på bagsiden. de pakninger, som paranova a/s har brugt i et stykke tid, er kendetegnet ved en femkant, striber og navnet paranova, der er trykt på pakkens forside. navnet paranova er i øvrigt trykt på pakken de steder, hvor navnet skal stå. - 10 - paranova a/s erfarede under "g"-ordningen , at lægerne ikke skrev "g" på recepterne. ordningen blev lavet om i maj 1997. paranova a/s foretager ikke altid ompakning. det har betydning, at pakningen fremtræder som et kvalitetsprodukt. en stor del af apotekerne bryder sig ikke om påklistrede etiketter. det er efter hans opfattelse ikke nødvendigt for markedsføringen af produktet surlid at farvelægge pakningen så omfattende, som orifarm har gjort. poul erik christensen har bl.a. forklaret, at han er apoteker i herning. det er ikke normalt, at kunden ser produktet, inden det bliver udleveret. pakningens udseende har primært betydning for apotekets personale. det har stor betydning i det daglige arbejde, at pakningen let kan identificeres. pakningens udseende har endvidere betydning for sikkerheden. pakningerne skal helst være så forskellige som muligt. pakningerne fremfindes visuelt på hylderne. indlægssedlen skal være på dansk. udenlandsk tekst på pakningen giver ikke apoteket problemer. hvis pakningen er alt for sammenklistret eller overklistret, kan det have betydning kvalitetsmæssigt. oftest bestiller apotekeren varen efter varenummer. dette gælder også ved elektronisk bestilling. den, der bestiller varen, ser i så fald ikke emballagen. prisen på produktet er ikke afgørende. det er lægen, der skal finde det billigste produkt. anbringender roussels advokat har gjort gældende, at orifarm ikke er berettiget til at anvende roussels varemærke surlid ved markedsføring i danmark af parallelimporteret rulid. ommærkningen krænker derfor roussels varemærket, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 1. da varen ikke er markedsført i belgien under mærket surlid, afskærer varemærkelovens § 6, stk. 1, om konsumption ikke roussel fra at forbyde andres brug af mærket surlid i danmark. reglerne om de frie varebevægelser i ef-traktatens artikel 28 og 30 (tidligere artikel 30 og 36) er ikke til hinder for, at roussel håndhæver sin varemærkeret, idet det ikke var objektivt nødvendigt at anvende varemærket surlid for at markedsføre det parallelimporterede produkt i danmark. reglerne om generisk substitution gjorde det således muligt for orifarm at sælge det parallelimporterede produkt under det varemærke, rulid, som det var solgt under i belgien. orifarms interesse i at anvende roussels danske varemærke surlid skyldes alene rent kommercielle hensyn, som efter ef-domstolens praksis ikke kan føre til, at reglerne om de frie varebevægelser får forrang for nationale varemærkeregler. - 11 - selv om rulid i belgien kun markedsføres i pakninger med 10 stk. à 150 mg, og ompakning derfor efter retspraksis er lovlig, jf. navnlig ufr 1999.952 h (bayer mod paranova a/s), giver dette således kun orifarm adgang til ompakning/tillægsetikettering med genanvendelse af varemærket rulid. ved ompakning i en emballage, hvor orifarms navn er givet en fremtrædende placering i forbindelse med anvendelsen af roussels varemærke surlid, og hvorpå orifarms logo eller figurmærke er givet en iøjnefaldende placering, har orifarm under alle omstændigheder krænket roussels ret til varemærket surlid. emballagen giver forbrugeren det indtryk, at varemærket surlid tilhører orifarm, og at det således er orifarm, der har udviklet og fremstillet produktet. en sådan form for aggressiv markedføring krænker særskilt roussels varemærkeret, idet orifarm herved tilegner sig den goodwill, der gennem roussels forsknings- og markedsføringsindsats er blevet knyttet til varemærket surlid. det er ingen objektiv nødvendighed for, at orifarm kan markedsføre rulid/surlid i danmark, at orifarm på denne måde profilerer sit firmanavn og sit figurmærke på roussels bekostning. det er alene rent kommercielle hensyn, der ligger bag denne fremgangsmåde, og ef-traktatens regler om frie varebevægelser kan derfor ikke berettige fremgangsmåden. orifarm har herved krænket roussels rettigheder efter varemærkelovens § 4, og der foreligger tillige en overtrædelse af markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik. efter varemærkelovens § 43, stk. 1, skal den, som forsætligt eller uagtsomt krænker en andens varemærkeret, udrede rimeligt vederlag for udnyttelsen af varemærket samt erstatning for den yderligere skade, som krænkelsen måtte have medført. roussels samlede tab som følge af orifarms varemærkekrænkelse udgør skønsmæssigt anslået 650.000 kr. heraf udgør 100.000 kr. tab for markedsforstyrrelse. orifarm skal betale roussel et vederlag for den uberettigede brug af roussels varemærke. dette vederlag må mindst være af samme størrelse som en forhandlingsmæssigt fastlagt varemærkelicens, der passende kan fastsættes til minimum 15 % af licenstagers omsætning. orifarms omsætning beregnet som apotekindkøbspris udgør i perioden fra 1996 og frem til i dag i alt 3.667.889 kr. et rimeligt vederlag til roussel for orifarms uretsmæssige brug af varemærket, jf. varemærkelovens § 43, udgør således 15 % af 3.667.889 kr., d.v.s. 550.183,35 kr. hertil kommer i erstatning for markedsforstyrrelse et beløb på 100.000 kr. det kan ikke lægges til grund, at andre parallelimportører ville have taget hele markedet for surlid, hvis orifarm ikke havde foretaget parallelimporten og roussel har derfor også tabt fortjeneste ved ikke selv at sælge de pågældende produkter. - 12 - orifarms advokat har gjort gældende, at det under henvisning til ef-domstolens dom af 12. oktober 1999 (pharmacia & upjohn sa mod paranova a/
3. s)kan fastslås, at roussels benyttelse af forskellige varemærker for den samme vare bidrager til en opdeling af det indre marked. det er objektivt nødvendigt for orifarm at udskifte varemærket rulid med varemærket surlid for reelt at få adgang til det danske marked. i august 1996 kunne apotekere kun udlevere et receptpligtigt parallelimporteret lægemiddel med et andet navn end det direkte forhandlede, hvis receptudstederen havde ordineret det parallelimporterede lægemiddel, det vil sige anført dette navn på recepten, jf. § 8, stk. 1, 1. pkt., i bekendtgørelse nr. 294 af 9. maj 1995 om recepter, eller hvis receptudstederen havde ordineret det pågældende lægemiddel med tilføjelse af et "g" (generisk subsitution), jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 2 og 3. receptudstederne påførte i praksis ifølge lægemiddelsty- relsens lægemiddelstatistik kun et "g" på 1,3 % af alle recepter i august 1996. denne receptudskrivningspraksis udgjorde således en objektiv og ikke en kommerciel hindring. orifarms emballage udgør endvidere ikke i sig selv nogen krænkelse af roussels varemærkeret. i sagen ufr 1999.953 h havde den ene part bayer bl.a. nedlagt påstand om forbud mod paranova a/s' markedsføring af lægemidlet adalat i paranova a/s' anvendte pakning, der var hvid med et logo i to blå farver. logoet var et stiliseret p for enden af en bredere lyseblå stribe nederst på pakningen. højesteret udtalte bl.a., at den pågældende pakning ikke kunne anses for en "inadækvat præsentation", og at der ikke forelå særlige forhold, som kunne begrunde, at paranova a/s' pakning ikke skulle være tilladelig. hverken varemærkeloven eller markedsføringsloven forbyder således den skete brug af orifarms logo/vare- mærke sammen med roussels. et krav om anvendelse af neutrale pak- ninger kan ikke udledes af retspraksis. produktets omdømme lider således ikke skade, idet det står på pakningerne, at orifarm er ompakkende importør, og at roussel ("erfa") er producent. om det købende publikum måtte antage, at orifarm er indehaver af varemærket surlid, må være uden betydning med hensyn til medicinalpræparater, der kun udleveres af apotekere på recept. emballagen på parallelimporterede præparater spiller en betydelig rolle for apotekerne ved deres identifikation af produkterne, når de skal udlevere dem til indehavere af recepter. apotekerne, der er de umiddelbare aftagere af varen, bestiller ikke varen efter emballagens udseende, men derimod efter præparatets varenummer. der foreligger således ingen risiko for forveksling i den relevante aftagerkreds. - 13 - orifarm har hverken forsætligt eller uagtsomt krænket roussels varemærkeret, og orifarm skal derfor ikke betale vederlag eller erstatning. uanset om orifarm måtte have handlet forsætligt eller uagtsomt, er det vederlag, roussel kræver, ikke rimeligt. et vederlag kan ikke være af en størrelse, der overstiger en rent forhandlingsmæssigt anslået varemærkelicens. en varemærkelicens på 15 % af licenstagers omsætning overskrider i høj grad det sædvanlige. hertil kommer, at orifarm i forvejen har betalt roussel-koncernen en højere pris for produkterne, end roussel ville have fået hos en licenstager. det gøres endvidere gældende, at roussel ikke har lidt et tab, og navnlig foreligger der ikke noget afsætningstab eller markedsforstyrrelse. tværtimod har roussel-koncernen tjent på sine salg til orifarm. en anden parallelimportør ville endvidere have taget hele markedet for sur- lid, hvis ikke orifarm havde foretaget parallelimporten. det kan heller ikke være rimeligt som nævnt i varemærkelovens § 43, stk. 2, at orifarm forpligtes til at udrede vederlag og/eller erstatning. subsidiært gøres det gældende, at orifarm efter boehringer-dommen ændrede udformning af emballager ved at fjerne orifarm-navnet. erstatning ud over vederlag ville føre til dobbeltkompensation, da der som nævnt ikke foreligger nogen yderligere skade. ef-domstolens seneste dom vedrørende medicinalproducenters anvendelse af forskellige varemærker forelå først den 12. oktober 1999, og domstolen har hen ad vejen ændret sin praksis, således at det kan være ganske svært for parallelimportører og andre at forudsige retstillingen. om vederlag og eller erstatning kan kræves for perioden indtil dommen af 12. oktober 1999, skal vurderes i lyset heraf. efter orifarms opfattelse er der ikke grundlag for at kræve vederlag eller erstatning før denne dato, og for så vidt angår orifarms emballage vil erstatning i hvert fald tidligst kunne kræves fra sø- og handelsrettens dom i boehringer-sagen henset til den uklare retstilstand. sø- og handelsrettens afgørelse roussel har retten til varemærket surlid. roussel har ikke bragt medicinalproduktet i omsætning i belgien under mærket surlid, men derimod under sit andet mærke rulid. der er derfor ikke indtrådt konsumption af retten til varemærket surlid, men alene til varemærket rulid. - 14 - efter varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 1, sammenholdt med § 6, stk. 1, indebærer orifarms markedsføring i danmark af det parallelimporterede medicinalprodukt under mærket surlid således en krænkelse af roussels ret til dette varemærke, og krænkelsen forstærkes ved orifarms anvendelse af sit eget paraplymærke og figurmærke i form af et logo med trekant og dråber sammen med roussels mærke surlid, således at den skete markedsføring tillige indebærer en overtrædelse af markedsføringslovens § 1. selv om den danske varemærkelov er udfærdiget til gennemførelse af ef-direktiv 89/104/eøf, må de varemærkeretlige og markedsføringsretlige regler vige, i det omfang de strider mod de grundlæggende regler i ef-traktatens artikler 28 og 30 om den frie udveksling af varer. ef-domstolen har i dom af 11. juli 1996 i de forenede sager c-427/93, c-429/-93 og c- 436/93, bristol- myers squibb m.fl., taget stilling til den situation, hvor der med henblik på markedsføring af et medicinalprodukt, som af producenten er bragt i omsætning i én medlemsstat, af en parallelimportør, som køber varen i denne medlemsstat, er foretaget en ompakning af et lægemiddel og genanbringelse af varemærket på det således ompakkede produkt med henblik på markedsføring heraf i en anden medlemsstat. det fremgår af dommen, at varemærkeindehaveren ikke kan modsætte sig en sådan ompakning og genanbringelse af varemærket, hvis det godtgøres, at varemærkeindehaverens brug af varemærkeretten til at modsætte sig markedsføring af de ompakkede produkter under varemærket bidrager til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne. dette er efter dommen navnlig tilfældet, når indehaveren har markedsført samme lægemiddel i forskellige emballager i forskellige medlemsstater, og den ompakning, importøren har foretaget, dels er nødvendig for at markedsføre produktet i importmedlemsstaten, dels er foretaget under sådanne forhold, at den ikke kan berøre produktets originale tilstand (dommens præmis 79, 1. pind). det skal klart angives på den nye emballage, hvem der har foretaget ompakningen af produktet, og pro- ducentens navn skal klart angives, idet disse angivelser skal være trykt på en sådan måde, at en person med en normal synsevne, der udviser en normal grad af opmærksomhed, er i stand til at forstå dem. det ompakkede produkts præsentationsmåde må endvidere ikke være af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme (dommens præmis 79, 3. - 4. pind). ef-domstolen har endvidere ved dom af 12. oktober 1999 i sag c-379/97, pharmacia & upjohn sa, uddybet denne dom og taget stilling til, om ef-retten er til hinder for en bestemmelse i en national lovgivning om, at en varemærkeindehaver kan modsætte sig, at en parallelimportør af lægemidler udskifter det varemærke, som benyttes i eksportmedlemsstaten, med et andet - 15 - varemærke, som varemærkeindehaveren benytter ved markedsføring af det samme produkt i importmedlemsstaten. generaladvokat f.g. jacobs havde i sit forslag til afgørelse af den 19. november 1998 udtalt, at det i den tidligere nævnte dom omtalte nødvendighedskriterium bør finde anvendelse såvel på udskiftning af mærket som på ompakning (punkt 48). hvis en praksis eller regler i im- portmedlemsstaten har den virkning, at importøren ikke kan markedsføre produkterne under brug af det varemærke, der er påført i eksportmedlemsstaten, bør varemærkein dehaveren ikke kunne bruge varemærkeretten til at forhindre importøren i at anbringe det varemærke, som indehaveren bruger for de samme varer i importmedlemsstaten (punkt 49). særlig for så vidt angår lægemidler vil udskiftning af varemærket oftere være nødvendigt for at undgå at skabe usikkerhed i importmedlemsstaten, hvor et identisk lægemiddel typisk forinden er bragt på markedet under et forskelligt varemærke (punkt 50). udskiftningen af varemærket bør betragtes som nødvendig, hvor anvendelsen i importmedlemsstaten af det varemærke, der bruges i eksportmedlemsstaten, ville være egnet til at skabe forvirring blandt forbrugerne og hos andre relevante grupper, såsom apotekere og læger (punkt 51). i sin dom fulgte domstolen dette forslag til afgørelse og udtalte, at der ikke er nogen objektiv forskel mellem på den ene side genanbringelse af det originale varemærke efter ompakning og på den anden side udskift- ning af det originale varemærke med et andet, som kan begrunde, at betingelsen i den tidligere nævnte dom om kunstig opdeling af markederne i medlemsstaterne anven- des forskelligt i de to situationer (præmis 37). de nationale domstole skal undersøge, om de omstændigheder, der forelå på tidspunktet for markedsføringen, gjorde det objektivt nødvendigt at udskifte det originale varemærke med varemærket i importmedlemsstaten med henblik på parallelimportørens markedsføring af den pågældende vare i denne medlemsstat. denne nødvendigheds- betingelse er opfyldt, såfremt forbuddet mod, at impor- tøren udskifter varemærket, i det enkelte tilfælde hindrer hans effek- tive adgang til markedet i importmedlemsstaten. en sådan situation foreligger, såfremt be- stemmelser eller praksis i importmedlemsstaten er til hinder for, at den pågældende vare bringes på markedet i denne stat under det varemærke, som den er forsynet med i eksportmedlemsstaten (præmis 43). nødvendighedsbetin- gelsen vil derimod ikke være op- fyldt, hvis udskiftningen af mærket udelukkende skyldes, at parallelimportøren søger at opnå en kommerciel fordel (præmis 44). efter sagens oplysninger lægges det til grund, at roussel fik afslag på registrering af varemærket rulid, fordi dette mærke var i strid med et andet, allerede re gistreret varemær- ke. det må derfor lægges til grund, at dette andet mærke på tilsvarende måde ville være til - 16 - hinder for, at orifarm brugte varemærket rulid i danmark. efter de oplysninger om den praktiske anvendelse af g-ordningen, som er forelagt for retten, lægges det endvidere til grund, at g-ordningen på det tidspunkt, der, således som parterne har forelagt sagen, er relevant for afgørelsen, ikke ville give parallelimporterede præparater reel adgang til markedet, medmindre de blev markedsført under det samme mærke, som producenten anvendte ved sin markedsføring i danmark, i dette tilfælde varemærket surlid. retten finder derfor, at det var objektivt nødvendigt for orifarm at markedsføre det pa- rallelimporterede produkt i danmark under varemærket surlid, og at ef- traktatens artikler 28 og 30 derfor begrænser roussels adgang til at forbyde orifarm at markedsføre det paral- lelimporterede produkt under dette varemærke. roussels påstand 1 kan herefter ikke tages til følge. retten finder, at orifarm har anvendt en emballage til markedsføring af surlid, som fremtræder på samme måde som de øvrige produkter i orifarms produktlinie, og som indebærer en sådan profilering af orifarms produkter, at forbrugeren kan få den opfattelse, at de pågældende produkter, herunder surlid, er udviklet og produceret af orifarm selv. i stedet for en fuldstændig neutral emballage med almindelige skrifttyper på en hvid bund og med tydelig angivelse af roussels mærke har orifarm udformet emballagen med tydelig fremhævelse af orifarms eget paraplymærke og med orifarms figurmærke i form af en trekant med dråber. denne form for markedsføring er efter rettens opfattelse begrundet i rent kom- mercielle hensyn og går videre, end hvad der objektivt er nødvendigt i forbindelse med ompakningen. reglerne i ef-traktatens artikler 28 og 30 kan således ikke retfærdiggøre brugen af roussels varemærke surlid på den måde, hvorpå det er sket ved de pakninger, som omhandles i sagen. brugen af varemærket surlid under disse omstændigheder er derfor en overtrædelse af varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 1, og af markedsføringslo vens § 1 om god markedsføringsskik. retten tager roussels påstand 2 til følge. ef-domstolen har i sine domme om parallelimport af lægemidler fortolket ef-traktatens artikler 28 og 30 om de frie varebevægelser, således som disse bestemmelser efter domstolens opfattelse skal forstås og hele tiden har skullet forstås. der er ikke i nogen af disse domme gjort begrænsninger i dommenes tidsmæssige virkninger. ved den beskrevne markedsføring af de parallelimporterede produkter under anvendelse af roussels varemærke surlid på en emballage, der tydeligt fremhæver orifarms eget - 17 - ordmærke og figurmærke, findes orifarm at have krænket roussels varemærkeret og at have tilsidesat god markedsføringsskik, og overtrædelsen må under alle omstændigheder tilregnes orifarm som uagtsom. orifarm skal derfor betale et rimeligt vederlag for udnyttelsen af varemærket samt erstatning for den yderligere skade, som krænkelsen måtte have medført. idet der ikke i det oplyste er grundlag for nærmere at fastslå en markedsforstyrrelse, fastsætter retten ud fra et samlet skøn vederlaget og erstatningen til et beløb på 500.000 kr. thi kendes for ret: det forbydes sagsøgte, orifarm a/s, at markedsføre et roxithromycin produkt, som første gang er markedsført af sagsøgeren, hoechst marion roussel s.a., under varemærkerne rulid/surlid i pakninger fremstillet af sagsøgte og som udvist af sagens bilag 1 og d. inden 14 dage fra denne doms afsigelse skal sagsøgte betale sagsøgeren 500.000 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra den 11. maj 1998, til betaling sker, samt 50.000 kr. i sagsomkostninger. uffe thustrup elmer. aksel gybel (sign.) udskriftens rigtighed bekræftes p. j. v. sø- og handelsretten, den