- udskrift af sø- og handelsrettens dombog ────────── den 9. juni 2000 blev af retten i sagen v-0091-98 malaysia dairy industries pte ltd. (advokat jacob slumstrup) mod patentankenævnet ankenævnet for

krav om sær- præg for at kunne blive registreret som varemærke. flasken er i en størrelse som den ovenfor viste med rød påtrykt tekst forevist under domsforhandlingen. sagens omstændigheder - 3 - sagsøger markedsfører mejerivarer i en række lande. et af sagsøgerens produkter er en drikkeyoghurt, som sagsøgeren markedsfører og agter markedsført i et antal europæiske lan- de. denne drikkeyoughurt forhandles i den flaske, som sagsøger har søgt registreret som varemærke. flasken er registreret i italien i klasserne 29 og

1. sagsøger indgav den
2. juni 1995 ansøgning til patentdirekto ratet om registrering af den omhandlede plastflaske som varemærke i klassserne 29 (æg, mælk og mejeriprodukter) og 32 (mineralvand, kulsyreholdige vande, ikke-alkoholholdige drikke, saft og præparater til fremstilling af drikke). den
3. juni 1995 gav patentdirektoratet sagsøger afslag på registrering af plastflasken som varemærke under henvisning til

§ 13

. direktoratet anførte i sit afslag, at plastflasken ikke havde det særpræg, et varemærke skal have for at kunne registreres. begrundelsen herfor var, at indsnævringen midt på flasken tjener til at gøre det lettere at holde den fast i hånden. sagsøger modtog fra patentdirektoratet i november 1995 efter anmodning en udskrift af en lo- goskanning af vareudstyrsmærker. denne logoskanning viser adskillige varemærkeregistre- ringer af flasker og beholdere i klasserne 29 og

1. den
2. november 1995 anmodede sagsøger patentdirektoratet om at overveje varemærkeansøgningen igen. sagsøger anførte i den forbindelse blandt andet: "...... som begrundelse for manglende særpræg anfører de, at indsnævringen midt på flasken tjener til at gøre det lettere at holde den fast i hånden. da vi som udgangspunkt ikke er enige i deres vurdering, har vi foretaget en logoskanning vedrørende flasker og beholdere i klasserne 29 og 32, og vi kan i den forbindelse henvise til i hvert fald 10 tidligere registreringer, som også har en indsnævring eventuelt kombineret med en form for rifling, som gør det lettere at holde flasken eller beholderen fast i hånden. der synes således ikke at være belæg for manglende særpræg af den grund alene, når udstyrmærket i øvrigt i kraft af sit særlige udseende kan fungere som kendetegn for indholdet. - 4 - vi noterer os i den forbindelse bl.a. 1) at beholderens åbning har en stor diameter, 2) at beholderens "hals" er keglestubformet og ret kort, 3) at "halsen" slutter i en rundtgående kant, 4) at indsnævringen er symmetrisk og anbragt midt på beholderen, og 5) at beholderen afsluttes i et lidt længere rundtgående felt. det er således vor opfattelse, at varemærket ud fra en helhedsvurdering har det fornødne særpræg til at kunne registreres." ved brev af
3. november 1995 til sagsøger oplyste patentdirektoratet, at direktoratet havde overvejet sagen ingen, men at vurderingen blev fastholdt. patentdirektoratet anførte endvidere bl.a.: "...... det er fortsat vores opfattelse, at deres ansøgte flaske ikke har kendetegnsfunktion, idet flasken i forhold til øvrige flasker eller beholdere på markedet, ikke adskiller sig tilstrækkeligt til at fungere som varemærke for indholdet. vi har under denne vurdering særligt tillagt det vægt, at flasken ikke på nogen måde er påført eller indeholder et dekorationselement, men alene består af en funktionel udformning. ved denne ikke funktionelle udformning adskiller flasken sig også fra registrerede varemærker de har fremdraget. de fremdragede varemærker indeholder alle et dekorativt element, der ikke har et funktionelt mål. de fremdragne registreringer er således ikke samlignelige med deres ansøgte mærke. ......." ved brev af
4. marts 1996 anmodede sagsøger om, at patentdirektoratet endnu en gang overvejede varemærkeansøgningen. sagsøger anførte herved bl.a.: - 5 - "...... de anfører, at flasken ikke på nogen måde er påført eller indeholder et dekorationselement, men alene består af en funktionel udformning. det er klart, at der ikke er nogen de- korationselementer i traditionel forstand, men efter vor opfattelse udgøres dekorationselementerne af de særlige "former", herunder keglestubben, den rundtgående kant og indsnævringen på midten. vi har fremskaffet og vedlægger en flaske i henhold til ansøgningen, hvoraf de vil se, at den ikke alene består af en funktionel udformning; dertil er den bl.a. andet alt for lille. det er således forsat vor opfattelse, at varemærket ud fra en helhedsvurdring har det fornødne særpræg, idet flaskens propositioner og konturer er egenartede." ved brev af
5. april 1996 til sagsøger anførte patentdirektoratet bl.a. følgende: "...... vi mener fortsat, at mærket er uden særpræg. vi henholder os til begrundelsen i vores brev af
6. november
7. den omstændighed, at de har indsendt en model af det ansøgte mærke, ændrer ikke ved vores opfattelse, idet vi ikke finder, at den indsendte model er tilstrækkelig særpræget til at fungere som kendetegn. vi finder herunder heller ikke, at dimensionerne i den indsendte model kan give mærket tilstrækkelig særpræg. vi afslår deres ansøgning, da varemærket ikke har det særpræg, et varemærke skal have for at kunne registreres. vi har truffet afgørelsen i medfør af

§ 20, stk.

2, jf. §

1. ......" sagsøgeren indbragte den
2. juni 1996 patentdirektoratets afgørelse for patentankenævnet, som den
3. juni 1998 stadfæstede patentdirektoratets afgørelse med følgende begrundelse: "klageren ses ikke at have sandsynliggjort, at det ansøgte udstyrsmærke adskiller sig således fra almindeligt forekommende emballager på vareområdet, at det kan fungere som kendetegn for produktet, hvorfor - 6 - bestemmes: den påklagede afgørelse stadfæstes." sagsøger udtog herefter stævning mod patentankenævnet. kabushiki yakult honsha har den
4. auguist 1999 i klasse 29, 30 og 32 fået registreret en flaske af samme udseende som sagsøgers, men på denne flaske er der på den nederste del på tværs af flasken påtrykt ordet "yakult". syn og skøn der har været afholdt syn og skøn, og som skønsmænd har været udmeldt administrerende direktør, grafiker mdd ørn vidarsson, og salgs- og marketingschef, hd poul erik petersen. skønsmændene har afgivet skønserklæring den
5. juni
6. skønsmændene blev bedt om at belyse, hvilke emballagetyper, der findes på markedet i klasserne 29 og 32, og hvilke yoghurtvarer, herunder drikkeyoghurt, der findes på det danske dagligvaremarked i dag, og hvorledes disse varer er emballeret for så vidt angår form. skønsmændene blev endvidere bedt om at oplyse 1) om plastflasken ud fra en helhedsbedømmelse adskiller sig fra almindeligt forekommende emballager for varer i klas serne 29 og 32, og i bekræftende fald, hvori forskellene består, 2) om plastflasken ud fra en helhedsbedømmelse, men alene be dømt på grundlag af dennes form, adskiller sig væsentligt fra emballage brugt for produkter inden for klasse 29 og 30, samt - 7 - 3) hvilket formål plastflaskens formgivning må antages at skulle tjene i den almindelige forbrugsverden. skønsmændene har i skønserklæringen i ord og bilag redegjort for relevante emballagetyper. skønsmændene har til punkt 1) svaret, at plastflasken adskiller sig væsentligt fra de nævnte indsamlede og registrerede emballager. til grund for denne betragtning ligger en proportional opskalering af den fremlagte emballageform til alle gængse størrelser samt, at emballagen kan produceres i glas- klart materiale og i alle farver. helhedsindtrykket er en lille bred, buttet og symmetrisk emballage. det bliver især iøjnefaldende, når emballagen bliver større. åbningen har en stor diameter og allerede 12,5 cl emballagen har samme diameter som åbningen på 50 cl flaskerne. halsen er en kort keglestub med lige sider. halsen går over i en ring med lodrette sider. taljen/indsnævringen er anbragt midt på beholderen og er formet som et udsnit af en cirkel med en lille radius. kroppen har samme diameter som ringen og samme lodrette side. lukningen med påsvejset alulåg adskiller emballagen fra de fleste andre flasker. skønsmændene har til punkt 2) svaret, at spørgsmålet er besvaret ved punkt 1). det til- føjedes, at der i klasse 30, som bl.a. indeholder sennep, findes flasker, som betjener sig af samme formsprog. taljen/indsnævringen kan dog her være forsynet med lodrette ribber og er oftest et cirkelslag med en betydelig større radius. den nederste del af emballagen under midten er størst, hvorved alle disse flasker fremstår slankere og højere. skønsmændene har til punkt 3) svaret, at udformningen af plastflasken har til formål at skabe en særpræget form, der vil kunne skabe genkendelse hos forbrugeren og vil kunne anvendes i markedsføringen af produktet. emballagen skal være en del af produktets varemærke. udform- ningen af emballagen vil desuden rent funktionelt gøre det lettere at holde den i hånden især i de større størrelser, hvor diameteren bliver stor. skønserklæringen er bilagt en række fotos af emballage til fødevarer henhørende under klasse 29, 30 og
7. afhjemling - 8 - ørn vidarsson har forklaret, at han er direktør i en virksomhed, som beskæftiger sig med emballagedesign, herunder tredimensionel formgivning. han har over 30 års praktisk erfaring med emballagedesign. han er medlem af danske designeres retsudvalg. poul erik petersen har forklaret, at han er salgs- og marketingschef hos verdens
8. største emballageproducent. han har over 20 års praktisk erfaring med formgivning og fremstilling af emballage. skønsmændene har vedstået deres erklæring og forklaret, at de ved udarbejdelse af skønserklæringen udelukkende har set på formen i glasklart materiale. ved bedømmelse heraf har de betragtet det samlede konkurrentbillede og set på form, farve og lukkemekanisme. det er formen, der isoleret set gør, at flasken adskiller sig fra den øvrige emballage, og flasken kan blive en kendt form med eller uden tekst. lukkemekanismene har været uden betydning, men hvis flaskens form skal fastholdes, er den eneste mulige lukkeform et alulåg. formgivning sker generelt ud fra modetendenser og overvejelser om, hvilken forbrugergruppe produktet skal rette sig imod. de vil karakterisere plastflasken som værende gammeldags, men der er ikke noget egentlig fremmedartet i formgivningen af flasken, og den er egentlig baseret på klassiske former. fla- sken ser bedst ud i en lille størrelse, og det æstetiske afhænger af størrelsen. endvidere vil den være vanskelig at drikke af pga. den store åbning, såfremt dens størrelse øges. procedure sagsøger har anført, at plastflasken er egnet til at adskille sagsøgers varer fra andre relevante varer i klasse 29 (æg, mælk og mejeriprodukter) og klasse 32 (mineralvand, kulsyreholdige vande, ikke-alkoholholdige drikke, saft og præparater til fremstilling af drikke), jf.

§ 2, stk.

1, nr. 4, og at kravet om særpræg således er opfyldt. plastflasken adskiller sig fra andre emballagetyper på markedet ved den karakteristiske form: den er kort, buttet, cylindrisk, indsnævret på midten, har en bred kegleformet åbning og et kantet indtryk. der er ingen bløde kurver, og dette afviger fra tendensen blandt drikkeyoughurtprodukter, som generelt har blødere former. plastflasken er dermed anderledes og usædvanlig, og forbrugeren vil lægge mærke til den. - 9 - skønsmændene - som har en helt særlig viden om emballage og forbrugernes reaktion på vareemballering - har foretaget en udtømmende sammenligning med anden emballage på markedet og har herefter utvetydigt angivet i skønserklæringen og under afhjemlingen, at plastflasken adskiller sig væsentligt fra anden emballage på markedet inden for vareområdet, og at plastflasken er gammeldags og afvigende. som følge af denne utvetydige tilkendegivelse fra skønsmændene, er bevisbyrden for, at plastflasken mangler det fornødne særpræg sagsøgtes. det er uden betydning, om der på andre vareområder findes forvekselige emballager. det afgørende er, om der på dette område findes konkurrerende produkter, der fremstilles i for vekselige emballager. det er i denne sag godtgjort, at der er væsentlig forskel på de eksisterende emballager til drikkeyoghurt og denne plastflaske. firmaet compagnie gervais danone har den 14. april 1998 opnået varemærkeregistrering som 2-dimentionelt figurmærke for emballage til yoghurt. sagsøgers plastflaske er også søgt registreret som 2-dimentionelt figurmærke. patentdirektoratet har oplyst, at varemærkere- gistrering af danones emballage er en fejl. dette er imidlertid sagsøger uvedkommende. fir- maet har rent faktisk fået registreret plastflasken som varemærke, ligesom emballagen fortsat er registreret som varemærke, idet patentdirektoratet ikke har benyttet sig af hjemlen i vare- mærkelovens § 29 til sletning. der foreligger derfor en gyldig varemærkeregistrering.

§ 2, stk.

2, hvorefter der ikke kan erhverves varemærkeret til bl.a. en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, har ikke spillet nogen afgørelse ved sagens afgørelse for patentankenævnet. der skal meget til, før denne bestemmelse bringes i anvendelse. indsnævringen er blot ét blandt flere momenter, der giver flasken sit særpræg. skønsmændene nævner i deres skønserklæringer seks momenter, der ved en helhedsvurdering tilsammen giver plastflasken adskillelsesevne. indsnævringen er en funk- tionel sidegevinst, som er underordnet, og som ikke i sig selv er til hinder for registrering. mange varemærker har sådanne indsnævringer som funktionelle sidegevinster. skønserklæringen forelå ikke ved sagsbehandlingen hos de administrative organer, hvorfor der nu er et bedre grundlag for at vurdere adskillelsesevnen. sagsøgte har anført, at

§ 2, stk.

2, er et subsidiært synspunkt. - 10 - indsnævringen har til formål at gøre emballagen nem og behagelig at holde på og ikke at skabe et særligt design. det grundlæggende krav til et nyt varemærke er, at det besidder det fornødne særpræg. det gør sagsøgers plastflaske ikke, den er derimod intetsigende og savner de fornødne egenskaber for særpræg. skønserklæringens indhold er herved ikke afgø rende. det afgørende er forbrugernes opfattelse. skønsmændenes baggrund er ikke relevant, idet de har en professionel tilgang til sagen. den rette baggrund er at vide ingenting om emballage. det er absurd at forestille sig, at en almindelig forbruger vil karakterisere denne plastflaske som et kendetegn for sagsøgers produkt. det er ejendommeligt at søge om varemærkeregistrering for en plastflaske uden påtryk, og flasken vil heller ikke blive brugt uden påskrift. plastflasken kan naturligvis benyttes, men der kan ikke opnås varemærkeregistrering for en sådan plastflaske. kun gennem indarbejdelse ved brug er der mulighed for at opnå varemærkeregistrering. patentdirektoratet og patentankenævnet har heller ikke fundet, at plastflasken har det fornødne særpræg til at kunne blive registreret som varemærke. plastflasken har ikke det fornødne særpræg, hvis der udelukkende ses på formen, men det er muligt, at fornødent særpræg ville foreligge, hvis plastflasken var påmalet eller påskrevet, idet det er det samlede udseende, der er afgørende. at plastflasken ikke findes magen til, er ikke tilstrækkeligt til at give den adskillelsevne. det forhold, at skønsmændene finder, at plastflasken adskiller sig fra de andre flasker, medfører ikke, at de derved har taget stilling til det juridiske begreb "adskillelsesevne". patentdirektoratet har oplyst, at registrering for firmaet compagnie gervais danone af en plastflaske i bl.a. klasse 29 og 32, er en fejl. man må også undre sig over, at danone- flasken skulle opfylde kravet om særpræg. registreringen har ikke præjudicerende virkning, idet en sådan fejl ikke fremover forpligter patentdirektoratet til at videreføre en fejlagtig praksis. ifølge skønsmændenes forklaringer har plastflasken et helt almindelig formsprog, som er det samme som ved andre typer emballage. der er intet særpræg. det må erindres, at der ikke herved skal ske et detailstudium af plastflasken i praksis, men at plastflasken derimod indgår i et udviskede erindringsbillede. - 11 - rettens udtalelse: plastflasken skal i kraft af sit særlige udseende kunne fungere som kendetegn for varen for at have særpræg og må derfor adskille sig væsentligt fra de almindeligt forekommende em- ballager på det pågældende vareområde. en sådan adskillelsesevne følger efter en selvstændig vurdering af plastflasken, hvis form be- står af velkendte elementer, men sammensat på en sådan måde, at flaskens brede, buttede og kompakte udseende dæmpes af taljeindsnævringen, hvilket giver flasken et karakteristisk udseende. de udpegede skønsmænd har foretaget en sammenligning med andre emballagety- per, der findes på markedet i bl.a. klasserne 29 og 32. de har herved konkluderet, at plastflasken væsentligt adskiller sig fra de konkurrerende emballagetyper. retten har desuden sammenholdt de plastflasker, der har opnået varemærkeregistrering, og der er herved ikke fremkommet momenter, der taler afgørende for, at denne plastflaske ved en sådan sammenligning med de allerede registrerede emballagetyper skal nægtes registrering som udstyrsvaremærke. plastflaskens talje, som er en væsentlig del af plastflaskens særpræg, er - hovedsageligt på grund af plastflaskens størrelse og form - ikke i væsentlig grad en teknisk eller funktionel ind- retning, der medfører, at plastflasken er udelukket fra at opnå varemærkeregistrering efter va- remærkelovens § 2, stk. 2. den omhandlede plastflaske, hvortil sagsøger har søgt varemærkeregistrering, findes herefter at have fornødent særpræg til registrering uden forudgående anvendelse, jf.

§ 2, stk.

1, nr. 4, jf. § 13, stk. 1 og § 3, stk. 3. sagsøgers påstand tages derfor til følge. thi kendes for ret: sagsøgte, patentankenævnet - ankenævnet for industriel ejendomsret - tilpligtes at - 12 - anerkende, at den af sagsøger, malaysia dairy industries pte ltd., til patentdirektoratet under j.nr. va 4182.1995 indgivne ansøgning om registrering af varemærke imødekommes. sagsøgte betaler samtlige omkostninger ved afholdelse af syn og skøn. inden 14 dage betaler sagsøgte i sagsomkostninger til sagsøger 17.500 kr. mette christensen uffe thustrup aksel gybel (sign.) udskriftens rigtighed bekræftes p. j. v. sø- og handelsretten, den