sø- & handelsrettens dombog

- jgc udskrift af sø- & handelsrettens dombog ____________ dom afsagt den

1. april 2011 af sø- og handelsretten sammensat af vicepræsident michael b. elmer (rets- formand) og de sagkyndige medlemmer industriel designer karin schou andersen og adm. direktør ole lundsgaard andersen. v-4-10 statisten.dk aps (advokat christina type jardorf ved advokat mette vester- gaard huss) mod bravo se (advokat sture rygaard) indledning og påstande under anbringende af, at bravo se (i det følgende: bravo) bl.a. har krænket deres varemær- keret ved brug af domænenavnet statist.dk, har statisten.dk aps (i det følgende: statisten.dk) nedlagt påstand om, at bravo skal:
2. anerkende at være uberettiget til at anvende og opretholde registreringen af domæne- navnet statist.dk uanset klagenævnet for domænenavnes afgørelse af
3. november 2009
4. overdrage de rettigheder til domænenavnet statist.dk til statisten.dk, som følger af de for ”.dk” fastsatte vilkår, og foranledige overdragelsen registreret hos den administra- -2- tor, som forvalter tildeling og overdragelse af domænenavne i danmark, subsidiært slette domænenavnet statist.dk hos den administrator, som forvalter tildelingen og overdragelse af domænenavne i danmark
5. betale statisten.dk 50.000 kr. med procesrente fra sagens anlæg den
6. januar 2010, subsidiært et efter rettens skøn fastsat mindre beløb. bravo har påstået frifindelse. statisten.dk magnus hansen og en medinteressent stiftede pr.
7. december 2004 interessentskabet stati- sten.dk, som via sin hjemmeside www.statisten.dk, som var oprettet den
8. juni 2003, drev virksomhed med formidling af persontyper til casting, reklame, kommunikation og marke- ting. interessentskabet blev opløst pr.
9. september 2007, hvorefter magnus hansen ifølge det oplyste videreførte virksomheden som et anpartsselskab, statisten.dk aps, som blev stif- tet den
10. november
11. med henblik på at finde persontyper til databasen reklamerede den da nystartede virk- somhed i 2004 på skoler, gymnasier og lignende med denne flyer: -3- som dokumentation for sin brug af statisten.dk har statisten.dk fremlagt diverse hjemme- sideopslag angivelig for perioden 2004-05, herunder ”dr søger ... er du supersvarer” med tilmeldingsfrist den
12. december 2004, ”boogie søger praktikant” med ansøgningsfrist den
13. december 2005, ”statister søges til krøniken” med optagelser i slutningen af april 2005, og ”historiefortællere til hca festivalen” med afholdelse fra den
14. august til
15. september
16. de fremlagte opslag er uden angivelse af url-adresse (hjemmesideadresse), hvilket ef- ter statisten.dk’s oplysninger skulle skyldes, at der er tale om udskrifter fra en gammel data- base. på opslagene har statisten.dk benyttet følgende figurlige kendetegn: den
17. juli 2007 har statisten.dk under nr. vr 2007 0248 hos patent- og varemærkestyrelsen fået registreret følgende figurmærke med teksten statisten.dk for klasserne 35, 38 og 41: statisten.dk har fremlagt udskrifter vedrørende sin markedsføring på google. under over- skriften ”alle online kampagner” har statisten.dk i perioden fra 2004 til 2009 haft følgende markedsføringsudgifter til google.dk: periode klik visninger samlet pris 16.08.04-15.08.05 12.654 1.461.008 22.491,04 kr. 16.08.05-15.08.06 38.150 11.127.688 61.176,34 kr. 16.08.06-15.08.07 45.560 26.485.100 68.140,17 kr. 16.08.07-15.08.08 26.845 4.120.079 31.090,60 kr. -4- 16.08.08-15.08.09 61.673 14.790.809 115.180,71 kr. statisten.dk oplyser endvidere i tidsrummet fra februar 2008 til november 2008 at have købt persontyper til statistdatabasen fra leads-leverandører for 293.209 kr. og fra call-centre for 914.727 kr. statisten.dk har endvidere i et ikke nærmere oplyst omfang benyttet et billede af den professionelle bokser mikkel kessler iført en t-shirt med teksten ”statisten.dk”. statist.dk bravo er et svensk selskab, som driver virksomhed med formidling via internettet af statister i bl.a. skandinavien. i sverige drives virksomheden på domænerne www.statist.se (oprettet den
18. april 2003) og www.statist.com (oprettet den
19. april 1998) og i norge på www.statist.no (oprettet den
20. juni 2006). med henblik på tilsvarende virksomhed i danmark købte bravo den
21. december 2006 domænenavnet www.statist.dk, som sælgeren eller en forgænger til denne havde oprettet den
22. juli
23. bravo fik aktiveret dette domæne i november 2008, hvor bravo markedsfør- te sin nystartede virksomhed statist.dk bl.a. ved indrykning af annoncer i metroxpress og i politiken, ved afholdelse af en åben casting i januar 2009 i københavn og ved udsendelse af en nyhedsmail den
24. september 2009 via biozonen (nordisk film). øvrige hjemmesider med brug af ordet statist eller lignende i dk hostmaster a/s’ ”whois database” findes følgende hjemmesider: statistbasen.dk (op- rettet den
25. marts 2007), statist1.dk (oprettet den
26. april 2007) og tist.dk (oprettet den
27. oktober 2007 med henvendelse pr. mail på st@tist.dk). sagen for klagenævnet for domænenavne efter at der havde været udvekslet mails mellem parterne, hvori magnus hansen fra stati- sten.dk havde rejst indsigelse mod markedsføringen på statist.dk, og efter at direktør mag- nus åberg fra bravo havde afvist indsigelsen under henvisning til, at statist.dk blot havde -5- kontaktet nogle filmselskaber med henblik på at tilbyde sine tjenesteydelser, klagede stati- sten.dk til klagenævnet for domænenavne med påstand om, at bravo blev pålagt at overføre domænenavnet statist.dk til statisten.dk, subsidiært at slette domænenavnet. af klagenævnet for domænenavnes afgørelse af
28. november 2009 fremgår, at der på hjemmesiden www.archive.org (internet archive wayback machine) fandtes en række arki- verede hjemmesider med adressen www.statisten.dk fra perioden
29. oktober 2004 til
30. maj 2008, herunder en hjemmeside dateret den
31. december 2004, der blev fremlagt i sagen. kla- genævnet gav ikke statisten.dk medhold i sine påstande med bl.a. følgende begrundelse: ”… klagerens virksomhed består navnlig i formidling af statister til brug i film, tv, reklamer o. lign., og betegnelsen "statisten.dk" har derfor som udgangspunkt ikke fornødent sær- præg til at kunne nyde beskyttelse som varemærke for klagerens virksomhed, jf. vare- mærkelovens § 13, stk. 1 og
32. det forhold, at klageren har registreret et figurmærke in- deholdende betegnelsen "statisten.dk", ændrer ikke herved, idet klager ved denne regi- strering alene har opnået eneret til brug af figurmærket i sin helhed og ikke til de enkelte dele — herunder orddelen — som indgår heri. … som sagen er oplyst, finder klagenævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at be- tegnelsen "statisten.dk" er således indarbejdet for klagerens virksomhed, at der herved er stiftet en varemærkeret for klageren til denne betegnelse. efter det oplyste om klagerens brug af betegnelsen "statisten.dk" som selskabsnavn og forretningskendetegn må det imidlertid antages, at klageren nyder en vis beskyttelse ef- ter markedsføringslovens § 18 og også gjorde det, da indklagede påbegyndte sin brug af domænenavnet "statist.dk" i november
33. … ved vurderingen af, om indklagede har overtrådt markedsføringslovens § 18, må der på den ene side lægges vægt på, at indklagedes domænenavn "statist.dk" — som indklagede på sin hjemmeside også anvender som forretningskendetegn — indeholder hovedparten af klagers virksomhedsnavn og forretningskendetegn, og at domænenavnet anvendes for samme type virksomhed som klagers virksomhed. det må dog på den anden side også indgå i vurderingen, at klagers kendetegn "statisten.dk" i høj grad er beskrivende for netop den type virksomhed, som drives af begge parter, og at lignende betegnelser efter det oplyste også anvendes af andre virksomheder i branchen. klageren kan derfor kun nyde en meget snæver beskyttelse efter bestemmelsen. efter en samlet vurdering finder klagenævnet, at indklagedes registrering og brug af do- mænenavnet "statist.dk" ikke indebærer en overtrædelse af markedsføringslovens §
34. indklagede er desuden forpligtet til at overholde god domænenavnsskik … som sagen er oplyst, finder klagenævnet ikke grundlag for at fastslå, at indklagedes registrering af domænenavnet "statist.dk" er sket med henblik på at snylte på det renommé, som er knyttet til klagers virksomhed, eller i øvrigt er retsstridig i forhold til klager. …” -6- forklaringer direktør i statisten.dk, magnus hansen, har bl.a. forklaret, at han er majoritetsanpartshaver og idémand til statisten.dk’s forretningskoncept. han startede i 2004 sammen med en kammerat statisten.dk som et interessentskab. i 2007 ophørte interessentskabet, og virksomheden blev videreført i et anpartsselskab med samme navn. der var et slip på lidt over en måned ved overgangen fra interessentskabet til anpartsselskabet, men driften fortsatte ændret. der var bl.a. nogle skattetekniske forhold, der skulle falde på plads. ved overgangen til anpartsselskabet blev datingvirksomheden scor.dk medanpartsha- ver. samarbejdet med scor.dk påbegyndtes i oktober 2007 og stod på i ca. 2½ år, indtil scor.dk udtrådte som medanpartshaver. statisten.dk’s logo blev i den forbindelse ændret til figuren af en mand, der springer frem, og med teksten statisten.dk. hjemmesiden www.statisten.dk blev taget i brug i
35. de fremlagte opslag, hvor der søges deltagere til dr’s supersvarerne, statister til tv-serien krøniken og historiefortællere til hca festivalen, er eksempler fra hjemmesiden. den udaterede flyer var statisten.dk’s første markedsføringstiltag og blev i 2004 omdelt på skoler, opsat i netto-forretninger mv. siden har statisten.dk markedsført sig på google. de oplyste markedsføringsudgifter til google.dk vedrører udelukkende statisten.dk og har intet med scor.dk at gøre. statisten.dk har betalt for kundeemner fra leads-leverandører og call-centre. leads er digitale netværk, hvor interesserede kan oprette en profil, såfremt de ønsker at være en del af statisten.dk. ved calls har en person samtykket i at blive kontaktet af statisten.dk vedrørende oprettelse af en profil. det er rigtigt, at der på statisten.dk’s poste- ringsoversigt for udgifter til leads og calls er en mellemregning med scor.dk, men udgifterne i øvrigt vedrører udelukkende statisten.dk. endelig har statisten.dk benyttet sig af radio- spots og onlinemarkedsføring på egen og samarbejdspartneres hjemmesider, herunder scor.dk. billedet af mikkel kessler med en t-shirt med teksten ”statisten.dk” og hans sø- ster er bragt i bl.a. se & hør og ekstra bladet. det tog nogle år at lære branchen at bruge statisten.dk som et billigt kvalitetsværktøj til casting af forskellige persontyper. fra 2007 var udviklingen imidlertid eksplosiv. i 2008 hav- de statisten.dk 50-55.000 medlemmer, og dette tal er nu fordoblet til ca. 105.
36. opgaverne -7- til medlemmerne er bredt fordelt og omfatter eksempelvis reklamer, tv-programmer, musik- videoer mv. statisten.dk har en restriktiv praksis, når det vedrører børn og pornografisk ma- teriale. der er fortsat tale om en nichebranche i danmark. www.statistbasen.dk, www.statist1.dk og www.tist.dk er ikke reelle konkurrenter. statistbasen.dk er en statisk side, og statist1 er en referencesite for indehaverens eget statistarbejde. de eneste reelle aktø- rer på markedet i danmark er foruden statisten.dk og bravo www.onlinecasting.dk og www.dask-online.dk. i starten af 2008 viste en medarbejder ham hjemmesiderne www.statist.se og www.statist.no, der lagde sig tæt op af deres egen hjemmeside. det er rigtigt, at en kollega på et tidspunkt i hans navn har benyttet www.statist.se. formålet hermed var imidlertid at søge efter overvægtige børn til en dansk kampagne, idet han og kollegaen fandt det uetisk at bruge danske børn til en sådan kampagne, hvor de kunne risikere at blive udsat for mob- ning. ellers søges der som udgangspunkt altid efter statister i nærområdet. han modtager jævnligt, formentlig hver
37. dag, henvendelser vedrørende forvekslin- ger mellem hjemmesiderne www.statisten.dk og www.statist.dk. mads korsgaard har bl.a. forklaret, at han har været ansat hos bravo siden september
38. bravos hjemmesider er ens for hele skandinavien, og han læste korrektur på den danske oversættelse. efterfølgende blev han tilbudt at fortsætte sit arbejde hos statist.dk. han er i dag ansvarlig for den daglige drift og markedsføringen af statist.dk. ved opstarten af statist.dk kendte han statisten.dk, der havde oprettet en profil hos sta- tist.se. statist.dk har ham bekendt ikke foretaget nogen kopiering af opslag fra statisten.dk, hvilket i øvrigt heller ikke ville give nogen mening, da der ikke derved opnås adgang til de bagvedliggende oplysninger. bravo opkøbte domænenavnene for ”statist” med henblik på ekspansion i hele nor- den, og de nationale landekoder ”.se.”, ”.no” og”.dk” viste sig mere populære end ”.com”. selskabet har i dag ca. 19.000 profiler i danmark, og 420 godkendte producenter. indehavere af profiler betaler et årligt beløb. producenterne kontakter selv den enkelte profil/person, og producenternes brug af statist.dk er gratis. herudover findes der stillingsopslag, i 2010 ca. 1.200 i danmark. et stillingsopslag kan omfatte alt fra én kat til 200 statister. -8- parternes synspunkter statisten.dk’s advokat har anført, at det må lægges til grund, at virksomheden statisten.dk har været drevet siden den
39. december 2004, først i interessentskabsform og siden i et anparts- selskab. direktør magnus hansen, der selv var aktiv i filmmiljøet, fik ideen til statisten.dk, og efter hans forklaring må det lægges til grund, at hjemmesiden www.statisten.dk blev ta- get i brug i 2004, hvilket også understøttes af de fremlagte hjemmesideopslag om deltagere til dr’s supersvarere og tv-serien krøniken, og at virksomheden også blev drevet i den korte overgangsperiode fra interessentskabets opløsning og indtil anpartsselskabets stiftelse. i dag er statisten.dk en større virksomhed, som har hjemmesiden www.statisten.dk som omdrej- ningspunkt, idet ca. 105.000 personer har deres profil på denne hjemmeside, hvor castere mv. kan søge efter bestemte persontyper. statisten.dk har den
40. juli 2007 uden indsigelser fået figurmærket med teksten sta- tisten.dk registreret hos patent- og varemærkestyrelsen for vareklasserne 35, 38 og
41. statisten.dk har endvidere erhvervet varemærkeret til statisten.dk gennem ibrugtagning. ordet statisten er den bestemte form af statist, og statisten.dk’s virksomhed er at stille en it- platform til rådighed for forskellige personers profiler og at formidle forskellige statistroller. der er således ikke tale om en virksomhed, som promoverer en bestemt statist, og stati- sten.dk besidder derfor tilstrækkeligt særpræg til at kunne opnå beskyttelse som ordmærke. under alle omstændigheder har ordmærket statisten.dk opnået særpræg ved indarbejdelse, således at det i den relevante omsætningskreds opfattes som et kendetegn for statisten.dk’s virksomhed. statisten.dk har således gennem en længere årrække markedsført sig over for den relevante kundekreds, herunder på google. derudover er der i 2008 afholdt betydelige udgifter til køb af kundeemner i form af leads og calls, og disse vedrører efter direktør mag- nus hansens forklaring udelukkende statisten.dk, der i øvrigt også har benyttet sig af andre former for markedsføring, herunder billedet med mikkel kessler iført en t-shirt med teksten ”statisten.dk”. de tjenesteydelser, som udbydes på bravos hjemmeside statist.dk er de samme som dem, der udbydes på statisten.dk’s hjemmeside, og bravos brug af hjemmesiden statist.dk er derfor vildledende for forbrugerne, ligesom den medfører risiko for forveksling. efter en -9- helhedsvurdering er det ikke forskel på statist og statisten, og den forskel, der består i tilfø- jelsen af den bestemte form ”-en”, ændrer ikke på ordets visuelle eller lyd- eller begrebs- mæssige udtryk. skulle retten nå til, at statisten.dk ikke er beskyttet som varemærke, gøres det subsidi- ært gældende, at statisten.dk har kendetegnsbeskyttelse efter markedsføringslovens §
42. bravo har ved registrering og ibrugtagning af domænet statist.dk snyltet på statisten.dk’s goodwill og renommé og forsøgt at tilegne sig statisten.dk’s markedsposition og kunde- kreds. bravos domænenavn statist.dk er endvidere i strid med god domæneskik, jf. domæne- lovens § 12, idet bravo ved sin ibrugtagning af denne hjemmeside for en tilsvarende virk- somhed havde kendskab til statisten.dk’s hjemmeside. at bravo bruger lignende domæne- navne i de andre skandinaviske lande, må i den forbindelse være uden betydning. statisten.dk’s krav på vederlag og erstatning kan passende opgøres til i alt 50.000 kr. bravos advokat har anført, at det påhviler statisten.dk at godtgøre, at statisten.dk har indar- bejdet statisten.dk som varemærke for formidling af statistydelser, eller at bravo har handlet i strid med god domæneskik. bravo har siden 1999 drevet virksomhed i sverige og norge med formidling af sta- tistjobs ved brug af domænenavnene www.statist.se, der blev registreret i 2003, www.statist.no, der blev registreret i 2006, og www.statist.com, der blev registreret i
43. registreringen og ibrugtagningen af det danske domænenavn www.statist.dk må anses for at ligge i naturlig forlængelse af bravos virksomhed i sverige og norge, idet det fra begyn- delsen har været bravos hensigt at drive sin virksomhed i hele skandinavien. hjemmesiden www.statist.dk blev taget i brug i november 2008, og at den opnåede succes, skyldtes navnlig, at den danske hjemmeside kunne bygge på bravos erfaringer fra sverige og norge. bravo har endvidere fra opstarten i 2008 og gennem 2009 markedsført sin danske hjemmeside i gratisavisen metroxpress, i politiken mv. både statist og statisten er almindelig beskrivende ord for statistydelser, og ordet stati- sten har derfor ikke i sig selv tilstrækkeligt særpræg til at kunne beskyttes som forretnings- kendetegn. statisten.dk’s registrering af et figurmærke, hvori teksten statisten.dk indgår, medfører ikke i sig selv nogen beskyttelse af ordet statisten. registreringen af statisten.dk - 10 - som selskabsnavn ændrer heller ikke herved, idet der ved registrering af selskabsnavne ikke stilles krav om særpræg. der er da også flere hjemmesider, der gør brug af den beskrivende betegnelse statist el- ler variationer heraf, herunder statistbasen.dk, statist1.dk og tist.dk (med henvendelse til st@tist.dk). det er udokumenteret, at disse hjemmesider ikke også skulle udbyde statistydel- ser. klagenævnet for domænenavne har da også i sin afgørelse lagt til grund, at kendetegnet statisten.dk ”i høj grad er beskrivende for netop den type virksomhed…” såfremt stati- sten.dk blev indrømmet eneret til det beskrivende ord statisten, ville konkurrenter blive stil- let urimeligt ringe og reelt kunne blive holdt uden for markedet for statistydelser. statisten.dk har ikke godtgjort, at statisten.dk har indarbejdet statisten.dk som beteg- nelse for sin virksomhed. det afgørende tidspunkt for bedømmelsen af, om der er sket ind- arbejdelse heraf, er november 2008, hvor bravo påbegyndte sin markedsføring af statistydel- ser på www.statist.dk. statisten.dk’s markedsføringsomkostninger fra efter november 2008 er således uden relevans, ligesom det er ganske udokumenteret, hvad de angivne udgifter reelt vedrører. navnlig kan betaling for leads og calls, selv hvis det lægges til grund, at disse betalinger ikke vedrører den anden hjemmeside scor.dk, ikke bidrage til indarbejdelse af sta- tisten.dk som varemærke. fremlæggelse af oplysninger om markedsføringsudgifter dokumenterer i øvrigt i sig selv ikke nogen indarbejdelse af et bestemt kendetegn. der savnes fuldstændig oplysning om markedsandele, salgs- og omsætningstal og bekendthedsgrad, hvortil kommer, at markeds- føringsomkostningerne er af begrænset størrelse. bravos registrering og brug af domænenavnet statist.dk kan ikke betegnes som illoyal over for statisten.dk. bravo har alene anvendt den danske variant af det domænenavn, som bravo har brugt i sverige og norge. der er således på ingen måde tilstræbt nogen snyltning på statisten.dk’s renommé. sø- og handelsrettens afgørelse kendetegnet statist eller i bestemt form statisten i sammensætning med .dk må i forhold til begge parters virksomhed anses for en beskrivende betegnelse, hvortil der kun kan erhver- - 11 - ves varemærkeret gennem ibrugtagning og påfølgende indarbejdelse af kendetegnet som mærke for den pågældende vare eller tjenesteydelse. det henstår efter bevisførelsen som noget uklart, hvornår statisten.dk har taget kende- tegnet statisten.dk i brug. registreringen af statisten.dk som virksomhedsnavn for et interes- sentskab i december 2004 og senere for et anpartsselskab indebærer ikke i sig selv nogen ibrugtagning som varemærke. den hjemmeside fra
44. december 2004, der er gengivet i kla- genævnets afgørelse, viser brug af domænenavnet statisten.dk som adresse, men ikke som varemærke. de fremlagte opslag vedrørende deltagere til forskellige programmer i dan- marks radio indeholder ingen url-adresse eller andre angivelser vedrørende deres ydre fremtræden, og oplysningen om, at der på google har været markedsført online kampagner, viser heller ikke noget om brugen af dette kendetegn. efter direktør magnus hansens forklaring blev logoet med figuren af en mand, der springer frem, og med teksten statisten.dk, taget i brug i 2007 i forbindelse med indled- ningen af samarbejdet med scor.dk, men der foreligger ikke oplysninger, som nærmere kan belyse anvendelsen af dette mærke eller det andet figurmærke, som statisten.dk lod registre- re i
45. retten finder herefter, at statisten.dk ikke har løftet sin bevisbyrde for, at kendetegne- ne statisten og statisten.dk gennem indarbejdelse havde opnået særpræg som kendetegn for statisten.dk’s varer og tjenesteydelser på det tidspunkt, da bravo tog domænenavnet www.statist.dk i brug. idet varemærkeloven er den specielle lov om forretningskendetegn, kan den generelle regel om kendetegnsbeskyttelse i markedsføringslovens § 18 ikke føre til noget andet resul- tat. under hensyn navnlig til bravos forudgående brug af tilsvarende domænenavne i sve- rige og norge findes der heller ikke grundlag for at antage, at bravo har tilsidesat god do- mænenavnsskik som omhandlet i domænelovens §
46. bravos påstand om frifindelse tages herefter til følge. efter sagens resultat, værdi, karakter og omfang skal statisten.dk betale 25.000 kr. i sagsomkostninger til dækning af bravos udgift til advokatbistand. - 12 - thi kendes for ret bravo se frifindes. statisten.dk aps skal inden 14 dage betale 25.000 kr. i sagsomkostninger til bravo se. sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a. karin schou andersen michael b. elmer ole lundsgaard andersen (retsformand) (sign.) ___ ___ ___ udskriftens rigtighed bekræftes p.j.v. sø- og handelsretten, den
47. april 2011