- udskrift af sø- og handelsrettens dombog ────────── den 18. september 2001 kl. 10.00 blev af retten i sagen v-0033-99 viacom international inc. a corpo- ration of the state of delaware (advokat chri

§ 46, stk.

3,

1. pkt. den
2. maj 2000 indgav motorola hovedinterventionsstævning. sagen blev domsforhandlet den
3. august
4. viacoms brug og registrering af unplugged af mtv's pressemeddelelse fra
5. november 1989 fremgår at mtv den
6. november 1989 vil sende et nyt program "mtv unplugged" i usa: "mtv to premiere "mtv unplugged" on november 26, mtv's first acoustic music series "... mtv gives viewers a sneak premiere into the january 1990 programming line-up with the premiere of "mtv unplugged", mts's first acoustic music series. the 30 minute pilot will air on mtv: music television in sunday, november 26 at 10pm... in "mtv unplugged", artists turn off their smoke machines, unplug their amplifiers, and get back to basics, with some pure, unadulterated rock 'n' roll. the series will showcase the work of some of today's top artists as well as introduce some of the stars of tomorrow." viacom søgte den
7. november 1993 varemærkeret til unplugged i united states patent and trademark office for klasse 9 (videooptagelser af tv-udsendelser og musikoptagelser), klasse 25 (t-shirts) og klasse 41 (underholdning). ansøgningen blev offentliggjort den
8. oktober 1994, det vil sige cirka 2 måneder efter at motorola søgte varemærkeregistrering af ordet unplugged i danmark. af registreringen fremgår bl.a. at unplugged er registreret således: - 4 - "for: pre-recorded videos featuring entertainment and applicant's television programs: musical sound recordings in class 9 (u.s. cl. 36) first use 7-0-1991; in commerce 7-0-
9. for: t-shirts, in class 25 (u.s. cl. 39). first use 2-0-1993; in commerce 2-0-
10. for entertainment services namely an ongoing television series featuring acoustic performances by musicians and bands, in class 41 (u.s. cl. 107) first use 11-28-1989, in commerce 11-25-1989" viacom har desuden varemærkeregistreringer af unplugged i klasse 4 (lys), klasse 21 (krus) og klasse 16 (sangbøger). af kendelse af
11. oktober 1992 fra patentankenævnet vedrørende registrering af et figurmærke videomusic, hvori mtv networks var klager, anføres det i mtv's indlæg at mtv i danmark pr.
12. juli 1991 havde tilsluttet 561.185 forbrugere, og at tallet pr.
13. marts 1991 var øget til 647.
14. en del er tilsluttet via kabel-tv, f.eks. havde ktas kabel tv 230.000 forbrugere. tallet skulle derfor efter mtv's opfattelse øges. desuden skulle der efter samme opfattelse tages hensyn til at hver husstand gennemsnitligt består af 2-3 personer, således at antallet af seere til programmet var væsentlig høje- re. i en pressemeddelelse fra
15. august 1991 oplyste mtv at mtv unplugged ville blive sendt i holland indtil
16. juni
17. efter ansøgning af
18. januar 1994 fik viacom den
19. august 1994 registreret figurmærket mtv music television i klasse 38 (dansk varemærkeregistrering vr 05.424 1994). med ansøgningsdato den
20. marts 1995 fik viacom den
21. maj 1996 registreret ordmærket mtv i klasse 38 og 41 (dansk varemærkeregistrering vr 03.055 1996). det fremgår af tv-programmer fra berlingske tidende fra den
22. februar 1996 og den
23. marts 1996 samt af jyllands postens tv-program fra den
24. marts 1996 at tv-ka- - 5 - nalen mtv de pågældende dage sendte programmer kaldet "unplugged - mariah carey" og "lenny cravitz - unplugged". der har under sagen været fremlagt og dokumenteret avisomtaler af programmet "mtv unplugged". der er i artiklerne henvist til programmerne som "mtv unplugged" og et kunstnernavn efterfulgt af "unplugged" (eller omvendt). endvidere er ordet unplugged anvendt til beskrivelse af akustisk musikfremførelse og som titel på det pågældende program. avisartiklerne er fra perioden november 1989 til december 1993 og stammer fra udenlandske aviser, hovedsagelig amerikanske, f.eks. billboard, new york times, ro- lling stone, usa today, washington post, the times. programmerne bliver i artiklerne omtalt særdeles positivt. meget kendte kunstnere har deltaget i programmerne fx poul mccartney, eric clapton, mariah carey, elton john, sting, poul simon, roxette og annie lennox. der er ifølge artiklerne udgivet cd'er og videoer med optagelser fra programmet, hvor "unplugged" indgår som en del af titlen, f.eks. optagelser med eric clapton, mariah carey og poul mccartney. det fremgår ligeledes at mtv modtager royalty ved salg af cd'er og videoer fra programmerne. programmet og musikudgivelserne er blevet nomineret til og har modtaget priser inden for tv- verdenen og musikverdenen. i en artikel i billboard fra den
25. august 1992 omtales at koncerter med annie lennox, joe cocker og was (not was) blev optaget på montreux jazz festivalen til episoder af mtv unplugged. det angives at programmet med annie lennox ville blive sendt i usa den
26. august
27. programmet ville senere blive sendt på mtv i australien, brasilien, europa og asien. det fremgår af en artikel i music & media fra den
28. januar 1993 at der på mtv europe ville blive sendt et "mtv unplugged programme" med roxette den
29. februar. i en artikel i music & media fra den
30. marts 1993 baseret på et interview med en ansat hos mtv europe omtales at "unplugged"-programmerne med roxette og joe cocker blev optaget i europa fordi kunstnerne er mere kendte her. programmet med roxette blev lavet i samarbejde med svensk tv. - 6 - motorolas registrering af unplugged motorola har efter ansøgninger den 24., 25.,
31. august 1994,
32. september 1994 og
33. februar 1995 opnået registrering af varemærkeret i klasse 9 til ordmærket un- plugged i benelux-landene, schweiz, spanien, italien og frankrig. i sverige har motorola efter ansøgning den
34. august 1993 opnået varemærkeret til varemærket: "it's time for the true unplugged, choose your colour, get your number free". varemærket er registreret med disclaimer for teksten bortset fra "unplugged". motorola har endnu ikke taget varemærket unplugged i brug. andre oplysninger det fremgår af en søgning på databasen på "us patent & trademark office" foretaget den
35. maj 1999 at der fand- tes 16 forekomster af unplugged i 12 varemærker. blandt de nævnte forekomster er der både varemærker som består af unplugged alene, og varemærker hvor unplugged er en del af mærket. varemærkerne er registreret bl.a. i klasserne 9, 11, 15, 16 og
36. nogle af mærkerne tilhører viacom. procedure viacoms anbringender ordet "unplugged" er suggestivt for fremførelse af musik med akustiske instrumenter. det beskriver ikke tjeneste ydelsens art og beskaffenhed og er således ikke deskrip- tivt. ordet har opnået varemærkebeskyttelse i det engelsksprogede usa og må så meget desto mere være registrerbart i danmark. med hensyn til titelbeskyttelse henvises til kommenteret varemærkelov

§ 4. bl.a.

fremgår af det fremlagte at roxette, som også har optrådt i danmark, optrådte på mtv i marts 1993. på grund af kendthedsgraden af viacoms mærke var motorola i ond tro om viacoms varemærkeret til unplugged ved indgivelsen af varemærkeansøgningen, jf.

§ 15, stk.

3, nr. 3. da der er vareartslighed, fører denne bestemmelse til at registrering skal nægtes. da unplugged må anses for at være "vitterlig kendt", og da motorolas brug af viacoms "unplugged" er udtryk for en utilbørlig udnyttelse af et ældre varemærkes særpræg eller renommé, er registrering af samme ord som varemærke for motorola også udelukket efter

§ 15, stk.

4, jf. stk. 2. patentankenævnets anbringender der er ikke lighed mellem viacoms tv-show med akustisk musik og apparater til radio- og telekommunikation som ikke er apparater til gengivelse af tv-programmer. som hovedregel kan der ikke være lighed mellem en tjenesteydelse og en vare, jf. kommenteret varemærkelov

§ 15, stk.

1 kan ikke føre til afslag på motorolas ansøgning om registrering. der foreligger ikke varelighed som beskrevet i § 15, stk. 1 nr. 1. der er ikke risiko for forveksling, herunder antagelse af at der er en forbindelse mellem motorolas unplugged og viacoms unplugged, jf.

§ 15, stk.

1, nr. 2: varerne er ikke af samme eller lignende art. det er ikke godtgjort at mtv unplugged blev sendt i danmark før 1996, eller at viacom iøvrigt havde taget ordet "unplugged" i brug som varemærke i danmark før 1996. op- lysninger om hvor mange husstande som kunne modtage tv- kanalen mtv, viser ikke at modtagerne så kanalen eller programmet "mtv unplugged", og heller ikke at "unplugged" har været markedsført som varemærke. danske aviser fra 1991 med fjernsynsprogrammer findes endnu og kunne have været fremlagt som dokumentation for den hævdede brug af ordet i danmark. sagsøgeren har heller ikke godtgjort at unplugged var velkendt i danmark på ansøgningstidspunktet. for at et mærke kan anses for velkendt, kræves en bekendthedskvalitet som rækker ud over det sædvanlige, jf. kommente- ret varemærkelov

§ 15, stk.

4, nr. 2. registrering af varemærkeret for motorola er ikke udelukket efter

§ 15, stk.

4, nr. 1, da viacom ikke har en varemærkeret der er omfattet af beskrivelsen i § 15, stk. 2. det er ikke sandsynliggjort at motorola på registreringstidspunktet var klar over eller burde være klar over at viacom førte unplugged frem som varemærke i usa. hertil kommer at der ikke er tale om varer og tjeneste ydelser af samme eller lignende art.

§ 15, stk.

3, nr. 3 finder derfor ikke anvendelse. motorolas anbringender motorola har i tilslutning til patentankenævnets argumentation anført: bestemmelsen i

§ 15, stk.

1 kan ikke udelukke registrering. viacom har ikke dokumenteret at produkterne er af samme eller lignende art. motorola producerer ikke fjernsyn og radioer, og sådanne produkter er ikke omfattet af motorolas varemær- keansøgning. ved vurderingen må det ligeledes tages i betragtning at der er forskel på aftagerkredsen af viacoms fjernsynsudsendelse og motorolas satellitudstyr. bortset fra mobiltelefonerne kan udstyret ikke købes af private. på denne baggrund kan tv- programmet og radio- og telekommunikationsudstyr ikke anses som værende af samme eller lignende art. betingelserne for anvendelse af

§ 15, stk.

4, nr. 1 eller 2 er ikke opfyldte. det er ikke dokumenteret at der er varelighed, eller at unplugged er et velkendt mærke i danmark.

§ 15, stk.

3, nr. 3 kan ikke udelukke registrering. det er ikke dokumenteret at motorola var i ond tro om viacoms udenlandske varemærkeret. der er som nævnt ikke lighed mellem tjensteydelserne og varer- ne. viacom er blevet opfordret til at dokumentere at have stiftet varemærkeret til - 11 - unplugged i danmark, men har ikke opfyldt provokationen. viacom har ingen registre- ret varemærkeret i danmark, og derfor kan der kun væ- re tale om en eventuel varemærkeret stiftet ved brug i danmark. det bestrides at viacoms brug i danmark er sket forud for indgivelsen af motorolas varemærkeansøgning. viacom har bevisbyrden for at der ved brug er opstået en vare- mærkeret. der er alene fremlagt tv-programmer fra 1996 til dokumentation for brug i danmark. tv-programmerne er imidlertid efter motorolas ansøgning om registrering af varemærkeret til unplugged hvorfor de er uden betydning for sagen. viacoms bruger ordet "unplugged" i ordets almindelige almindelige betydning. det angiver at et elektrisk apparat er uden strømforbindelse, dvs. for musikinstrumenters vedkommende at de anvendes akustisk. betegnelsen er beskrivende i den sammenhæng hvori viacom benytter den. derfor kan viacom ikke have stiftet varemærkeret ved brug. sø- og handelsrettens afgørelse den almindelige betydning af det engelske ord "unplugged" er at stikket er trukket ud, eller at stikproppen er fjernet fra stikdåsen. indenfor rock- og popmusikområdet anvendes ordet til at betegne fremførsel af musik under anvendelse af instrumenter der ikke er tilsluttet elektrisk strøm. ordet kan ikke anses for at være deskriptivt, hverken for musikudsendelser eller for de apparater som er omfattet af motorolas varemærkeansøgning, men må anses for associativt og egnet til et begrænset beskyttelsesområde. det kan videre lægges til grund at viacom i slutningen af 1989 i usa begyndte at sende tv-programmer i hvis titel indgik ordet "unplugged". programmet blev sendt i de følgende år, og i 1994 indgav viacom ansøgning om varemærkeret til unplugged i usa. ansøgningen blev offentliggjort den 18. oktober 1994. motorola ansøgte om varemærkeret til unplugged i danmark den 26. august 1994. det fremlagte bevismateriale der især består af udklip fra udenlandske aviser, viser ikke hvilken brug viacom har gjort af ordet "unplugged" i danmark, eller om det var - 12 - kendt i danmark og i så fald i hvilken grad. de fremlagte tv-programmer fra danske aviser vedrører pe- rioden efter motorolas varemærkeansøgning, hvorfor dis- se ikke kan tillægges betydning. det er således ikke godtgjort at viacom ved brug havde erhvervet varemærkeret i danmark til unplugged på det tidspunkt der er afgørende for sagen, tidspunktet for motorolas ansøgning den 26. august 1994. hertil kommer at det ikke kan antages at de af viacom udbudte tjenesteydelser på tidspunktet for motorolas varemærkeansøgning i danmark var af samme eller lignen- de art som motorolas kommunikationsapparater. der er heller ikke grund til at antage at der var risiko for forveksling eller en antagelse af forbindelse mellem mærkerne. der foreligger derfor ikke registreringshindring efter

§ 15, stk.

1. der foreligger heller ikke registreringshindringer efter

§ 15, stk.

3, nr.

1. som anført kan det ikke antages at de af viacom udbudte tjenesteydelser på tidspunktet for motorolas varemærkeansøgning i danmark var af samme eller lignende art som motorolas kommuni- kationsapparater. det kan på grundlag af det fremlagte materiale ikke antages at unplugged for musikudsendelser på ansøgningstidspunktet var velkendt eller vitterlig kendt i dan- mark. det er derfor ikke nødvendigt at tage stilling til om motorolas benyttelse af unplugged i givet fald ville indebære en udnyttelse af et renommé eller omdøm- me der måtte tilkomme viacoms mærke for tjenesteydelser. da det som nævnt ikke er antageligt at viacom på tids- punktet for motorolas ansøgning havde erhvervet ret til unplugged her i landet ved brug, foreligger der ikke re- gistreringshindringer efter bestemmelserne i varemærke- lovens § 15, stk. 4, nr. 1 eller nr.
2. herefter tages patentankenævnets og motorolas påstande til følge. thi kendes for ret - 13 - patentankenævnet frifindes for den af viacom international inc. nedlagte påstand. den af patentankenævnet den
3. januar 1999 trufne afgørelse i sagen j.nr. v 42/96 vedrørende betegnelsen unplugged stadfæstes. i sagsomkostninger betaler viacom international inc. inden 14 dage 25.000 kr. til patentankenævnet og 20.000 kr. til motorola inc. jens feilberg bjarne møgelhøj klaus stampe tønnes pedersen (sign.) udskriftens rigtighed bekræftes p. j. v. sø- og handelsretten, den