sø- og handelsrettens dombog

- udskrift af sø- og handelsrettens dombog ────────── den

1. januar 2000 kl. 10.00 blev af retten i sagen v-0122-97 oy karl fazer ab (advokat lars karnøe) mod støvring bolcher a/s (advokat kim munk-petersen) hovedintervenient: trimex c. nielsen gmbh & co. kg (advokat christian theodor kjølbye) afsagt sålydende d o m: sagens hovedspørgsmål er om sagsøgeren oy karl fazer ab i medfør af eksportreglen i varemærkelovens § 4, stk. 3, nr. 3 kan forbyde støvring bolcher a/s at sælge bolcher til - 2 - hovedintervenienten trimex c. nielsen gmbh & co. kg i poser med varemærket tyrkisk peber. karl fazer har nedlagt følgende påstande:
2. det forbydes støvring bolcher fortsat at emballere, oplagre og eksportere varer i et vareudstyr svarende til det i bilag 1 afbildede eller andre vareudstyr påført de karl fazer tilhørende varemærker perelly og/eller tyrkisk peber eller mærker der er kvasi-identiske hermed, herunder türkisch pfeffer.
3. støvring bolcher skal til karl fazer betale et af retten fastsat vederlag og erstatning for udnyttelsen af karl fazers varemærke.
4. støvring bolcher skal destruere eksisterende lagre af emballage som vist i sagens bilag 1 eller andre emballager påført de karl fazer tilhørende varemærker perelly og/eller tyrkisk peber eller mærker der er kvasi-identiske hermed, herunder türkisch pfeffer.
5. støvring bolcher skal anerkende at det af karl fazer ved fogedretten i aalborg ved kendelse af
6. september 1997 nedlagte forbud er lovligt gjort og forfulgt og godtgøre karl fazer de med forbudets nedlæggelse og justifikationssagens gennemførelse forbundne omkostninger. støvring bolcher har påstået frifindelse. støvring bolcher har nedlagt selvstændig påstand om at karl fazer skal anerkende at eksport af bolcher fra danmark i poseemballeret stand under varemærket türkisch pfeffer til trimex' forretningssted i tyskland alene med henblik på afsætning i tyskland ikke er i strid med karl fazers varemærkerettighed ifølge vr 01.560 1986 (tyrkisk peber perelly) og vr 2577 1997 (tyrkisk peber). støvring bolcher har endvidere nedlagt påstand om at karl fazer skal betale sagsomkostninger i forbudssagen inkl. kæremålet til vestre landsret. trimex har nedlagt påstand om at karl fazer skal anerkende at eksport af bolcher fra danmark i poseemballeret stand under varemærket türkisch pfeffer til trimex' for retningssted i tyskland alene med henblik på afsætning i tyskland ikke er i strid med karl fazers - 3 - varemærkerettighed ifølge vr 1560 1986 (tyrkisk peber perelly) og vr 2577 1997 (tyrkisk peber). karl fazer har over for de selvstændige påstande nedlagt påstand om frifindelse. sagens bilag 1 er en pose med salmiaklakridsbolcher. på forsiden af posen står på blå bund med hvide og gule bogstaver: ekstra hot tyrkisk peber nedenunder på gennemsigtig bund er i en gul cirkel vist en ildsprudende turbanklædt person der holder en rund genstand mellem tommel- og pegefinger. forneden står på blå bund perelly med særlig skrift idet p'et rækker ind over -erelly. endvidere er der et flamme lignende billede i p'ets stamme. et r i en cirkel angiver at perelly er registreret varemærke. ud for perelly er vist et dansk flag hvorunder er anført "qualität aus dänemark". på posens bagside står bla. perelly med den særlige skrift med flamme i p'et og türkisch pfeffer. det oplyses at importøren er trimex i harrislee. varemærket perelly med den særlige skrift er registreret første gang den
7. maj 1968 efter ansøgning af
8. december 1967 (vr 1478 1968). det er et figurmærke og er registreret for klasse
9. det tilhører karl fazer. i klasse 30 er endvidere registreret et figurmærke tyrkisk peber perelly den
10. juli 1986 efter ansøgning den
11. juli 1984 (vr 1560 1986). mærket indeholder perelly med den særlige skrift med flamme i p'et, hvorunder står tyrkisk peber. neden under er vist en formentlig ild- sprudende pjerrotlignende eller turbanklædt person i en cirkel hvorom står "for den gode smag" på dansk, tysk, engelsk og svensk. i personens hovedbeklædning står perelly med den særlige skrift og med flamme i p'et. mær ket tilhører karl fazer. mærkerne vr 1478 1968 og vr 1560 1986 tilhørte oprindelig sukkervarefabrikken perelly a/s i støvring. karl fazer overtog aktiemajoriteten og varemærkerne i
12. senere har karl fazer ladet ordmærket tyrkisk peber registrere (vr 2577 1997). - 4 - trimex, der var eneforhandler for tyskland af bl.a. tyrkisk peber indtil 1996, har i tyskland registreret et varemærke perelly türkisch pfeffer i klasse 30 (nummer 1070396, indført den
13. november 1984). det viser perelly med den særlige skrift hvorunder står türkisch pfeffer. endvidere er vist den ildsprudende turbanklædte person svarende til figuren beskrevet ovenfor under beskrivelsen af bolcheposen. det er oplyst at karl fazer har søgt om registrering af et mærke for tyrkisk peber i tyskland. sagen er ikke afsluttet. det oplyses i et brev af
14. april 1985 fra sukkervarefabrikken perelly til trimex at fabrikken havde anvendt perelly i ca. 10 år før det blev registreret i
15. af referat af et møde angivelig den
16. december 1985 mellem kaj hansen, trimex og repræsentanter for sukkervarefabrikken perelly fremgår bl.a. at der i tyskland verserede en sag mellem sukkervarefabrikken og dækproducenten pirelly om retten til mærket perelly. af referatet ses også at trimex ikke havde betalt for de klicheer som sukkervarefabrikken havde fået lavet til det tyske marked. til gengæld havde fabrikken ikke betalt noget til registreringer, retssager eller bøder. i brev af
17. marts 1989 fra advokat kurt skovlund der repræsenterede karl fazer, til perelly a/s' advokat hedder det "at der bør udarbejdes en komplet og fyldestgørende fortegnelse over samtlige de immaterielle rettigheder - herunder naturligvis specielt varemærker - som sukkervarefabrikken perelly a/s er indehaver af..." det samme fremgår af brev af
18. april 1989 fra samme til sukkervarefabrikken perelly a/s. i closing-memorandum af
19. maj 1989 vedrørende karl fa zers køb af aktier i sukkervarefabrikken perelly a/s af peder og allan fjeldsten vedrørende et møde den
20. maj 1989 hvori også deltog finn vedsted hedder det at sukkervarefabrikken perelly a/s ikke havde udarbejdet den ønskede liste over bl.a. varemærker. det blev oplyst at selskabets registrering af varemærket tyrkisk peber i vesttyskland var foretaget af trimex. perelly a/s havde afholdt alle omkostninger i forbindelse med registreringen "og sælgerne gik ud fra som givet, at det således tysk indregistrerede varemærke ubetinget tilhørte perelly, men sælgerne ønskede dog ikke at indestå herfor". af en oversigt over sukkervarefabrikken perelly a/s' aftaler fremgår for tyskland "trimex gmbh. importselskab for lekkerland i slesvig-holsten. primær distribution - grænsekiosker - sekundært det tyske marked. har registreret vores varemærke tyrkisk peber i tyskland. ingen skriftlige aftaler iøvrigt". - 5 - af en "agenda" formentlig vedrørende møde den
21. april 1991 mellem sukkervarefabrikken perelly a/s og brdr. a & e petersen a/s er under tyskland anført perelly. med håndskrift står der ud for dette "es war das
22. mal über unser warenzeichen mit dem neuen firmeninhaber geredet" formentlig skrevet af kaj hansen. produktionen af tyrkisk peber blev i september 1994 flyttet til a/s nordic candy i kolding. i brev af
23. oktober 1994 fra dette selskab til lekkerland nord gmbh & co. kg henvises til møde mellem nordic candy, lekkerland og kaj hansen om en forhandleraftale. i brevet hedder det at det er en forudsætning for en forhandleraftale at det tyske varemærke 1 070 396 bliver overført til nordic candy. på brevet har kaj hansen skrevet "nein! vertrag wurde nie unterzeichnet". på et udkast fra nordic candy til forhandleraftale har kaj hansen skrevet "no" ud for en passus om at a/s perellys varemærkerettigheder tilfalder nordic candy. i et udkast til aftale udarbejdet af trimex og lekkerland hedder det: "... perelly verpflichtet sich, trimex die süsswaren in der von trimex vorgeschriebenen ausstattung/konfektionierung zum zwecke des vertriebs in vertragsgebiet zu liefern. dabei sind insbesondere die von trimex vorgebegenen bezeichnungen (warenzeichen) zu verwerden... trimes ist inhaberin des deutschen warenzeichen (bildzeichen) nr. 1070396 "perelly türkisch pfeffer" ... trimex verpflichtet sich, unter diesem warenzeichen keine anderen als die von perelly gelieferten süsswaren zu vertreiben. im übrigen unterliegt trimex keiner vertriebs- oder bezugsbeschränkung. ..." trimex har i interventionsstævningen bl.a. oplyst at trimex er et datterselskab i den tyske lekkerland-koncern. samarbejdet med sukkervarefabrikken perelly begyndte i
24. trimex varetog markedsføringen i tyskland og afholdt samtlige markedsføringsomkostninger. produktionen i kolding hos nordic candy blev i december 1995 flyttet til finland. samhandlen - 6 - mellem karl fazer og trimex ophørte i
25. i forbindelse hermed skrev karl fazer den
26. april 1997 til trimex at man havde indpakningsmaterialer liggende. "this material is as you know exclusive for trimex because of the private label nature of our business". karl fazer forventede at trimex købte materialet, ialt 595.000 poser til en værdi af 78.069 fim. det er oplyst at trimex har søgt om registrering af turkish pepper gennem madrid-protokollen med danmark som designeret land. ansøgningen blev afslået i 1998 på grund af mærkets forvekslelighed med tyrkisk peber. efter at karl fazer havde konstateret salg af den oven- for beskrevne pose i tyskland gjorde selskabet indsigelse mod støvring bolchers eksport af bolcher under mærket tyrkisk peber m.v. karl fazer begærede forbud nedlagt. af aalborg fogedrets kendelse af
27. september 1997 fremgår at administrerende direktør finn vedsted, støvring bolcher har forklaret... "at han i 1986 tiltrådte som økonomichef hos sukkervarefabrikken perelly a/s. man var fuldt bekendt med, at trimex havde varemærket vedrørende tyrkisk peber indregistreret i tyskland, men man valgte fra sukkervarefabrikkens side at holde lav profil af hensyn til det fortsatte samarbejde. sukkervarefabrikken perelly a/s indkøbte emballagen og trimex betalte for det færdige produkt. efter oy karl fazer ab's overtagelse af sukkervarefabrikken perelly a/s ophørte produktionen pr.
28. december 1994, hvor den blev overflyttet til kolding. den blev i 1995/96 overført til finland. i maj måned 1996 fik vidnet en henvendelse fra trimex med opfordring til at producere tyrkisk peber, idet trimex ikke ønskede at aftage produktet fra oy karl fazer ab. støvring bolcher a/s erhvervede fra oy karl fazer ab de gamle fa- brikslokaler og produktionsudstyr, som i sin tid blev benyttet af sukkervarefabrikken perelly a/s. trimex er aktionær i støvring bolcher a/s. bolcheproduktet tyrkisk peber bliver solgt i 400 grams poser til grænsehandel. herudover leveres 100 grams poser til det øvrige tyske marked med varemærket turkish pheffer. vidnet forestod administrationen af varemærkerne under sin ansættelse i sukkervarefabrikken perelly a/s. trimex er den største kunde hos støvring bolcher a/s. der er tale om en årlig omsætning på ca. 2 mill. kr. af tyrkisk peber produktet i 400 grams posen. med et dækningsbidrag på 43,3% er der tale om en årlig fortjeneste på 850.000-900.000 kr. der foreligger en 5-årig aftale med trimex." fogedretten bestemte: - 7 - "... det forbydes rekvisitus, støvring bolcher a/s, fortsat at emballere, at fremstille eller lade fremstille, lagre og forhandle, herunder eksportere, varer i emballage svarende til den i vedhæftede bilag 1 afbildede eller andre emballager påført de af rekvirenten tilhørende va- remærker perelly og/eller tyrkisk peber eller mærker, der kan forveksles hermed. den af rekvirenten, oy karl fazer ab, nedlagte påstand om beslaglæggelse tages ikke til følge. ..." under kæremål der blev afgjort ved kendelse af
29. november 1998, afgav karl fazer og trimex der var interveneret i kæresagen, følgende proceserklæringer: "...at benyttelsen af betegnelsen türkisch pfeffer i danmark vil indskrænke sig til alene at gælde eksportbrug, således at de pågældende varer dermed ikke sælges eller markedsføres i danmark, eller i det hele taget kommer i berøring med et dansk købende publikum i danmark." "...fremover at afstå fra i danmark at benytte betegnelsen tyrkisk peber i forbindelse med eksportbrug (således som det har været tilfældet for såvidt angår 400 grams poser)." kaj hansen forklarede... "at trimex blev grundlagt i 1977 og i dag er største importør af skandinavisk sukkerprodukter m.v. i tyskland. fra 1984 blev produktet tyrkisk peber solgt på det tyske marked. indtil da var produktet kun blevet solgt i grænsehandelen. i forbindelse med markedsføringen i 1984 lod trimex en designer udarbejde et logo til brug for salget på det tyske marked, og dette logo blev registreret for trimex i tyskland, jf. bilag i. der kom indsigelser fra dækfirmaet pirelly, som medførte en retssag i tyskland, som trimex vandt. perelly a/s blev løbende holdt orien- teret om denne retssag. perelly a/s's direktør, peder fjelsten, var klart gjort opmærksom på, at trimex betragtede sig som ejer af det varemærke, der var registreret i tyskland. trimex blev først efterfølgende orienteret om overdragelsen af virksomheden til fazer ab. trimex blev ikke kontaktet af fazer ab. vidnet deltog i et møde den
30. april 1991 med en repræsentant for et af fazers datterselskaber, brdr. a & e. petersen a/s, og finn vedsted. trimex tilkendegav at være interesseret i en langvarig distributionskontrakt på mindst 10 år. under - 8 - den forudsætning var trimex indstillet på at sælge varemærket til fazer/-nordic candy, som dog kun tilbød en 3-årig kontrakt. trimex udarbejdede et udkast til kontrakt, som blev forelagt a/s nordic candy i 1991 og igen i
31. på det sidstnævnte tidspunkt var ejerforholdene i trimex ændrede, og de nye ejere ville ikke sælge varemærket. perelly forelagde trimex et andet kontraktudkast, som trimex ikke kunne acceptere. samhandlen mellem fazer/nordic candy a/s og trimex fortsatte indtil
32. samarbejdet ophørte navnlig fordi fazer/nordic candy a/s krævede en stor prisstigning (på 18%). trimex ejer nu 14% af støvring bolcher. vidnet erindrer ikke, at perelly skulle have betalt for varemærkeregistrering i tyskland i 1984, eller at peder fjelsten, gjorde indsigelser over for trimex' tilkendegivelse om at være ejer af varemærket. vidnet opfatter ikke trimex som agent for perelly, men trimex købte og solgte i eget navn. de poser, som blev anvendt til det tyske marked, var påført navnet trimex og tysk varedeklaration. tyrkisk peber produceres ikke i tyskland, fordi anvendelse af så højt et salmiakindhold ikke er tilladt efter tysk lov, hvorimod import af produkterne er tilladt. det er muligt at importere uemballerede produkter, men der er problemer blandt andet som følge af luftfugtighed. siden forbuddet er produkterne blev emballeret et andet sted end hos kærende." finn vedsted forklarede supplerende... "at han nu er fratrådt sin ansættelse i støvring bolcher a/s. han fratrådte den
33. maj 1998 og afhændede samtidig sin aktiepost. inden han blev ansat som økonomichef i perelly a/s, var han fra 1982 revisor for virksomheden. produktionen af tyrkisk peber startede i
34. produktet blev da solgt i dåser med henblik på salg i løs vægt. ret hurtigt udviklede det sig til at blive virksomhedens største produkt. i 1986 udgjorde omsætningen af produktet ca. 6 mio. kr. omkring 1978-79 påbegyndtes eksport. det var vistnok i 1984, eksporten til tyskland startede. trimex betalte for registreringen af varemærket i tyskland, men i forbindelse med, at perelly refunderede trimex nogle sagsomkostninger vedrørende sagen mod pirelly, refunderede perelly også nogle udgifter til varemærkeregistreringen i tyskland. første gang, diskussionen om ejerskabet til det tyske varemærke kom op, var i forbindelse med fazers overtagelse af aktiemajoriteten i perelly a/s. forhandlingerne mellem perelly a/s og trimex startede i 1987, men man rettede først henvendelse til trimex efter aktiesalget i
35. man indkaldte til et møde i støvring, hvor man blandt andet diskuterede løsningsmodeller vedrørende varemærkeretten. trimex tilkendegav, at man muligvis ville være med til, at fazer kunne overtage det tyske varemærke i forbindelse med en samarbejdskontrakt. disse drøftelser fortsatte på årlige møder frem til
36. poserne med 400 gram blev udelukkende solgt til trimex. da fogedforbuddet blev nedlagt, holdt man op med at emballere produktet hos - 9 - kærende. i perioden, indtil vidnet fratrådte, blev produktet emballeret i udlandet." vestre landsret stadfæstede forbudet. karl fazer har anført at selskabet ved overtagelsen af perelly samtidig i god overensstemmelse med varemærkelovens § 2, stk. 2 overtog alle varemærkerettigheder, her- under tyrkisk peber med den ildsprudende turbanklædte person. de af støvring bolcher benyttede varemærker er klart forvekslelige med karl fazers mærke, også selvom tyrkisk peber er skrevet på tysk. det er væsentligt den samme udformning med samme typer og med samme figur. varen er den samme, så støvring bolchers erhvervsmæssige benyttelse af mærkerne er i strid med varemærkelovens § 4, stk.
37. brugen til eksport er også erhvervsmæssig. det fremgår af varemærkelovens § 4, stk. 3, nr.
38. eksportreglen har været gældende ret siden varemærkeloven af 1959, jf. herved s. 101-102 i betænkning nr. 199 af
39. der er ingen grund til at drage reglen eller dens rækkevidde i tvivl. den er blevet kaldt dubiøs, men den er gældende ret i danmark og i andre lande, jf. ef-varemærkedirektivets art. 5