sø- og handelsrettens dombog

udskrift af sø- og handelsrettens dombog afsagt den

1. august 2002 sag: v 85/2000 max mara fashion group s.r.l (advokat hans henrik skjødt) mod blues aps (advokat johan løje) dom der skal tages stilling til, om max mara fashion group s.r.l. (i det følgende: max mara) skal dømmes til at lade varemærkerne i blues og blues club udslette af varemærkeregistret på grund af manglende reel brug, eller om max mara omvendt kan kræve, at blues aps ud- sletter sit selskabsnavn i erhvervs- og selskabsstyrelsen og får forbud mod at anvende vare- mærket blues original og domænenavnet bluesoriginal.dk. max maras varemærker max mara har i 1979, henholdsvis i 1986, fået ordmærkerne i blues, henholdsvis blues club registreret for klasse 25, der omfatter beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklæd- ning. endvidere er der i 1988 for samme vareklasse sket registrering af et figurmærke, hvori ordene blues club indgår. varemærkerne, som i en række lande anvendes for eksklusivt dametøj, men ikke for herretøj, blev i mange år ikke brugt i danmark. indtil den
2. december 1996 har max mara ad 5 gange i årene 1995 og 1996 til 5 for- skellige detailhandlere solgt i alt 199 beklædningsgenstande og tasker under mærket blues club, og efter den
3. december 1996 har max mara til 1 detailhandler i århus solgt i alt 41 - 2 - beklædningsgenstande under dette mærke i tidsrummet fra den
4. januar 1997 til den
5. sep- tember
6. mærket i blues har ikke været anvendt forud for den
7. december 1996, og efter denne dato har max mara til 1 detailhandler i det nordlige københavn solgt 490 beklæd- ningsgenstande under dette mærke i tidsrummet fra den
8. august 1998 til den
9. marts
10. til belysning af de pågældende detailhandleres salg af de indkøbte varer under de an- givne mærker er der under sagen fremlagt 11 annoncer i størrelsen 45 x 100 mm i berlingske tidende fra juli til december 2000, hvori den nævnte københavnske forhandler reklamerer med særtilbud på bl.a. ”i blues” og ”i blues club” med rabatter på 20 %, 50 % og i ét til- fælde op til 70 %. blues aps’ selskabsnavn og varemærke ifølge erhvervs- og selskabsstyrelsen har det sagsøgte selskab fået sit nuværende navn blues aps ved en vedtægtsændring af
11. januar 1995, som er registreret den
12. februar
13. allerede forinden, den
14. december 1994, var der indgivet ansøgning til patent- og va- remærkestyrelsen om registrering af ordmærket blues original for vareklasse
15. efter at blues aps’ varemærkeagent til støtte for registreringen havde henvist til de registrerede va- remærker blues club, triumph blues, paris blues, house of blues og b.b. blues bar, frafaldt patent- og varemærkestyrelsen sit modhold af mærket i blues og registrerede blues origi- nal som ansøgt. det er ubestridt, at blues aps har taget blues original i brug for herretøj i maj 1995 og for dametøj i februar
16. forklaringer der er afgivet forklaring af bl.a. mogens jørgensen og jens geppel. mogens jørgensen har forklaret, at han er indehaver af og direktør for blues aps. han har selv fundet på blues-navnet, som han valgte, fordi det er smukt og let at sige på alle sprog. han kendte godt max mara, men ikke mærkerne i blues og blues club. han blev først bekendt med disse mærker i forbindelse med registreringssagen fra patent- og varemærke- styrelsen. - 3 - han begyndte i 1994/1995 med den første blues original herrekollektion. i 1998 kom den første blues original damekollektion. blues original har været markedsført massivt på megabillboards, i tv, i blade og ved direkte markedsføring. der er anvendt mellem 23 og 25 mio. kr. på markedsføring af blues original i tiden fra
17. der er 6 blues original forretninger i danmark, sverige og island. 3 af forretningerne drives på franchisebasis. jens geppel har forklaret, at han er direktør for illum. han forhandler blues original og har kendt blues aps, siden selskabet begyndte i 1994/
18. blues original markedsføres gennem kampagner og kataloger og sælges også i en shop in shop i magasin. blues original er absolut meget kendt i danmark. han kender max mara og i blues mærket. han er aldrig stødt på blues club. han har aldrig overvejet, om der skulle være nogen sammenhæng mellem i blues og blues original, da det er to vidt forskellige tøjstile. blues original har en god stil, som er deres egen, det er ikke en kopi af i blues. påstande max mara har nedlagt påstand om, at det forbydes blues aps at anvende kendetegnene blues og blues original ved salg og markedsføring af beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbe- klædning, subsidiært af sådanne genstande til kvinder og piger, og at anvende domænenav- net bluesoriginal.dk. endvidere er der nedlagt påstand om, at blues aps skal lade varemærket blues original udslette i patent- og varemærkestyrelsen, subsidiært for beklædningsgenstan- de, fodtøj og hovedbeklædning til kvinder og piger, og lade sit selskabsnavn udslette i er- hvervs- og selskabsstyrelsen. endelig påstås blues aps dømt til at betale 150.000 kr. med nærmere angivne renter. blues aps har påstået frifindelse og har nedlagt selvstændig påstand om, at max mara skal anerkende, at registreringen af varemærkerne i blues og blues club skal udslettes af patent- og varemærkestyrelsen. anbringender - 4 - max maras advokat har anført, at blues aps’s brug af betegnelsen blues i sit selskabsnavn og af mærket blues original for beklædningsgenstande krænker max maras registrerede vare- mærker i blues og blues club. der er både mærke-lighed og vareartslighed. selskabs- navnet blues og blues original er forvekslelige med i blues og blues club. det kan ikke tillægges betydning, at blues original er blevet registreret i patent- og varemærkestyrelsen, da dette må skyldes en fejl. blues aps skal betale max mara et rimeligt vederlag for den uberettigede udnyttelse af varemærkerne. vederlaget kan passende fastsættes til 150.000 kr. det bestrides, at max maras rettigheder til i blues og blues club er bortfaldet på grund af manglende brug i danmark. max maras brug af i blues og figurmærket blues club opfylder brugspligten i varemærkelovens §
19. brugen af figurmærket blues club medfører, at også ordmærket blues club betragtes som brugt i danmark, da ordene blues club indgår som en væsentlig del af figurmærket. både registreringen af selskabsnavnet blues aps og af domænenavnet bluesoriginal.dk udgør en krænkelse af max maras varemærkeret og af markedsføringslovens §
20. blues aps’ advokat har anført, at blues aps kan kræve ordmærket i blues samt ord- og fi- gurmærket blues club udslettet efter varemærkelovens § 25, sammenholdt med § 61, stk. 3, idet det ikke er dokumenteret, at max mara har overholdt sin brugspligt til mærkerne. max mara har ikke haft nogen rimelig grund til ikke at påbegynde brugen af i blues og blues club i danmark. max mara markedsfører alene dametøj, hvorfor brugspligten i hvert fald ikke er opfyldt for så vidt angår herretøj. selskabsnavnet blues aps og domænenavnet bluesoriginal.dk udgør ikke en krænkelse af max maras varemærker. max maras eventuelle ret til at kræve selskabsnavnet udslettet ef- ter anpartsselskabslovens § 2 er bortfaldet ved passivitet, da der er gået mere end 5 år siden registreringen i 1995, uden at max mara har gjort indvendinger. blues aps anvender i øvrigt ikke kendetegnene blues alene. blues original er ikke forveksleligt med i blues og blues club. mærkerne adskiller sig visuelt, auditivt og betydningsmæssigt. der er ikke dokumentation for, at der sker for- veksling mellem mærkerne til skade for max mara. for så vidt angår blues aps’ herrekollek- tion er der end ikke varekollision. max mara er ikke berettiget til vederlag og erstatning. sø- og handelsrettens afgørelse - 5 - varemærkeloven gennemfører rådets første direktiv af
21. december 1988 om indbyrdes til- nærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (89/104/ef), og varemærkeloven skal derfor så vidt muligt fortolkes i overensstemmelse med dette direktiv. direktivet er ud- færdiget med hjemmel i den dagældende ef-traktats artikel 100 a om det indre marked og tilsigter en harmonisering af medlemsstaternes materielle varemærkeret. efter
22. betragtning i direktivets præambel bevarer medlemsstaterne fuldt ud deres fri- hed til at fastsætte procedureregler vedrørende registrering, udløb eller ugyldighed med hensyn til mærker, der er erhvervet ved registrering, og medlemsstaterne har fortsat mulig- heden for at fastsætte konsekvenserne af, at et mærke kendes ugyldigt. det fremgår af den
23. betragtning i præamblen, at medlemsstaterne skal angive ugyldighedsgrunde på udtøm- mende vis. efter
24. betragtning må det for at reducere antallet af varemærker, der er registre- ret og beskyttet i fællesskabet, og derved antallet af konflikter imellem disse, kræves, at de registrerede mærker rent faktisk bruges, idet mærket i modsat fald fortabes, og medlemssta- terne skal have mulighed for at træffe bestemmelse om, at et mærke ikke gyldigt kan påbe- råbes i et krænkelsessøgsmål, hvis det som følge af en protest fastslås, at indehaveren heraf kan fortabe sine varemærkerettigheder. såfremt indehaveren ikke inden 5 år har gjort reel brug af varemærket i den pågæl- dende medlemsstat for de varer, for hvilke det er registreret, skal varemærket efter direkti- vets artikel 10, stk. 1, underkastes de i direktivet fastsatte sanktioner, medmindre der fore- ligger skellig grund til, at brug ikke har fundet sted. for så vidt angår varemærker, der er re- gistreret før den dato, hvor direktivets bestemmelser om brugspligt er sat i kraft for den på- gældende medlemsstat, anses den i artikel 10, stk. 1, nævnte 5-års periode efter artikel 10, stk. 4, litra b, for tidligst at være påbegyndt på denne dato. efter direktivets artikel 11, stk. 1, kan et varemærke ikke erklæres ugyldigt på grund af et bestående, ældre varemærke, med- mindre kravene om brug i bl.a. artikel 10, stk. 1 og 4, er opfyldt. efter artikel 12, stk. 1, kan indehaveren af et varemærke fortabe sine rettigheder, når der inden for en periode på 5 år ikke i den pågældende medlemsstat er gjort reel brug af mærket for de varer, for hvilke det er registreret, og der ikke foreligger skellig grund til manglende brug. fortabelse af et vare- mærke kan dog ikke gøres gældende, såfremt reel brug af varemærket påbegyndes i tiden mellem udløbet af 5-års perioden og tidspunktet for indgivelse af begæring om fortabelse. disse bestemmelser er gennemført ved varemærkelovens §§ 25 og 28, stk. 2, nr.
25. efter disse bestemmelser kan registreringen af et varemærke ophæves, hvis indehaveren heraf ik- ke inden 5 år har gjort reel brug af mærket for de varer, for hvilke det er registreret, med- mindre der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted. for varemærker, der er - 6 - registreret før den
26. december 1991, påbegyndes den nævnte 5-årsperiode ifølge varemær- kelovens § 61, stk. 3, den
27. januar 1992, således at varemærket skal være taget i reel brug se- nest den
28. december
29. efter § 28, stk. 3, kan krav om ophævelse af et varemærke på grund af manglende brug ikke gøres gældende, hvis reel brug af varemærket påbegyndes i tiden mellem udløbet af 5-årsperioden og tidspunktet for indgivelse af begæring om ophæ- velse. påbegyndelse af brug inden for de seneste 3 måneder forud for begæringens indgivel- se tages ikke i betragtning, såfremt forberedelserne til påbegyndelse eller genoptagelse først indledes, når indehaveren har fået kendskab til, at der eventuelt vil blive indgivet begæring om ophævelse. da ordmærket i blues og ord- og figurmærket blues club var registreret før den
30. december 1991, skulle disse mærker i overensstemmelse med lovens og direktivets regler have været taget i reel brug senest den
31. december
32. i blues blev imidlertid ikke taget i brug forud for dette tidspunkt. for så vidt angår blues club er der forud for denne dato ifølge de fremlagte fakturaer alene ad 5 gange til 5 forskellige detailhandlere afgivet, hvad der må betegnes som stakitordrer (ordrer på enkelte stykker af enkelte varer i enkelte størrel- ser) på et beskedent samlet antal varer, hvoraf nogle har været beklædningsgenstande, mens et uoplyst antal varer har været tasker. der foreligger ikke oplysninger om de pågældende detailhandleres videresalg af varerne, herunder om de har markedsført de indkøbte beklæd- ningsgenstande og tasker under mærket blues club. retten finder herefter, at max mara heller ikke har gjort reel brug af ord- og figurmærket blues club inden udløbet af fristen herfor i varemærkelovens § 61, stk.
33. varemærkelovens § 4 må i lyset af varemærkedirektivets artikel 11, stk. 1, fortolkes så- ledes, at et yngre varemærke ikke krænker et ældre, kolliderende varemærke, når indehave- ren af det ældre varemærke ikke har overholdt de krav om brug, der følger af varemærkelo- vens § 25, sammenholdt med § 61, stk.
34. blues aps har således ved at tage sit registrerede varemærke blues original i brug for dametøj i februar 1998 ikke krænket max maras rettig- heder til varemærkerne i blues og blues club. således som sagen er forelagt, skal retten ikke tage stilling til, om blues aps’ brug af varemærket blues original for herretøj i tidsrum- met fra maj 1995 og indtil den
35. december 1996 har udgjort en krænkelse af max maras va- remærkerettigheder. blues aps frifindes herefter for max maras påstande. begæringen om ophævelse af max maras varemærkeregistreringer er fremsat i blues aps’ svarskrift af
36. september
37. salget ad 3 gange i 1997 af i alt 41 beklædningsstykker mærket blues club til 1 forhandler i århus findes af de samme grunde som anført ovenfor - 7 - ikke at indebære en reel brug af dette mærke. salget til 1 detailhandler i det nordlige køben- havn i tidsrummet fra den
38. august 1998 til den
39. marts 2000 af i alt 490 beklædningsgen- stande under mærket i blues findes under hensyn til de manglende oplysninger om skete videresalg og til oplysningerne om, at disse varer – eksklusivt dametøj – af denne forhandler er videresolgt med betydelige rabatter på 20 %, 50 % og helt op til 70 %, heller ikke at inde- bære nogen reel brug af mærket for max maras varer. det bemærkes herved, at den køben- havnske detailhandlers annoncering i vidt omfang er sket i tidsrummet fra kort før til nogle måneder efter, at blues aps den
40. september 2000 nedlagde påstand om udslettelse af max maras varemærkeregistreringer. max mara findes ikke at have haft rimelig grund til ikke at gøre reel brug af sine varemærker. mærkerne bruges for de samme varer og ligner hinanden, da ordet blues er det do- minerende mærkeelement. herefter, og idet blues aps har foretaget en omfattende og særdeles bekostelig mar- kedsføring af sit varemærke blues original og således har retlig interesse i, at max maras kol- liderende varemærker i blues og blues club udslettes, tager retten blues aps’ påstand om udslettelse af disse til følge. thi kendes for ret max mara fashion group s.r.l. skal anerkende, at registreringen af varemærkerne vr 1980 01368 i blues, vr 1988 00101 blues club og vr 1990 01470 blues club skal udslettes af patent- og varemærkestyrelsen, og skal inden 14 dage efter denne doms afsigelse betale 45.000 kr. i sagsomkostninger til blues aps. ole jahn elmer søren jensen udskriftens rigtighed bekræftes sø- og handelsretten, den p.j.v.