(1)ctmr requires the opponent to put forward and prove all the facts on which his opposition is based. thus, the opponent bears the burden to show, within the period he has for completing the substantiation of his opposition, that the actual or future use of the application has caused, or is likely to cause, detriment to the distinctiveness or the repute of the earlier mark, or that it has taken, or is likely to take, unfair advantage thereof.” ‐ 11 ‐
- a)ordet prince er ikke i sig selv specielt særpræget eller eksklusivt. der er som påvist en række andre mærker med prince på det danske marked. prince anvendes almindeligvis for at antyde noget kongeligt eller på anden måde ophøjet og er således anprisende.
- b)en renommékrænkelse ville forudsætte at varen har en særlig høj kvalitet, pålidelighed eller luksuspræg. prince‐cigaretterne har hverken usædvanlig høj kvalitet, status eller pris og har derfor ikke renommé i lovbestemmelsens forstand. en krænkelse af et renommé forudsætter at anvendelsen af det lignende mærke for andre varer ville være krænkende, nedsættende eller upassende i forhold til det ældre mærke. et mærke for en kiks er ikke i stand til at være krænkende osv. for et cigaretmærke; tværtimod vil de fleste producenter af levnedsmidler nødigt sættes i forbindelse med et sundhedsskadeligt produkt som en cigaret. prince for kiks kan ikke drage utilbørlig fordel af prince for cigaretter. der er ikke knyttet en særlig værdi til cigaretmærket. der består ingen særlig forbindelse mellem de to slags varer sagen drejer sig om, således at ”brand extension” af cigaretmærket ville være naturlig eller blot mulig. der kendes ikke eksempler på at et cigaret‐ eller tobaksmærke har foretaget brand extension til fødevarer. i øvrigt har forbuddet mod tobaksreklamer som konsekvens at tobaksmærker ikke må bruges for andet end tobak.
- c)at et velkendt mærkes særpræg kan skades, forudsætter at det velkendte mærke kun indehaves af og kontrolleres af en virksomhed således at andre virksomheder ikke også anvender det identiske mærke. på det danske marked anvendes mærket prince som nævnt også af andre end house of prince.
- d)der består ikke et renommé der kan skades af general biscuits’ varemærke. en skade på renommé ville foreligge hvis brugen af general biscuits’ varemærke gengav house of princes varemærke i en obskøn, nedsættende eller upassende sammenhæng eller hvis mærket blev brugt på en måde som er uforenelig med house of princes varemærkes specielle image. noget sådant foreligger ikke. om ankenævnets afgørelse bemærkes at nævnet har misforstået reglerne når det anføres at registreringstidspunktet skulle være afgørende. ankenævnets begrundelse er ‐ 12 ‐ fuldstændig intetsigende og strider mod forvaltningslovens § 24, stk. 1, 2. pkt. general biscuits nedlægger dog ikke påstand om ugyldighed. endelig har ankenævnet overset general biscuits’ subsidiære påstand ved sagens behandling for ankenævnet, svarende til den subsidiære påstand i den foreliggende sag. ankenævnet har anført at nævnets kendelse af 30. november 2006 er lovlig og gyldig af de af ankenævnet anførte grunde. kendelsen lider ikke af formelle mangler. ankenævnet har i kendelsen berettiget lagt vægt på registreringstidspunktet frem for ansøgningstidspunktet ved vurderingen af varemærket princeʹs velkendthed. under alle omstændigheder har det ingen betydning om der er lagt vægt på registreringstidspunktet og ikke ansøgningstidspunktet for general biscuits bestrider ikke at varemærket prince er velkendt for cigaretter såvel på ansøgnings‐ som på registreringstidspunktet. ankenævnet har henvist til de relevante retsregler i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. nævnet har i sin begrundelse forholdt sig til de af general biscuits ansøgte vareklasser 29, 30 og 32. afgørende for om general biscuits’ varemærke skal registreres, er om brugen af det yngre varemærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på house of princes ældre varemærkes særpræg eller renommé. kravet om utilbørlighed er et objektivt krav der ikke forudsætter at udnyttelsen er tilsigtet af den krænkede part. kravet forudsætter blot at det yngre mærkes brug af det velkendte (ældre) mærke giver en indbygget opmærksomhedseffekt. det er således end ikke et krav at house of prince skal dokumentere at kundekredsen tidligere har skabt en forbindelse mellem mærkerne. det er tilstrækkeligt at det sandsynliggøres at dette kan blive tilfældet, jf. ohimʹs opposition guidelines punkt 5.3.4. varemærket prince er godtgjort at være et særdeles stærkt mærke det er derfor lettere at opfylde betingelserne i varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, end det ellers ville være tilfældet. ankenævnet skal ikke påvise at der foreligger en faktisk og aktuel krænkelse af det ældre varemærke, men blot kunne fastslå at der foreligger en risiko (her som i det følgende forstås ved risiko en reel eller ikke hypotetisk risiko) for utilbørligt udnyttelse eller skade, jf. præmis 40 i spa‐finders‐dommen, dom af 25. maj 2005 i sagen t‐67/04. ‐ 13 ‐ vedrørende
- a)og b), utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg og renommé, bemærkes at ”brand extension” som nævnt af ankenævnet kan forekomme. prince‐cigaretter og general biscuits’ produkter købes typisk i de samme butikker, uanset om det er i supermarkeder, kiosker eller på tankstationer, ligesom de begge indtages i nydelsessituationer. der foreligger således en risiko for utilbørlig udnyttelse. ankenævnet bestrider ikke at der en betydelig forskel i varerne, men formålet med varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 4, er jo netop at give indehaveren af et velkendt varemærke en udvidet beskyttelse også for andre varekategorier. såfremt bestemmelsen var udelukket fra at finde anvendelse alene under henvisning til den begrundelse at der ikke var tale om sammenlignelige varer der ikke kunne købes i samme købssituation, ville bestemmelsens anvendelsesområde være betydeligt indskrænket. det må antages at prince‐cigaretter har en høj kvalitet og et luksuspræg. før indførelsen af den særlige lovgivning vedrørende reklame for tobaksvarer i 2001 blev prince‐cigaretterne således i vidt omfang markedsført som en luksusvare i modsætning til eksempelvis corner og north state. begrænsningen i adgang til markedsføring af tobaksvarer medfører naturligvis ikke at et tobaksmærke ikke har krav på samme varemærkeretlige beskyttelse som alle andre varemærker.
- c)ved skade på det ældre varemærkes særpræg forstås den skade der kan opstå, når det ældre varemærke ikke længere kan skabe en umiddelbar forbindelse til de varer, som det er registreret og anvendes for. denne risiko omfatter således det ældre varemærkes ʺudvandingʺ eller ʺgradvise svinden bortʺ igennem en opløsning af varemærkets identitet og bekendthed i offentlighedens bevidsthed, jf. ef‐domstolens dom af 22. marts 2007 i sag t‐215/03 (varemærket vips), præmis 37. på det danske marked findes en gyldig registrering af ordmærket prince som house of prince ikke ejer, nemlig varemærkeregistreringen vr 1986 021181, som benyttes for ketsjere, registreret af prince sports group inc. i henhold til samtykke fra house of prince. derudover har der været en udløbet registrering af ordmærket prince uden tilføjelse af andre ord. house of prince a/s har således en eksklusiv position i danmark med hensyn til ordmærket, og som nævnt ovenfor er der en risiko for utilbørlig udnyttelse eller skade af det ældre varemærke, såfremt det tillades general biscuits at registrere det samme ordmærke som house of prince. ‐ 14 ‐
- d)med hensyn til spørgsmålet om skade på det ældre varemærkes renommé skal blot anføres at prince er et af de mest kendte og udbredte mærker i danmark. general biscuits’ anvendelse af mærket prince vil kunne medføre en opfattelse hos forbrugerne om at der er samhørighed mellem produkterne. når et varemærke er særdeles velkendt, består der ligeledes efter praksis beskedne krav til sammenhængen mellem produktgrupperne og der skal ikke meget til at det antages at der hos de relevante kundegrupper skabes en forestilling om en sammenhæng mellem produkterne som må føre til at det fastslås at der foreligger en utilbørlig brug i forhold til house of princes mærkes særpræg og renommé. der henvises til u 1997.795 shd (after eight), u 1991.697 h (coca‐cola) og chevy‐dommen, dom af 14. september 1999 i sag c‐375/97, der i præmis 30 bl.a. i forbindelse med bemærkning om den nationale rets undersøgelse af om den anden betingelse i direktivets artikel 5, stk. 2, nemlig at der uden skellig grund påføres det ældre mærke skade, anfører at jo større varemærkets særpræg og renommé er, desto lettere vil en skade kunne antages at foreligge. det bør derfor fastslås at der er en risiko for skade på prince’s renommé hvis det tillades general biscuits at markedsføre sine kiks mv. under prince: house of princes produkt med tilknyttede livsstilsassociationer og eksklusive karakter devalueres ved en samtidig markedsføring af general biscuits’ ikke eksklusive produkt under mærket prince rettet mod børn, unge og voksne i andre nydelsessituationer. en imødekommelse af general biscuits’ principale påstand indebærer at prince skal registreres i klasse 29, 30 og 32. det gør det muligt for general biscuits at benytte mærket for en lang række forskellige varer ud over kiks med kakaofyld, og dermed vil der opstå en meget større risiko for at der påføres det ældre varemærke skade mv. også hvis den subsidiære påstand følges vil der være tale om en væsentlig udvidelse i forhold til den hidtidige anvendelse af prince fra general biscuits’ side. house of prince har i tilslutning til ankenævnets argumentation anført at identiteten mellem de to mærker øger risikoen for utilbørlig udnyttelse af eller skade på prince‐ mær‐kets særpræg eller renommé. prince har over en meget lang årrække været og er fortsat et særdeles velkendt og velrenomméret varemærke her i landet og i skandinavien, både blandt rygere og ikke‐rygere. prince har været på markedet i 50 år, har været ‐ 15 ‐ genstand for en intens markedsføring, salget er omfattende og sker fra mange butikker, og bekendthedsgraden er så høj i danmark at man næppe kan komme højere i praksis. velkendtheden må føre til at beskyttelsesniveauet eller beskyttelsesintensiteten skal lægges højt. for et højt niveau taler også identiteten mellem mærkerne. det kan ikke føre til en anden vurdering at prince anvendes for et sundhedsskadeligt produkt. det er rigtigt at der er et vist anprisende element i navnet, lidt ”røgelse”, men det ændrer ikke ved det forhold at mærket har særpræg. prince er så velkendt og har et sådant renommé at der foreligger en uafviselig formodning for at general biscuits’ registrering og anvendelse af prince for kiks og andre varer i klasse 29, 30 og 32 vil indebære risiko for utilbørlig udnyttelse af eller skade på prince‐mærkets særpræg eller renommé.
- a)og
- b)ved vurderingen af om der foreligger en utilbørlig udnyttelse af eller skade på prince‐mærkets særpræg eller renommé, skal der foretages en helhedsbedømmelse af alle relevante forhold såsom prince‐mærkets styrke og indarbejdelse, sammenfaldet mellem mærkerne, vareområder, omsætningskanaler, brugssituation, produkternes karakter af mærkevarer. kravet om utilbørlig udnyttelse er ikke subjektivt (udnyttelseshensigt). den utilbørlige udnyttelse etableres ved risikoen for at publikum på grund af det ældre mærkes velkendthed foretager en associering til dette når det yngre mærke vises eller omtales. kravet opfyldes ved mærkeindehaverens påvisning af en ikke hypotetisk risiko for utilbørlig udnyttelse af eller skade på prince‐mærket. der er berøringsflader mellem produkterne: begge er nydelses‐ og næringsmidler, de befinder sig i og sælges via de samme salgskanaler og nydes ofte i samme situationer. det øger risikoen for at der associeres på en måde der medfører risiko for at general biscuits’ mærke medfører en utilbørlig udnyttelse af det særpræg det renommé der er knyttet til house of princes mærke. ”renommé” henviser til en særligt høj kvalitet, pålidelighed eller luksuspræg, men også til velkendthed, kvalitet og omdømme. prince er uanset de risici der kan være forbundet med tobaksrygning, et anerkendt kvalitetsprodukt blandt cigaretrygere. det er blevet markedsført som et livsstilsprodukt for yngre mennesker og opfylder som sådan bestemmelsens renommékrav.
- c)der er en risiko for at general biscuits’ mærke vil kunne skade det særpræg der er knyttet til house of princes mærke. skadevirkningen vil være udvanding af prince‐ mærket eller risiko herfor således at dets evne til at identificere house of princes ‐ 16 ‐ cigaretprodukter nedsættes i forbrugernes bevidsthed. det er tilstrækkeligt at prince‐ mærket for cigaretter er dominerende. det behøver ikke at være det eneste. et prince‐ mærke for ketchere er således uden betydning for sagens afgørelse.
- d)der er en risiko for at general biscuits’ mærke prince vil kunne skade det renommé der er knyttet til house of princes prince‐mærke, bestående i risiko for udvanding og i at købere opfatter general biscuits’ anvendelse af prince‐betegnelsen som en brand extension i strid med tobaksreklameloven. rettens begrundelse og resultat efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, er et varemærke udelukket fra registrering hvis varemærket er identisk med eller ligner et ældre dansk varemærke efter stk. 2, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når det ældre varemærke er velkendt her i landet, og brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé. parterne er naturligvis enige om at det ældre ordmærke prince for cigaretter mv. er identisk med det senere ordmærke prince for kiks mv., og de er også enige om at der ikke er vareartslighed mellem de produkter for hvilke mærkerne er registreret. registreringen af prince for kiks er således kun udelukket hvis en af følgende betingelser er opfyldt: 1. brugen af prince for kiks vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg, eller 2. brugen af prince for kiks vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes renommé, eller 3. brugen af prince for kiks vil skade det ældre varemærkes særpræg, eller 4. brugen af prince for kiks vil skade det ældre varemærkes renommé. det påhviler indehaveren af det ældre mærke at sandsynliggøre at et af de under 1.‐4. nævnte forhold foreligger. selv om såvel kiks som cigaretter falder ind under den overordnede kategori nærings‐ og nydelsesmidler, er der på grund af det velkendte forhold at tobaksrygning er skadeligt for helbredet, hvilket ikke er tilfældet for kiks eller andre produkter inden for klasserne 29, 30 og 32, ikke en risiko af betydning for at et mærke for kiks vil kunne ‐ 17 ‐ udnytte, endsige utilbørligt udnytte, det renommé som det identiske mærke for cigaretter har. der vil ud fra samme betragtning heller ikke kunne forekomme skade på det ældre varemærkes renommé. som nærings‐ og nydelsesmiddel ligger en kiks ganske fjernt fra det sundhedsskadelige nydelsesmiddel tobak, og der er efter rettens kendskab til og vurdering af afsætningsforhold ikke grund til at antage at brugen af prince for kiks vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det særpræg der gennem mange års indarbejdning er knyttet til prince for cigaretter. hovedspørgsmålet er således om brugen af prince for kiks vil skade det renommérede varemærke prince for cigaretter mv., eller med andre ord om det vil medføre en udvanding af varemærket prince for cigaretter, hvis det tillades general biscuits at registrere prince for kiks mv. som anført af generaladvokat jacobs i forslaget til afgørelse i adidas‐sagen c‐408/01 (adidas‐salomon ag og adidas benelux bv mod fitnessworld trading ltd) afspejler udtrykket ”til skade for et varemærkes særpræg” det der normalt kaldes udvanding af et varemærke (”gradvis svinden bort eller opløsning af visse varemærkers identitet og bekendthed i offentlighedens bevidsthed” eller ”lessening, watering down, debilitating, weakening, undermining, blurring, eroding and insidious gnawing away at a trade mark”). i klassisk forstand er det centrale i begrebet udvanding ifølge jacobs at varemærket ikke længere kan skabe en umiddelbar forbindelse til de varer, som det er registreret og anvendes for. udvanding betyder mindre metaforisk et indgreb på en af varemærkets væsentlige, eller den væsentligste, funktion at tjene som kommerciel forbindelse mellem producenten og forbrugerens bevidsthed eller som jacobs udtrykker det, at varemærket ikke længere kan skabe en umiddelbar forbindelse til de varer det anvendes for, jf. herved også præmis 43 i dom af 25. maj 2005 afsagt af retten i første instans i sagen t 67/04 (spa‐finders). ved vurderingen af om der er en risiko for en sådan udvanding lægger retten vægt på at prince som varemærke i sig selv ikke er af betydeligt særpræg. som andre kongelige eller fyrstelige betegnelser anvendt i markedsføring har mærket i sig selv nærmest en laudatorisk karakter. på tidspunktet for general biscuits’ ansøgning var house of princes mærke vel indarbejdet i danmark gennem den omfattende markedsføring siden 1957 og havde således erhvervet et betydeligt særpræg for cigaretter. som det fremgår af listen ovenfor side 5 ff. er prince registreret for andre produkter fra ‐ 18 ‐ andre producenter, og det anvendes, som det ses, ikke sjældent som led i betegnelser for en række forskellige varer. den yderligere udvanding af prince‐mærket som eventuelt kan komme på tale såfremt registreringen af prince for kiks tillades, er derfor langt mere begrænset end fx den udvanding som ville følge af en tilladelse til registrering af et velkendt, enestående mærke. endvidere må der lægges vægt på at der ud fra et konsumentsynspunkt er en betydeligt afstand mellem de produkter som mærkerne anvendes for, nemlig de sundhedsskadelige cigaretter og nydelsesmidlet chokoladekiks hvis målgruppe fortrinsvist er børn og personer med barnlig smag. der må ved overvejelserne om udvanding også lægges en vis, omend begrænset vægt på at de varer mærkerne vedrører, ganske vist ofte købes i samme butikstype, men kiks er som andre levnedsmidler normalt selvbetjeningsvarer, mens cigaretter som andre højt beskattede varer er ekspeditionsvarer der sælges fra kiosker, enten i supermarkedet eller fra selvstændige kiosker, eller fra kasselinjen. efter en samlet vurdering finder retten derfor at betingelserne for at nægte registrering af general biscuits’ mærke ikke har været til stede. der gives derfor general biscuits medhold i selskabets principale påstand. som følge af det anført skal general biscuits frifindes for den af house of prince nedlagte påstand. sagsomkostninger fastsættes ud fra den af general biscuits anslåede værdi af sagsgenstanden til 30.000 kr. hvortil kommer 19.250 kr. i godtgørelse for udlæg thi kendes for ret: ankenævnet for patenter og varemærker skal anerkende at dansk varemærkeregistrering, vr 2005 00147 (va 1997 05628) prince skal registreres endeligt. general biscuits belgie n.v. frifindes for den af house of prince a/s nedlagte påstand. inden 14 dage skal ankenævnet for patenter og varemærker og house of prince a/s til general biscuits belgie n.v. betale 49.250 kr. i sagsomkostninger. beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a. ‐ 19 ‐ karin schou andersen jens feilberg allan suhrke (sign.) ___ ___ ___ udskriftens rigtighed bekræftes p.j.v. sø- og handelsretten, den 21. december 2007