sø- & handelsrettens dombog

- jen udskrift af sø- & handelsrettens dombog ____________ den

1. oktober 2008 blev af retten i sagen v‐97‐07 asani holdings ltd. (advokat mai‐brit hauge garval) mod holbech holding aps (advokat johan løje) afsagt sålydende d o m: indledning og påstande sagen drejer sig om, hvorvidt holbech holding aps (herefter holbech holding) skal betale vederlag og/eller erstatning til asani holdings ltd. (herefter asani holdings) som følge af holbech holdings brug af varemærket asani, idet højesteret - 2 - ved dom af
2. maj 2007 mellem de samme parter har afgjort, at holbech holdings registrering og brug af mærket var i strid med asani holdings rettigheder i henhold til varemærkeloven. asani holdings har nedlagt påstand om, at holbech holding tilpligtes at betale asani holdings kr. 518.724,25 med tillæg af den til enhver til værende procesrente fra sagens anlæg den
3. september
4. holbech holding har nedlagt påstand om frifindelse. sagsfremstilling varemærket asani blev taget i brug i 1930´erne for dameundertøj m.v.. i 1952 registreredes et figurmærke med teksten asani. dette varemærke blev i 1998/1999 overdraget af scanlace a/s til asani international ltd. i 1992 registreredes yderligere et figurmærke bestående af ordet asani. asani international ltd. indgik i 1994 en royaltyaftale med asani aps om betaling af royalty på 10 %, hvilket senere blev ændret til 5 %. asani (danmark) a/s – det tidligere asani aps var ejet af steen rasmussen og henrik holbech. samarbejdet mellem parterne blev bragt til ophør i 1998, hvor det samtidig blev aftalt, at selskabsnavnet og varemærket asani skulle overføres til asani holdings limited, der ejes af steen rasmussen. omregistreringen blev gennemført f.s.v.a. de danske varemærkeregistreringer, men ikke for en verserende eu‐registreringsansøgning. asani (danmark) a/s skiftede navn til holbech a/s, der herefter kontrolleredes af henrik holbech. asani holdings gav tilladelse til, at varemærket asani blev anvendt i forbindelse med salg af restvarelager til og med
5. eu‐registreringen, der fortsat var registreret med asani a/s som ejer, blev annulleret ved ohim´s brev af
6. september 1999 som følge af manglende betaling af registreringsgebyr. asani australia pty. ltd. har ansøgt om eu‐ varemærkeregistre‐ring af mærket asani den
7. oktober 2002, hvorimod holbech holding har gjort indsigelse. sagen er fortsat verserende. de danske varemærkeregistreringer blev endeligt slettet henholdsvis den
8. marts 2002 og den
9. september 2002 på grund af manglende betaling af - 3 - fornyelsesgebyr. holbech holding indgav den
10. september 2002 ansøgning om dansk registrering af varemærket asani, hvilket blev registreret den
11. oktober
12. ved højesterets dom af
13. maj 2007 tilpligtes holbech holding aps at anerkende, at retten til varemærket asani som ordmærke og figurmærke tilkom asani holdings ltd., og at holbech holding aps’ danske registrering og wipo‐ registre‐ring skulle udslettes eller ophæves. af højesterets præmisser fremgår bl.a.: ”højesteret tiltræder endvidere, at holbech holdings registrering og brug af mærket også var i strid med asani holdings´ rettigheder ifølge varemærkeloven. varemærket asani blev taget i brug i 1930´erne og var i hvert fald i brug her i landet i
14. der er ikke med fornøden sikkerhed grundlag for at fastslå, at brugen er således ophørt, at varemærket er til fri bemægtigelse.” holbech holding har som dokumentation for omsætning med varemærket asani fremlagt opgørelse over salg, hvoraf fremgår, at omsætningen i perioden fra juli 2003 til og med juni 2007 før fradrag af rabatter m.v. udgør kr. 325.184,20 og efter fradrag af rabatter m.v. kr. 302.421,
15. opgørelsen er gennemgået af revisor. beløbene er bekræftet af coop ved brev af
16. maj
17. asani holdings har endvidere krævet betaling for medudgifter til registrering af eu‐varemærket i form af oversættelse af bilag med kr. 8.724,25, og advokatmerarbejde anslået til kr. 10.
18. forklaringer steen rasmussen har vedstået sin forklaring som gengivet i sø‐ og handelsrettens dom af
19. oktober 2005 og i højesterets dom af
20. maj 2007 i den tidligere sag, hvoraf fremgår: at han i dag bor i australien, og at han ikke har boet i danmark i de seneste 38 år. da han registrerede sit selskab, asani holdings, på british virgin islands, boede han i hong kong, hvor det var en almindelig måde at etablere selskaber på. henrik holbech var med til at bestemme, at selskabet skulle placeres på british virgin lands. alfred yeung er en del af ledelsen i selskabet, og efter at have flyttet forretningsadresse flere gange har selskabet i dag kontorfællesskab på queens road i hong kong sammen med alfred yeung. - 4 - han har ikke kendskab til andre selskaber med navnet asani, men han har flere andre selskaber, herunder 2‐3 i australien, samt asani international ltd., som er registreret i hong kong. asani holdings er indehaver af varemærket asani. han fik retten til varemærket omkring 1988/1989, hvor han var adm. direktør for et tøjfirma i australien. i den forbindelse var han på en udstilling i paris, hvor han mødte palle baunsgaard fra scanlace a/s. palle baunsgaard spurgte, om han ville se scanlace a/sʹ produktion i viborg, idet scanlace a/s ønskede at sælge blonder til australien og hong kong. efter et par måneders forhandling nåede de til en aftale. han skulle hjælpe scanlace a/s til et salg på 18 mio. kr. i hong kong, og scanlace a/s skulle overføre varemærket asani til asani international ltd. i hong kong. de diskuterede tillige muligheden for at sælge asani‐ produkter i danmark, og han blev anbefalet at kontakte henrik holbech. asani aps blev stiftet i 1994 med henrik holbech og et selskab kontrolleret af ham som anpartshavere. opgavefordelingen var således, at henrik holbech tog sig af salget, mens han stod for produktionen, da han havde alle kontakterne i hong kong. kunderne, der aftog asani‐produkter, var fdb samt føtex og bilka, og i 1995‐1996 var der en omsætning på omkring 12‐14 mio. kr. selskabet købte for omkring 1 mio. kr. blonder af scanlace a/s. frem til 1999 havde selskabet nok solgt for omkring 20‐30 mio. kr., hvoraf 5‐6 mio. kr. vedrørte asani‐ produkter til fdb og føtex. i 1997 blev to varemærker, indeholdende navnet asani, registreret som tilhørende asani (danmark) a/s. asani‐ produkter solgtes flere steder i europa, og henrik holbech havde oplyst, at det var nemmere at administrere salget, hvis varemærkerne blev registreret i danmark. det var ikke meningen, at varemærkerne skulle tilhøre asani (danmark) a/s. i 1998 indgik han aftale med henrik holbech om overdragelse af aktierne i asani (danmark) a/s til henrik holbech, som det var umuligt at videreføre samarbejdet med. det blev besluttet at afhænde restlageret for at betale selskabets gæld, og at henrik holbech måtte benytte asani‐ varemær‐ket i et år til dette formål. der var aldrig tvivl om, at asani var hans og asani holdings eget varemærke, og dette blev skrevet ind i aftalen. asani holdings ønskede at bruge varemærket mere udbredt, og selskabet havde planer om en omfattende introduktion af mærket i bl.a. danmark, hvor han ikke har brugt det siden 1999 han havde ikke kendskab til, at varemærkerne skulle fornys, idet han ikke havde fået dette oplyst af hverken henrik holbech eller palle baunsgaard fra scanlace a/s. han blev i 2003 opmærksom på, at hans varemærke var taget i brug af andre. han har til brug for højesteret forklaret, at mærket asani - 5 - stammer fra viborg og er et gammelt, velkendt mærke for dameundertøj helt tilbage til 50’erne 60’erne, som han indgik aftale med palle baunsgaard, scanlace, om at benytte på visse nærmere betingelser fra 1988/
21. mærket havde ikke været i brug noget tid og han ville gerne hjælpe det i gang igen. han betalte ikke scanlace for overdragelsen. aftalen blev først senere, i 1992 jf. bilag l, affattet skriftligt, i forbindelse med at asada, zürich, havde gjort krav på mærket. han undrede sig ikke over, at han ikke skulle betale for mærket, han skulle i stedet hjælpe scanlace med at skabe nogle kontakter i bl.a. kina og australien. det blev aldrig registreret, men der var ingen tvivl om, at rettighederne herefter tilhørte asani australia. han husker ikke, hvornår han blev bekendt med, at der oprindeligt var tale om 2 registreringer fra hhv. 1952 og
22. hans forhold til palle baunsgaard udviklede sig i perioden efter aftalens indgåelse til et personligt bekendtskab og de sås som regel når han var i danmark, ca. en 2 ‐ 3 gange årligt. mht. selskabet asani dk forklarede han, at han på et møde i danske distributører ultimo 1991 af peter jensen blev anbefalet at samarbejde med henrik holbech vedrørende afsætning på det danske marked. denne arbejdede på daværende tidspunkt for det tysk ‐ schweiziske undertøjsfirma asada. han var selv bestyrelsesformand i selskabet. det var ham, der havde alle rettigheder, og som varetog kontakten til producenter, leverandører og til palle baunsgaard overvejende gennem selskaberne asani holding og asani international, som var 100 % ejet af ham. ud over at der af og til havde været enkelte ansatte, var der i selskaberne ikke andre ansatte end ham. henrik holbechs opgave i asani dk var at forestå salget i danmark, og henrik holbech så helst, at han ikke blandede sig heri. for så vidt angår overførslen af mærket til asani dk i 1996 skete dette overvejende fordi det var hensigtsmæssigt, at henrik holbech førte tilsyn med registreringerne og foretog de nødvendige fornyelser. rettighederne blev da også tilbageført til ham og registreret i asani international ultimo 1999 efter ophør af parternes samarbejde 1998 og efterfølgende afvikling af restlager. han havde på daværende tidspunkt planer om at benytte mærket til lancering af dameundertøj i hele europa, idet der i slutningen af 90‐erne var sket en harmonisering og opblødning af eu‐ landenes indbyrdes handels/importkvotesystem, som indebar en forbedret mobilitet og gjorde placeringen af et centralt varelager i f.eks. belgien mulig og hensigtsmæssig. palle baunsgaard var ikke med i planlægningen. han har stadig planer, men har ikke ville tage mærket i brug, før sagen er afsluttet. palle baunsgaard blev regi‐ streret fuldmægtig/lokal repræsentant på mærket, og han forventede, at palle baunsgaard varetog fornyelser m.v. af mærkerne. kort tid efter forlod palle baunsgaard scanlace i forbindelse med virksomhedens konkurs i
23. det kan muligvis være årsagen til, at henvendelserne fra patent‐ og - 6 - varemærkestyrelsen om fornyelse af mærket ikke er nået frem til ham. han husker ikke, hvornår han blev opmærksom på, at mærket var udløbet. den
24. oktober 2002 indgav hans advokat på hans foranledning påny ansøgning om eu registrering af mærket, denne gang i selskabet asani australia pty. ltd. han har ingen anelse om, hvad afslag begrundet med seniority claim betyder, jf. sagens bilag
25. da han blev opmærksom på henrik holbechs brug af mærket for fdb, rettede han henvendelse til fdb, fordi asani holding på daværende tidspunkt var ejer af rettighederne. han har supplerende forklaret, at der efter overdragelsen af varemærket til asani international ltd. blev indgået royalty agreement med asani aps, hvorefter asani aps i 1 år var berettiget til at anvende varemærket asani mod betaling af royalty. i henhold til aftalen var royalty fastsat til 10 %, men den faktiske betaling var ca. 4,5 %. i 1996/97 besluttede de at registrere navnet som eu‐varemærke med henblik på at komme ind på det europæiske marked. for at undgå at papirerne herom skulle sendes til hong kong, overførte de de danske varemærkerettigheder til asani a/s. på det tidspunkt solgte de allerede varer i frankrig, tjekkoslovakiet og ungarn, men han husker ikke, under hvilke varemærker salget skete. da samarbejdet med henrik holbech ophørte i 1998, blev varemærket asani anvendt i frankrig, tjekkoslovakiet og ungarn. han er ikke bekendt med, om asani‐ varemærket blev anvendt efter 1998, bortset fra at det blev aftalt, at henrik holbech kunne anvende navnet i forbindelse med salg af et restvarelager til og med
26. han troede, at varemærkeregistreringen i eu var på plads, da han og henrik holbech skiltes i
27. han har aldrig set det brev, som henrik holbech påstår at have eftersendt vedr. betaling af registreringsafgift. den registrerede adresse for asani international ltd. skiftede et par gange, men postadressen er forblevet uændret. henrik holbech var endvidere bekendt med hans privatadresse. da samarbejdet ophørte, aftalte de, at varemærkeregistreringerne skulle overføres til asani international ltd., hvor de kom fra, hvilket henrik holbech skulle sørge for. overførslen var rent formel, og der var ikke tale om et salg. selskabet asani international ltd., hvor han ejede en del af aktierne, blev lukket i
28. på det tidspunkt havde han året inden stiftet selskabet asani holding ltd. , hvor han er eneejer. han kontrollerede begge selskaber. - 7 - planen var, at varemærket asani skulle anvendes i hele eu, men under forskellige størrelsesangivelser. han rejste frem og tilbage til europa og var bl.a. i juni/juli 2000 i belgien for at se på et lokale, hvorfra bl.a. skulle sælges asanivarer. han så kun på det lokale, og det var ikke passende. han rejste også frem og tilbage flere gange i 2001/
29. i den periode solgte han ikke under asani‐navnet. han havde kun taget et mindre parti varer med for at prøve at sælge det i uk og også lidt i belgien. der var kun tale om prøvestørrelser. det kan godt ske, at der kan findes dokumentation for salget. han husker ikke, hvem han leverede til. de i fremlagte billeder er taget i juni 2000 under hans besøg i gent, belgien. varerne blev sendt fra hongkong. der var ingen ansatte i hong kong‐selskabet, men han rejste selv frem og tilbage mellem hong kong og australien. omkostningerne vedrørende salget i eu ville blive for store, hvorfor han opgav projektet. han havde udarbejdet budget og forretningsplaner, men han ved ikke, om han fortsat er i besiddelse heraf. først i oktober 2002 opdagede han, at eu‐registreringen ikke var på plads, hvorfor han straks sendte ansøgningen af sted på ny. det var på den måde, at han fandt ud af, at holbech holding allerede havde fået navnet registreret. ultimo 2002/primo 2003 modtog han pr. telefon og fax besked om, at asani var påbegyndt markedsføring af varemærket igen, hvorefter han kontaktede advokat per hansen for at finde ud af, hvad der skete. i forbindelse med ophøret af samarbejdet bad han palle baunsgaard om at blive agent på den danske varemærkeregistrering. henrik holbech skulle sørge for eu‐registreringen, idet henrik holbech i henhold til overdragelsesaftalen skulle sørge for registreringen af eu‐varemærket. han ønsker ikke at gøre mere ud af markedsføring og salg under asani mærket, førend han har overtaget mærket fuldstændigt. han har dog for 6 uger siden drøftet salg pr. mail med kineserne. henrik holbech har vedstået sin forklaring som gengivet i sø‐ og handelsrettens dom af
30. oktober 2005 og i højesterets dom af
31. maj 2007, hvoraf fremgår: at han har beskæftiget sig med afsætning af tekstiler fra asien i europa i 20 år. asani aps blev stiftet af steen rasmussen og ham selv med det formål at få liv i det gamle asani‐mærke, hvilket lykkedes. mærket ejedes dengang af scanlace a/s, og asani aps fik - 8 - rettighederne til navnet efter aftale mellem steen rasmussen og scanlace a/s. der var en gentleman‐agreement om, at selskabet måtte anvende varemærket i danmark under forudsætning af, at scanlace a/s’ blonder blev anvendt til tøjet. licensaftalen blev indgået mellem asani international ltd. og asani aps, der betalte royalty i hvert fald i ét regnskabsår. da samarbejdet mellem ham og steen rasmussen begyndte at gå dårligt, ønskede han samarbejdet ophævet på en generalforsamling i
32. da han fortsatte selskabet, var han i en periode nødt til at bruge varemærket for at få afviklet et varelager, som han ikke var interesseret i at købe. efter den
33. december 1998 brugte han ikke længere varemærkerne. han forestod overførslen af varemærket. hverken asani australia pty ltd. eller asani holdings havde interesseret sig for eu‐registreringen. han videresendte et brev fra ohim af
34. marts 1999 vedr. betaling af registreringsafgift til en adresse i hong kong. i øvrigt anså han det ikke for at være hans opgave at videresende korrespondance til asani holdings. holbech holding blev stiftet i 2001 af strategiske årsager. holbech holding lever af sine aktiver, og der er ingen drift i selskabet. i forbindelse med, at fdb i 2001/2002 anmodede ham om at være leverandør på et varemærke, som kunne bruges til ʺpromotionʺ, kom han i tanke om asani‐mærket. han kon‐ taktede derfor telefonisk patent‐ og varemærkestyrelsen, som oplyste, at mærket ikke længere var registreret, idet registreringen var udløbet på grund af manglende betaling. da mærket således var frit tilgængeligt, valgte han den
35. september 2002 at lade holbech holding ansøge registrering. den tidligere registrering udløb i marts 2002, men havde frist til betaling af fornyelsesgebyret indtil den
36. september
37. holbech holding modtager som vederlag for brugen af varemærket asani 2 % af omsætningen af varer med dette mærke. vederlaget for regnskabsåret 2003/2004 var i alt på 63.000 kr. i de første 9 måneder af 2004/2005 har vederlaget været på i alt 38.000 kr. fdb designer i vid udstrækning selv produkterne. der er ikke andre kunder i danmark end fdb, der har fået lov til at bruge varemærket asani. i forbindelse med ophør af parternes samarbejde medio 1998, blev det aftalt på generalforsamlingen, jf. referatet, bilag 5 s.4, at asani danmark skulle afvikles, og mærkerne tilbageføres til steen rasmussen ved asani holding ltd. steen rasmussen gav på dette tidspunkt udtryk for, at han havde store planer om brug af mærket forbindelse med en markedsudvidelse i europa. beslutningerne i referatet dannede grundlag for parternes endelige aftale om ophør m.v., herunder aktiehandel, tilbageføring af mærker m.v., jf. sagens bilag
38. aftalen blev udarbejdet af steen - 9 - rasmussens advokat, per hansen. han overtog selv aktierne på nær 2 %, som steen rasmussen beholdt af skattemæssige årsager, indtil selskabets erhvervsmæssige aktiviteter var endeligt afviklet. under aftalens pkt. 7 er det bl.a. bestemt, at han heller ikke personlig måtte benytte mærkerne/navnet. han ved ikke hvorfor, og det blev heller ikke drøftet. af asani danmarks samlede omsætning på ca. 30 mio. kr. i perioden 1995‐1998 udgjorde handlen med asani‐varer ca.
39. mio. kr. eller ca. 15 %. føtex´s og bilkaʹs egne mærker udgjorde resten af omsætningen. asani‐ mærkerne var efter hans opfattelse ikke meget værd på dette tidspunkt, og han overdrog dem derfor uden videre. der blev ikke indgået nogen aftale om håndtering af den verserende eu‐ ansøgning. det var vidnet, der ordnede omregistreringen til asani holding i patent‐ og varemærkedirektoratet. palle baunsgaard blev registreret som fuldmægtig på varemærket, idet registrering ikke kunne foretages uden en herboende repræsentant. bilag d er en følgeskrivelse fra ham til asani holding efter samarbejdets ophør vedrørende gebyr for ansøgningen. han ved ikke, om den er modtaget, da selskabet flere gange skiftede adresse. det forekommer besynderligt, at steen rasmussen ikke selv skulle være opmærksom på nødvendigheden af at forny mærkerne, når disse blev fornyet i 1992 af palle baunsgaard, som havde foretaget de tidligere fornyelser, og som nu var registreret fuldmægtig på de selv samme mærker. varemærkerne fik han overført til asani danmark, og han tog initiativ til eu registrering, fordi han mente, at virksomheden skulle realisere et stort, internationalt potentiale, og fordi det var vigtigt, at der var kontinuitet i og sikring af rettighederne til mærket, da han selv var aktionær. asanivaremærket fik han senest registreret i danmark i sept. 2002 i holbech holding. mærket har herefter kun været brugt én gang, i sommeren
40. mht. baggrunden for denne nye ansøgning om registrering af mærket forklarede han, at han af fdb blev anmodet om at finde et navn til brug ved lancering af en ny serie dameundertøj m.v. han tænkte først på navnet ʺlilyʺ, men rettighederne tilhørte lily brudekjoler. han tog derefter kontakt til patentdirektoratet, som oplyste, at asanimærket var opgivet og dermed frit, hvilket han tog som udtryk for, at steen rasmussen ikke længere havde nogen interesse i at benytte mærket. forudsætningerne for aftalen med steen rasmussen om opgivelse og tilbageføring af mærket til ham var dermed bortfaldet, og han foreslog derfor fdb en relancering. mærket havde kun mindre, begrænset goodwill, men fdb indvilligede på betingelse af, at han selv var lagerførende og påtog sig den økonomiske risiko. mærket blev herefter registreret i holbech holding, som var stiftet i 2002 med henblik på at udskille visse aktiver og rettigheder fra driften i holbech a/s. der var andre mærker registreret i selskabet, og det var ikke hans hensigt at omgå parternes aftale. - 10 - og har supplerende forklaret: at han er eneejer af holbech holding aps. varemærket asani havde sin storhedstid i 1960´erne og 70´erne. da det ophørte i midten af 1980´erne, var det ikke længere et kendt varemærke. navnet blev ikke anvendt, førend han opfordrede steen rasmussen til at tage det i brug. han forsøgte at starte salg i magasin og salling, men der var ingen interesse, hvorfor han efter aftale med steen rasmussen rettede sig mod lavpriskæderne og solgte til føtex og kvickly, som han havde kontakt til i forvejen, og indkøberne kunne huske navnet asani. varemærket blev for første gang siden stifterens død introduceret i føtex i
41. gennem de første 3 – 4 år blev der omsat for ca. 6 mio. kr. i henhold til royaltyaftale indgået med asani international ltd. var royalty fastsat til 10 %, men dette blev kun betalt i perioden frem til første regnskab, idet skattevæsnet var af den opfattelse, at det lignede maskeret udbytte, hvorfor royalty blev nedsat til ca. 4 – 5 %. prisniveauet dengang var normalt 100,‐ kr. for en bh, hvorimod asanis bh’er blev solgt for 129,‐ eller 149,‐ kr. dette koncept var steen rasmussen enig i. ved ophøret af samarbejdet satte de skæringsdagen til
42. januar
43. juleaften 1998 ringede steen rasmussen og tilbød, at han kunne købe ham ud, og de fandt en rimelig løsning. steen rasmussen insisterede på, at asani varemærket skulle overføres til selskabet i hongkong, hvilket han accepterede. overdragelsesaftalen blev udfærdiget af steen rasmussens advokat, og der blev intet aftalt omkring eu‐ regi‐streringen, hvorfor dette ikke kunne være han opgave. på generalforsamlingen var det kendt, at eu‐registreringen endnu ikke var på plads. han anvendte ikke asanimærket til salg i
44. der var et mindre varelager, som imidlertid blev afviklet inden udgangen af
45. salget skete i oktober/novem‐ ber 1998, og det sidste, der blev solgt, var vaskeposer med asanilogoet på. de første varer, der blev markedsført af holbech a/s med mærket asani, blev formentlig sendt i butikkerne i august/september 2003, idet der er en produktionstid på 6 – 8 måneder. herefter blev mærket anvendt løbende. asani varemærket ejes af holbech holding aps, men således at holbech a/s kan anvende mærket i driften - 11 - mod betaling af 2 % til holdingselskabet. det samme gælder for yderligere 3 mærker, der ejes af holbech holding aps. i henhold til aftalen med steen rasmussen var han ikke berettiget til at anvende varemærket, men han regnede ikke med, at dette også var gældende, når en tredjemand frit kunne registrere det. det var derfor, at han ikke ringede og checkede med steen rasmussen. asani er alene solgt til coop, og omsætningen har været ca. 6 mio. kr., hvoraf ca. 1 mio. kr. er salg efter
46. juli
47. coop fik eksklusivitet på at sælge asani i danmark, men der blev ikke betalt specifikt herfor. varerne, der er solgt i perioden 2006/2007, var af samme type som under samarbejdet med steen rasmussen. brevet vedrørende betaling af eu‐registreringsgebyr videresendte han med almindelig post, hvilket var den måde, parterne normalt kommunikerede under samarbejdet. herefter modtog han formentlig yderligere en rykker fra ohim. dette brev videresendte han imidlertid ikke, idet han ikke anså det for hans opgave. parternes argumenter asani holding ltd. har gjort gældende, at det ved højesterets dom af
48. maj 2007 blev fastslået, at der er tale om en varemærkekrænkelse. denne afgørelse har retskraft i nærværende sag, hvorfor det skal lægges til grund, at der er en varemærkekrænkelse. det er ikke af holbech holding forsøgt at få højesteretsdom genoptaget, og der er heller ikke forhold, der tyder på, at der skulle være urigtige faktiske forhold for højesteret. der er i øvrigt ikke grundlag for at gøre gældende, at højesterets afgørelse er forkert, hverken af juridiske årsager, eller fordi sagen skulle hvile på forkert faktisk grundlag. det er ubetænkeligt at lægge til grund, at asani mærket blev anvendt i september 2003 på et tidspunkt, hvor der ikke var gået 5 år fra sidste anvendelse. i henhold til varemærkelovens § 25 kan en varemærkeret kun ophæves, såfremt der gøres indsigelse. der skal meget til, før en varemærkeret falder bort. højesteret anser det i dommen for tilstrækkeligt, at varemærket blev anvendt i
49. holbech holding skal ikke tillades en ny prøvelse af, hvorvidt der er tale om en varemærkekrænkelse. det kan således lægges til grund, at der både er tale om en varemærkekrænkelse og et aftalebrud. - 12 - når der er tale om en varemærkekrænkelse, eksisterer der implicit et varemærke, hvorfor varemærkelovens § 43 finder anvendelse, og der skal betales vederlag og erstatning. holbech holding har i hvert fald handlet uagtsomt. det er i parternes afviklingsaftale aftalt, at steen rasmussen er indehaver af varemærket asani, og at henrik holbech fremover ikke er berettiget til at anvende mærket. asani holdings varemærke udløb den
50. september 2002, og holbech holding indgav sin ansøgning den
51. september 2002, hvilket tyder på, at man har siddet og ventet på, at retten udløb. hertil kommer, at holbech holding positivt vidste, at eu‐registreringen var bortfaldet, idet korrespondancen herom tilgik henrik holbech. det ville være naturligt, at det var henrik holbech, der sørgede for, at det danske varemærke blev overført til asani holding, idet det var ham, der sad inde med oplysningerne herom. man har en vis loyalitetsforpligtelse, når man har haft et samarbejde, og henrik holbech burde i det mindste have taget kontakt til steen rasmussen, inden han registrerede mærket. dansk ret kræver begrundet god tro for at undgå ansvar, hvilket ikke er tilfældet her, hvorfor der skal betales vederlag og erstatning i medfør af varemærkelovens § 43, stk.
52. vederlag skal beregnes som en passende licensafgift, hvor der bl.a. tages hensyn til krænkerens uberettigede fortjeneste. i denne sag bør licensafgiften sættes til mindst 5 %, hvilket svarer til parterne tidligere aftale, jf. parternes forklaring herom samt royalty‐aftalen. vederlaget bør beregnes af omsætningen. det må anses for udokumenteret, hvad omsætningen har været, hvorfor omsætningen med rimelighed kan anslås til kr. 8.000.
53. subsidiært skal omsætningen beregnes ud fra den af holbech holding opgjorte omsætning gennem driftsselskabet holbech a/s før fradrag af rabat o. lign. til kr. 6.503.
54. mest subsidiært ud fra omsætningen som opgjort af holbech holding til kr. 6.048.
55. endvidere gøres det gældende, at der skal betales erstatning for markedsforstyrrelse og varemærkefortrængning. denne erstatning skal fastsættes skønsmæssigt, hvilket med rimelighed kan ansættes til kr. 100.000, bl.a. på grund af holbech holdings langvarige brug af mærket. asani mærket har en goodwill, som holbech holding med urette har tilegnet sig. dette gælder, uanset om asani holding har anvendt mærket eller ej. ved relanceringen i 2003 fremhæves mærkets historie. endvidere har mærket omsat for 6 mio. under parternes samarbejde. det - 13 - må derfor lægges til grund, at der er tale om et kendt mærke. uanset at asani holdings varemærke ikke var på markedet på krænkelsestidspunktet, strækkes beskyttelsen også ud over den aktuelle markedsanvendelse på grund af mærkets bekendthedsgrad. at eu‐registreringen endnu ikke er på plads, skyldes holbech holdings indsigelser. så længe registreringen ikke er på plads, ønsker asani holding ikke at gå ind på det danske marked. da steen rasmussen opdagede, at mærket blev anset for tilbagekaldt ved ohim, indgav han en ny ansøgning. dette skete, før han blev opmærksom på holbech holdings brug af mærket. dertil har der været tab i form af positive meromkostninger som følge af holbech holdings indsigelse ved ohim på baggrund af deres uberettigede registrering.. ohim kan alene fastsætte omkostninger ud fra faste takster. meromkostningerne udgør udgift til advokatbistand samt oversættelseshonorar. såfremt retten finder, at holbech holding har været i god tro, gøres det subsidiært gældende, at asani holding fortsat er berettiget til vederlag for brugen, idet holbech holding fortsatte med brugen efter højesteret havde fastslået, at det var uberettiget. såfremt retten finder, at der ikke er tale om en varemærkekrænkelse, bør der subsidiært tilkendes erstatning og vederlag i medfør af markedsføringslovens § 1 på grund af holbech holdings tilegnelse af asani holdings varemærke, uanset parternes udtrykkelige aftale herom. vederlag kan herefter alene beregnes for perioden efter
56. juni 2006 til ca. 50.000 kr. markedsføringsloven finder anvendelse i medfør af virkningsprincippet, uanset om asani holding ikke anvendte mærket på det danske marked. mere subsidiært skal asani holding tilkendes en skønsmæssigt ansat erstatning efter dansk rets almindelige regler, idet holbech holding har anvendt mærket i strid med parternes aftale herom. holbech holding har gjort gældende, at asani holding ikke har krav på erstatning eller godtgørelse hverken efter varemærkeloven, markedsføringsloven eller almindelig erstatningsregler. for så vidt angår varemærkeloven gøres det gældende, at asani holding ikke var i besiddelse af en varemærkeret på tidspunktet for holbech holdings brug af - 14 - kendetegnet asani. tidspunktet for ophøret af asani holdings eventuelle ret er uafhængig af holbech holdings brug af varemærket. det er holbech holdings opfattelse, at højesterets afgørelse er forkert, dog ønsker man ikke at anfægte højesterets afgørelse for så vidt angår aftaleforholdet. asani holding har ingen berettiget interesse i at fastholde holbech holding på aftalen. der er enighed om, at højesteretsdommen har retskraft mellem parterne, dog at højesteret alene tager alene stilling til forholdet mellem parterne i efteråret
57. dette skal ses i lyset af, at brugsstiftede rettigheder er en enkeltstående dansk retsstilling. højesteret forholder sig ikke til det forhold, at holbech holding nu igennem en længere periode har brugt varemærket. det er udokumenteret, at der har været brug af varemærket i
58. i 2003 havde varemærket således ikke været anvendt i over 5 år. det må lægges til grund, at asani holding til dato fortsat ikke har anvendt sit varemærke, uanset at man ved højesteret har fået medhold i at være ejer af varemærket. højesterets afgørelse kan ikke have retskraft mellem parterne i tid og evighed. på et tidspunkt må man være nået dertil, at asani holding endegyldigt har opgivet sin varemærkeret. varemærkeansøgningen er indgivet af asani australia pty. ltd. og således ikke af asani holding. det er derfor ikke asani holdings varemærkeret. i øvrigt er registreringen ikke færdigbehandlet, hvorfor der ikke kan støttes ret herpå. uanset at holbech holding flere gange har fremprovokeret dokumentation for steen rasmussen tiltag i form af prospekter eller forretningsplaner, er der intet fremkommet. asani holding ltd. har ikke haft planer om at gøre brug af mærket, og asani holding har således ingen reel interesse i asani‐mærket. det må være asani holdings risiko, at dennes agent har glemt at forny varemærkeregistreringerne. brugspligtsbestemmelsen i varemærkelovens § 25 vedrører alene registrerede varemærker, der bortfalder i det øjeblik, varemærkeregistreringen udløber. for så vidt angår varemærkerettigheder, der beror på brug, bortfalder retten, når brugen ophører, såfremt brugsophøret er af mere definitiv karakter. asani holding besidder i dag ikke en ret, der kan gøres gældende over for holbech holding. - 15 - såfremt retten finder, at der er tale om varemærkekrænkelse, gøres det gældende, at holbech holding ved ibrugtagningen var i god tro, og således ikke kan pålægges at betale erstatning eller godtgørelse efter varemærkelovens §
59. henrik holbech foretog de nødvendige juridiske undersøgelser. han kontrollerede, at registreringen hos patent‐ og varemærkestyrelsen ikke var fornyet og havde endvidere en formodning for, at brugen var ophørt i 1998, og at retten derfor var udløbet. han havde ingen grund til at tro, at steen rasmussen havde planer om at tage mærket i brug. om henrik holbech af andre grunde var aftalemæssigt bundet, kan ikke tillægges betydning ved bedømmelsen af god tro i varemærkeretlig henseende. for så vidt angår asani holdings krav om erstatning for markedsforstyrrelse, uanset at brugen er ophørt, tilkendes denne kun, såfremt der fortsat eksisterer en registreret varemærkeret. i denne sag har der ikke været nogen markedsforstyrrelse, idet asani holding ikke har dokumenteret at have anvendt sit varemærke i danmark endsige haft planer om at markedsføre sig på det danske marked. holbech holdings markedsføring vedrører varer i samme kvalitet og over for den samme kundegruppe, som var tilfældet under parternes samarbejde. det gøres principalt gældende, at holbech holding ikke skal betale godtgørelse i medfør af varemærkelovens § 43, subsidiært at godtgørelsen skal fastsættes skønsmæssigt. det må ved fastsættelsen af en eventuel godtgørelse tillægges betydning, at mærket ikke var i brug på det danske marked, og at registreringerne var udløbet. en rimelig licens bør maksimalt beregnes til 4 – 5 %. holbech holding har ved revisorerklæring dokumenteret, at omsætningen for mærket udgjorde 6.048.426 kr., idet der bør tages udgangspunkt i omsætningen efter fradrag af rabatter o. lign., således at en eventuel licens maksimalt kan fastsættes til kr. 270.
60. for så vidt angår asani holdings anbringende om, at der er sket krænkelse af dennes rettigheder i henhold til markedsføringsloven, medfører virkningsprincippet alene, at man kan gøre sit ret gældende i et andet land, såfremt markedsføringen har haft virkning i et andet land end det land, hvor markedsføringen er sket, og der er intet, der tyder på, at asani holding snarligt havde planer om at markedsføre sig på det danske marked. derfor kan markedsføringsloven finde anvendelse. - 16 - asani holding har ikke dokumenteret at have lidt et erstatningsberettiget tab. den blotte krænkelse af en aftale medfører ikke i sig selv et tab. endvidere er den første anmodning om betaling fra ohim videresendt af henrik holbech til asani holding. herudover har asani holding krævet erstatning for omkostninger i forbindelse med ansøgning om varemærkeregistrering i eu. indleveringen af eu‐ varemær‐keansøgning er sket for at etablere en ret og er således ikke et tab, og procesomkostningerne herved kan ikke pålægges holbech holding. sø‐ og handelsretten har ikke hjemmel til at tage stilling til omkostningerne i en sag, der fortsat verserer ved ohim. endvidere er asani australia pty. ltd. ikke part i nærværende sag, hvorfor tabet ikke kan gøres gældende under sagen. sø‐ og handelsrettens begrundelse og resultat højesteret har ved dom af
61. maj 2007 fastslået, at holbech holdings registrering og brug af mærket asani var i strid med asani holdings rettigheder ifølge varemærkeloven. denne afgørelse om varemærkeretten har derfor retskraft, i hvert fald i perioden frem til højesterets afgørelse, hvorfor det lægges til grund, at holbech holding har krænket asani holdings varemærkerettigheder ved erhvervsmæssigt at have anvendt varemærket asani i perioden 2003 –
62. det bemærkes, at det ikke kan bebrejdes asani holdings, at man afventede højesterets afgørelse, inden man på ny vil begynde markedsføring i danmark af varemærket asani. retten finder endvidere, at holbech holding var i ond tro herom, idet overdragelsesaftalen mellem asani holdings og henrik holbech (eneejer af holbech holding) fastslår, at henrik holbech ikke er berettiget til at benytte navnet asani i nogen sammenhæng. som følge heraf er asani holdings berettiget til vederlag og erstatning i medfør af varemærkelovens §
63. vederlaget fastsættes til kr. 302.421,30 beregnet ud fra en royalty på 5 % i overensstemmelse med asani aps´ seneste royalty aftale, af en omsætning på 6.048.426,
64. retten finder ikke grundlag for at tilkende asani holdings erstatning, idet der ikke har været tale om markedsfortrængning, eftersom asani holdings ikke var på det danske marked, ligesom holbech a/s’ markedsføring af mærket asani ikke ses at have tilføjet dette skade. - 17 - asani holdings er ikke berettiget til at kræve godtgørelse for positive omkostninger afholdt i forbindelse med ansøgning om varemærkeregistrering i eu, allerede fordi asani holdings ikke er ansøger på varemærkeregistreringen. thi kendes for ret: inden 14 dage betaler holbech holding aps til asani holdings ltd. kr. 325.184,20 med procesrente fra
65. september 2007, samt sagens omkostninger med kr. 47.560,00, hvoraf kr. 7.560,00 udgør godtgørelse af retsafgift. karin schou andersen mette christensen kai bested (sign.) ___ ___ ___ udskriftens rigtighed bekræftes p.j.v. sø- og handelsretten, den