Obsah (4)

§ 25§ 9§ 23§ 28

- cfp udskrift af sø- & handelsrettens dombog ____________ afsagt den 23. februar 2010 v 60/06 patrafee ab (advokat knud wallberg) mod ankenævnet for patenter og varemærker (advokat tomas ilsøe anders

§ 25er efter praksis ikke store.

‐ 19 ‐ hvis retten måtte komme frem til, at brugspligten ikke er opfyldt med hensyn til patra‐ win, skal patrafee ab have medhold i sin subsidiære påstand. patrafee ab har ikke fortabt sin indsigelsesret som følge af passivitet, jf.

§ 9. passivitetsvurderingen er skønsmæssig.

i 1995 nægtede patrafee ab at give samtykke til registrering af patrade. omkring 2000 var der skriftlig kommunikation mellem parterne, hvorunder patrafee ab krævede, at patrade a/s ophørte med brugen af navnet/mærket. skriftvekslingen blev fulgt op af et møde mellem parterne i københavn. det må, uanset leif nielsens forklaring, lægges til grund, at spørgsmålet om ophør blev drøftet på mødet. i 2001 tog patrafee ab initiativ til en krænkelsessag i sverige. og under den administrative sags‐ behandling i nærværende registreringssag rejste patrafee ab indsigelse både under patent‐ og varemærkestyrelsens og patentankenævnets sagsbehandling og anlagde efterfølgende nærværende retssag. patrade a/s’ virksomhed startede beskedent, men så begyndte de konkrete forvekslinger at dukke op, hvilket fik patrafee ab’ til at anlægge retssagen i sve‐ rige, hvor patrafee ab er hjemmehørende. sammenfattende har patrafee ab gjort, hvad man kunne, og hvad man med rimelighed kan forlange, for at håndhæve sine varemærkeretti‐ gheder. der henvises til ufr 2000.2469h (dansk grammy). uanset manglende samtykke og uanset myndighedernes afgørelse med hensyn til mærkernes forvekslelighed fortsatte pa‐ trade a/s med brugen af mærket. patrade a/s har derved handlet i ond tro. patentankenævnet har vedrørende mærket patrawin anført, at kravene til brug af mær‐ ket i danmark ikke er opfyldt. mærket skal derfor, som også patent‐ og varemærkestyrelsen bestemte, ikke indgå i forvekslelighedsvurderingen. den relevante 5‐års‐periode er

1. sep‐ tember 1997 til
2. september
3. nogle i styrelsens afgørelse nævnte aftaler med chas. hude a/s og hofman‐bang & boutard a/s er fra 1994 og 1996 og dokumenterer ikke brug af mærket. udskrifterne fra patrafee ab’s hjemmeside med omtale af patrawin er fra 2006 og udgør i øvrigt heller ikke i sig selv brug af mærket. af de fremlagte fakturaer til al‐ bihns er de tre fra 2004 og kun den ene fra den relevante periode. men fakturaerne er stilet til albihns ab i stockholm, og den omstændighed, at fakturateksten f.eks. nævner ”utbil‐ ding i köpenhamn”, godtgør ikke i sig selv brug af varemærket i danmark. også tilbudene fra 1995 til chas hude a/s og budde, schou & ostenfeld a/s ligger uden for den relevante ‐ 20 ‐ periode. det nævnte materiale er alt, hvad patrafee ab har fremlagt, hvilket må undre, når patent‐ og varemærkestyrelsen netop udelukkede mærket patrawin fra at indgå i sagen. sammenfattende gøres det gældende, at patrafee ab ikke har dokumenteret, at kravene til brug af mærket patrawin er opfyldt i den relevante periode, og bertil örtenblads forkla‐ ring ændrer ikke herved. der er ikke udtalt varelighed mellem patrafee ab’s og patrade a/s’ ydelser. patrafee ab’s ydelser er af administrativ karakter med betalinger af årsafgifter mv., mens patrade a/s dri‐ ver strategisk rådgivningsvirksomhed for kunder på direktørniveau, men varetager som noget sekundært også de opgaver for deres kunder, som er patrafee ab’s forretningsom‐ råde. med hensyn til spørgsmålet om mærkelighed bestrides det ikke, at vurderingen skal foreta‐ ges, som om der var tale om to ordmærker. mærkerne har ikke samme antal bogstaver, sta‐ velser eller konsonanter. de to virksomheders kundekredse er større erhvervsvirksomheder, som godt kan finde ud af at skelne mellem mærkerne. i disse kundekredse gøres i vidt om‐ fang brug af engelsk, og det er derfor mærkernes engelske udtale, som er den praktisk rele‐ vante. ved engelsk udtale har patrade alene to stavelser, patrafee tre. begrebsmæssigt er der reel forskel mellem mærkerne. ”fee” i patrafee signalerer, hvori ydelsen består. det er heri signalet/associationen ligger, hvilket gør en forskel i forhold til ”de” i patrade, hvor ”de” ifølge leif nielsen står for design. med hensyn til oplistningen af faktiske forvekslinger bemærkes, at langt de fleste er fra årene 2006 – 2008, og kun ganske få fra før ansøgningen om varemærket i september
4. ingen af eksemplerne er fra før
5. der er ikke tale om forvekslinger af kommercielt tilsnit. eksemplet med jane skogs samtale med en medarbejder i patent‐ og varemærkestyrelsen er helt uden bevisværdi. det omtalte telefonnotat findes ikke i sagen, og medarbejderens navn er uoplyst. de svenske domstolsafgørelser er rigtige. ‐ 21 ‐ patrade a/s har som biintervenient udtalt sig til støtte for ankenævnet. spørgsmålet om, hvorvidt faktiske forvekslinger er varemærkeretligt relevante, er ikke behandlet af retsprak‐ sis. et varemærkes væsentligste funktion er for det første at garantere over for forbrugeren, at der er tale om den ægte vare. forbrugeren skal ikke være i risiko for forveksling. der henvises eksempelvis til ef‐domstolens dom af
6. oktober 1990 i sag c‐10/89 (cnl‐sucal mod hag gf ag), præmis
7. derudover skal hensynet til den erhvervsvirksomhed, der er indehaver af varemærkeretten, varetages. varemærkeretten skal behørigt beskyttes, for at virksomheden ikke lider omsætningsmæssig skade. faktiske forvekslinger kan styrke, og mangelen herpå svække, et synspunkt om forveksle‐ lighed. det gøres hertil gældende, at ikke enhver type forveksling er varemærkeretligt rele‐ vant. forvekslinger, der må karakteriseres som ekspeditionsfejl, er uden betydning i denne sammenhæng. fejltagelserne skal endvidere finde sted inden for den relevante omsæt‐ ningskreds for at have nogen betydning. af de 32 eksempler, som patrade a/s har fremlagt, er de 8 fejl fra postvæsenets side. der har været overensstemmelse mellem brevenes indhold og brevenes adressater, men brevene er af postvæsenet afleveret hos en forkert modtager. disse fejl er uden varemærkeretlig betyd‐ ning. 18 af tilfældene kan henføres til afsenderens ekspeditionsfejl, som heller ikke er varemærke‐ retligt relevante, da de ikke er udtryk for, at en relevant kundekreds har forvekslet mær‐ kerne. fejlene er karakteriseret ved, at afsender i afsendingsøjeblikket vælger et forkert fax‐ nummer, en forkert e‐mail adresse eller f.eks. lægger brevet bag ved andre breve til en an‐ den adressat. fejlene kan også karakteriseres som sekretærfejl. 2 eksempler kan ikke tillægges bevisværdi, da de fremstår som erklæringer fra to af patrafee ab’s ansatte til fordel for patrafee ab uden understøttelse af de pågældendes forklaringer for retten. ‐ 22 ‐ for så vidt angår 2 af de sidste 4 eksempler er der reelt tale om afsenderfejl, idet brevene blev lagt ud i forkontoret til afsendelse, men blev ekspeditionsmæssigt fejlsendt. i eksemplet med pressalit var der ikke tale om forveksling mellem virksomhederne. hvis retten måtte nå til, at de sidste eksempler er varemærkeretligt relevante, gøres det gældende, at så få eksempler på 12 år ikke kan tillægges nogen betydning. forholdene skal også ses i det perspektiv, at patrade a/s selv afsender 700 postforsendelser om dagen, og at der registreres mindst en fejlmodtagelse hver dag. med hensyn til de første 6 år foreligger ikke et eneste eksempel på faktisk forveksling. det må ved forvekslelighedsvurderingen tillægges betydning til fordel for patrade a/s, at patrafee ab og patrade a/s har eksisteret side om side siden 1995, uden af patrafee ab, der har en årlig omsætning på 270 mio. sek, har kunnet pege på skadelige konsekvenser af denne sameksistens. patrafee ab gør ikke gældende at have lidt et økonomisk tab eller tab af goodwill. man har alene peget på en potentiel skade, men en sådan kan ikke være rele‐ vant for sagen. hvis retten finder, at mærkerne er forvekslelige, gør patrade a/s subsidiært gældende, at patrafee ab har udvist rettighedsfortabende passivitet. rettighedshaveren, patrafee ab, har pligt til at tage de nødvendige håndhævelsesskridt inden for rimelig tid, jf. varemærkelo‐ vens §
8. når dette ikke er sket, er patrade a/s berettiget til at få registreret sit varemærke. passivitetsvurderingen skal ske på grundlag af følgende konkrete omstændigheder: patrafee ab har haft kendskab til patrade a/s siden denne virksomheds start i
9. patrade a/s har anvendt sit varemærke i udstrakt grad siden starten. virksomhederne, som i bred forstand arbejder på samme marked, har kendskab til hinanden og følger hinandens udvikling. pa‐ trafee ab, der har haft al mulig anledning til at reagere, har kun sendt to indsigelsesbreve i 1999, som begge er blevet klart afvist hurtigt efter modtagelsen, hvilket burde have medført et sagsanlæg fra patrafee ab’s side – mod patrade a/s. nærværende sag mod ankenævnet har ingen retsvirkning for patrade a/s og afbryder derfor heller ikke passivitet, hvilket hel‐ ler ikke er tilfældet med den svenske sag. udenlandske sager afbryder ikke passivitet i ‐ 23 ‐ danmark. patrade a/s har med hensyn til varemærket oparbejdet en betydelig goodwill, som ikke bør gå tabt. genoptagelse i medfør af retsplejelovens §
10. biintervenientens anbringende om passi‐ vitet. biintervenienten, patrade a/s, har i processkrifter af
11. december 2008 og
12. januar 2009 gjort gældende, at patrade a/s’ passivitetsanbringende, som også blev fremsat under sags‐ behandlingen i såvel patent‐ og varemærkestyrelsen som ankenævnet, kan tages under på‐ kendelse af sø‐ og handelsretten, uanset at

§ 23

om indsigelsessager ikke, som det er tilfældet med § 28 om ophævelsessager, indeholder en henvisning til passivitets‐ bestemmelsen i §

1. der er efter patrade a/s’s opfattelse ikke grundlag for en modsætnings‐ slutning, hvilket patrade a/s med henvisning til reglernes tilblivelse, jf. bl.a. betænkning 199, 1958 (varemærkelovsbetænkningen) har argumenteret nærmere for, og det er ikke en betingelse for medinddragelse af passivitetssynspunkter, at der findes en direkte henvisning til §
2. der er ikke grundlag for at opstille en skarp sondring mellem de anbringender, som kan gøres gældende i forbindelse med en registreringsprocedure, og anbringenderne under en ophævelsesprocedure. patrade a/s har endvidere bl.a. henvist til, at der gør sig proces‐ besparende hensyn gældende, og at ankesystemet vil være til skade for biintervenienten, der var part i sagen under myndighedsbehandlingen, hvis biintervenientens anbringende nu afskæres. anbringendet har været genstand for behandling af patrafee ab under myn‐ dighedsbehandlingen og af begge sagens parter under sagens behandling ved sø‐ og han‐ delsretten, uden at der fremsat indsigelser imod anbringendet. patrafee ab har i processkrift af
3. januar 2009 gjort gældende, at der ikke er hjemmel for patent‐ og varemærkestyrelsen og ankenævnet til i sagsbehandlingen at medinddrage et spørgsmål om passivitet, hvorfor sø‐ og handelsretten, der alene skal efterprøve myndig‐ hedsafgørelsens rigtighed, heller ikke kan behandle spørgsmålet. indsigelsesinstituttet er en integreret del af registreringsproceduren, der indebærer en begrænset forhåndsprøvelse, hvor det alene er forholdene på ansøgningstidspunktet, der lægges til grund. anderledes forholder det sig med en ophævelsessag, som er en efterfølgende prøvelse af en allerede fo‐ retagen varemærkeregistrering, hvor det er naturligt at tage hensyn til en række efterføl‐ ‐ 24 ‐ gende omstændigheder. ophævelsessager var indtil varemærkeloven af 1992 et domstols‐ anliggende, hvor bl.a. spørgsmål om passivitet var omfattet af domstolenes kompetence. da styrelsen fik tillagt en kompetence til at foretage administrative ophævelser, valgte lovgiver at beholde et uændret prøvelsesomfang, og hjemmelen blev skabt ved i

§ 28at henvise til passivitetsbestemmelsen i § 9.

kun hvor lovgiver udtrykkeligt har anført, at samme principper skal gælde for begge typer sagsbehandling, kan reglerne fortolkes ens, jf. f.eks. henvisningen i § 23 til § 28, stk.

1. ankenævnet har i et indlæg af
2. januar 2009 anført, at ankenævnet ikke har bemærkninger til hverken patrafee ab’s eller patrade a/s’ indlæg vedrørende spørgsmålet om passivitet, ”idet ankenævnet alene har gjort gældende, at der ikke foreligger forvekslelighed.” patrade a/s har i indlæg af
3. februar og
4. marts 2009 bl.a. anført, at ”biintervention er ken‐ detegnet ved, at tredjemand indtræder til støtte for en af de egentlige parters påstande i en sag. en … biintervenient … kan således ikke nedlægge en selvstændig påstand og kan ikke bringe yderligere krav ind i sagen [men] … kan derimod godt fremkomme med egne an‐ bringender til støtte for den understøttede parts påstand(e). … en biintervenients adgang til at gøre et anbringende gældende … udgør [ikke] et ex officio spørgsmål. … det afgørende for, om retten skal tage stilling til spørgsmålet, er, om sagens parter har protesteret imod passivitetsanbringendet, hvilket … ikke er tilfældet. patrade a/s har yderligere anført, at ordlyden af retsplejelovens § 252 ikke giver grundlag for at drage konklusioner om spørgsmålet. patrade a/s er enig i, at en biintervenient ikke kan fremføre et anbringende, som den støttede part ikke ønsker at gøre gældende, og har henvist til, at ankenævnet ”ikke har protesteret imod biintervenientens anbringende og ej heller på anden måde har givet udtryk for ikke at ville have, at anbringendet blev gjort gæl‐ dende af biintervenienten.” det er endelig patrade a/s’ opfattelse, at patrafee ab’s stand‐ punkter som ”processuelle, formelle indsigelser” kunne og burde have været fremsat tidli‐ gere, hvorfor patraffe ab er afskåret fra nu at gøre disse gældende. ‐ 25 ‐ patrafee ab har i et indlæg af
5. februar 2009 anført, at en biintervenient ikke kan gøre ”et selvstændigt anbringende gældende, som ikke har været gjort gældende af den støttede part.” det anføres yderligere, at retsplejelovens § 252 er ufravigelig, og at retten er både be‐ føjet og forpligtet til at påse, at bestemmelsen iagttages. spørgsmålet er ikke underlagt for‐ handlingsmaksimen. ankenævnet har i et indlæg af
6. februar 2009 henholdt sig til sit indlæg af
7. januar
8. sø‐ og handelsrettens afgørelse biintervenienten, patrade a/s’ passivitetssynspunkt, der udtrykkeligt ikke gøres gældende som anbringende af den part, ankenævnet, som patrade a/s i medfør af retsplejelovens § 252, stk. 1 uden partsstatus er indtrådt i sagen til støtte for, tages ikke under påkendelse. det er ikke godtgjort, at ordmærket patrawin, der indehaves af patrawin data ab, har været brugt som angivet i

§ 25, stk.

1, og mærket indgår derfor ikke i grundlaget for rettens afgørelse, jf.

§ 23, stk.

2, jf. § 28, stk. 5. som sagen er forelagt, er der herefter alene spørgsmål om, hvorvidt patrafee ab’s subsidiære påstand kan fremmes. med hensyn til spørgsmålet om mærkelighed bemærkes i auditiv henseende, at mærkerne efter rettens opfattelse, uanset om der anvendes engelsk udtale, således som det efter bevis‐ førelsen må antages i helt overvejende grad at ske for begge mærkers vedkommende i virk‐ somhedernes omsætningskredse, eller om dansk udtale lægges til grund, ikke er forveksle‐ lige. med engelsk udtale består patrafee således af tre stavelser, hvor mellemstavelsen ”tra” selvstændigt udtales, og hvor ordet har en anden auditiv rytme end patrade med to stavel‐ ser, hvor ”tra” indgår med ”de” i et samlet ”trade”, udtalt ”træjd”. også med dansk udtale har patrafee tre stavelser, mest naturligt udtalt ”pa tra fé”, hvilket er samme antal stavelser som i patrade, men hvor lydbilledet af ”trade” fremstår som sammentrukket med blødt ”d” som i ordet ”parade” og dermed væsentligt forskelligt fra de auditivt opdelte stavelser ”tra fé”. mærkerne findes derfor ikke at være forvekslelige i auditiv henseende. ‐ 26 ‐ to af rettens medlemmer (lars monrad gylling og claus jepsen) udtaler herefter: da mærkernes første fem bogstaver, svarende til de to første af i alt tre stavelser, og endvi‐ dere det sidste bogstav er ens, må mærkerne i visuel henseende anses for forvekslelige. be‐ grebsmæssigt står stavelserne pa‐tra‐fee som forkortelser for henholdsvis ”patent” og ”tra‐ demark”, mens ”fee” er engelsk for ”honorar”, ”gebyr”, ”afgift” etc.; pa‐tra‐de står, når leif nielsens forklaring lægges til grund, for ”patent”/”pattern”, ”trademark” og ”design”. un‐ der disse omstændigheder findes mærkerne også forvekslelige i begrebsmæssig henseende. da der efter oplysningerne om de overlappende områder for patrafee ab’s og patrade a/s’ virksomheder endvidere findes at foreligge varelighed, findes mærkerne efter en samlet vurdering at være forvekslelige. patrafee ab’s subsidiære påstand skal derfor tages til følge. et af rettens medlemmer (claus forum petersen) udtaler: spørgsmålet om forvekslelighed i visuel henseende må med hensyn til ordmærker af den fo‐ religgende, suggestive karakter, placeret i en ikke‐dansk udtalesfære, være influeret af udta‐ len af mærkerne og disses rytme. vurderingen må endvidere grundlæggende tage afsæt i mærkeindehavernes omsætningskredse, som er erhvervsvirksomheder, hvor der må antages at være en høj grad af fortrolighed med hensyn til brug af engelsk erhvervssprog, og hvor valg af samarbejdspartnere sker på grundlag af overvejelser af forretningsmæssig karakter. de forskelle, som mærkerne fremstår med ‐ et uens antal bogstaver, markant forskellige en‐ destavelser og de omtalte forhold med hensyn til udtale og rytme ‐ må antages i omsæt‐ ningskredsene at være egnet til, i hvert fald i nogen grad, at skabe visuel distance mellem mærkerne. når det tages i betragtning, at mærkerne er kunstord sammensat af led, der alle er forkortel‐ ser, bortset fra ”fee” i ”patrafee”, der ikke genfindes i ”patrade”, og som i sammenhængen med ”pa” for patent og ”tra” for ”trademark” direkte beskriver netop denne virksomheds ‐ 27 ‐ centrale forretningsområde, og når tillige det om omsætningskredsene anførte tages i be‐ tragtning, findes der ikke at være grundlag for at statuere begrebsmæssig forvekslelighed. med hensyn til spørgsmålet om varelighed bemærkes, at det efter sagens oplysninger læg‐ ges til grund, at patrafee ab’s kunder udgøres af patentbureauer, der har outsourcet deres håndtering af årsafgifter for deres kunder til patrafee ab, samt erhvervsvirksomheder med egen patent‐ og varemærkeafdeling, for hvem patrafee forestår overvågning og betaling af afgifter. patrafee ab påtager sig endvidere ‐ for så vidt angår patenter ‐ kundetjenesten konkurrentovervågning og har de sidste 5‐6 år forestået registrering og fornyelse af domæ‐ nenavne. patrade a/s driver på sin side virksomhed som traditionelt patent‐ og varemær‐ kebureau med hovedvægten på rådgivning af erhvervsvirksomheder på et overordnet strategisk niveau, konsulentbistand med hensyn til rettighedsbeskyttelse og varetagelse af sagsbehandling i forhold til offentlige myndigheder. der ydes endvidere bistand til rets‐ håndhævelse, kommerciel udnyttelse og indgåelse af licensaftaler. bistand til betaling af årsafgifter mv. ydes alene som tillægsydelse til hovedydelserne. patrade a/s yder også kon‐ kurrentovervågning. patrafee ab’s virksomhedsområde svarer efter det fremkomne således til en mindre og afgrænset del af af patrade a/s’ samlede virksomhedsområde. der er i sa‐ gen ikke oplysninger, der belyser, i hvilket omfang virksomhederne står i et direkte konkur‐ renceforhold til hinanden. under de anførte omstændigheder, og idet de af patrafee ab fremlagte eksempler til illu‐ stration af faktiske forvekslinger ikke findes at føre til en anden vurdering, er jeg efter en helhedsvurdering enig med ankenævnet i, at mærkerne ikke er forvekslelige, og stemmer derfor for at frifinde ankenævnet. afgørelsen træffes efter stemmeflertallet, således at patrafee ab’s subsidiære påstand tages til følge. ankenævnet skal efter sagens omstændigheder og udfald betale 35.000 kr. i sagsomkostnin‐ ger til patrafee ab, hvoraf 5.000 kr. er til delvis dækning af patrafee ab’s udlæg til retsafgift. ‐ 28 ‐ endvidere skal patrade a/s som biintervenient, jf. retsplejelovens § 252, stk. 4, i sagsomkost‐ ninger til patrafee ab betale 10.000 kr. thi kendes for ret ankenævnet for patenter og varemærker tilpligtes at anerkende, at varemærkeregistrerin‐ gen vr 2002 03364 patrade a/s <fig> nægtes registrering for: bistand ved forretningsle‐ delse og forretningsadministration herunder forretningsmæssig bistand ved betaling, admi‐ nistration og overvågning af afgifter vedrørende patenter, varemærker, design og domæne‐ navne samt konkurrentovervågning. ankenævnet for patenter og varemærker skal inden 14 dage betale 35.000 kr. i sagsomkostninger til patrafee ab. inden samme frist skal patrade a/s i sagsomkostninger til patrafee ab betale 10.000 kr. sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens § 8 a. lars monrad gylling claus forum petersen claus jepsen (sign.) ___ ___ ___ udskriftens rigtighed bekræftes p.j.v. sø- og handelsretten, den