Obsah (4)

§ 5§ 43§ 4§ 6

udskrift af sø- & handelsrettens dombog ____________ - j den 15. april 2008 blev af retten i sagen v‐70‐06 h‐d michigan, inc. (advokat annemette ellermann) mod mc parts ved frank jensen (advokat steff

§ 5, stk.

1, nr. 3, eller ef‐varemærkeforordnin‐ gens art. 12(c). det er tilladt at henvise til de produkter man i øvrigt er berettiget til at sælge og således gøre brug af anden mands varemærke, men sådan brug skal have form af en loyal henvisning. mcp’s brug af harley‐davidson går langt ud over grænserne for den tilla‐ delige henvisning. den ”disclaimer” der ligger i at mcp anvender eget logo og eget navn i det samlede logo, gør ikke benyttelsen af harley‐davidson berettiget, jf. fx rolex‐dom‐ men (u 2000.2300 s) hd har ikke givet samtykke til mcp’s brug af harley‐davidson, og det var og er mcp klar over. mcp’s brug af logoet indeholdende harley‐davidson på beklædning skete første gang i 2005, og passivitetsbetragtninger kan ikke føre til at hd skulle være afskåret fra at håndhæve sin varemærkeret over for mcp for så vidt angår tekstiler. det gælder uanset at der ikke blev taget retslige skridt mod det første, mindre parti tilbageholdte varer til action sport. generelt gøres det gældende at hd ikke har udvist passivitet i forhold til mcp’s uret‐ mæssige brug og utilbørlige udnyttelse af det velkendte harley‐davidson i mcp’s for‐ retningskendetegn. mcp må hele tiden have været klar over at benyttelsen af harley‐ davidson som del af logoet ikke var tilladeligt, og hd har ikke givet mcp rimelig anled‐ ning til at tro at hd ville affinde sig med benyttelsen. der kan i den forbindelse henvises til grammy‐dommen u 2000.2469 h. ved bedømmelsen af om der foreligger passivitet, må der lægges megen vægt på at mcp ikke på noget tidspunkt kan have været i god tro med hensyn til benyttelsen af harley‐davidson. endvidere må man se på baggrunden for korre‐ spondancen i 1998 som var en uenighed om mcp’s ret til at betegne sig som hd‐forhandler. endvidere gøres det gældende at mcp’s benyttelse af harley‐davidson som for‐ retningskendetegn på butiksfacade samt på beklædning er vildledende og i strid med god markedsføringsskik og derfor udgør en overtrædelse af markedsføringslovens § 1 og 18. det har ingen betydning for sagen at mcp som forklaret har udliciteret sit værksted. mcp driver fortsat virksomhed inden for motorcykelområdet. påstand 6: mcp har med forsæt krænket hd’s varemærkeret ved brug af harley‐ davidson som en del af sit eget varemærke for bl.a. jakker og handsker der i deres stil - 11 - fremtræder som efterligninger af hd’s tilsvarende produkter som mcp sælger i sin forret‐ ning side om side med billigere produkter som mcp uberettiget har forsynet med et logo in‐ deholdende harley‐davidson. mcp skal derfor betale et rimeligt vederlag for udnyttel‐ sen af varemærket og betale erstatning for den yderligere skade, herunder markedsforstyr‐ relse, som overtrædelsen har medført, jf.

§ 43

. ved fastsættelse af erstat‐ ningen for den yderligere skade som krænkelsen har medført for hd, skal tages hensyn til mcp’s uberettigede fortjeneste, jf.

§ 43, stk.

1. i øvrigt henvises til oversig‐ ten over hd’s krav der tillige støttes på markedsføringslovens §
2. påstand 7: hd skal have godtgjort sine omkostninger ved at efterforske mcp’s kræn‐ kelser, herunder omfanget af disse og er berettiget til at få dækket sine omkostninger til gen‐ nemførelse af bevissikrings‐forretningen, jf. den fremlagte oversigt. det gøres gældende at omkostningerne til transport og opbevaring mv. er uafhængige af antallet af genstandene for bevissikring. 4.
3. mcp det centrale i sagen er påstand 4 og 5 som retter sig mod et mærke som mcp har benyttet siden 1992 som en betegnelse for det der er kernen i frank jensens virksomhed. hd har været bekendt hermed i hvert fald fra 1998, det er dokumenteret, men henvisningen til korrespondancen i 1995 i forbindelse med frank jensens forklaring giver et godt grundlag for at antage at hd har været bekendt med at mcp benyttede det omstridte logo som betegnelse for sin virksomhed, lige fra han startede den. benyttelsen er upåtalt. budde schou gjorde indsigelse mod anvendelsen af betegnelsen ”forhandler”, man havde ikke indvendinger mod brevhovedet med det omstridte logo. dette må binde hd. budde schou var varemærkeagent for et selskab i hd‐koncernen, og må antages med åbne øjne at have accepteret benyttelsen af harley‐davidson i logoet. efter det der er oplyst, må det antages at korrespondancen endte med et for begge parter tilfredsstillende resultat, nemlig at mcp afstod fra at benytte betegnelser der kunne føre til den urigtige antagelse at mcp var autoriseret af hd. hd er på nuværende tidspunkt afskåret fra at gøre indsigelse mod mcp’s logo som mcp gennem en lang årrække (med hd’s viden) har indarbejdet. mcp er den største leve‐ randør af reservedele til harley davidson motorcykler i danmark (når bortses fra importø‐ - 12 - ren, caps motorcycles a/s), og det er usandsynligt at hd ikke var bekendt med mcp’s logo og den benyttelse af det der fandt sted. hd har endvidere været vidende om og ved sin adfærd accepteret frigivelsen af de jakker der var genstand for bevissikringen, og hd er dermed afskåret fra at kræve disse va‐ rer beslaglagt. hertil kommer at der har været løbende samhandel mellem mcp og cap’s der har repræsenteret hd i danmark. det er helt usandsynligt at cap’s ikke skulle have været opmærksom på at mcp benyttede logoet med harley‐davidson. subsidiært gøres gældende at tilføjelsen af hd’s produktnavn (harley davidson) alene er af beskrivende karakter. kun gennem angivelse af dette navn kan mcp beskrive sin virk‐ somheds karakter. dette er en berettiget henvisning, jf.

§ 5, nr.

3, der henvises i denne forbindelse til praksis omkring dette spørgsmål, bmw‐dommen (ef‐ domstolens dom af

1. februar 1999 i sag c‐63/97) og den endnu mere vidtgående dom höltershoff‐freiesleben (ef‐domstolens dom af
2. maj 2002 i sag c‐2/00). det gøres videre gældende at mcp ikke krænker hd’s varemærke da mcp’s logo adskiller sig markant fra hd’s logo. den relevante lighed er angivelsen harley‐ davidson som mcp efter det oven for anførte er berettiget til at benytte. mcp har ikke draget utilbørlig fordel af anvendelse af hd’s navn i forbindelse med den af mcp drevne virksomhed og i forbindelse med mcp’s brug af eget logo, mcp vil lide et uforholdsmæssigt tab, dersom mcp afskæres fra fortsat at anvende det logo, som mcp– med hd’s vidende – gennem en lang årrække har indarbejdet og markeds‐ ført sin forretning under. de i påstand 6 og 7 anførte beløb er udokumenterede og bestrides fra mcp’s side. be‐ løbet anført i påstand 6 udgør ikke et rimeligt vederlag hverken for uberettiget brug eller markedsforstyrrelse. bevissikringssagen gik ud over hvad der var berettiget, således som det fremgår af østre landsrets kendelse, og kun omkostninger til hvad der var berettiget efter denne ken‐ delse, kan kræves erstattet, bevissikringens lovlighed i øvrigt forudsat.
3. rettens afgørelse - 13 - påstand 1: af de af hd anførte grunde tages påstanden til følge. påstand 4 og 5: påstandene vedrører aktuel og fremtidig brug af harley‐davidson som forretningskendetegn, dvs. især mcp’s benyttelse af harley‐davidson i logoet, jf.

§ 4, stk.

3, nr.

1. repræsentanter for hd har været bekendt med mcp’s anvendelse af harley‐ davidson i sit logo i hvert fald siden 1998 uden at reagere herpå. denne forsømmelighed fra hd’s side med at sikre sig at selskabets kendetegn blev respekteret, kan dog ikke føre til at det tillades mcp at anvende hd’s varemærke og kendetegn efter reglen i varemærkelov‐ ens §
2. korrespondancen i 1998 mellem mcp og hd’s varemærkeagent vedrørte mcp’s betegnelse som hd forhandler, og vedrørte således ikke specifikt varemærket indeholdende hd’s navn. der er således ikke omstændigheder i korrespondancen eller i øvrigt i andre omstændigheder der har kunnet give mcp grund til at tro at hd var indforstået med anven‐ delsen af hd’s navn og varemærke, og der må foreligge vægtige grunde for at det kan anta‐ ges at en varemærkeindehaver skal finde sig i at et mærke bestående af firmanavnet kan benyttes af en anden. der er ikke nedlagt påstand om at mcp skal anerkende at have været uberettiget til at bruge harley‐davidson som forretningskendetegn, herunder som del af forretningskendetegn, men alene om at mcp skal anerkende at være uberettiget til at bruge harley‐davidson, dvs. at påstanden ikke indebærer en stillingtagen til den anvendelse der har fundet sted, men alene den aktuelle (og fremtidige) anvendelsen. benyttelse af betegnelsen harley‐davidson som angivelse af forretningsområde eller varesortiment kan være berettiget hvis benytteren driver forretning med salg af hd‐ produkter, herunder reservedele og accessories. en sådan benyttelse skal være neutral og må ikke give anledning til den misforståelse at benytteren under en eller anden form har en særlig stilling i forhold til varemærkeindehaveren, jf. ef‐domstolens dom af
3. februar 1999 i bmw‐sagen, sag c‐63/97 præmis 47 ff. med henvisning til dior‐dommen, dom af
4. novem‐ ber 1997 i sag c‐337/
5. mcp’s benyttelse af harley‐davidson i sit logo (forretnings‐ kendetegn) går langt videre end tilladt efter disse retningslinjer og er derfor heller ikke berettiget efter

§ 5, nr.

1. det forhold at mcparts tillige angives i mærket, - 14 - er ikke tilstrækkeligt til at ophæve varemærkekrænkelsen, jf. princippet i rolex‐dommen nævnt ovenfor og arsenal‐dommen, ef‐domstolens dom af
2. november i sag c‐206/
3. hd skal derfor have medhold i påstand 4 og
4. påstand 2 og 3: påstandene vedrører benyttelsen af varemærket harley‐davidson i mcp’s logo mv., og retten skal derfor ikke tage stilling til om logoet i øvrigt kan være i strid med hd’s varemærkerettigheder. der er klar lighed mellem mcp’s logo og hd’s varemærker bestående af eller inde‐ holdende harley‐davidson, da dette ordmærke, respektive denne bestanddel af figur‐ mærket, i sin helhed indgår i mcp’s logo. benyttelsen er som anført ovenfor ikke berettiget efter

§ 5, nr.

3, og den af hd udviste forsømmelighed med at sikre selskabets rettigheder kan ikke føre til at der ikke skal gives hd medhold, jf. ovenfor. der skal dog foretages en begrænsning af afgørelsen til at vedrøre varer der ikke er bragt i omsætning med samtykke fra hd, jf.

§ 6

. påstand 6: mcp har ikke haft talmæssige indvendinger mod hd’s opgørelse for så vidt angår de tre første poster angivelse af vareantal, men har bestridt at der er dokumentation for salgspriser og fortjeneste. retten kan tiltræde at en del af mcp’s omsætning har fortrængt hd‐produkter, men ikke i forholdet 1:

1. den tabte avance skal opgøres uden moms. endvidere er vederlaget på 15% efter rettens erfaringer på området sat alt for højt. ved udmåling af vederlag skal det også tages i betragtning at benyttelsen af harley‐davidson har været tolereret af hd, og at vederlaget alene vedrører varemærkebenyttelsen, ikke en benyttelse af hd’s designs til de pågældende varer. på dette grundlag kommer retten frem til at vederlag og erstatning skønsmæssigt og under ét skal sættes til 50.000 kr. påstand 7: hd’s opgørelse kan i det væsentlige tiltrædes. tilbageholdelsen af samtlige varer har dog ikke været berettiget efter østre landsrets kendelse af
2. august 2006, og hd har ikke godtgjort at opbevaringen af et antal repræsentative varer ikke kunne gøres billigere end opbevaring af det samlede parti. posten skal herefter godtgøres med 15.000 kr. - 15 - sagsomkostninger skal erstattes med 25.000 kr. med tillæg af 5.000 kr. for fremmøde i fogedretten og af 4.260 kr. i godtgørelse af retsafgift. thi kendes for ret:
3. mc parts ved frank jensen skal anerkende at den af fogedretten i gladsaxe den
4. maj 2006 som ændret ved østre landsrets kendelse af
5. august 2006 gennemførte bevissikringsforretning er lovlig foretaget.
6. mc parts ved frank jensen skal anerkende at være uberettiget til at bruge harley‐ davidson som varemærke, herunder som del af varemærke, for beklædningsgen‐ stande, jakker, bukser, handsker, t‐shirts, sweatshirts og hættetrøjer medmindre va‐ rerne er bragt i omsætning med samtykke fra harley‐davidson, inc.
7. mc parts ved frank jensen skal ophøre med brug af harley‐davidson som va‐ remærke, herunder som del af varemærke, for beklædning og beklædningsgenstande medmindre varerne er bragt i omsætning med samtykke fra harley‐davidson, inc.
8. mc parts ved frank jensen skal anerkende at være uberettiget til at bruge harley‐ davidson som forretningskendetegn, herunder som del af forretningskendetegn, for detailhandel med motorcykler, motorcykeldele og ‐tilbehør.
9. mc parts ved frank jensen skal ophøre med brug af harley‐davidson som forretningskendetegn, herunder som del af forretningskendetegn, for detailhandel med motorcykler, motorcykeldele og ‐tilbehør.
10. inden 14 dage skal mc parts ved frank jensen til harley‐davidson, inc. betale 50.000 kr. med procesrente fra den
11. juni
12. - 16 -
13. inden samme frist skal mc parts ved frank jensen til harley‐davidson, inc. betale 15.000 kr. med procesrente fra den
14. juni
16. inden samme frist skal mc parts ved frank jensen til harley‐davidson, inc. i sagsomkostninger betale 34.260 kr. sagsomkostningsbeløbet skal forrentes efter rentelovens § 8 a. lisbeth friis jens feilberg henrik ypkendanz (sign.) ___ ___ ___ udskriftens rigtighed bekræftes p.j.v. sø- og handelsretten, den