- jbj udskrift af sø- & handelsrettens dombog ____________ dom afsagt den 15. marts 2016 v-77-14 roxtec ab (advokat annemette ellermann holmbom) mod ankenævnet for patenter og varemærker (advokat ande

§ 30, stk.

1, jf. § 28, stk.

1. begæringerne blev fremsat under henvisning til, at rockwools varemærker var forvekslelige med roxtecs ældre varemærkeregistreringer. styrelsen foretog den
2. september 2011 følgende enslydende, foreløbige vurderinger af spørgsmålet om forvekslelighed mellem hhv. searox og prorox og roxtec: ”styrelsen har i dag foretaget en foreløbig vurdering i sagen. det er vores vurdering, at der er risiko for forveksling af mærkerne i relation til alle varer omfattet af indehavers [rockwools] registrering. styrelsen kan dog ikke udelukke, at indehavers registrering kan begrænses til va- rer, som ikke er sammenfaldende med anmoders [roxtecs] registrering. styrelsen skal derfor opfordre indehaver til at begrænse varefortegnelsen til sådanne varer. begrænsningen, som skal være en positiv opremsning af de varer, som ønskes omfattet af registreringen, skal sendes til styrelsen inden to måneder fra dato. hvis indehaver ikke begrænser varefortegnelsen, vil regi- streringen blive ophævet. afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 28, stk. 1, jf. § 15, stk. 1, nr. 2.” ved styrelsens afgørelser af
3. april 2013 blev roxtecs begæringer om administrativ ophæ- velse af rockwools varemærker searox og prorox ikke taget til følge. styrelsen beskæftigede sig i afgørelsen vedr. prorox bl.a. med varelighed og mærkelighed og fandt følgende: ”vurdering af varelighed indehavers [rockwools] mærke er i klasse 17 registreret for ”isoleringsmaterialer”, der som an- ført ovenfor ikke er sammenfaldende med ”kabel- og rørgennemføringer af gummi eller pla- stic” som omfattet af anmoders [roxtecs] registreringer i klasse 17, idet anmoders registreringer for nærværende sag ikke anses for at omfatte produkter i form af isoleringsmaterialer, men ude- lukkende forseglende eller tætnende kabel- og rørgennemføringer. indehavers mærke er i klasse 19 registreret for ”byggematerialer (ikke af metal)”. da anmoders registreringer i nærværende sag ikke kan anses for at omfatte klasse 19, kan der ikke konstate- res sammenfald i forhold hertil. vurdering af mærkelighed både indehavers mærke og anmoders mærke består af 6 bogstaver fordelt på 2 stavelser. -6- indehavers mærke består af en sammensætning af de to mærkeelementer pro-rox, hvor pro er en almindelig anvendt forkortelse på engelsk for ”professional” og på dansk for ”professio- nel”. rox har ikke nogen umiddelbar betydning. indsigers to figurmærker består af ordelementet roxtec, sammensat af mærkeelementerne rox og tec, samt et figurligt element i farverne sort/hvid samt sort/blå. det figurlige element består af en firkant indeholdende et udsnit af cirkler og ringe. ordelementet roxtec fremtræ- der visuelt som den dominerende del af indehavers mærke og er derfor den mærkebestanddel, som kundekredsen naturligt vil hæfte sig ved. mærkebestanddelen tec vil naturligt give asso- ciationer til ordet ”technology”, idet mærkebestanddelen udtalemæssigt udgør den første sta- velse af ”technology” eller ”technical”, der på dansk betyder ”teknologi” eller ”teknisk”. som anført ovenfor, har rox ikke nogen umiddelbar kendt betydning. mærkerne har ordelementerne rox som fælles element, placeret henholdsvis sidst i indeha- vermærket og som den første del af ordelementet i anmoders figurmærke. mærkerne har der- udover ikke nogen fælles stavelser eller i øvrigt identisk placerede bogstaver. under henvisning til den ovenfor anførte betydning af mærkebestanddelen pro er det styrel- sens opfattelse, at der er tale om en svag mærkebestanddel. dels kan mærkebestanddelen na- turligt give associationer til, at de af registreringen omfattede varer er til professionel brug og dels er der tale om en mærkebestanddel, der er hyppigt anvendt i mange forskellige vareklas- ser. til trods for at rox ikke er den indledende mærkebestanddel, må rox herefter betegnes som den mest særprægede del af indehavers mærke. styrelsen har ikke fundet det dokumente- ret, at mærkedelen rox i relation til de af registreringen omfattede varer skulle være usærpræ- get eller i øvrigt er en hyppigt anvendt mærkebestanddel. for så vidt angår det dominerende mærkeelement roxtec i anmoders mærker, er det styrel- sens opfattelse, at stavelsen tec må betegnes som den svage del af mærket, idet den som oven- for anført giver tydelige associationer til det kendte engelske udtryk ”technology”, og idet der er tale om en stavelse, der optræder i adskillige mærker i alle vareklasser. den mest særpræge- de mærkebestanddel er herefter rox, der ligeledes fremtræder som den indledende del af det dominerende ordelement. vurdering af risiko for forveksling mærkerne besidder visse lydlige og visuelle forskelligheder, men har det særprægede ordele- ment rox til fælles. rox fremtræder dels som den mest særprægede og dels den dominerende mærkebestanddel i begge mærker. de varer, som den indsendte brugsdokumentation viser anmoders mærker brugt for, er højt specialiserede varer, som efter deres formål tydeligt adskiller sig fra de varer, som indehavers registrering omfatter. uanset en vis lighed mellem mærkerne kan der ikke konstateres sammenfaldende varer, hvor- for det efter en helhedsvurdering er styrelsens opfattelse, at mærkerne ikke vil være forveksle- lige, herunder at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne. afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 30, stk. 1, jf. § 28, stk. 5, og § 25, stk. 1, samt § 15, stk. 1, nr.
4. -7- i styrelsens afgørelse vedr. searox blev i alt det væsentlige anført det samme om varelighed og mærkelighed, dog med følgende forskelle vedrørende mærkeligheden: ”< indehavers mærke består af en sammensætning af de to mærkeelementer sea-rox, hvor først- nævnte er det engelske ord for ”hav” eller ”sø”. rox har ikke nogen umiddelbar betydning. < mærkebestanddelen sea i indehavers mærke må betegnes som svag i relation til varer, der er beregnet til brug på havet eller inden for marinebranchen. f.eks. kan der være tale om isole- ringsmaterialer eller byggematerialer, der er beregnet til brug på skibe eller off-shore anlæg. i forhold til sådanne varer må rox betegnes som den mest særprægede del af indehavers mær- ke. <” ved brev af
5. juni 2013 klagede roxtec over styrelsens afgørelser, der blev indbragt for an- kenævnet i medfør af varemærkelovens § 46, stk.
6. rockwool anmodede herefter den
7. oktober 2013 ohim om administrativ ophævelse af roxtecs eu-varemærkeregistreringer som følge af manglende brug af mærket for alle de re- gistrerede varer i klasserne 6, 17 og
8. ankenævnet stadfæstede ved kendelser af
9. august 2014 styrelsens afgørelser og opret- holdt således rockwools varemærkeregistreringer. af ankenævnets kendelser fremgår følgende enslydende udtalelse vedr. varemærkerne sea- rox og prorox: ”klager har for ankenævnet alene dokumenteret brug af roxtec for ”kabel og rørgennemfø- ringer af gummi eller plast”, der henføres til klasse
10. formålet med klagers produkter er at tætne gennemføringer af kabler og rør, hvilket ikke naturligt kan opfattes som ”isoleringsmate- riale”. ankenævnet er derfor enig i styrelsens vurdering af, at disse produkter ikke kan anses for ”isoleringsmaterialer” i klasse
11. der er således ikke sammenfald af varer. om end der er en vis ligeartethed mellem indehavers og klagers varer, finder ankenævnet efter en helheds- vurdering ikke, at summen af vareartslighed og mærkelighed er tilstrækkelig til at statuere for- vekslelighed særligt når henses til, at mærkerne ikke er udpræget lig hinanden i opbygning.” den
12. oktober 2014 traf ohim på baggrund af rockwools anmodning følgende afgørelse om delvis ophævelse af roxtecs eu-varemærkeregistrering ctm 002352979: -8- ”decision:
13. the application for revocation is partially upheld.
14. the ctm proprietor’s rights in respect of the community trade mark no 2 352 979 are re- voked as from 30/10/2013 for part of the contested goods, namely: class 19: non-metallic rigid pipes for building.
15. the community trade mark remains registered for all the remaining goods, namely: class 6: cable and pipe penetration seals, made from metal. class 17: cable and pipe penetrations seals, made from plastic or rubber. class 19: cable and pipe penetration seals, non-metallic.
16. each party bears its own costs.” ohim traf samme dato enslydende afgørelse vedr. roxtecs eu-varemærkeregistrering ctm
17. ud over varemærkerne searox og prorox er rockwool i en række lande blandt andet regi- streret indehaver af varemærkerettighederne til ”roxul”. det fremgår af en oversigt over ret- tigheder registreret i 39 lande, at rockwool i 36 af disse 39 lande har en varemærkeregistre- ring af roxul, som er ældre end roxtecs registrering af roxtec i de samme lande. endvidere fremgår det, at rockwools ældste registrering af roxul er fra 1979 (i canada). endelig er det for så vidt angår øvrige mærker oplyst, at patent- og varemærkestyrelsen den
18. november 2009 på roxtecs begæring slettede rockwools registrering af varemærket ”tecrox” registreret den
19. juni 2009 i vareklasse 17 og 19 hhv. for ”isoleringsmaterialer” og ”byggematerialer (ikke af metal)”. varelighed der er under sagen fremlagt en række brochurer og modeller, der illustrerer brugen af par- ternes produkter. roxtecs produkter roxtecs produkter er bl.a. kendetegnet ved at være ”intrusion proof”, herunder vand- og gastætte. roxtecs produkter er endvidere designet til at bevare brandklassifikationer på ski- be efter gennemføring af rør og kabler. produkterne kan håndtere multi-kabler, de er modul- opbyggede og findes i mange størrelser og former. roxtec tilbyder endvidere løsninger, der -9- kan ”stå åbne”, således at der på et senere tidspunkt kan føres rør og kabler igennem en in- stallation. der er bl.a. dokumenteret et eksempel på en roxtec-løsning, der forsegler og beskytter rør- gennemføringer, hvilket ses ved følgende afbillede produkter ”rs seal” og ”r frame”: i tilknytning hertil er særligt følgende afbillede produkt ”sf frame” blevet fremhævet, da denne løsning ikke ”går igennem” en plade eller lignende men blot er installeret på den ene side af en rumdeler: det er endvidere dokumenteret, at roxtecs produkt ”sfohk frame” kan anvendes rundt om eksisterende kabler, hvilket ses ved følgende illustration: - 10 - herudover er der bl.a. fremlagt følgende billeder af ”sleev-it fire penetration seal”: i roxtecs brochure ”cable and pipe transits for marine application” er isolering i forbindelse med roxtecs produkter bl.a. omtalt som følger: ”installing and ensuring performance of roxtec sealing solutions sometimes require the use of insulation. as roxtec holds a large number of certificates covering a, b and h class divisions as well as jet fire arrangements, the use of insulation varies not only depending on division but also on what type of services that penetrate the systems, such as cables, plastic pipes or metal pipes. roxtec holds certificates towards several different classification societies, so the actual project is also a relevant factor when considering insulation arrangements.” det fremgår endvidere af brochuren, at roxtecs produkter har undergået brandprøvninger og er blevet godkendt til brug i ikke brændbare skibssektioner klassificeret som a, b og h i henhold til gældende standarder vedtaget af den internationale maritime organisation (imo), herunder konventionen om sikkerhed for menneskeliv på søen (solas). - 11 - der er i tilknytning hertil fremlagt typegodkendelser udstedt af klassifikationsselskabet det norske veritas (dnv) samt en skriftligt erklæring fra en af roxtecs kunder, hvoraf det bl.a. fremgår, at hovedårsagen til, at selskabet abb ab owc køber roxtecs produkter, er produk- ternes brandbeskyttelsesegenskaber. rockwools produkter det er dokumenteret, at rocwool ved produktlinjerne searox og prorox producerer forskel- lige isoleringsløsninger. produktlinjen searox anvendes i marine- og offshoreindustrien, mens prorox anvendes til termisk, brandmodstandsdygtig og akustisk isolering af tekniske installationer i proces- og offshoreindustrien. searox det fremgår bl.a. af rockwools retningslinjer for brugen af searox, at rockwool inden for marine- og offshoreindustrien bl.a. tilbyder brand-, lyd- og termisk isolering samt isolering af tekniske installationer. det ses endvidere i rockwools katalog, at deres searox produkter i løbet af de seneste år i vidt omfang er blevet anvendt på forskellige former for skibe, herun- der passagerskibe mv. searox produkterne ”draught stoppers” og ”penetrations” er blevet særligt drøftet under sagen, og brugen af disse løsninger på et skib ses ved følgende illustration: - 12 - for så vidt angår draught stoppers er det oplyst, at disse anvendes over lofter for at undgå spredning af røg eller flammer i tilfælde af brand. searox produktlinjen tilbyder en løsning, der er godkendt til brug i en b-klassificeret skibssektion. følgende illustrationer af en searox draught stopper er fremlagt: ved rockwools retningslinjer for brugen af searox samt udskrift fra rockwools hjemmeside vedr. brandsikker isolering er det endvidere dokumenteret, at searox penetrations anven- des, når et rør eksempelvis går igennem et skot, da der ved åbninger i skottet, dækket mv. gælder særlige krav til efterfølgende isolering. følgende illustrationer af produktet penetra- tions er fremlagt: der er endvidere fremlagt typegodkendelser udstedt af klassifikationsselskabet dnv for searox produkterne, hvoraf det bl.a. fremgår, at produkterne er godkendt til brug for a- og h-klassificerede skibssektioner. prorox - 13 - det er ved rockwools manual for brugen af prorox dokumenteret, at prorox bl.a. anvendes til isolering af industrielle installationer. det fremgår bl.a. af følgende illustrationer, at pro- rox kan anvendes til isolering af rørsystemer: det fremgår endvidere af førnævnte manual, at det ved anvendelse af isolering spiller en vigtig rolle, at denne kan beskyttes, og at rockwool technical insulation produktet prorox grp 1000 kan bruges til dette formål. det fremgår desuden af manualen, at produktet pro- rox grp 1000 består af en uv-hærdet polyestermåtte, der kan påsættes isoleringen, således at der opnås en vandtæt og optimal mekanisk beskyttelse. produktet er desuden blødt og kan derfor tilpasses enhver form. løsningen prorox grp 1000 ses i brochuren afbilledet ved følgende fire billeder: - 14 - det fremgår endvidere af rockwools retningslinjer for brugen af searox, at prorox produkt- linjen bl.a. kan anvendes til isolering af tekniske installationer om bord på skibe. i forlængel- se heraf blev det dokumenteret, at både varemærket prorox og searox anvendes på embal- lagen for technical insulation, hvilket ses ved følgende billede: forklaringer der er under sagen afgivet forklaring af christer lundborg, niklas åkesson, søren nyborg rasmussen og kurt munk pedersen. christer lundborg har bl.a. forklaret, at han er uddannet som mekanisk ingeniør. i 1993 blev han ansat i roxtec, og på nuværende tidspunkt er han ansvarlig for afdelingen for risikosty- ring. han har et indgående kendskab til roxtecs produkter, da han tidligere bl.a. har været ansvarlig for afdelingen for teknisk support. selskabet blev stiftet i
20. grundlæggeren fandt på selskabsnavnet, da han opholdt sig i et sommerhus ved navn roxmansgården beliggende på roxmansvägen lidt uden for byen båstad. huset og vejen er opkaldt efter en skovfoged, der boede i området fra slutningen af 1800-tallet til starten af 1900-tallet. selskabsnavnet opstod herefter ved, at grundlæggeren - 15 - kombinerede første del af det svenske efternavn ”rox” med ”tec”, der er en forkortelse for teknologi. selskabet har siden 1990 solgt produkter i europa og sælger herudover produkter på om- kring 70-80 markeder. den årlige omsætning ligger på omkring 200 mio. euro, og selskabet er vokset med omkring 15-20 % i løbet af det sidste år. han vil mene, at deres kunder har kendskab til varemærket roxtec, da de siden 1990 har an- vendt dette som selskabsnavn. de har tidligere solgt deres produkter under forskellige va- remærker med ”rox” som den første stavelse, men de ophørte med denne praksis i slutnin- gen af 1990’erne, hvorefter deres produkter er blevet solgt under varemærket roxtec. deres produkter kan betegnes som ”passage safety products”, der beskytter liv og aktiver eksempelvis om bord på et skib. hvis et skib skal sikres mod brand, kan deres løsninger sør- ge for, at branden begrænses til ét rum og ikke spreder sig. hvis et rør skal føres igennem et skot, kan deres produkter anvendes til at genoprette brandsikkerheden. dette forudsætter, at deres produkter har isolerende egenskaber. roxtecs varemærke er registreret i vareklassen ”cable and pipe penetration seals” men i praksis anvendes flere forskellige betegnelser for deres produkter. i usa betegnes deres produkter som ”firestop devices”, i marineindustrien som ”penetrations” eller ”transits” og i teleindustrien som ”cable entries”. som en fællesbetegnelse for alle deres produkter anven- des ”seals”, hvilket dog ikke er ensbetydende med, at produkterne ikke har isolerende egen- skaber. han er ikke bekendt med, hvorfor roxtec ikke har forsøgt at registrere deres vare- mærke i vareklassen ”isolering”. roxtecs produkter har en begrænset termisk isoleringsevne, og de ville ikke som rockwools produkter kunne isolere en større overflade. han mener ikke, at det er relevant at dokumen- tere produkternes termiske isoleringsevne, da deres brandisolerende egenskaber er doku- menteret ved brandprøvninger og typegodkendelser. - 16 - i 2010 blev han bekendt med rockwools varemærkeregistreringer af searox og prorox. han mener, at der er sket en udvikling i rockwools anvendelse af disse varemærker, hvilket bl.a. ses ved, at rockwool i 2015 begyndte at sælge produkterne ”penetrations” og ”draught stoppers” under varemærket searox. i rockwools brochure fremgår bl.a. en illustration af produktet penetrations. på illustratio- nen ses et skot, der er påsvejset et rør, således at kabler mv. kan føres igennem åbningen. skottet er beklædt med rockwools isoleringsmateriale, der ligeledes er ført rundt om røret. rockwools løsning er således i direkte konkurrence med deres produkter, da produktet pe- netrations kan anvendes som alternativ til disse. det ses endvidere i rockwools brochure, at rockwools produkt er godkendt til brug for samme ikke brændbare klasser ombord på et skib som roxtecs produkter (a30 og a60). produkterne er således ombyttelige, da de kan anvendes til at løse de samme problemer. det er ikke korrekt, at roxtecs produkter udelukkende anvendes ved rør- og kabelgennem- føringer, hvilket bl.a. ses ved produktlinjen ”sf frame”. ved anvendelse af denne løsning er det udelukkende kablerne, der går igennem dækket, hvilket ikke er tilfældet for selve roxtec produktet, der befinder sig oven på dækket. roxtec har udover ”sf frame” produkterne ”sfohk frame”, ”r”, ”rs”, ”sleev-it”, der ikke går igennem rumdelere men udelukkende installeres på den ene side af en overflade. funktionen af en draught stopper er at forsegle de kabler og rør mv., der føres igennem hul- rum eksempelvis mellem et sænket loft og dækket på et passagerskib. det er vigtigt, at for- seglingen er tæt, da dette forhindrer, at røg og flammer i tilfælde af brand kan sprede sig fra ét rum til et andet. det fremgår af rockwools brochure, at rockwool sælger draught stoppers under varemær- ket searox, og at produktet er typegodkendt til brug i b-0 klassificerede skibssektioner. i brochuren ses endvidere en illustration af en draught stopper, der hænger ned fra dækket i - 17 - hulrummet mellem det sænkede loft og dækket, hvilket illustrerer, at searox produktet ikke kun anvendes som isolering påsat en plan overflade. roxtec har ikke i deres nuværende produktsortiment en komplet draught stopper, men de har dog produkter, der er godkendt til anvendelse i b-klassificerede skibssektioner. det er ikke et krav, at en draught stopper har opnået denne typegodkendelse for at kunne anven- des på et skib. det afgørende for brugen af en sådan er, at produktet er lavet af ubrændbart materiale. der er desuden ikke fastsat regler om i hvilke tilfælde, en draught stopper skal anvendes. deres kunder lægger ikke nødvendigvis vægt på, om der er tale om et roxtec eller rockwool produkt, da de nærmere leder efter et produkt, der kan løse et bestemt installationsproblem. materialevalg, form og farve er ikke afgørende for deres kunder, da de fleste af deres løsnin- ger er skjult bag paneler eller oppe over lofter. både roxtec og rockwool tilbyder isoleringsløsninger, hvorfor der i et vist omfang er sam- menfald mellem deres kunder. de af deres kunder, der ikke er teknisk specialiserede, vil i høj grad lægge vægt på, hvilke typegodkendelser det pågældende produkt har opnået. det er korrekt, at deres kunder lægger vægt på prisen, og at roxtecs produkter er dyrere end rockwools. han kender ikke til et konkret tilfælde, hvor roxtec har mistet en kunde til rockwool, men han mener dog, at selskaberne er i direkte konkurrence med hinanden, hvil- ket ses ved markedsføringsmaterialet for searox produktet penetrations. niklas åkesson har bl.a. forklaret, at han er uddannet som mekanisk ingeniør. siden 2005 har han været ansat i roxtec, og hans arbejdsopgaver omfatter bl.a. testning og godkendelse af roxtecs produkter til marine- og offshoreindustrien. reglerne ombord på skibe fremgår bl.a. af solas-konventionen, der dikterer, hvorledes testning af forskellige produkter skal udføres og hvilke godkendelser, der kræves i forskelli- ge sammenhænge. i tilknytning hertil definerer ftp-koden (fire test procedure), hvordan - 18 - produkterne skal testes, såfremt produktet skal opnå en typegodkendelse til brug for a- klassificerede skibssektioner. roxtecs produkter har opnået de relevante typegodkendelser, herunder til brug for ikke brændbare sektioner på skibe. roxtecs kunder kan finde oplysninger om, hvilke godkendel- ser deres produkter har i deres salgsmateriale, på deres hjemmeside samt på størstedelen af klassifikationsselskabernes hjemmesider. det fremgår af rockwools brochure om searox produktet penetration, at produktet er god- kendt til brug for a60-klassificerede skibssektioner. i rockwools brochure om searox pro- duktet draught stoppers ses ligeledes en henvisning til solas og b-0, hvorfor det kan kon- stateres, at produktet er godkendt til brug i b-klassen. så vidt han ved, er det ikke påkrævet, at en draught stopper har opnået en typegodkendelse for at kunne anvendes på skibe. det fremgår af de fremlagte typegodkendelser udstedt af klassifikationsselskabet dnv, at roxtecs og rockwools produkter har opnået de samme typegodkendelser, og at de derfor kan anvendes til de samme formål. søren nyborg rasmussen har bl.a. forklaret, at han er uddannet akademiingeniør fra kemi- linjen. han er ansat i rockwool i en afdeling, der arbejder med isoleringsløsninger til marine-, offshore- og procesindustrien. rockwool omsætter årligt for omkring 15 mia. kr., og der er på verdensplan ansat omkring 11.000 medarbejdere. han vil mene, at det ville koste omkring 6 mio. kr. at rebrande de pro- dukter, der sælges under searox og prorox. alle rockwools produkter består af stenuldsfibrene, men densiteten af fibrene, mængden af bindemiddel og additiver varierer alt efter applikationsområdet. rockwools produkter bruges hovedsageligt til ren isolering. produkterne får deres isolering- sevne ved, at stenulden indkapsler luft, der udgør omkring 90 % af produkternes volumen. - 19 - udover ren isolering bruges produkterne bl.a. på varme overflader til at reducere overflade- temperaturerne og som brandisolering til at forlænge den tid, det tager for en brand at bryde igennem en overflade. produktet kan bruges som brandisolering, da det er lavet af ubrænd- bart stenuld. produktserien searox anvendes inden for marine- og offshoreindustrien. searox produkter- ne består af nogle ”slabs” eller ”batts”. der findes både et stift og et blødere produkt. først- nævnte egner sig bedst til anvendelse på en plan overflade, mens sidstnævnte ligeledes kan anvendes på en krum overflade så som rør. searox produktet penetrations er udviklet som en service til deres kunder. det følger af so- las-konventionen, at der skal isoleres ved indretninger, hvor et stålrør påsvejses en stålskot til gennemføring af kabler mv. dette skyldes, at røret i tilfælde af brand vil blive varmet op og kunne antænde noget på den anden side af stålskottet. vand og gas kan trænge igennem searox produktet penetrations, da produktet er varmeiso- lerende men ikke forseglende. ved montering af måtterne foretager rockwool ikke en tæt- ning, og der vil herefter være en åbning i skottet. det er ikke muligt at anvende et hvilket som helst searox eller prorox produkt til isolering af et rør, der er påsvejset et stålskot. det er nødvendigt, at det er et searox produkt, der an- vendes. dette skyldes, at searox produkt er brandgodkendt til brug for a60-klassificerede skibssektioner, og det er påkrævet, at isoleringsproduktet i kombination med overfladen kan leve op til klassifikationen af den ikke brændbare skibssektion. searox produktet penetration er kun godkendt til isolering af stålrør, der er påsvejset stålskot. rockwool har således ikke godkendelse til at anvende produktet ved andre gen- nemføringer. det er ikke rockwool, der har fundet på isoleringsløsningen, og de skal derfor ikke teste løsningen i sig selv. de skal udelukkende afprøve, om deres produkt opfylder kra- vene i solas-konventionen og søfartsstyrelsens regler på området. - 20 - rockwools searox produkt draught stoppers anvendes for at undgå, at en brand spreder sig for hurtigt. produktet indsættes i hulrummet mellem det sænkede loft og ståldækket for at reducere trækket. det er lidt misvisende, at løsningen kaldes en ”stopper”, da den ikke er tæt eller forseglende. løsningen leveres med en overflade, der består af alufolie og hønsenet. overfladen er påsyet isoleringen, hvilket bevirker, at denne løsning heller ikke er helt tæt. produktet draught stoppers monteres på et hønsenet, som udgør den flade, isoleringen fast- gøres på. det er muligt at føre rør igennem searox produktet. materialet slutter tæt indtil rø- ret, men der er ikke tale om en forsegling. produktet er varmeisolerende, men det forhindrer ikke, at der trænger vand, tryk, lyd, gas mv. igennem materialet. searox produktet er blevet godkendt af brandmyndighederne til brug for dette specifikke formål. prorox produktet kan anvendes til termisk isolering inden for procesindustrien. der er ty- pisk tale om isolering af rørledninger, herunder rørledninger med bøjninger, samlinger, ven- tiler mv. prorox produktet ”grp 1000” er lavet af uv-hærdede glasfibre og anvendes til beskyttelse af isolering. materialet er fleksibelt og selvklæbende, og det kan derfor klæbes uden på deres isolering. produktet anvendes typisk på isolering, der sidder udendørs, således at isolerin- gen bliver vandtæt. prorox produkterne er ubrændbare, og materialets overflade har lave flammesprednings- egenskaber. produkterne besidder dog ikke brandbeskyttende egenskaber, og de er følgelig ikke godkendt til isolering af genstande/områder, der kræver en sådan certificering. prorox produkterne anvendes primært i procesindustrien. der er nogle enkelte prorox pro- dukter, der er blevet godkendt til anvendelse i marineindustrien, men i praksis anvendes de udelukkende til isolering af varmt udstyr. dette skyldes dels, at prorox produkterne ikke er brandgodkendt til anvendelse i a-klassificerede ventilationskanaler og dels den større kon- kurrence på procesmarkedet, der resulterer i, at rockwool af markedsmæssige årsager foku- serer på deres searox produkter, når de sælger isolering til marine- og offshoreindustrien. - 21 - rockwool er ikke stødt på roxtec som konkurrent til deres produkter. i de to år han har væ- ret ansat hos rockwool, har han ikke oplevet, at deres produkter er blevet forvekslet med roxtecs produkter. de kunder, der typisk køber prorox og searox produkter, er professio- nelle brugere. kurt munk pedersen har bl.a. forklaret, at han har været ansat i rockwool i 35 år. på nuvæ- rende tidspunkt arbejder han som brandekspert i udviklingsafdelingen, og han har således stor indsigt i brandgodkendelser. i marineindustrien er der krav om godkendelser, hvis man vil levere til branchen. man må ikke indbygge et produkt på et skib, der ikke er certificeret. dette gælder for alle produkter så som maling, glas, guldbelægning, vægbeklædning mv. hvis et produkt skal beskytte mod spredning af brand, skal det være a60 godkendt. hovedegenskaberne ved searox og prorox produkterne er, at de er ubrændbare og varme- isolerende. herudover er produkterne lyddæmpende og vandafvisende. for så vidt angår tæthed og forsegling er rockwools produkter luftgennemtrængelige. hvis der opstår en trykforskel over produkterne, vil luft og vand kunne trænge igennem. hvis et materiale bygges ind i et a-skot, der er sammenligneligt med en brandmur i en byg- ning, skal materialet kunne holde branden inde i ét rum i 60 minutter. dette gældes ligeledes for dæk. hvis der er tale om skillevægge mellem kabiner, skal materialet kunne holde bran- den inde i 15-30 minutter. draught stoppers er en betegnelse for en bestemt anvendelse af searox produktet, hvor man fra dækket hænger en tråduldsmåtte ned over et sænket loft for at begrænse træk og brand- spredning. brandspredning kan kun begrænses, da produktet er diffusionsåbent. de produk- ter, der anvendes i praksis er påsyet en alufolie. produktet er således ikke tæt, da der vil væ- re et lille hul for hver syning. - 22 - searox produktet penetrations angår de tilfælde, hvor man har et rør, der går igennem et skot (formentlig et a-skot). røret er svejset fast til konstruktionen, og man isolerer så oven på skottet og på siden af røret. der er ikke noget af deres produkt, der går igennem selve rø- ret. deres produkt ville ikke kunne bruges til at stoppe hullet i røret, da rockwool ikke har godkendelse til en sådan anvendelse, og produktet endvidere ikke kan forsegle åbninger. roxtecs produkter ville kunne bruges sammen med rockwools searox penetrations eksem- pelvis ved en bøsning til kabelgennemføring eller ved et mindre rør. i sådanne tilfælde ville roxtecs produkter kunne lukke hullet inde i røret omkring det emne, der føres igennem. roxtecs produkter ville med andre ord kunne anvendes til at forsegle hullet, mens rock- wools produkt kan isolere rundt om hullet. roxtecs produkter kan ikke anvendes til varmeisolering, da produkterne udelukkende kan bruges til at lukke og forsegle rundt om kabler og rør og andre steder, hvor der er huller i konstruktioner, da de er luft- og vandtætte og i nogle tilfælde tryk- og eksplosionssikre. den væsentligste forskel ved roxtecs og rockwools produkter er, at roxtecs produkter er tætte, hvilket ikke er tilfældet ved rockwools produkter. roxtecs produkter kan ikke substitueres af rockwools produkt, da roxtecs produkt ikke kan isolere rundt om et påsvejset rør. roockwools produkt ville modsat heller ikke kunne bruges til at forsegle rundt om gennemføringer af ledninger. årsagen til, at man i searox penetration løsningen har et rør, der skal isoleres, er, at røret er påsvejset skottet og dermed i fast kontakt med dette. varmen kan således transporteres igennem røret og fremad ud på den side, der ikke er brandeksponeret. dette har medført, at der ved sådanne konstruktioner er krav om, at røret skal isoleres omkring skottet, hvilket kan ske ved, at der isoleres 45 cm på begge sider af rørgennemføringen eller 90 cm på den ene side af rørgennemføringen. det, der sørger for tætheden i sådan en konstruktion, er svejsningen og ikke deres produkt. det påsvejsede rør og skottet alene ville ikke kunne opnå en a60 godkendelse. årsagen til, at det kan godkendes er, at væggen er isoleret med et sea- rox produkt. - 23 - parternes synspunkter for sagsøger, roxtec ab, er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med på- standsdokumentet af
21. januar 2016, hvoraf bl.a. fremgår: ”processuelle forhold forbudspåstand 1 over for hovedintervenienten rockwool international a/s er ændret. påstan- den er klart og præcist formuleret og er nødvendig, for at alle hovedintervenientens retsstridige handlinger omfattes af det forbud, som påstanden angår. anbringender til støtte for de nedlagte påstande over for såvel sagsøgte som hovedintervenienten og for sag- søgers frifindelsespåstand gør jeg følgende gældende: der er direkte varesammenfald mellem de varer, som rockwool international a/s’ danske va- remærkeregistreringer nr. vr 2009 01573 af searox og vr 2009 01601 af prorox omfatter, og de varer, som roxtec ab’s to eu-varemærker omfatter. et væsentligt formål med roxtec ab’s pro- dukter er ”isolering”. ankenævnets konklusioner i nævnets kendelser af
22. august 2014, <, at ”formålet med roxtec ab’s produkter er at tætne gennemføringer af kabler og rør, hvilket ikke naturligt kan opfattes som ”isole- ringsmateriale””, og at ”der således ikke er sammenfald af varer”, er derfor fejlagtige. følgelig er an- kenævnets samlede vurdering: ”om end der er en vis ligeartethed mellem indehavers og klagers varer, finder ankenævnet efter en helhedsvurdering ikke, at summen af vareartslighed og mærkelighed er til- strækkelig til at statuere forvekslelighed særligt når henses til, at mærkerne ikke udpræget er lig hinanden i opbygning” også fejlagtig. de nye dokumenter, som roxtec har fremlagt under denne sag, der vedrører rockwool interna- tional a/s’ brug af searox og prorox og viser udviklingen i markedsføringen af produkter un- der searox og prorox, < indgik ikke i klagesagen for ankenævnet og har således ikke været genstand for ankenævnets vurdering. der er ikke behov for hjemvisning af sagen, da sø- og handelsretten kan bedømme sagen som helhed. rockwool international a/s’ varemærker searox og prorox ligner roxtec ab’s eu-varemærker roxtec og roxtec. summen af varelighed og mærkelighed og de sammenfaldende kundemålgrupper og afsæt- ningskanaler samt formål og brug medfører, at der er risiko for forveksling i medfør af vare- mærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, og varemærkelovens § 4, stk. 1, nr.
23. betingelserne for helt eller delvist at ophæve de to danske varemærkeregistreringer nr. vr 2009 01573 af searox og vr 2009 01601 af prorox i varemærkelovens § 28, stk. 1, jf.

§ 15, stk.

1, nr. 2, og stk. 2, er opfyldt. - 24 - betingelserne for at forbyde hovedintervenientens brug af searox og prorox, jf.

§ 4, stk.

1, nr. 2, og stk. 3, er opfyldt.” ” for sagsøgte, ankenævnet for patenter og varemærker, er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokumentet af

1. januar 2016, hvoraf bl.a. fremgår: ”anbringender frifindelsespåstanden til støtte for frifindelsespåstanden gøres det gældende, at der ikke er grundlag for at tilsidesæt- te ankenævnet for patenter og varemærkers kendelser af
2. august 2014 (<), hvorved anke- nævnet stadfæstede patent- og varemærkestyrelsens afgørelser af
3. april 2013 (<) om afslag på ophævelse af registreringen af varemærkerne vr 2009 01601 prorox <w> og vr 2009 01573 searox <w>. ankenævnet for patenter og varemærker er sammensat således, at medlemmerne tilsammen besidder den bedst mulige sagkundskab vedrørende bl.a. varemærker. det kræver derfor et sikkert grundlag at tilsidesætte ankenævnets faglige skøn, jf. u 2008.2554 h og sø- og handels- rettens dom af
4. august 2015 i sagerne t-14-08 og t-2-11 og t-6-
5. roxtec ab har ikke løftet den bevisbyrde. et varemærke er udelukket fra registrering, hvis der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lig- nende art, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr.
6. vurderingen af, om figurmærkerne er forveks- lelige, beror på en helhedsbedømmelse. varens art og køberkreds, herunder om varen typisk købes af specialister, indgår i bedømmelsen. idet der henvises til begrundelsen i ankenævnet for patenter og varemærkers kendelser (<), jf. hertil patent- og varemærkestyrelsens afgørelser, punkt 3 "vurdering og konklusion" (<), gøres det gældende, at varemærkerne ud fra en helhedsbedømmelse ikke er forvekslelige. rockwool a/s’ varemærker, prorox og searox, er derfor ikke i medfør af

§ 15, stk.

1, nr. 2, udelukket fra registrering, og der er ej heller grundlag for at begrænse registreringerne, således at de ikke omfatter ”isoleringsmateriale”. hjemvisningspåstanden for det tilfælde at retten kommer frem til, at der under sagen er fremkommet nye oplysninger, der, i forhold til, da sagen blev behandlet administrativt, giver anledning til tvivl, om rigtighe- den af ankenævnet for patenter og varemærkers kendelser, bør sagen hjemvises til fornyet be- handling i ankenævnet på baggrund af de nu fremlagte oplysninger i overensstemmelse med den subsidiære påstand.” ” - 25 - for hovedintervenienten, rockwool international a/s, er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokumentet af

1. januar 2016, hvoraf bl.a. fremgår: ”sammenfattende sagsfremstilling og anbringender indledende bemærkninger og disposition denne sag angår, om der er forvekslelighed mellem sagsøgers to registrerede eu varemærker ctm 002352979 for ”roxtec” (<) og ctm 002362267 for ”roxtec” (<) overfor rockwools to danske, registrerede varemærkerettigheder vr 2009 01573 (searox) og vr 2009 01601 (prorox). sagen udspringer af sagsøgers anmodninger af
2. august 2010 om administrativ ophævelse af rockwools registrerede, danske varemærker searox og prorox. både patent- og varemærkestyrelsen (”styrelsen”) og ankenævnet for patenter og varemær- ker (”ankenævnet”) har i sagerne entydigt fastslået, at sagsøgers og rockwools mærker ikke er forvekslelige, jf. < og ... ankenævnet afsagde afgørelser den
3. august 2014, hvorefter sag- søger anlagde nærværende sag den
4. oktober
5. ankenævnet v/kammeradvokaten har i nærværende sag fastholdt synspunktet om manglende forvekslelighed mellem de omtvistede mærker. dette påstandsdokument beskriver rockwools anbringender og er opdelt i følgende seks ho- vedpunkter: 1) formalitet ad sagsøgers forbudspåstand (pkt. 2) 2) indledende om forvekslelighedsvurderingen (pkt. 3) 3) vurdering af mærkelighed (pkt. 4) 4) vurdering af varelighed (pkt. 5) 5) sammenfattende bemærkninger ad forvekslelighedsvurderingen (pkt. 6) 6) afsluttende bemærkninger (pkt. 7) < indledende om forvekslelighedsvurderingen sagsøger har som anbringende i denne sag alene anført, at der er risiko for forveksling i med- før af varemærkelovens § 15, stk. 1, nr.
6. ifølge varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, er et varemærke udelukket fra registrering, såfremt der er risiko for forveksling, herunder, at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi 1) det yngre varemærke er identisk eller ligner det ældre varemærke og 2) varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art. ved vurderingen af om to varemærker er forvekslelige, skal der foretages en helhedsvurdering af samtlige relevante omstændigheder, herunder særpræg, lighed i skrift og tale, varernes art osv. de vigtigste – men ikke de eneste – momenter i helhedsbedømmelsen er mærkelighed og varelighed. - 26 - vurdering af mærkelighed til støtte for rockwools selvstændige påstande og frifindelsespåstande gøres det gældende, at der ikke foreligger mærkelighed mellem rockwools to ordmærker searox og prorox og sagsø- gers to figurmærker ”roxtec”. de respektive mærker har alene én stavelse tilfælles, nemlig rox, som er placeret forskelligt i rockwools og sagsøgers mærker. rox er placeret som anden stavelse i rockwools mærker – searox/prorox - og som første stavelse i sagsøgers mærker – roxtec. de visuelle, lydlige og begrebsmæssige forskelle mellem mærkerne fremstår tydeligt, når mærkerne stilles op over for hinanden: rockwools mærker sagsøgers mærker searox prorox gennemgang af mærkerne rockwools mærker er ordmærker på seks bogstaver bestående af to stavelser, henholdsvis sea/pro og rox. sagsøgers mærker er derimod figurmærker, som består af en firkantet figur med en halvcirkel med streger omkring. den ene ctm-registrering er foretaget i sort/hvid, mens den anden ctm-registrering er foretaget i blå og sort. resten af mærket består af seks bogstaver ligeligt fordelt på de to stavelser, rox og tec. visuelt i henhold til fast praksis skal den indledende del af mærkerne tillægges særlig vægt. i rock- wools mærker vil forbrugeren således visuelt først lægge mærke til sea/pro, mens det i sag- søgers mærker vil være figuren, som visuelt vil være at anse som mest dominerende i sagsø- gers mærker. det bestrides, at elementet rox skulle udgøre det dominerende element i sagsøgers figur- mærker, der som det fremgår ovenfor indeholder og indledes med et særpræget figurelement, som fremtræder i et større format end orddelen. det er ikke relevant at tale om visuelt domine- rende elementer i rockwools mærker, da det er ordmærker. det bestrides selvsagt ikke, at bå- de rockwools mærker og sagsøgers mærker begge indeholder stavelsen rox, men visuelt er det ikke de mest dominerende elementer i sagsøgers og rockwools mærker. desuden gøres det gældende, at mærkebestanddelene sea/pro og tec adskiller sig visuelt i alle tænkelige henseender. fonetisk - 27 - fonetisk følger mærkernes forskelle de visuelle forskelle. præfikset sea/pro- i rockwools mærker ender på en vokal. dette medfører, at mærkerne udtales med hovedtryk på præfikset, hvorved mærkernes to stavelser udtales som et sammenhængende hele. til forskel herfra ender præfikset rox- i sagsøgers mærker på en konsonant. suffikset –tec starter ligeledes med en konsonant, og som følge heraf vil sagsøgers mærker naturligt blive udtalt med hovedtryk på slutstavelsen –tec. den udtalemæssige rytme i parternes mærker er således vidt forskellig, og det fælles element rox er som følge af det anførte heller ikke frem- trædende i udtalemæssig henseende. konceptuelt der er i almindelighed ingen fast definition af ordelementet rox. det samme gør sig gælden- de for ordelementet tec. når der ikke findes en anerkendt definition af tec er det rockwools synspunkt, at det ikke er muligt at betragte tec som beskrivende. man kan alene betragte tec som suggestivt for ”technology”, og dette element er derfor ikke uden særpræg. styrelsen konstaterer således og- så, at mærkebestanddelen tec kun giver ”associationer til ordet ”technology””. konceptuelt adskiller varemærkerne sig således også fra hinanden, efter som elementerne sea/pro og tec er konceptuelt forskellige. helhedsvurdering sammenfattende gør rockwool gældende i forhold til vurderingen af mærkelighed:  at de visuelle, fonetiske og konceptuelle forskelle mellem mærkerne gør, at rockwools og sagsøgers mærker ikke ligner hinanden eller som det mindre i det mere kun har en yderst begrænset mærkelighed, og  at mærkerne både lydligt, visuelt og konceptuelt og i opbygningen fremtræ- der så forskelligt, at der ingen risiko er for forveksling mellem sagsøgers og rockwools mærker. sagsøger har under forberedelsen samt under sagens administrative behandling forsøgt at gø- re gældende, at rockwool har ladet sig ”inspirere” af sagsøger ved brug af ordelementet rox. dette bestrides af rockwool, og er i øvrigt faktuelt ukorrekt. rockwool har siden 1988 haft pri- oritet for et mærke indeholdende ordelementet rox, nemlig roxul, på sagsøgers eget hjemmemarked sverige. denne registrering prædaterer stiftelsen af sagsøger som selskab og dennes varemærkeregistreringer, hvorfor sagsøger på dennes stiftelsestidspunkt var eller bur- de være vidende om rockwools allerede eksisterende varemærke indeholdende ordelementet rox. rockwool har således tidligere rettigheder til ordelementet rox end sagsøger. dette er dokumenteret med <, hvoraf fremgår, at rockwools roxul-mærke prædaterer sagsøgers re- gistreringer af roxtec-mærker i 36 lande. det gøres således gældende af rockwool, at rock- wool ikke har eller kan have ladet sig inspirere af sagsøgers valg af brug af rox. det forholder sig snarere modsat. om roxul bemærkes, at dette mærke historisk har været rockwools hovedmærke for sine isoleringsprodukter i usa, canada og asien. - 28 - vurdering af varelighed indledende bemærkninger til støtte for rockwools påstande gøres det overordnet gældende, at der ikke foreligger identi- tet eller lighed mellem sagsøgers varer og rockwools varer. varelighedsvurderingen må naturligt tage sit udgangspunkt i de vareklasser for hvilkerne va- remærkerne er registreret. det vil for sagsøgers mærker sige: klasse 06: cable and pipe penetration seals, made from metal; klasse 17: cable and pipe penetration seals, made from plastic or rubber klasse 19: cable and pipe penetration seals, non-metallic varefortegnelsen i klasse 19 er indskrænket i forhold til de oprindelige registreringer, hvilket er blevet afgjort af ohim i afgørelserne af
7. oktober 2014 (<). for så vidt angår rockwools varemærker er disse registreret som følger: klasse 17: isoleringsmaterialer klasse 19: byggematerialer (ikke af metal) ved sammenligning af varerne foretages ligeledes en helhedsvurdering på baggrund af, hvad mærkerne er registreret for. det er imidlertid fast antaget, at den formelle registrering i vare- klasser ikke kan stå alene. det fremgår således af vml-bet., side 109, at der som vejledende kri- terier skal ses på varernes sammensætning, anvendelsesområde og formål, jf. også c-39/97 (ca- non). det gøres gældende af rockwool, at ingen af disse kriterier kan føre til, at der er lighed endsige identitet mellem sagsøgers og rockwools varer. det gøres overordnet gældende af rockwool - som også anført under de administrative ophæ- velsessager og ankesager, og som bekræftet af styrelsen og ankenævnet - at der ikke foreligger varesammenfald mellem de af sagsøgers begrænsede varefortegnelser i klasse 06, 17 og 19 og rockwools varefortegnelser i klasse 17 og
8. nærmere om varesammenfald – identitet sagsøger har i dennes processkrifter gjort gældende, at der foreligger varesammenfald (identi- tet) mellem sagsøgers og rockwools varer. ved en gennemgang af varefortegnelserne og en ordlydsfortolkning heraf, samt den fremlagte dokumentation forekommer det åbenbart, at det- te ikke er tilfældet. rockwool gør på den baggrund gældende, at der ikke er varesammenfald mellem roxtecs mærker registreret i klasse 6 og 19 og rockwools mærker searox/prorox, og at der ikke foreligger varesammenfald mellem den af sagsøgers begrænsede varefortegnelse i klasse 17 cable and pipe penetration seals, made from plastic or rubber og rockwools varer i klasse 17 isoleringsmaterialer, - 29 - idet cable and pipe penetration seals, made from plastic or rubber ikke kan anses som værende sammenfaldende med isolerende materialer, da de – også i henhold til styrelsens og ankenævnets afgørelser – ikke anses for at omfat- te varer i form af isoleringsmaterialer. ved et simpelt opslag i en ordbog fremgår det, at ordet ”sealing” betyder ”forsegling; tæt- ning”. forsegling eller tætning er forskelligt fra isolering. ved forsegling skabes der en barrie- re, der bl.a. kan forhindre gennemstrømning af vand, sikre mod forurening og modstå tryk. ef- fektiviteten af forseglingen afhænger af det fortætnings- eller klæbemiddel, der anvendes til at tætne eller forsegle med. derimod er der ved isolering hovedsageligt tale om nedsættelse af evnen til at lede varme eller elektricitet, hvor stillestående luft eller vand kan udnyttes til at opnå den isolerende effekt, herunder navnlig beskyttelse mod kulde eller varme. det skal bemærkes, at blot fordi to varer er klassificeret i samme klasse, er varerne ikke nød- vendigvis identiske eller ligeartede. den påstand underbygges af gennemførelsesforordnin- gens regel 2, stk. 4, som fastsætter følgende: ”klassifikationen af varer og tjenesteydelser tjener kun administrative formål. varer og tjenesteydelser må derfor ikke betragtes som værende af samme art, blot fordi de står opført i samme klasse i niceklassi- fikationen, og varer og tjenesteydelser bør derfor ej heller betragtes som værende forskellige, blot fordi de er opført i forskellige klasser i niceklassifikationen.” sagsøger har under sagens forberedelse gjort gældende, at sagsøgers varer også har isolerende egenskaber. det gøres heroverfor gældende af rockwool, at dette ikke fremgår af sagsøgers registrerede rettigheder, at ordlyden af varefortegnelsen for sagsøgers mærker er afgørende, at beskyttelsesomfanget for sagsøgers mærker ikke defineres af det af sagsøger fremlagte materiale, men derimod af ordlyden af varefortegnelsen, og at under alle omstændigheder kan det faktum, at to varer begge måtte besidde isolerende egenskaber, ikke medføre, at varerne dermed bliver sammenfal- dende. det er helt almindeligt, at produkter til anvendelse i industrien besidder en vis form for isole- rende egenskab. isolerende handsker i klasse 17 er jo også isolerende lige som rockwools isole- ringsmaterialer, men det at handsker er lavet af et isolerende materiale, gør dem ikke til isole- ringsmateriale. nærmere om ligeartede varer i det tilfælde at sø- og handelsretten måtte gå imod både styrelsens og ankenævnets afgørel- ser i forhold til graden af mærkelighed og skulle komme frem til, at mærkerne ligner hinanden nok til at udstrække forveksleligheden til ikke blot at omfatte sammenfaldende varer, men li- geledes ligeartede varer, gøres det af rockwool gældende, at der ikke foreligger ligeartethed mellem de varer i klasserne 06, 17 og 19, som sagsøgers mærker er registreret for, og de varer som rockwool har registreret deres varemærker for i klasse 17 og klasse
9. - 30 - princippet for vurdering af ligheden mellem to varer er om den relevante forbruger vil for- veksle eller antage en forbindelse mellem to lignende mærker som følge af ligheden mellem varerne. domstolen fremkom i den præjudicielle afgørelse i sagen c-39/97, canon med en række faktorer, som kan tillægges vægt i vurderingen. disse faktorer er primært varernes art, anvendelsesformål og benyttelse. varernes art for så vidt angår varernes art skal der tages hensyn til, om varerne f.eks. er fremstillet af de samme materialer eller råvarer. sagsøgers varer ’cable and pipe penetration seals, made from metal; made from plastic or rubber; non metallic’ er enten lavet af gummi eller plastik eller ik- ke-metal. rockwools produkter er mineraluld lavet af sten. på denne baggrund gøres det gældende, at varernes art må siges at være væsentligt forskellige. varernes anvendelsesformål i vurderingen af varernes anvendelsesformål skal det undersøges, om varerne kan erstatte eller supplere hinanden, eller om den ene vare kan indgå som en væsentlig del af den anden. hvis varerne har samme anvendelsesformål, vil disse varer umiddelbart være i et konkurrencefor- hold. anvendelsesområdet for rockwools searox produkter er isolering af skot (væg), dæk (loft) og lignende indenfor marine/offshore industrien. produkterne anvendes til brandisolering, ter- misk isolering og akustiks isolering, <. anvendelsesområdet for prorox produkter er indenfor industriel isolering; termisk isolering, hvilket vil sige isolering mod varmetab, samt isolering mod høje overflade temperaturer, jf. < som det fremgår af det fremlagte materiale bliver searox og prorox anvendt som isolering på overflader; plane eller kurvede overflader. produkterne bliver derimod ikke anvendt igennem flader, altså ved gennembrud mellem to flader, f.eks. mellem to rum. denne overordnede beskrivelse viser således den helt afgørende forskel i forhold til anvendel- sesområdet og formål mellem sagsøgers og rockwools varer; rockwools varer er isolerende og anvendes kun på overflader, hvorimod sagsøgers varer er forseglende og anvendes ude- lukkende i forbindelse med gennemføringer (penetrations) gennem faste overflader, herunder i forhold til kabler. det gøres sammenfattende gældende af rockwool, at sagsøgers og rockwools varer ikke på nogen måde kan erstatte eller substituere hinanden, og har derfor ikke samme anvendelsesom- råde og der er ingen konkurrencerelation herimellem. varernes benyttelse ved varernes benyttelse forstås varer, der supplerer hinanden og er komplementerbare, således at der er et afhængighedsforhold mellem disse varer. dette er ikke tilfældet i den konkrete sag, hvor sagsøgers og rockwools varer benyttes uafhængigt af hinanden, jf. også t-736/14, præmis 28 og 29: ”it must be pointed out that, according to settled case-law, two goods are complementary where they are closely connected in the sense that one is indispensable or important for using the other…” - 31 - det henvises i den forbindelse i det hele til den gennemgang, som er foretaget i hovedinterve- nientens processkrift af
10. december 2015, pkt. 3.1 – 5.
11. det gøres gældende af rockwool, at varerne således ikke er komplementære, efter som de ikke er uundværlige for hinandens brug, jf. afgørelsen ovenfor. sagsøger har endvidere under sagens forberedelse tillagt spørgsmål om brandtests og brandbe- skyttende egenskaber væsentlig betydning i dennes argumentation for varelighed. det er rockwools opfattelse, at dette er irrelevant. alle rockwool koncernens produkter besid- der næsten undtagelsesfrit gode egenskaber i forhold til brand og er underlagt brandtests på materialeniveau og tildelt en brandklassifikation. brandklassifikation på materialeniveau og underkastelse af brandtests gælder imidlertid for en lang række produkter ikke blot i byggebranchen eller marine-/offshore industrien, men i mange industrier. det er således på ingen måde særegent for netop de varer, som forhandles under de respektive mærker i nærværende sag. brandbeskyttende egenskaber eller underkastelse af brandtests er således i det hele uden relevans eller mening i forhold til vurderingen af va- reartslighed. sammenfattende bemærkninger ad forvekslelighedsvurderingen til støtte for rockwools påstande gøres det gældende, at der ikke mellem de danske varemærkeregistreringer vr 2009 01573 (ord- mærket searox) og vr 2009 01601 (ordmærket prorox) overfor de to eu- varemærkeregistreringer ctm 002352979 (figurmærket ”roxtec”) og ctm 002362267 (figurmærket ”roxtec”) foreligger mærkelighed, idet mærkerne kun har en enkelt stavelse til fælles, nemlig rox, som er henholdsvis den første stavelse i sagsøgers mærker ”roxtec” og den anden stavelse i rockwools mærker, og idet der foreligger betydelige visuelle, fonetiske og konceptuelle for- skelle mellem mærkerne, at der ikke mellem de danske varemærkeregistreringer vr 2009 01573 (ord- mærket searox) og vr 2009 01601 (ordmærket prorox) overfor de to eu- varemærkeregistreringer ctm 002352979 (figurmærket ”roxtec”) og ctm 002362267 (figurmærket ”roxtec”) foreligger sammenfald eller lighed mel- lem varerne, som mærkerne er registreret for, at der ikke mellem de danske varemærkeregistreringer vr 2009 01573 (ord- mærket searox)og vr 2009 01601 (ordmærket prorox) overfor de to eu- varemærkeregistreringer ctm 002352979 (figurmærket ”roxtec”) og ctm 002362267 (figurmærket ”roxtec”) foreligger forveksling i medfør af vare- mærkeloven, at sagsøger ikke har løftet sin bevisbyrde for, at der måtte være risiko for en sådan forveksling, og - 32 - at betingelserne for at ophæve de to danske varemærkeregistreringer vr 2009 01573 (ordmærket searox) og vr 2009 01601 (ordmærket prorox) efter va- remærkelovens § 28, stk. 1 ikke er opfyldte. det gøres endvidere gældende, at forvekslelighedsvurderingen i denne sag må skærpes henset til køberkredsens beskaffenhed, jf. også u 2006.1203 h, hvor europhon ikke fandtes for- veksleligt med ecophon, hvor mærkerne blev anvendt for henholdsvis lydisolerende og - dæmpende produkter, og hvor der var tale om højt specialiserede varer, som fortrinsvis købes af professionelle. i den nævnte sag var parterne faktisk (så meget desto mere) enige om, at der forelå varesammenfald. det samme følger af sø- og handelsrettens afgørelse af
12. november 2009 (v-121/08), hvor ipraxa ikke blev fundet forveksleligt med pradaxa for lægemidler. afsluttende bemærkninger sagsøger har fremlagt en række bilag (<) visende nogle af rockwools øvrige produkter og va- remærker. dette materiale har ingen relevans for nærværende sag, efter som intet af dette ma- teriale vedrører rockwools brug af searox eller prorox. sagsøger har ikke specifikt angivet i replikken sine anbringender for det retlige grundlag for dennes forbudspåstand. det formodes derfor af rockwool, at sagsøgers retlige anbringende herfor er varemærkelovens § 4, stk. 1, nr.
13. efter som den retlige vurdering efter varemærke- lovens § 4, stk. 1, nr. 2 er sammenfaldende med varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, skal der her henvises til rockwools bemærkninger ovenfor under pkt. 3-6, som således også gøres gælden- de til støtte for rockwools subsidiære påstand om frifindelse overfor sagsøgers forbudspå- stand. sammenfattende gøres det af rockwool gældende, at der intet grundlag er for sagsøgers på- stande. for så vidt angår sagsøgers særskilte forbudspåstand gøres det endvidere gældende, at forbudsbetingelserne ikke er opfyldte, herunder at der – uanset forvekslelighedsspørgsmålet - er indtrådt retsfortabende passivitet fra sagsøgers side, jf. også princippet i varemærkelovens § 9 og u 2011.3201 s, eftersom sagsøger først har valgt at påtale rockwools brug af varemærker- ne ved sagsøgers replik af
14. oktober 2015 på trods af, at sagsøger må have kendt hertil siden minimum det tidspunkt, hvor sagsøger anlagde ophævelsessagerne ved styrelsen.” sø- og handelsrettens begrundelse og resultat ankenævnet for patenter og varemærker har den
15. august 2014 stadfæstet patent- og va- remærkestyrelsens afgørelser om, at rockwools yngre registrering af varemærkerne searox og prorox ikke skulle ophæves under henvisning til roxtecs ældre registreringer af rettig- heder til to figurmærker med ordene roxtec. det fremgår af afgørelserne bl.a., at der ikke er sammenfald af varer, og at summen af vareartslighed og mærkelighed efter en helhedsvur- dering ikke er tilstrækkelig til at statuere forvekslelighed, særligt når henses til, at mærkerne ikke er udpræget lig hinanden i opbygning. - 33 - ankenævnet for patenter og varemærker er sammensat af et formandskab og et antal med- lemmer, som skal besidde den bedst mulige sagkundskab vedrørende bl.a. varemærker. det kræver derfor et sikkert grundlag at tilsidesætte ankenævnets afgørelser. sø- og handelsretten finder, at der består en vis lighed mellem mærkerne, som har det sær- prægede ordelement rox tilfælles. roxtecs figurmærker har ordet roxtec som dominerende element med ”rox” som den fremtrædende og særprægede mærkebestanddel, idet ordet indledes med ”rox”, og idet ”tec” giver tydelige associationer til teknologi eller technology og derfor udgør den svage del af mærket. rockwools mærker består ligeledes af ord på to stavelser med i alt seks bogstaver, hvor rox, som her er den sidste stavelse, er det domine- rende element, fordi det foranstående ”sea” henholdsvis ”pro” ikke har særpræg, men hen- viser til, at varerne anvendes i marineindustrien eller af professionelle. retten tiltræder der- for som anført, at der består en vis lighed mellem mærkerne, uanset at der også er lydlige og visuelle forskelle. for så vidt angår vareligheden tiltræder sø- og handelsretten efter den bevisførelse, der har fundet sted for retten, at der ikke er sammenfald af varer. roxtecs produkter er registreret for ”cable and pipe penetration seals” – forsegling af kabel- og rørgennemføringer – af nærmere angiven karakter, og bevisførelsen vedrørende produkterne viser ligeledes, at roxtecs pro- dukter anvendes til at forsegle kabler og rør i forbindelse med selve gennemføringen af kab- let eller røret gennem en væg, herunder skotter på skibe. registreringen af rockwools vare- mærker dækker isoleringsmaterialer og byggematerialer (ikke af metal), og det er under be- visførelsen demonstreret, hvordan stenuldsprodukterne i overensstemmelse hermed inden for de to produktserier anvendes til navnlig termisk isolering af overflader, herunder skotter for searox’ vedkommende. rockwools produkter er ikke registreret for og anvendes ikke til selve gennemføringen af kabler eller rør gennem skotter eller vægge, ligesom stenuldspro- dukterne ikke har forseglende egenskaber som roxtecs produkter, som på sin side ikke har isolerende egenskaber som rockwools. det forhold, at man efter at have påsvejset et rør på et hul gennem et skot kan isolere dette med rockwools produkt, gør ikke, at rockwool heref- ter anvendes til forsegling eller overhovedet til gennemføringen af kabler eller rør. heller ik- ke det, der er anført om rockwools draught stoppers, kan føre til nogen anden bedømmelse. - 34 - retten tiltræder efter en samlet vurdering som anført, at der ikke er sammenfald af varer, og det bemærkes, at retten på baggrund af bevisførelsen om varernes art, anvendelsesformål og benyttelse heller ikke finder, at der foreligger ligeartede varer. på den anførte baggrund er der ikke grundlag for at tilsidesætte afgørelserne fra ankenæv- net for patenter og varemærker, hvorfor retten tager ankenævnets påstand om frifindelse til følge, jf. varemærkelovens § 28, stk. 1, jf. § 15, stk. 1, nr.
16. på den anførte baggrund tager retten endvidere rockwools påstande over for roxtec til føl- ge, ligesom rockwool på sin side frifindes for roxtecs påstande. roxtec skal efter sagens udfald betale 62.500 kr. i sagsomkostninger til ankenævnet for pa- tenter og varemærker og 75.000 kr. til rockwool. beløbene vedrører udgifter til advokatbi- stand og er for ankenævnets vedkommende inklusive moms. der er ved udmålingen lagt vægt på sagens karakter, omfang og forløb for ankenævnets henholdsvis rockwools ved- kommende. thi kendes for ret: ankenævnet for patenter og varemærker frifindes. roxtec ab skal anerkende, at afgørelserne truffet af ankenævnet for patenter og varemær- ker i sagerne an 2013 00012 og an 2013 00013 er korrekte. roxtec ab skal anerkende, at brug af varemærkerne searox og prorox for varer i klasserne 17 og 19 i overensstemmelse med de danske varemærkeregistreringer vr 2009 01573 og vr 2009 01601 ikke er i strid med roxtec abs eu-varemærkeregistreringer ctm 002352979 og cmt 002362267 for ”roxtec”. rockwool international a/s frifindes for påstandene nedlagt af roxtec ab. - 35 - roxtec ab skal inden 14 dage betale sagsomkostninger til ankenævnet for patenter og va- remærker med 62.500 kr. roxtec ab skal inden 14 dage betale sagsomkostninger til rockwool international a/s med 75.000 kr. sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens § 8 a. leif nygaard dircksen mads bundgaard larsen klaus stampe tønnes pedersen (sign.) ___ ___ ___ udskriftens rigtighed bekræftes sø- og handelsretten, den
17. marts 2016