sø- og handelsrettens dombog

- udskrift af sø- og handelsrettens dombog ────────── den

1. juni 2002 blev af retten i sagen v-0001-01 jysk el - jel v/ peter baunsgaard mod conoco inc. usa (advokat jens jakob bugge) afsagt sålydende d o m: denne sag vedrører en fortolkning af en erklæring samt spørgsmålet om, hvorvidt varemærket jel kan ophæves på grund af manglende opfyldelse af brugspligten. påstande sagsøger, jysk el - jel v/ peter baunsgaard har nedlagt følgende påstande: 1.sagsøgte, conoco inc., usa, tilpligtes at meddele samtykke til sagsøger for registrering af varemærket jel i - 2 - klasse 37, byggevirksomhed, reparationsvirksomhed og installationsvirksomhed hos patent- og vare- mærkestyrelsen. 2.sagsøgte tilpligtes at anerkende at have fraskrevet sig retten til at begære varemærket jel ophævet/ud- slettet hos patent- og varemærkestyrelsen. sagsøgte, conoco inc., har nedlagt følgende påstande: 1.overfor sagsøgers påstand 1 nedlægges påstand om frifindelse. 2.overfor sagsøgers påstand 2 nedlægges påstand om frifindelse. 3.sagsøgte nedlægger selvstændig påstand om, at sagsøgerens registrering af ordmærket jel, jf. varemærke- registrering 0501/1982, ophæves. jysk el - jel v/peter baunsgaard har nedlagt påstand om frifindelse over for conoco inc.s selvstændige påstand. sagsfremstilling om varemærkeregistreringer og aftaler herom jysk el - jel v/ peter baunsgaard er et enkeltmandsfirma, som driver ingeniør- og installationsvirksomhed fra peter baunsgaards privatadresse. conoco inc. er en multinational koncern, som i danmark siden 1978 har drevet virksomhed med betjening og eftersyn af automobiler samt salg af brændstof under navnet jet. den
2. januar 1982 fik peter baunsgaard registreret ordmærket jel (vr 00.501 1982) i klasse 37 for bygge-, installations-, vedligeholdelses- og reparationsvirksomhed. den
3. september 1982 rettede hofman-bang & boutard som varemærkeagent for conoco inc. henvendelse til peter baunsgaard med anmodning om samtykke til registrering af jet i klasse 37 for betjening og eftersyn af automobiler på servicestationer. anmodningen fremkom på baggrund af, at varemærkemyndighederne i forbindelse med ansøgning om registrering af varemærket jet havde modholdt peter baunsgaards varemærke. den
4. maj 1983 afgav conoco inc. følgende deklaration: - 3 - "c o u n t e r declaration we, the undersigned, conoco inc., 1000 south pine street, ponca city oklahome, usa, do hereby declare that as mr. peter baunsgaard, 5, gyldenløvesgade, 8200 århus n, denmark, is giving his written consent to the registration in denmark of the trade mark jet label in respect of the following list of services: ervicing of automobiles in filling stations. (the registration does not cover and will never be used in connection with electrical installations and electrical services connected herewith). 1)that we shall only use our trade mark jet in denmark in respect of the mentioned services. ... 2)that we shall never enforce the rights obtained through this consent against mr. peter bauns- gaard. 3)that we will always be willing to grant our written consent to the registration of the trade mark jel or similar designations in the name of peter baunsgaard in respect of all classes, if so desired (not included, however, the trade mark jet)." den
5. maj 1983 meddelte peter baunsgaard samtykke til registrering af varemærket jet i klasse 37: betjening og eftersyn af automobiler på servicestationer. på samtykkeerklæringen er tilføjet: "samtykkeerklæringen er gives med forbehold jvf. "counter declaration" af 4 maj -83." det er oplyst af peter baunsgaard, at der i den forbindelse blev givet et vederlag for samtykket. dette er ikke blevet bestridt af conoco inc. den
6. juni 1996 skrev christian kragelund fra chas. hude a/s som varemærkeagent for jet til peter baunsgaard: "... for mine ovennævnte klienter har jeg anmeldt ordet jet til registrering i danmark for følgende vare- fortegnelser: olie; fedtstoffer; smøreolie; brændstof; motorbrændstoffer; gas; gasolie; petroliumsprodukter og andre produkter afledet af de forannævnte varer. service stationer, reparationsvirksomhed af køretøjer; vask og vedligeholdelse af køretøjer. under ansøgningens behandling i varemærkedirektoratet har man henvist til deres ældre registrering af - 4 - ordet jel. i den anledning har mine klienter anmodet mig om at rette henvendelse til dem med henblik på at opnå samtykke til registrering af mærket jet, hvorfor jeg herved skal forespørge, hvorvidt de ser dem istand til at imødekomme mine klienters ønske. ..." peter baunsgaard krævede herefter et vederlag på ca. 25.000 kr. for at meddele samtykke til registrering af jet i de nævnte vareklasser, hvilket conoco inc. ikke ville acceptere. om begæring om ophævelse af varemærket jel ved brev af
7. maj 1997 anmodede christian kragelund som varemærkeagent for conoco inc. patentdirektoratet om ophævelse af varemærkeregistreringen af jel for de varer, for hvilke mærket ikke havde været brugt i de forudgående 5 år. peter baunsgaard bestred over for patentdirektoratet, at varemærket jel ikke skulle være brugt, og henviste til bl.a. deklarationen af
8. maj 1983 fra conoco inc. og fornyelsen af varemærkeregistreringen. den
9. august 1999 traf patentdirektoratet afgørelse om ophævelse af varemærket jel på grund af manglende brug. afgørelsen begrundes således i et brev af samme dag til peter baunsgaards advokat: "det fremsendte materiale viser, som tidligere påpeget af patentdirektoratet, alene oplysninger om deres klients brug af jel som kendetegn for sit firma. der ses ikke i materialet en direkte tilknytning mellem varemærket og de tjenesteydelser, mærket er registreret for. den med brev af
10. maj 1999 fremsendte "kontraerklæring" af
11. maj 1983, afgivet af conoco inc., i forbindelse med deres klients samtykke til registrering af firmaet conoco's varemærke jet label i 1983, er ikke relevant for denne sag. i den nævnte sag afgav conoco inc. en erklæring om, at firmaet altid ville være villig til at give samtykke til deres klients eventuelle senere registreringer af varemærket jel. som det fremgår af anmoders brev af
12. maj 1997 er den aktuelle ophævelsesbegæring imidlertid indgi- vet, fordi deres klient ikke har ønsket at give samtykke til registrering af conoco's varemærke va 1996 00261 jet. den fremsatte begæring tages derfor til følge, og registreringen ophæves." afgørelsen blev af peter baunsgaard påklaget til patentankenævnet, som satte sagen i bero på afgørelse - 5 - af nærværende retssag. om brugen af varemærket jel jysk el - jel blev den
13. januar 1981 registreret i handelsregistret for aarhus, og registreringen blev for- nyet i
14. den
15. december 1996 udstedte told- og skatteregion århus et bevis for registrering hos told & skat for firmaet "pb administration /peter baunsgaard". der er i øvrigt om brugen af jel de sidste 5 år forud for ophævelsesbegæringen af
16. maj 1997 fremlagt en erklæring af
17. oktober 1997 fra firmaet tkl a/s århus, hvor det anføres: "på given foranledning, skal det herved bekræftes at jysk el, jel har været kunde hos os siden 01.03.1981 og fra denne dato har ovenstående drevet forretning under benyttelse af firmanavnet jysk el, og ved benyttelse af logo jel." peter baunsgaard har tillige fremlagt avisannoncer fra maj og oktober 2000 for jysk el-jel samt en kvittering for køb af en bil til jysk el-jel, dateret
18. maj
19. forklaring christian kragelund har forklaret, at han er cand. jur. og sagsbehandler i chas. hude. han fik primo 1996 til opdrag fra conoco inc. at udvide registreringen af varemærket jet i klasse 4 og
20. patentdirektoratet modholdt da varemærket jel. han fandt ikke umiddelbart jel forvekslelig med jet. han undersøgte sagen og så, at peter baunsgaard i 1983 havde givet samtykke til registreringen af jet. for at fremme udvidelsen af varemærkeregistreringen bad han derfor peter baunsgaard om et nyt samtykke, men han kunne ikke komme overens med peter baunsgaard, som ville have en stor kompensation. der var drøftelser om et beløb i størrelsesordenen 10.000 kr., som conoco inc. nok ville imødekomme, men peter baunsgaard forhøjede beløbet. han vurderede derefter, om der var alternativer, og fandt, at jel kunne ophæves på grund af manglende brug. begæring herom blev derfor indgivet. han har ikke kendskab til, at peter baunsgaard har været fuldtidsansat som elinstallatør. procedure - 6 - peter baunsgaard har anført, at den af conoco inc. afgivne counter declaration er bindende for conoco inc. og fører til, at conoco inc. må dømmes efter de nedlagte påstande 1 og
21. deklarationen er i kraft, eftersom han i 1982 afgav det ønskede samtykke, og der er ikke andre forudsætninger for deklarationens gyldighed. at der skulle være flere forudsætninger, er en efterrationalisering fra conoco inc.s side. det er således ikke en forudsætning, at han har gjort brug af varemærket jel. endvidere er varemærkeregistreringen af jel retskraftig, såfremt dette skulle antages at være en forudsætning for deklarationens gyldighed. der er ikke sket misligholdelse af deklarationen fra hans side. han har ikke afvist at give samtykke til conoco inc.s varemærkeansøgning, men har betinget et samtykke af en økonomisk kompensation. der er ikke nogen forudsætning i deklarationen om, at han ikke må betinge yderligere samtykke til registrering af betaling af et pengebeløb. det kan ikke komme bag på conoco inc., at der bliver krævet en økonomisk kompensation, ligesom første gang han gav samtykke. patentdirektoratets afgørelse om ophævelse af varemærket jel bevirker ikke, at conoco inc. ikke længere er forpligtet efter deklarationen. deklarationen kan ikke læses derhen, at conoco inc. kun skal støtte en udvidet registrering af varemærket jel og ikke skal støtte en eventuel nyregistrering af jel. pligten til at hjælpe ved registrering af jel gælder i alle situationer. det bestrides, der kan ske ophævelse af varemærket jel. deklarationen binder conoco inc. til at afstå fra at begære varemærket jel ophævet, da retten hertil er fraskrevet i deklarationen. baggrunden for hans betingede samtykke til registreringen i 1982 var, at han ville sikre sig, at det ikke på noget som helst tidspunkt kunne give problemer for varemærket jel, at varemærket jet blev registreret. dette var baggrunden for udfærdigelsen af counter declaration. han var på det tidspunkt fuldtidsansat og vidste ikke, hvor lang tid der ville gå, inden han begyndte at bruge varemærket, og det er uden betydning, at der er gået lang tid, inden han har anvendt varemærket. der har været en nedsat brug af varemærket i en periode på lidt under to år på grund af sygdom. conoco inc.s advokat har anført, at baggrunden for deklarationen var, at conoco inc. i 1982 blev modholdt registreringen af jel og derfor rettede henvendelse til peter baunsgaard om samtykke, hvilket førte til deklarationens afgivelse. i 1996 ville conoco inc. gøre re- gistreringen af jet mere tidssvarende, men fik ikke samtykke hertil af peter baunsgaard. det følger af en fortolkning af deklarationen, at krav om yderligere betaling forudsætningsvist er i strid med deklarationen. - 7 - det er en forudsætning for deklarationen, at varemærket jel er retskraftig. risikoen for denne forudsætnings svigten påhviler sagsøger. denne forudsætning er bristet efter patent- og varemærke- styrelsens ophævelse af varemærket. dette følger også af en fortolkning af deklarationens punkt 3, som endvidere forudsætter, at det er registreringen af jel fra 1982, som skal være i kraft, for at der er tilsagn om støtte til udvidelse af regi- streringen. conoco inc. vil derfor ikke være forpligtet til at acceptere en nyregistrering af varemærket jel, hvis registreringen ophæves på grund af manglende brug. det skal også tages i betragtning i forbindelse med sagen, at varemærkerne ikke er forvekslelige, at der ikke er vareartslighed, og at det kan lægges til grund, at jet er velkendt. conoco inc. er derfor ikke forpligtet til at meddele samtykke som anført i sagsøgers påstand
22. brugspligtreglerne blev vedtaget i 1991 og var således ikke gældende, da deklarationen blev afgivet. brugspligten er indført, da det ikke ønskes, at varemærker, der ikke bruges, skal hindre nye varemærkeregistreringer, og begæringen om ophævelse af jel er da også blevet imødekommet af patent- og varemærkestyrelsen. der kan ikke i deklarationen indlægges en forpligtelse til at afstå fra at kræve jel ophævet, hvis betingelserne er tilstede. det er ikke de rettigheder, der opnås efter deklarationen, som anvendes til at begære jel ophævet - det er de generelle regler om brugspligt. der er ikke tale om, at conoco inc. har fraskrevet sig rettigheder, som senere er tillagt ved lovgivning. conoco inc. er derfor berettiget til at søge at få registreringen af jel ophævet som følge af manglende brug og må derfor frifindes for sagsøgers påstand
23. conoco inc. har retlig interesse i at søge varemærket jel ophævet på grund af manglende opfyldelse af brugspligten. trods opfordringer er peter baunsgaard ikke fremkommet med andet materiale om opfyldelse af brugspligten end det fremlagte. registreringen i handelsregistret viser ikke en brug af varemærket jel, og erklæringen fra told- og skat nævner ikke jysk el-jel, men et andet firma. erklæringen fra tkl a/s viser blot, at jel anvendes som firmanavn, hvilket ikke bestrides. der er ikke i øvrigt fremlagt dokumentation for brug af jel for den relevante periode, da brug efter begæring om op- hævelse ikke kommer i betragtning, jf. varemærkelovens § 28, stk.
24. der er muligt dokumenteret et sygefravær for peter baunsgaard på en måneds tid, men brugspligtsperioden forlænges så blot tilsvarende. der er derfor ikke ført bevis for en reel brug af varemærket i brugsperioden, hvorfor det må ophæves. rettens afgørelse reglerne om brugspligt for varemærker blev indført ved varemærkeloven af
25. juni 1991 og var derfor - 8 - ikke gældende, da counter declaration af
26. maj 1983 blev afgivet. parterne kan derfor ikke forudsætningsvist have taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt adgangen til at begære varemærket jel ophævet af varemærkeregisteret skulle være udelukket for conoco inc.s vedkommende. efter en fortolkning af aftalen er det alene de rettigheder, der er opnået ved peter baunsgaards samtykke til registreringen af jet i 1982, som conoco inc. ikke må anvende mod peter baunsgaard. derfor findes conoco inc., som i 1996 har indgivet ansøgning om en udvidet registrering af varemærket jet, ikke efter deklarationen at være afskåret fra at begære varemærket jel ophævet. conoco inc. frifindes derfor for sagsøgers påstand
27. der er ikke ført bevis for, at varemærket jel har været i brug i en 5-årsperiode forud for begæringen om ophævelse af varemærket. selv om det blev antaget, at 5-årsperioden skulle kunne forlænges en kortere periode på grund af sygdom, er brugspligten for varemærket ikke opfyldt. retten ophæver derfor re- gistreringen af varemærket jel som angivet i conoco inc.s selvstændige påstand. jysk el - jel v/ peter baunsgaards påstand om, at conoco inc. tilpligtes at meddele samtykke til registrering af varemærket jel må herefter behandles på baggrund af, at varemærkeregistreringen fra 1982 er ophævet. i deklarationen afgives et løfte om, at conoco inc. altid vil være villig til at give samtykke til peter baunsgaards registrering af varemærket jel eller lignende i alle klasser, for så vidt det ikke vil stride mod varemærkeregistrering af jet. den afgivne counter deklaration blev afgivet på baggrund af, at peter baunsgaard havde meddelt samtykke til registreringen af jet i klasse
28. peter baunsgaard havde således ved afgivelsen af deklarationen opfyldt sin del af den aftale, der lå til grund af afgivelse af deklarationen. deklarationen må forstås på denne baggrund. deklarationen er ikke efter sin ordlyd eller efter en fortolkning heraf begrænset, således at senere ophævelse af varemærkeregistreringen jel fritager conoco inc. for de forpligtelser, der følger af deklarationen. at der i deklarationen skulle ligge en forudsætning fra conoco inc.'s side herom, må afvises efter baggrunden for deklarationens tilblivelse, og en sådan forudsætning ville i givet fald heller ikke have været kendelig for peter baunsgaard. da retten ligesom conoco inc.s advokat ikke finder, at der er vareartslighed mellem bygge-, reparations- og installationsvirksomhed og de varer og tjenesteydelser, som dækkes af den nuværende registrering af jet i klasse 37 samt den udvidelse af registreringen, som conoco inc. har ansøgt om i 1996, tages sagsøgers påstand 1 til føl ge. - 9 - thi kendes for ret: sagsøgte, conoco inc. usa, tilpligtes at meddele samtykke til sagsøger, jysk el jel v/peter baunsgaard for registrering af varemærket jel i klasse 37, byggevirksomhed, reparationsvirksomhed og installationsvirksomhed hos patent- og varemærkestyrelsen. conoco inc. frifindes for jysk el - jel v/ peter baunsgaards påstand
29. jysk el - jel v/ peter baunsgaards registrering af ordmærket jel (vr 00.501 1982) ophæves. hver af parterne bærer egne sagsomkostninger. mette christensen otto raben klaus stampe tønnes pedersen (sign.) udskriftens rigtighed bekræftes p. j. v. sø- og handelsretten, den