sø- og handelsretten dom afsagt den 11. februar 2019 sag bs-10850/2018-shr øens bedemand v/søren steen riber (advokat erik østergaard-nielsen) mod begravelses service aps (advokat rasmus rømeling v/ a

§ 4, stk.

1, nr. 2, jf. bilag 6.” den

1. september 2016 blev et af parterne indgået forlig i sagen tilført retsbogen med følgende ordlyd: ”parterne har fundet en forligsmæssig løsning, hvorefter sagsøger hæver sagen. herefter kan ingen af parterne rette krav mod den anden i anledning af eventu- elle varemærkeretlige krænkelser i relation til markedsføring på google eller i andre medier, der ligger i tiden op til at dette forlig tilføres retsbogen.” ved e-mail af
2. december 2017 rettede advokat erik østergaard-nielsen for øens be- demand v/søren steen riber henvendelse til advokat janus mads ravn som tidligere advokat for begravelses service aps vedrørende begravelses service aps’ fortsatte brug af ”øens bedemand”. af e-mailen fremgår følgende: ”… som advokat for ovennævnte er jeg anmodet om at rette henvendelse på bag- grund af min klients konstatering af, at din klient fortsat ved sin annoncering og markedsføring udadtil krænker min klients registrerede varemærke. 5 jeg skal på denne baggrund venligst indskærpe, at al markedsføring under en hvilken som helst form, under anvendelse af betegnelsen "øens bedemand" el- ler ordsammenstillinger baseret herpå, straks bør ophøre… jeg er bekendt med, at der tidligere mellem vore klienter er indgået et forlig i sø- og handelsretssag v-8-16, men det er ikke lykkedes mig at tilvejebringe ko- pi heraf. såfremt din klient måtte ønske at påberåbe sig nogen bedre retsstilling på baggrund af dette forlig, end hvad følger af ovenstående, imødeser jeg ven- ligst kopi af forliget til dokumentation herfor.” efter at advokat janus mads ravn i en e-mail samme dag havde oplyst, at han ikke re- præsenterede begravelses service aps i nærværende sag, videresendte advokat erik østergaard-nielsen den
3. december 2017 ovenstående e-mail af
4. december 2017 til carsten mandalay, begravelses service aps, af hvis svar det i en e-mail af
5. decem- ber 2017 fremgår blandt andet: ”… da der ikke er ændringer i forholdet siden sidste år, vil jeg mene at det er bedst, at du får tilvejebragt udskrift af forliget indgået med din klient i 2016, så- ledes at han får opfrisket indholdet af dette, inden vi fortsætter korrespondan- cen. jeg beder dig ligeledes gennemgå de meget omfattende udtalelser omkring sagen fra mediebureauet atak, som bl.a dannede grundlag for forliget. … herudover er det svært for mig, at betragte denne type henvendelse som andet end chikane. øens bedemand har nu gentagne gange chikaneret vores forret- ning og medarbejdere, bla. ved nattelige telefoniske henvendelser til vores an- satte med trusler om vold… vi forbeholder os ligeledes retten til at rejse erstatningskrav overfor øens bede- mand, der nu adskillige gange har påført os udgifter i forbindelse med denne og tidligere henvendelser…” ved e-mail af
6. december 2017 svarede advokat erik østergaard-nielsen blandt an- det følgende til carsten mandalay: ”… jeg vender tilbage, når jeg har haft lejlighed til at gennemgå retsforliget. der- næst vil jeg se frem til en hurtig afklaring, da der er tale om igangværende an- noncering — som udgangspunkt - i strid med min klients varemærkeret.” yderligere korrespondance førte ikke til enighed mellem parterne. øvrige oplysninger om brug af betegnelsen ”øens”/”øens bedemand” 6 en søgning i patent- og varemærkestyrelsens varemærkeregister på ordet ”øens” gav 9 søgeresultater, f.eks. ”øens arkitekter” og ”øens maler”. alle 9 registreringer relaterer sig til virksomheder beliggende på amager. af en udskrift af en hjemmeside af
7. august 2018 fra bedrebegravelse.dk fremgår tek- stoverskriften ”vælg øens bedemænd i tårnby”. af korrespondance mellem øens be- demand v/søren steen riber og bedre begravelse aps fremgår, at bedre begravelse aps efter en indsigelse fra øens bedemand v/søren steen riber har rettet hjemmesi- den. fra parternes processkrifter i replik af
8. juni 2018 er det anført blandt andet: ”sagsøger noterer sig, at sagsøgte nu tilsyneladende hævder at være i besiddelse af va- remærkeretten til betegnelsen ”øens bedemand” – eller måske ”øens lokale bede- mand”? dette anbringende har undertegnede bekendt ikke tidligere været fremført. såfremt sagsøgte vil hævde andet, opfordres

§ 4, stk.

1, nr. 1, subsidiært nr. 2, kan forbyde sagsøgte at gøre erhvervsmæssig brug af ordene "øens bede- mand" eller ordsammenstillinger, hvori disse ord indgår, såsom eksem- pelvis "øens lokale bedemand", 2) at betegnelsen "øens bedemand" ikke udgør en blot geografisk, eller an- den generisk, betegnelse, der berettiger sagsøgte til på trods af sagsø- gers varemærkeret at anvende betegnelsen, jf.

§ 5, stk. 1, nr. 2, 3) at sagsøgers varemærkeret er registreret, jf. bilag 1, hvorved er taget stilling til ovenstående jf. anbringende

§ 13, stk.

2, nr. 1, modsætningsvist, 4) at sagsøgte ikke på noget tidspunkt har fremsat indsigelse imod sagsø- gers varemærkeret, jf.

§§ 21, stk.

1 og 23, stk. 1, 5) at sagsøgte ikke er i besiddelse af nogen yngre varemærkeret forveksle- lig med sagsøgers, subsidiært, 6) at sagsøgte har ansøgt om og fået tildelt sit registrerede varemærke, jf. bilag 1, i god tro, jf.

§ 8

, og 7) at sagsøgte ikke har taget fornødne skridt til at hindre brugen af sagsø- gers varemærke, jf.

§ 9

. 8) at der mellem parternes virksomheder er tale om produkt lighed inden- for et geografisk særdeles begrænset marked, hvilket bør indebære en skærpet bedømmelse af den skete krænkelse og dennes konsekvenser, 11 9) sagsøgte er pligtig at svare sagsøger et vederlag for benyttelsen, jf. va- remærkelovens § 43, stk.1, nr. 1, der skønsmæssigt kan fastsættes til kr. 25.000,00, 10) at sagsøgte er pligtig at svare sagsøger erstatning, jf.

§ 43, stk.

1, nr. 2, for den forvirring hos aktuelle og potentielle kunder, som krænkelsen af sagsøgers varemærkeret har indebåret, og som må formodes at bestå i en vis tid fremover, hvilken erstatning skønsmæs- sigt kan fastsættes til kr. 25.000,00, 11) at sagsøgte ved sin markedsføring under anvendelse af en betegnelse forvekslelig med sagsøgers varemærke har krænket markedsføringslo- vens § 3, stk. 1, 12) at sagsøgte ved sin markedsføring, under anvendelse af en betegnelse forvekslelig med sagsøgers varemærke, har krænket markedsføringslo- vens § 5, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 10, 13) at sagsøgte dermed har pådraget sig et erstatningsansvar overfor sagsø- ger i henhold til markedsføringslovens § 24, stk. 2, hvilken erstatning skønsmæssigt kan udmåles som anført under påberåbelsen af vare- mærkelovens § 43, stk. 1, nr. 2, samt 14) at sagsøgte ligeledes er pligtig at svare sagsøger et vederlag i henhold til markedsføringslovens § 24, stk. 3, subsidiært stk. 4, hvilket vederlag skønsmæssigt kan udmåles som anført under påberåbelsen af vare- mærkelovens § 43, stk. 1, nr. 1, 15) at det overlades til retten at fastsætte og fordele de påberåbte erstatnin- ger henholdsvis vederlagskrav under varemærkeloven og markedsfø- ringsloven indenfor det samlet krævede beløb kr. 50.000,00 eller et an- det beløb efter rettens skøn. til støtte for den nedlagte påstand om frifindelse i forhold til sagsøgtes på- stand om afvisning gøres det gældende 16) at det tidligere mellem parterne indgåede retsforlig (bilag 2) alene ved- rører perioden forud for forligets indgåelse.” øens bedemand v/søren steen riber har supplerende anført, at forliget af

1. september 2016 ikke har materiel retskraft. det bestrides, at sagsøgte har en ældre, kolliderende varemærkeret. dette har da heller ikke været sagsøgtes opfattelse under sagens forbe- redelse. der henvises til duplik af
2. august 2018: ”sagsøgte benytter ikke betegnelsen øens bedemand eller andre sammenstillinger af øens bedemand herunder øens lokale bedemand som et varemærke…” sagsøgtes ubestridte anvendelse af ”øens lokale be- demand” krænker sagsøgers varemærkeret til ”øens bedemand”. betegnelserne er for- 12 vekslelige, og der sker faktiske forvekslinger. om sagsøgtes brug af ”øens bedemand” henvises til sagsøgtes påstandsdokument, første anbringende. sagsøgtes krænkelse af sagsøgers varemærkeret må anses for forsætlig, i hvert fald siden den første påtale i
3. sagsøger har anvendt betragtelige beløb på markedsføring af sit varemærke. det bestrides ikke, at sagsøgers erstatningskrav alene kan vedrøre tiden efter forliget. for begravelses service aps er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokumentet af
4. november 2018, hvoraf fremgår: ”anbringender: til støtte for den principale påstand gøres det gældende, at sagsøgers krav i sin helhed har været gjort til genstand for domstolsbehand- ling i forbindelse med sagen v-8-16, hvor der blev indgået forlig, at forliget har materiel retskraft mellem parterne, hvorfor de i forliget behandle- de spørgsmål ikke kan være genstand for fornyet behandling, at sagsøgtes krav derfor skal afvises. til støtte for den subsidiære påstand gøres det gældende: at sagsøgtes brug af betegnelsen ”øens bedemand” ikke udgør en krænkelse af sagsøgers varemærkeret eller en hindring for sagsøgers virksomhed, at der ikke er risiko for forveksling mellem sagsøgers virksomhedsnavn ”øens bedemand”, og sagsøgtes brug af ”øens” som en geografisk beskrivelse af be- gravelses services aps som en bedemandsvirksomhed beliggende på amager – i folkemunde benævnt øen, at sagsøgte siden 2003 har været kendt som øens lokale bedemand, og sagsøger derfor ikke kan forbyde sagsøgte brugen af betegnelsen ”øens lokale bede- mand”, jf. varemærkeloven § 2, at betegnelsen ”øens bedemand” ikke opfylder varemærkeloven § 13, stk. 2, og derfor ikke burde være registreret som varemærke, at sagsøger ved at indgå forlig ved sø- og handelsretten d.
5. september 2016 og hæve den anlagte sag v-8-16, der bl.a. ligeledes omhandlede spørgsmålet om sagsøgtes ret til at benytte betegnelsen ”øens lokale bedemand” på sin hjem- meside, har accepteret sagsøgtes brug af netop denne ordstilling. at sagsøger ved at indgå forlig i sagen v-8-16 uanset, at det i forliget alene er an- ført, at ingen af parterne efter indgåelse af forliget kan rette krav mod den an- den i anledning af varemærkeretlige krænkelser, der ligger i tiden op til at forli- 13 get indføres i retsbogen, har accepteret, at sagsøgte ikke har krænket sagsøger ret i relation til ordstillingen.” begravelses service har under hovedforhandlingen supplerende anført, at ”øens bede- mand” som varemærke har et snævert beskyttelsesomfang. begravelses service har ik- ke benyttet ”øens lokale bedemand” som et navn, men har betragtet betegnelsen som en beskrivelse af sin virksomhed. det bestrides, at øens bedemand v/søren steen riber kan have mistet kunder på grund af begravelses services brug af denne betegnelse. der foreligger ingen forvekslingsrisiko mellem virksomhederne. begravelses service har anvendt sin beskrivende betegnelse både før og efter forliget af
6. september
7. hvis denne brug ikke var en krænkelse før forliget, er den det heller ikke efter forliget. en erstatning til øens bedemand v/søren steen riber kan kun komme på tale for så vidt angår tiden efter forliget den
8. september
9. rettens begrundelse og resultat indledningsvis bemærkes, at det forhold, at den tidligere retssag mellem parterne, v-8- 16, blev hævet, efter at parterne havde ”fundet en forligsmæssig løsning”, som ikke er nærmere oplyst under nærværende sag, ikke kan føre til, at begravelses service aps’ afvisningspåstand tages til følge. med hensyn til begravelses services brug af betegnelsen ”øens lokale bedemand” be- mærkes, at det, som sagen er forelagt, er ubestridt, at begravelses service ikke gennem denne brug har opnået en varemærkeretlig beskyttelse til betegnelsen. begravelses ser- vice har efter det fremkomne benyttet betegnelsen på samme måde – på begravelses services hjemmeside (bilag c) - før parternes forlig den
10. september 2016 og efter det- te forlig. det er fremgået af sagens oplysninger, at formålet for begravelses service med brugen af betegnelsen har været at beskrive virksomheden, herunder dens lokale beliggenhed, og at betegnelsen ikke har været brugt som et led i virksomhedens navn eller som varemærke. med hensyn til begravelses services brug af betegnelsen ”øens bedemand” bemærkes, at der ikke foreligger dokumenterede eksempler herpå udover det fremlagte reklame- oplæg fra
11. der er således ikke oplysninger om omfanget af brugen, eller hvornår 14 brugen måtte være ophørt. efter sagens oplysninger, herunder carsten mandalays for- klaring, lægger retten til grund, at der ikke foreligger nogen nyere brug af denne beteg- nelse. med henvisning til den registrerede varemærkeret til betegnelsen ”øens bedemand”, som øens bedemand v/søren steen riber er indehaver af og gør brug af, kan øens be- demand v/søren steen riber forbyde andre, der udbyder samme varer eller tjenestey- delser, at gøre brug af denne betegnelse og betegnelser, der ligner varemærket, såfremt der er risiko for forveksling, jf.

§ 4, stk.

1. idet den af begravelses ser- vice benyttede betegnelse ”øens lokale bedemand” må anses for forvekslelig med mærket ”øens bedemand”, tages øens bedemand v/søren steen ribers påstande 1 og 2 til følge med hensyn til denne og tillige den identiske betegnelse ”øens bedemand”, idet betingelserne for at forbyde begravelses service at gøre brug af betegnelserne i øv- rigt er opfyldt, jf.

§ 4

. med hensyn til den passus i de 2 påstande, der enslydende er affattet ”eller ordsammenstillinger, hvori nævnte ord indgår”, kan der ikke gives øens bedemand v/søren steen riber medhold, idet denne passus er ube- stemt og uden konkret reference. øens bedemand v/søren steen ribers påstande 1 og 2 tages herefter til følge i det ne- denfor bestemte omfang. med hensyn til påstand 3, der ligeledes indeholder den ovennævnte ubestemte passus, frifindes begravelses service, idet retten bemærker, at der ikke foreligger nogen doku- mentation for, at begravelses service i den anførte sammenhæng aktuelt gør eller har gjort nogen nyere brug af betegnelsen ”øens bedemand”. under hensyn til den usikkerhed, der foreligger om parternes indbyrdes retsstilling ef- ter sagens baggrund og parternes forlig den

1. september 2016, der afsluttede en tidli- gere retssag mellem parterne, og idet retten endvidere bemærker, at begravelses servi- ces brug af betegnelsen øens lokale bedemand må anses for beskeden, samt at der i øvrigt ikke foreligger dokumenterede oplysninger, herunder om omsætnings- og ind- tjeningsforhold, der kan belyse et eventuelt vederlagskrav eller erstatningskrav, finder 15 retten, at der ikke foreligger grundlag for at fastslå, at øens bedemand v/søren steen riber har krav på vederlag eller erstatning. begravelses service frifindes derfor for på- stand
2. sagsomkostninger efter sagens omstændigheder skal ingen af parterne betale sagsomkostninger til den anden part. thi kendes for ret: begravelses service aps tilpligtes at anerkende, at begravelses service aps er uberetti- get til som led i markedsføring at anvende ordene ”øens bedemand” eller ”øens lokale bedemand”. begravelses service aps tilpligtes at ophøre med i sin firmabeskrivelse på internettet at anvende ordene ”øens bedemand” eller ”øens lokale bedemand” begravelses service aps frifindes for øens bedemand v/søren steen ribers påstand 3 og
3. ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part. publiceret til portalen d. 11-02-2019 kl. 10:03 modtagere: sagsøgte begravelses service aps, advokat janus mads ravn, sagsøger øens bedemand v/søren steen riber, advokat (l) erik østergaard-nielsen