sø- og handelsrettens dombog

- udskrift af sø- og handelsrettens dombog ────────── den

1. november 2000 blev af retten i sagen v-0025-99 basic trademark s.a. (advokat johan løje) mod bilka lavprisvarehus a/s (advokat vagn søndergaard) afsagt sålydende d o m: sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgte, bilka lavprisvarehus a/s, ved anvendelse af et af sagsøgeren, basic trademark s.a. registret varemærke ved annoncering og markedsføring i øvrigt af tøj har krænket basic trademark's varemærkeret. endvidere drejer sagen sig om, hvorvidt sagsøgte har været berettiget til at anvende en anden version af sagsøgerens varemærke end det varemærke, sagsøgeren anvender for det omhandlede tøj. - 2 - sagens omstændigheder basic trademark fik i 1989 og 1991 under henholdsvis vr 06.482 og vr 00.627 registreret varemærket kappa som ord- og figurmærke i klasse 25: beklædningsgenstande og i blandt andet klasse 28: spil, legetøj, gymnastik- og sportsartikler. registreringerne er blevet fornyet, og var også i kraft på tidspunktet for den omhandlede markedsføring. basic trademark har yderligere registreret 5 varemærker, der ikke har relevans for denne sag. det registrerede figurmærke, der ikke er omkranset af en hvid bræmme ser således ud: < bilag 1 eller 3 > sagsøgeren har under sagen som bilag 5 fremlagt følgende farvekopi, der viser varmærkets udformning i dag, hvor figur og ord er omkranset af en hvid bræmme: < bilag 5 > i bilka's tilbudsavis gældende fra den
2. til den
3. december 1998, der er sagens bilag 6, var der optaget en annonce for "kappa sweatshirt og joggingbuks". annoncen indeholdt et billede af to mænd iført kappatøj med påsyede mærker. i billedets nederste højre hjørne var basic trademark's logo gengivet i rødt men uden at være omkranset af en hvid streg, og det er alene denne anvendelse af basic trademark's logo, der under sagen skal tages stilling til. det af bilka markedsførte kappatøj er bragt i fri omsætning i spanien og dermed fuldt konsumeret til lovlig markedsføring i danmark. der er under sagen fremlagt en side fra publikationen "sportsbranchen, hvem er hvem og hvem har hvad 99", hvor basic trademark's logo er gengivet i rødt med ordmærket højrestillet figurmærket og uden en hvid bræmme. der er enighed mellem parterne om, at dette logo er identisk med det i sagen omtvistede. endvidere er der fremlagt materiale indhentet på messer, hvor basic trademark's logo fremstår identisk med det her omtvistede. forklaringer - 3 - christian trads har forklaret at han gennem 5 år har været ansat hos bilka som produktchef for sportsbeklædningen. han deltog i udformningen og godkendelsen af den som bilag 5 fremlagte annonce. tilbudsavisen har et oplæg på mellem 1,2 og 1,4 millioner eksemplarer. det er sædvanligt, at leverandører kan købe en halv side i tilbudsavisen. imidlertid sælges der ikke plads i avisen for så vidt angår sportsiderne. det indkøbte varelager på 1.200 stk. beklædningsgenstande blev solgt, men tilbuddet var ikke nogen succes. bilka sælger kappatøj, såfremt man kan få det i hænde. dette er ikke sket efter det i sagen omhandlede salg. der er forskellige fremgangsmåder ved ekstahering af logor/varemærke. nogen gange ekstraheres logo'et fra tøjet, men dette var ikke tilfældet i nærværende sag. han ved ikke hvorfra logo'et blev ekstraheret. lars bugge har forklaret at han er direktør i primetime denmark aps der har licens på import og salg af blandt andet kappatøj. i 1980'erne var kappa et stort varemærke, men varemærket blev mindre stærkt, da det blev introduceret i lavprisvarehuse. nu er varemærket igen blevet populært. kappatøj sælges ikke til bilka. han fik mange henvendelse fra distributører, som var nervøse for, at varemærket igen skulle blive devalueret. det af bilka fremlagte, hvor varemærke'et fremstår i rødt og uden omkransning er ikke autoriseret af kappas varemærkeindehaver i italien. de fremlagte logo'er i rødt og uden omkransning er ældre versioner af varemærket. annoncens logo svarer til det registrerede. påstande basic trademark har nedlagt endelige påstande om - at det forbydes bilka i annoncering og anden markedsføring af tøj at anvende det som bilag 5 - 4 - viste varemærke i den udformning, som fremgår af bilag 6, og - at bilka til basic trademark skal betale 50.000 kr med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg den
4. marts 1999 og til betaling sker. bilka har overfor basic trademark's påstande nedlagt påstand om frifindelse. anbringender basic trademark's advokat har gjort gældende, at sagsøgte ikke har været berettiget til at anvende et varemærke, som ikke er identisk med det varemærke, der er påført den markedsførte trøje. der er herunder ikke hjemmel i varemærkelovens § 4 eller § 5 til til at gøre brug af en anden version af varemærket. den skete ændring af varemærket i forhold til det, som var påført varen, var ikke begrundet i praktiske forhold. ved at have undladt omkransningen på varemærkeet har bilka undladt et karakteristika. det svarer til at ændre farven på et varemærke, for eksempel at lade coca colas varemærke være grønt. retten til at vælge varemærket, herunder versionen af varemærket, tilkommer producenten/indehaveren af varemærkeretten, og varemærket er producentens signal til kunderne om kvalitet. ef-domstolens afgørelse i dior-sagen tager i præmis 44 ikke stilling til forhandlerens brug af variationer af varemærket. det er efter dior-afgørelsen og ef-domstolens afgørelse i bmw-sagen tilladt at gengive producentens varemærke, men det skal, jf. dior-afgørelsens præmis 47, ske på en sådan måde, at det ikke forringer varemærkets image. endvidere skal brugen ikke give udtryk for, at der er en forbindelse mellem forhandleren og producenten. varemærkelovens § 5, hjemler ikke en brug som den her omhandlede. der henvises herved til kommenteret varemærkelov
5. udgave, p. 70, note 5.7, hvorefter der kun er adgang til at bruge mærket i den form, som indehaveren selv anvender. - 5 - varemærkelovens § 6 giver kun adgang til at bruge varemærket for den varer, der er markedsført, og dette skal loyalt gengives. dette er ikke tilfældet i nærværende sag, hvor bilka har anvendt et andet varemærke. af denne grund er afgørelsen i bmw-sagen ikke af betydning for denne sag. det er ikke afgørende, at det af bilka anvendte varemærke er taget fra eller er identisk med det officielle varemærke som anført i publikationen "sportsbranchen, hvem er hvem og hvem har hvad 99". ved udmålingen af erstatning efter varemærkelovens § 43 er det ikke afgørende, at basic trademark ikke kan godtgøre et tab. bilka har ikke dokumenteret omfanget af salget af de omhandlede trøjer, hvilket må medføre processuel skadevirkning. der kan således rejses tvivl om oplysningerne om antallet af solgte trøjer. det har ved udmålingen af erstatning betydning at tilbudsavisen er udgivet i 1,2 til 1,4 mill. eksemplarer. et rimeligt vederlag kan beregnes svarende til det der skulle betales i licens, hvilket efter sædvanlige satser ville være 50.000 kr. endelig skal der henses til den risiko for markedsforstyrrelse, som bilka's markedsføring har medført. det er herunder af betydning, at basic trademark ikke har ønsket, at kappa- produkter sælges af bilka. bilka's advokat har gjort gældende, at den skete markedsføring ligger inden for området af varemærkelovens § 5, nr.
6. bilka har annonceret med varemærket nemlig det officielt registrerede varemærke samt det varemærke der var påført trøjerne. afgørelserne i dior-sagen og bmw-sagen bliver illusorisk, såfremt indehaveren af et varemærke i hvert enkelt tilfælde skal godkende markedsføringen af varerne. afgørelsen i bmw-sagen vedrører reservedele, men viser tillige hvor vidt man kan gå ved annoncering. der henvises tillige sø- og handelsrettens afgørelse af
7. marts 1994 i h 170/91 (hugo boss). sammenfattende gøres det gældende, at basic trademark's varemærke alene er anvendt i oplysende øjemed og placeret på en ikke fremtrædende plads. endvidere er brugen af - 6 - varemærket ikke vildledende og antyder ikke eneforhandling af basic trademark's produkter. der er i forhold til det rejste erstatningskrav ikke grund til at stille spørgsmål ved oplysningen om salg af 1.200 trøjer. sø- og handelsrettens afgørelse det er som udgangspunkt i strid med varemærkelovens § 4 at anvende basic trademark's registrerede varemærke. en ret hertil kan dog følge af ef-reglerne om konsumption, jf. varemærkelovens § 6, stk.
8. spørgsmålet i denne sag er, om bilka's anvendelse af basic trademark's varemærke ligger ud over, hvad der er anset for berettiget i ef-domstolens afgørelse i sag c- 63/97 (bmw- sagen). bilka har anvendt det officielt registrerede varemærke. havde basic trademark ladet det nye mærke registrere, ville det have stået klart, at det således registrerede mærke skulle anvendes ved parallelimportørens markedsføring. ved ikke at lade det nye mærke registrere, og ved at anvende forskellige mærker, er det således basic trademark, der har skabt forvirring om varemærket. det kan endvidere ikke kræves, at bilka som parallelimportør skal indhente basic trademark's godkendelse i forbindelse med sin markedsføring af varerne, jf. herved bmw- afgørelsen. der foreligger herefter ikke en krænkelse af basic trademark's varemærkeret og bilka skal derfor frifindes. thi kendes for ret sagsøgte, bilka lavprisvarehus a/s, frifindes. inden 14 dage fra denne doms afsigelse betaler sagsøgeren, basic trademark s.a., til - 7 - sagsøgte, bilka lavprisvarehus a/s, sagens omkostninger med 10.000 kr. elmer arne erling reisfelt jørgen andersen