sø- og handelsrettens dombog

- ana udskrift af sø- og handelsrettens dombog ────────── dom afsagt den

1. juni 2001 sag v 74/1999 tdc forlag a/s (advokat erik mohr mersing) mod medieforlaget danmark a/s (advokat michael knop) under denne sag skal der tages stilling til, om sagsøgeren, tdc forlag a/s (i det følgende: tdc), som er indehaver af varemærket fagbog for bl.a. telefonbøger på elektroniske medier, kan forbyde sagsøgte, medieforlaget danmark a/s (i det følgende: medieforlaget) at gøre brug af kendetegnene it-fagbogen og it-fagbogen aps, domænenavnet www.itfagbogen.dk og - udtrykket fagbog som søgeord for sin hjemmeside i forbindelse med udgivelse af et register over telefonnumre på internettet. - 2 - tdc's varemærke og produkter tdc og dette selskabs forgængere har siden 1890 udgivet et katalog, som indeholder rubrikannoncer indrykket af erhvervsdrivende. siden 1919 er dette katalog blevet betegnet telefonfagbog og senere fagbog, fagbogen eller fagbog i kombination med de geografiske betegnelser jylland, fyn og københavn. i 1994 introducerede tdc fagbog danmark, som indeholder oplysninger om danske virksomheder med henblik på at fungere som en indkøbsguide for erhvervslivet. tdc fik den
2. november 1996 registreret fagbog a/s som selskabsnavn i erhvervs- og selskabsstyrelsen. endvidere registrerede tdc den
3. januar 1997 domænenavnene fag- bog.dk og fagbogen.dk, og den
4. oktober 1997 fagbogdanmark.dk. fra 1996 begyndte tdc tillige at markedsføre fagbog jylland, fagbog fyn og fagbog københavn under tdc's paraplymærke de gule sider. de tre fagbøger og fagbog danmark blev lagt på internettet i 1998, hvor tdc samtidig begyndte at udgive fagbog danmark på cd-rom. på internettet blev de tre fagbøger markeds- ført under betegnelserne de gule sider og fagbogen, således at indgangsnøglen var www.degulesider.dk. eller dgs.dk. på internettet er fagbogen udformet som en søgetjeneste, hvor brugere af internettet kan finde frem til de enkelte virksomheder. tdc fik den
5. januar 2000 på baggrund af indarbejdelse under nr. vr 2000 00449 registreret ordmærket fagbog for klasse 09 og 16: telefonbøger på elektroniske medier, henholdsvis trykte telefonbøger, herunder telefonbøger med oplysninger om virksomheder og personer kombineret med forskellige annoncer og reklamer, klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed i form af udarbejdelse af telefonbøger med oplysninger om virksomheder og personer kombineret med forskellige annoncer og reklamer, samt klasse 38: telefonservice i form af oplysninger om tele fonnumre eller virksomheder og personer i forbindelse med telefonnumre. ansøgningen om registrering var indgivet den
6. juli
7. medieforlagets forretningskendetegn og produkt - 3 - medieforlaget blev stiftet den
8. august
9. den
10. marts 1998 blev selskabet registreret i erhvervs- og selskabsstyrelsen under navnet medieforlaget danmark aps med binavnet it- fagbogen aps. efterfølgende er medieforlaget blevet omdannet til et aktieselskab. i januar 1999 konstaterede tdc, at medieforlaget på internettet under betegnelsen it- fagbogen markedsførte et register over danske virksomheder med angivelse af adresser, telefon- og faxnumre. til dette register var der på den pågældende hjemmeside knyttet en søgefunktion, der hovedsagelig svarede til den søgefunktion, tdc anvender for fagbogen på internettet. det fremgik af hjemmesiden, at man kunne kontakte it-fagbogen ved at rette henvendelse til it-fagbogen aps. forbudssagen ved kendelse af
11. juni 1999 forbød fogedretten i københavn medieforlaget at anvende betegnelsen it-fagbogen i forbindelse med udgivelse af en telefonbog over danske virksomheder på internettet. det blev samtidig forbudt medieforlaget at anvende betegnelsen it-fagbogen aps som binavn. det senere forløb efter forbudssagen blev tdc opmærksom på, at medieforlaget anvendte domænenavnet www.itfagbogen.dk for sin hjemmeside på internettet og betegnelsen fagbog som søgeord for samme hjemmeside. ved en søgning på it-fagbogen på internettet fremkom en hjemmeside, der forklarede, at it- fagbogen havde ændret navn til it-bogen og om baggrunden herfor. ved at klikke på et hyperlink kunne man komme fra denne hjemmeside til medieforlagets hjemmeside for it- bogen. forklaringer charlotte gundersen har bl.a. forklaret, at hun er ansat som advokat i tdc-koncernens hovedkontor, der også varetager datterselskabernes juridiske opgaver. tdc påtaler konsekvent - 4 - krænkelser af fagbog. i 1998 var der mange krænkelser heraf, i 1999 var der 4-5 sager, og i 2000 var der en enkelt. markedsdirektør for tdc peter ibsen har bl.a. forklaret, at tdc udgiver 66 lokalkataloger og 17 regionale kataloger. hertil kommer tre fagbøger for jylland, københavn, henholdsvis fyn, med et oplag på 900.000, 850.000, henholdsvis 200.000 eksemplarer. målgruppen for de tre fag- bøger er både private og erhvervsdrivende. navn, adresse og telefonnummer optages gratis, hvorimod der betales for annoncer. fagbog danmark, der udkommer i 120.000 eksemplarer, er et specialkatalog for erhvervsvirksomheder. det er gratis at blive optaget i fagbog danmark, hvis man er erhvervsdrivende og primært handler med erhvervsdrivende. de trykte fagbøger omdeles til husstande og virksomheder, mens fagbog danmark kun omdeles til virksomheder. tdc udbyder fagbog danmark og de gule sider på internettet. fagbog danmark svarer indholdsmæssigt til den trykte udgave, men på internettet er det muligt for den enkelte annoncør mod betaling at få indlagt et hyperlink fra fagbog danmark til annoncørens egen hjemmeside. de gule sider er en samlet base over alle udgivelser. tdc besluttede i 1995, at de gule sider skulle være et fælles mærke for alle produktlinierne. de gule sider anvendes i den overordnede markedsføring, men når man kommer tættere på den enkelte annoncør, anvendes den pågældende produktlinie, nemlig fagbogen. tdc har også før registreringen af fagbog som varemærke gjort indsigelse imod andres brug af betegnelsen fagbog på internettet. direktør for og medejer af medieforlaget christian gufler har bl.a. forklaret, at it-fagbogen har ændret navn til it-bogen på grund af fogedforbudet. alle erhvervsdrivende optages gratis i it- bogen med adresse, telefon- og faxnummer. det er alene en betingelse for optagelse i it- bogen, at man har et cvr-nummer. indtjeningsgrundlaget for medieforlaget er salg af bannerreklamer og hyperlinks. det er det samme produkt, der tidligere hed it-fagbogen. medieforlaget fandt selv på navnet it-fagbogen, fordi det var en god og dækkende betegnelse for produktet, idet "fagbog" ifølge ordbøgerne typisk omfattede registre over telefonabonnenter opdelt efter fag, og idet "it" skulle signalere, at produktet blev udbudt på internettet. på grund af fogedforbudet har det været nødvendigt at ændre internetadresse og søgeord. - 5 - databasen er blevet omprogrammeret, og der er lavet nyt layout. endvidere har man måttet lave nye fakturaer og brevpapir. disse ændringer har kostet 250-300.000 kr. medieforlaget havde brugt to år på at indarbejde betegnelsen it-fagbogen, og ændringen af navnet har medført, at det har været nødvendigt at begynde forfra. der er stor konkurrence på området med mange udbydere af fagregistre og telefonbøger på internettet, og navneændringen har betydet en omsætningsnedgang på ca. 300.000 kr. under whois står medieforlaget stadig for itfagbogen.dk. søgeordet er ændret fra it-fagbogen til it-bogen. han ved ikke, om medieforlagets hjemmeside kommer frem ved en søgning på ordet fagbog. de tilmeldte søgeord er ændret, men man kan ikke gøre noget ved robotindekserede søgninger. jørgen schack har bl.a. forklaret, at han er cand. mag. med hovedfag i dansk og seniorforsker ved dansk sprognævn, hvor han har været ansat i 10 år. dansk sprognævn, der hører under kulturministeriet og har til opgave at at fastlægge den officielle ortografi, det vil sige hvordan ordene i det danske sprog skal staves og bøjes. nævnet fastlægger ikke ordenes betydning. ordet "fagbog" består af en forholdsvis banal sammensætning af ordene fag og bog. ordet har været brugt siden 1930'erne og blev i 1947 anvendt af kjeld abel i skuespillet dage på en sky: "i fagbogen vil vi stå under samme rubrik, men i øvrigt er vi forskellige". det er hans opfattel- se, at man deraf kan slutte, at ordet er overgået til almindelig brug. ordet "fagbog" er sær- dansk, idet der ikke anvendes tilsvarende betegnelser i de andre nordiske lande eller i tyskland. et varemærke tages med i retskrivningsordbogen, hvis det bruges som en generisk betegnelse. f.eks. er sonys registrerede varemærke walkman taget med, fordi man ikke har et andet navn for den type musikafspiller. det er markeret i ordbogen, hvis der er tale om et varemærke. dansk sprognævn gør jævnligt indsigelse imod varemærker, der mangler særpræg. nævnet har ikke gjort indsigelse imod registreringen af fagbog, idet det fremgik af vare- mærketidende, at registrering var sket på baggrund af indarbejdelse. påstande tdc har nedlagt følgende påstande: - 6 -
12. det forbydes medieforlaget at anvende betegnelsen it- fagbogen i forbindelse med udgivelse af en telefonbog over danske virksomheder på internettet.
13. det forbydes medieforlaget at anvende betegnelsen it- fagbogen aps som binavn.
14. det forbydes medieforlaget at anvende domænenavnet www.itfagbogen.dk i forbindelse med udgivelse af en telefonbog over danske virksomheder på internettet.
15. det forbydes medieforlaget at anvende betegnelsen fagbog som søgeord i forbindelse med sin hjemmeside på internettet.
16. medieforlaget skal betale tdc 100.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg, til betaling sker.
17. det forbud, som fogedretten i københavn den
18. juni 1999 har nedlagt over for medieforlaget, stadfæstes som lovligt gjort og forfulgt, og medieforlaget skal betale tdc omkostningerne ved fogedforbudsforretningen. medieforlaget har herover for nedlagt påstand om frifindelse og har endvidere nedlagt følgende selvstændige påstande:
19. tdc skal indgive begæring til patent- og varemærkestyrelsen om sletning af varemærkeregistrering nr. vr 2000 00449, fagbog af
20. januar 2000 for vareklasserne 09, 16, 35 og 38, svarende til de klasser, hvori registrering er foretaget.
21. tdc skal betale 600.000 kr. til medieforlaget med tillæg af renter fra
22. november 2000, til betaling sker. over for de selvstændige påstande har tdc påstået frifindelse. medieforlaget har erklæret sig enig i, at selskabet ikke har retlig interesse i at få slettet tdc's varemærkeregistrering for varer og tjenesteydelser, der ikke udbydes gennem elektroniske medier, men på grund af registreringens udformning har man fundet det nødvendigt at nedlægge påstand som gjort. anbringender tdc's advokat har gjort gældende, at betegnelsen fagbog har fornødent særpræg og ikke er af beskrivende karakter. dette understøttes af, at patent- og varemærkestyrelsen den
23. januar 2000 har registreret fagbog som ordmærke på baggrund af indarbejdelse. fagbog - 7 - nyder der for beskyttelse som varemærke efter varemærkelovens § 3, som forretningskendetegn efter markedsføringslovens §§ 1 og 5, og som selskabsnavn efter anpartsselskabslovens § 2 og aktieselskabslovens §
24. medieforlagets anvendelse af betegnelserne it-fagbogen og it-fagbogen aps og domænenavnet www.itfagbogen.dk i forbindelse med udgivelse af medieforlagets telefonbog over danske virksomheder på internettet, og anvendelsen af betegnelsen fagbog som søgeord for medieforlagets hjemmeside krænker tdc's rettigheder til fagbog som varemærke, forretningskendetegn og selskabsnavn efter de nævnte love og udgør tillige en overtrædelse af god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens §
25. der er lighed mellem de produkter, som parterne udbyder, og den målgruppe, produkterne retter sig til. der er endvidere lighed mellem mærkerne, idet tilføjelsen "it" og endelsen "en" ikke er tilstrækkelig til at adskille mediefor- lagets mærke fra tdc's beskyttede varemærke. der består et aktivt konkurrenceforhold mellem parterne, og der er således risiko for forveksling mellem mærkerne, herunder at brugerne forledes til at tro, at der en forbindelse mellem medieforlaget og tdc. som følge heraf er fogedforbudet af
26. juni 1999 nedlagt med rette og skal stadfæstes. medieforlagets erstatningskrav, der i øvrigt er udokumenteret, er herefter grundløst. det bestrides, at betingelserne for ophævelse af registreringen efter varemærkelovens § 28 er opfyldt. efter forklaringerne fra charlotte gundersen og peter ibsen har tdc konsekvent håndhævet sine rettigheder til fagbog. varemærkeregistreringen er sket for nylig, og me- dieforlaget har ikke sandsynliggjort, at fagbog siden registreringen er blevet til en almindelig betegnelse for den pågældende type vare eller tjenesteydelse. medieforlaget har endvidere ikke i sin tid gjort indsigelse mod registreringen og må derfor respektere denne. medieforlaget har forsætligt eller uagtsomt krænket tdc's varemærkeret og er i medfør af varemærkelovens § 43 forpligtet til at betale et rimeligt vederlag for udnyttelsen af varemærket samt erstatning for den yderligere skade, som krænkelsen har medført, herunder for den skete markedsforstyrrelse. en fejlbedømmelse af ligheden mellem mærkerne m.v. fritager ikke for ansvar. medieforlaget anvender fortsat fagbog som søgeord og it-fagbogen som link til sin hjemmeside. kravet om vederlag forudsætter ikke sandsynliggørelse af et økonomisk tab. et beløb på 100.000 kr. i erstatning og vederlag er rimeligt ifølge retspraksis. det gøres gældende, at medieforlaget skal betale tdc omkostningerne ved forbudssagen for - 8 - fogedretten i københavn. medieforlagets advokat har gjort gældende, at ordet fagbog er uden særpræg og må anses for at være en artsbetegnelse for værker, hvor erhvervsdrivendes telefonnumre er sammenstillet. ifølge jørgen schacks forklaring tilhører ordet fagbog det almindelige sproglige fælleseje, og tdc kan derfor ikke hævde nogen særskilt ret til ordet, der ikke kan beskyttes som varemærke, jf. varemærkelovens §
27. da fagbog har mistet sin adskillelsesevne, kan ordet heller ikke beskyttes som forretningskendetegn efter markedsføringsloven eller som selskabsnavn efter aktie- og anpartsselskabsloven. medieforlagets anvendelse af betegnelserne it-fagbogen og it-fagbogen aps, domænenavnet www.itfagbogen.dk og betegnelsen fagbog som søgeord krænker derfor ikke tdc's betegnelse fagbog. det bestrides i øvrigt, at mærkerne er forvekslelige. både visuelt og fonetisk er der en klar adskillelse mellem it-fagbogen og fagbog. hverken betragtninger om helhedsindtryk eller det udviskede erindringsbillede giver anledning til ændring af denne opfattelse. tdc har endvidere ikke dokumenteret, at brugerne har forvekslet mærkerne. som følge heraf er fogedforbudet af
28. juni 1999 nedlagt med urette og skal ophæves. det er ikke muligt for medieforlaget at fremkomme med anden dokumentation for sit erstatningskrav end christian guflers forklaring. forbudet har medført en stor begrænsning i den eksisterende virksomhed, og 600.000 kr. er et passende beløb i forhold til de udgifter, der har været afholdt i forbindelse med ændringen af medieforlagets betegnelser. varemærkeregistreringen af fagbog skal ophæves, idet registreringen er sket på et forkert grundlag, jf. varemærkelovens ⌡ 28, stk.
29. fagbog er en generisk betegnelse, der i medfør af varemærkelovens ⌡ 13, stk. 2 ikke kan registreres. betegnelsen fagbog var ikke indarbejdet, men derimod allerede degenereret inden registreringen og kan derfor ikke beskyttes som varemærke. tdc har ikke konsekvent gjort brug af betegnelsen fagbog i overensstemmelse med varemærkeregistreringen, men har valgt at markedsføre sit produkt under mærket de gule sider. tdc har derfor fortabt retten til at opnå eller opretholde varemærkeregistreringen af fagbog, jf. varemærkelovens ⌡ 28, stk.
30. det er uden betydning, at medieforlaget ikke har protesteret imod registreringen af fagbog, idet medieforlaget i medfør af varemærkelovens ⌡ 29 når som helst kan anlægge sag med - 9 - påstand om ophævelse heraf. det bestrides, at medieforlaget er forpligtet til at betale erstatning eller vederlag til tdc, idet medieforlaget hverken forsætligt eller uagtsomt har krænket tdc's rettigheder til fagbog. fogedrettens kendelse forbyder ikke medieforlaget at lave en henvisning til selskabets nye hjemmeside. tdc's erstatningskrav er udokumenteret, og vederlagskravet er ikke rimeligt. sø- og handelsrettens afgørelse tdc har den
31. januar 2000 på baggrund af indarbejdelse fået registreret ordmærket fagbog for en række nærmere angivne varer og tjenesteydelser omfattende såvel telefonbøger på elektroniske medier som telefonbøger i trykt form og hertil knyttet virksomhed. efter varemærkelovens § 26, jf. § 12, har registreringen virkning fra ansøgningens indgivelse den
32. juli
33. medieforlaget har ikke gjort indsigelse imod registreringen og skal derfor respektere denne, for så vidt den ikke ophæves i forhold til medieforlaget efter varemærkelovens §§ 28-
34. medieforlagets virksomhed består i at udbyde registre over telefonnumre på internettet. retten opfatter medieforlagets erklæring under domsforhandlingen således, at medieforlaget ikke ønsker at få tilsidesat registreringen for varer og tjenesteydelser, der ikke udbydes gennem elektroniske medier, idet forlaget ikke har retlig interesse heri. tdc har siden 1996 haft fagbog a/s registreret som selskabsnavn. med hensyn til elektroniske medier har tdc i 1997 registreret fagbog.dk og lignende domænenavne. siden 1998 har tdc endvidere udbudt fagbog på elektroniske medier. medieforlaget er først stiftet den
35. august 1997 og har i marts 1998 fået it-fagbogen registreret som binavn i erhvervs- og selskabsstyrelsen. endvidere har medieforlaget efter det oplyste først i januar 1999 taget mærket it-fagbogen i brug på internettet. tdc er således først i tid med at anvende mærket. fagbog findes ikke at være uden særpræg, i hvert fald ikke når det drejer sig om elektroniske medier, og medieforlaget har ikke dokumenteret, at der er indtrådt degeneration siden registreringen, eller at medieforlaget skulle have taget navnet i brug først, jf. varemærkelovens § 28, stk. 2, nr. 2, og stk.
36. - 10 - medieforlaget skal derfor respektere tdc's registrerede varemærkeret. medieforlagets anvendelse af it-fagbogen for samme eller lignende varer eller tjenesteydelser som tdc's elektroniske fagbog indebærer en krænkelse af tdc's registrerede og ibrugtagne mærke og er egnet til at skabe forveksling med tdc's produkt, herunder at der er en forbindel- se mellem medieforlaget og tdc. tilsvarende gælder for så vidt angår medieforlagets anvendelse af betegnelsen it-fagbogen aps som binavn, www.itfagbogen.dk som domænenavn for forlagets hjemmeside på internettet og betegnelsen fagbog som søgeord for samme hjemmeside. tdc's påstande 1-4 og 6 tages derfor til følge, og tdc skal frifindes for medieforlagets selvstændige påstande. med hensyn til spørgsmålet om erstatning og vederlag lægges det til grund, at medieforlaget var eller burde have været bekendt med tdc's ibrugtagning af varemærket fagbog for lignende varer eller tjenesteydelser i 1999, hvor medieforlaget påbegyndte sin virksomhed med it-fagbogen. endvidere lægges det til grund, at medieforlaget også efter fogedforbudet af
37. juni 1999 har anvendt it-fagbogen på internettet en på måde, der ledte internet-brugere frem til medieforlagets virksomhed, og at medieforlagets virksomhed fortsat kommer frem ved søgninger på fagbog på internet-søgetjenester. der er herved ikke taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt medieforlaget har pådraget sig ansvar for overtrædelse af fogedforbudet, men de nævnte forhold indebærer en overtrædelse af varemærkelovens §
38. under disse omstændigheder skal medieforlaget betale erstatning og vederlag til tdc. - erstatning og vederlag fastsættes ud fra et samlet skøn, over bl.a. den skete mar- kedsforstyrrelse til 50.000 kr. ved fastsættelsen af sagsomkostningerne er der taget hensyn til tdc's omkostninger ved forbudssagen for fogedretten i københavn. - 11 - thi kendes for ret: det forbydes medieforlaget danmark a/s at anvende betegnelsen it-fagbogen i forbindelse med udgivelse af en telefonbog over danske virksomheder på internettet. det forbydes medieforlaget danmark a/s at anvende betegnelsen it-fagbogen aps som binavn. det forbydes medieforlaget danmark a/s at anvende domænenavnet www.itfagbogen.dk i forbindelse med udgivelse af en telefonbog over danske virksomheder på internettet. det forbydes medieforlaget danmark a/s at anvende betegnelsen fagbog som søgeord i forbindelse med sin hjemmeside på internettet. det forbud, som fogedretten i københavn har nedlagt den
39. juni 1999, stadfæstes. medieforlaget skal inden 14 dage fra denne doms afsigelse betale 50.000 kr. med tillæg af procesrente fra den
40. juli 1999, til betaling sker, og 50.000 kr. i sagsomkostninger til tcd forlag a/s. ole lundsgaard andersen elmer. jørgen andersen (sign.) udskriftens rigtighed bekræftes p. j. v. sø- og handelsretten, den 14/06-01