Tsiviilasi nr: 2-17-179 KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohus Tallinna Ringkonnakohus, tsiviilkolleegium Tsiviilasja number 2-17-179 Otsuse tegemise aeg ja koht 22.02.2019, Tallinn Kohtukoosseis Eesi

) § 14 alusel.

§ 14

lg-s 1 sätestatud terminit äritegevus, tuli tõlgendada laiendavalt.

§ 14

lg-s 2 loetletud tegevusi tuleb pidada äritegevuseks, kuid seadus sätestab selliste tegevuste loetelu avatuna. Äritegevuseks võis pidada muu hulgas ka kaubamärgi kasutamist domeeninimena või domeeninime osana internetis. Kostja registreeritud domeeninimi sisaldas sõnu "thairose" kokkukirjutatult, hageja kaubamärk koosnes sõnadest "THAI ROSE SPA" ja kujunduselemendist sõnade kohal. Kostja domeeninimi ja hageja kaubamärgi sõnaline osa ei olnud maakohtu hinnangul äravahetamiseni sarnased ning ei olnud tõenäoline hageja kaubamärgi ja kostja domeeninime äravahetamine tarbija poolt. Hageja kaubamärk ja kostja domeeninimi erinevad visuaalselt, foneetiliselt ja tähenduslikult. Hageja kaubamärgis oli sõna spa, mis puudus kostja domeeninimes. Tulenevalt asjaolust, et hageja kaubamärk koosnes kolmest lühikesest võõrkeelsest sõnast, jäi tarbijale tervikuna meelde kaubamärk. Massaažiteenuse osutamine kostja tegevusalana ei olnud maakohtu hinnangul tõendatud. Hageja ärinimi on (Thai Rose SPA OÜ) ning hageja kaubamärk "THAI ROSE SPA" on registreeritud klassi 44 teenustele - aroomiteraapiateenused, ilussalongoid, jumestuskunstniku ja stilisti teenused, juuksurisalongid, juuste siirdamine, maniküür, massaaž, puhkekodud, sanatooriumid, sanatooriumiteenused, avalikud saunad hügieeniotstarbeks, Türgi saunad, saunateenused, solaariumiteenused, tätoveerimine. Hageja ja kostja osutatavad teenused olid seega maakohtu hinnangul täiesti erinevad. Neid ei olnud võimalik lugeda sarnasteks. Seega ei olnud kostja tegevus vaidlusaluse domeeninime registreerimisel vastuolus

§ 14lg 1 p-ga 1. Seoses hagi rahuldamata jätmisega ja juhindudes tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Ts

MS) § 386 lg-st 4 tühistas maakohus 28.02.2017 määrusega kohaldatud hagi tagamise. Apellatsioonkaebus ja selle vastus 5. Maakohtu otsuse peale on hageja esitanud apellatsioonkaebuse, milles palub tühistada maakohtu otsuse täies ulatuses, v.a osas, milles maakohus otsustas jätta algse kostja menetluskulud 220 eurot ja viivise hageja kanda, ja teha uus otsus, millega rahuldada hagi kostja vastu. Menetluskulud palub hageja jätta kostja kanda. Apellatsioonkaebuses tugineb hageja kokkuvõtvalt järgmistele väidetele. Domeen thairose.ee on seotud hageja äritegevusega. Hagejale kuulusid kaubamärk "THAI ROSE SPA" ning domeen kuni nende ümberregistreerimiseni algse kostja poolt. Hagejale on tähtis internetilehekülg thairose.ee. See on seotud äriühingu igapäevase tegevusega ning vajab pidevat haldamist. Kostja takistab haldamist, kuna tema ebaseaduslikus valduses on paroolid. Domeeniga seotud kodulehe ja meiliaadresside paroolide kohene üleandmine on vajalik, kuna 4

§ 14lg 1 p-ga 1.

Praegusel juhul ei oma tähtsust, millega kostja tegeleb ja kas ta reaalselt osutab massaažiteenuseid. Nõude rahuldamiseks piisab domeeninime registreerimisest ning vajalik ei ole selle tegelik kasutamine, kuna juba registreerimisega on takistatud kaubamärgiomaniku võimalused kaubamärgis sisalduvat tähist ise ärilisel eesmärgil kasutada. Äritegevuseks võib pidada muu hulgas ka kaubamärgi kasutamist domeeninimena või domeeninime osana internetis. Hageja tugineb oma õiguste kaitsmisel

§ 14lg 1 p-le 3.

Tähised "thai rose spa" ja "thairose" on sõnaliselt sarnased. Kohus ei ole visuaalset, foneetilist ja tähenduslikku analüüsi teinud. Kostja väide, et "thai rose" koosneb üldkasutatavatest sõnadest ja neid ei ole võimalik kaubamärgiga kaitsta, ei põhine seadusel. Seaduse loogika kohaselt on kaubamärgi registreerimise eesmärk kaitsta sõnade eristatavaid ühendeid. Vastasel juhul ei oleks võimalik enamust kaubamärke kaitsta, sest enamus sõnu on üldtuntud inimestele. Kostja väide, et sõnad eraldi võetuna on üldtuntud, ei välista sõnaühendi kaitset tervikuna.

1. Kostja ei nõustu apellatsioonkaebusega ja palub jätta selle rahuldamata. Ringkonnakohtu seisukoht
2. Kolleegium, tutvunud apellatsioonkaebuse ja tsiviilasja materjalidega, leiab, et maakohtu otsuse resolutsioon tuleb jätta muutmata, kuid kooskõlas TsMS § 657 lg 1 p-ga 21 tuleb osaliselt muuta otsuse põhjendusi. Maakohtu otsus on TsMS § 456 lg 4 teise lause järgi jõustunud osas, millega määrati algse kostja menetluskulude rahaliseks suuruseks 220 eurot ning mõisteti see summa hagejalt koos viivisega algse kostja kasuks välja. Apellatsioonkaebus jääb rahuldamata.
3. Hageja on palunud kohustada kostjat hageja kui kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumise lõpetamiseks esitama tippdomeeni "ee" haldajale Eesti Interneti Sihtasutusele taotluse domeeninime üleandmiseks hagejale ning asendada kostja vastav tahteavaldus kohtuotsusega (tl 5 pöördel ja tl 72 pöördel).
4. Ringkonnakohus nõustub maakohtuga, et hageja nõue tuleb lahendada eelkõige kaubamärgiseaduse alusel. Kaubamärgiomanikul on

§ 14

lg 1 p 1 kohaselt õigus keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuses õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed kaupade või teenustega, mille suhtes kaubamärk on kaitstud. Sama lõike p 2 kohaselt laieneb kaubamärgiomaniku ainuõigus ka õiguskaitse saanud kaubamärgiga identsete või sarnaste tähiste kasutamisele kaupade või teenuste puhul, mis on identsed või samaliigilised kaupade või teenustega, mille suhtes on kaubamärk kaitstud, kui on tõenäoline tähise ja kaubamärgi äravahetamine tarbija poolt, 5

§ 14

lg 1 p-st 3 tulenevalt on kaubamärgiomanikul õigus keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuses registreeritud kaubamärgiga või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid, millega tähistatakse teist liiki kaupu või teenuseid, kui tähisega võib ebaausalt ära kasutada või kahjustada kaubamärgi omandatud mainet või eristusvõimet. Kaubamärgiomanikul

§ 57

lg 1 p 1 järgi mh õigus esitada oma ainuõiguse kaitseks hagi ainuõigust rikkunud isiku vastu mh õigusrikkumise lõpetamiseks. Kostja saab esitada rikkumisele

-ist tulenevaid vastuväiteid. Maakohus on tuvastanud mh järgmised vaidluse lahendamise seisukohalt olulised asjaolud:  kostja nimele on registreeritud domeeninimi thairose.ee, domeeninimi on registreeritud 04.07.2010 (kostja on omandanud selle domeeninime käesoleva asja menetluse ajal AD-lt);  hageja nimele on registreeritud klassis 44 kaubamärk "THAI ROSE SPA" (kujundmärk, pruuni ja oranži värviga, taotluse esitamise kuupäev 18.02.2011, avaldamise kuupäev 02.05.2012). Nimetatud asjaolude üle kolleegiumi hinnangul apellatsioonimenetluses ei vaielda ning ringkonnakohus võtab need apellatsioonkaebuse lahendamisel aluseks (TsMS § 652 lg-d 1 ja 5). 10. Kolleegiumi hinnangul on põhjendatud maakohtu seisukoht, et kohtupraktika põhjal sarnaneb domeeninimi oma funktsioonidelt kaubamärgiga, kuna see hõlbustab eristamist ja meeldejätmist, annab teavet, näitab kuuluvust või päritolu ning täidab reklaamifunktsiooni. Selliselt on domeeninimel ka varaline väärtus ning see võib olla põhimõtteliselt intellektuaalse omandi objektiks. Kaubamärgiseadusest tuleneb registreeritud kaubamärgi omanikule õiguskaitse kaubamärgiga sarnase tähise kasutamise vastu domeeninimes

§ 14

lg 1 järgi (vt nt Riigikohtu 30.03.2006 otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-4-06, p-d 49 ja 50). Sarnaselt maakohtuga leiab ringkonnakohus, et

§ 14

lg 1 sätestatud terminit äritegevus, tuleb tõlgendada laiendavalt ning

§ 14lg-s 2 esitatud loetelu keelatud tegevustest ei ole ammendav.

Äritegevuseks võib pidada muu hulgas ka kaubamärgi kasutamist domeeninimena või domeeninime osana internetis. (vt ka Riigikohtu 13.06.2018 otsus tsiviilasjas nr 2-166665, p-d 13–16 koos seal viidatud praktikaga). 10.

1. Eelmärgitut arvestades on õige ka maakohtu lähtekoht, et asja lahendamiseks tuleb võrrelda kostja domeeninime ja hageja kaubamärki sarnaselt kaubamärkide analüüsimise reeglitele. Samas ei nõustu kolleegium maakohtu järeldusega, et kostja domeeninimi ja hageja kaubamärgi sõnaline osa ei ole äravahetamiseni sarnased. Kostja domeeninimi sisaldab sõnu „thairose“ kokku kirjutatult, hageja kaubamärk sisaldab sõnu "thai" ja "rose" lahku kirjutatult. Kostja domeeninimes erinevalt hageja kaubamärgist puudub ainult sõna "spa". Muid erinevusi kostja domeeninime ja hageja kaubamärgi sõnalise osa vahel ei ole. 10.
2. Samas on ringkonnakohtu hinnangul asja lahendamisel oluline, et hageja kaubamärk on registreeritud (ja kaitstud) kujundmärgina (tl 14).

§ 9

lg 1 p-dest 2 ja 3 tulenevalt ei saa õiguskaitset mh tähised, millel puudub eristusvõime, või mis koosneb üksnes kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei 6

§ 9

lg 3 järgi kaubamärgi mittekaitstavaks osaks.

§ 16

lg 1 p 5 kohaselt ei ole kaubamärgiomanikul õigust keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides kaubamärgi mittekaitstavaid osi. 10.3. Hageja kaubamärgi sõnaline osa "THAI ROSE SPA" ei ole kolleegiumi arvates eristusvõimeline

§ 9lg 1 p 2 mõttes.

Eristusvõimeliseks muudab märgi üksnes selle graafiline kujundus. Kolleegium märgib, et eristusvõime on tähise omadus näidata kaubamärgiregistreeringus hõlmatud kaupade või teenuste päritolu või kuuluvust kindlale ettevõtjale ja seeläbi eristada neid kaupu/teenuseid teiste ettevõtjate omadest. Eristusvõime hindamisel tuleb vaadelda kaubamärki tervikuna. See, kas tähis on registreerimistaotluses nimetatud kaupade ja teenuste suhtes kaitstav kaubamärgina, kas ta on eristusvõimetu, kirjeldav või eksitav, sõltub sageli sellest, kuidas tajub tähist kaubamärgitaotluses märgitud toodete/teenustega tegelev ärisektor. Milline ärisektor on relevantne, sõltub vastavatest kaupadest või teenustest. Kui kaubamärk on suunatud, nagu käesoleval juhul, lisaks ärisektorile ka lõpptarbijale, tuleb arvestada ka normaalselt informeeritud ja mõõdukalt tähelepaneliku ja asjatundliku keskmise tarbija vaatepunktiga. Tegemist on normatiivse tarbija mõistega ehk kaubamärki tuleb hinnata normatiivselt väärtustades, tegemist on õigusliku, mitte faktiküsimusega (vt ka Harju Maakohtu 26.03.2009 otsus tsiviilasjas nr 2-08-28468, lk 7). 10.

1. Hageja kaubamärgi sõnaline osa koosneb kolmest inglisekeelsest sõnast. Tänu inglise keele laialdasele levikule ei jää need sõnad Eesti tarbijatele arusaamatuks. Kolleegium nõustub kostjaga, et sõnaühend "thai rose" (eesti k. "tai roos") ei ole unikaalne ega eristuv. Tegu ei ole uuendusliku või originaalse keelekasutusega. Sellist ingliskeelset sõnaühendit kasutavad vähemalt teistes riikides oma äritegevuses mitmed teised ettevõtjad, sh nt toitlustusasutused (tl 60). 10.
2. Kolleegium lisab, et hageja kaubamärgis sisalduv sõna "spa" (eesti k. "spaa") tähistab tervistusasutust. Hageja kaubamärk on registreeritud kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe alusel vastuvõetud kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni järgi (

§ 12

lg 3) klassis 44 – aroomiteraapiateenused, ilusalongid, jumestuskunstniku ja stilisti teenused, juuksurisalongid, juuste siirdamine, maniküür, massaaž, puhkekodud, sanatooriumid, sanatooriumiteenused, avalikud saunad hügieeniotstarbeks, Türgi saunad, saunateenused, solaariumiteenused, tätoveerimine. Sellesse kaubamärgiklassi kuuluvate kaupade ja teenuste puhul on sõna "spa" kolleegiumi hinnangul üldjuhul kirjeldav tähis (

§ 9

lg 1 p 3), st see kirjeldab asjassepuutuvaid klassi 44 kuuluvaid teenuseid tervikuna. Sellise kirjeldava tähise eristusvõimelisust saaks jaatada vaid juhul, kui see olnuks omandanud registreerimistaotluse esitamise kuupäevaks eristusvõime kasutamise teel

§ 9

lg 2 järgi (vt ka Riigikohtu 13.06.2018 otsus tsiviilasjas nr 2-166665, p 24 ja selle alapunktid). Taolised asjaolud käesolevas asja materjalide põhjal tuvastatavad ei ole. Isegi kui sõna "spa" saaks (hüpoteetiliselt) lugeda hageja kaubamärgi eristavaks osaks, ei sisaldu see sõna kostja domeeninimes. 7

§ 9lg 3).

Hagejal ei ole õigus keelata kostjal kasutada oma äritegevuses, sh domeeninimes, kaubamärgi mittekaitstavaid osi (

§ 16lg 1 p 5).

1. Hageja väidab, et kostja ei ole käitunud domeeninime omandades heauskselt ja häid äritavasid järgides. Kolleegiumi hinnangul sellist järeldust vähemalt käesolevas asjas esitatud ja kogutud tõendite pinnal teha ei saa. Algse kostja, hageja juhatuse liikme võimalikud rikkumised õigussuhetes hagejaga domeeninime thairose.ee ümberregistreerimisel ei ole tuvastatud asjaoludel omistatavad kostjale. Hageja ei ole lisaks ka tõendanud väidet, et ta domeeninime thairose.ee enne ümberregistreerimist kasutas.
2. Iseenesest võib nõustuda apellatsioonkaebuse väitega, et asja lahendamise seisukohalt ei oleks määravat tähtusust sellel, kas kostja domeeninime thairose.ee tegelikult kasutab või mitte. Mõlemal juhul takistab kostjale kuuluva domeeninime registreering hagejal endal vastava domeeni registreerimist. Teisalt ei anna märgitud apellatsioonkaebuse väited alust maakohtu otsuse tühistamiseks.
3. Hageja heidab apellatsioonkaebuses maakohtule ette ka hageja 18.08.2017 menetlusdokumendis esitatud ekspertiisitaotluse (tl 72) rahuldamata jätmist. Hageja taotles semiootilise ekspertiis läbiviimist hageja kaubamärgi ja kostja domeeninime võrdlemiseks. Ringkonnakohtu hinnangul maakohus ekspertiisitaotluse rahuldamata jätmisel menetlusõiguse norme ei rikkunud. Sellele, kas kaubamärk (praegusel juhul selle sõnaline osa) ja domeeninimi on äravahetamiseni sarnased ning kas on tõenäoline nende äravahetamine tarbija poolt, peab andma hinnangu kohus. Tegu on õigusliku hinnanguga, mitte muid eriteadmisi eeldava asjaolu selgitamisega (TsMS § 293 lg 1). Nagu eelnevalt märgitud, on maakohus mainitud hinnangu andmisel kolleegiumi arvates praegusel juhul küll eksinud, kuid see iseenesest ei anna alust maakohtu resolutsiooni muutmiseks. Menetluskulude jaotus ja kindlaksmääramine
4. Esitatud apellatsioonkaebus ei anna ringkonnakohtu hinnangul alust muuta maakohtu poolt määratud menetluskulude jaotust. Hageja ei ole apellatsioonkaebuse põhjendustes maakohtu määratud kulude jaotust eraldi vaidlustanud.
5. Kuna apellatsioonkaebust ei rahuldata, tuleb jätta apellatsioonimenetluses kantud menetluskulud TsMS § 171 lg 1 alusel hageja (apellandi) kanda. 8