GERECHTSHOF ARNHEM Sector civiel recht zaaknummer gerechtshof 200.092.177 (zaaknummer rechtbank 305261) arrest van de eerste kamer van 24 april 2012 in het kort geding (spoedappel) van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid 1 FrieslandCampina Consumer Products Europe B.V., tevens handelend onder de naam: Mona, en 2 Friesland Brands B.V., beide gevestigd te Amersfoort, appellanten, hierna: FrieslandCampina c.s., advocaat: mr. F.A.M. Knüppe, tegen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Natuurhoeve B.V., gevestigd te Benschop, gemeente Lopik, geïntimeerde, hierna: De Natuurhoeve, advocaat: mr. M.F.J. Haak. 1. Het geding in eerste aanleg Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van het vonnis van 6 juli 2011, dat de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht heeft gewezen tussen FrieslandCampina c.s. als eiseressen en De Natuurhoeve als gedaagde. Een afschrift van dit vonnis is aan dit arrest gehecht. Het is gepubliceerd onder LJN: BR0619. 2. Het geding in hoger beroep (spoedappel) 2.1 Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding in hoger beroep d.d. 3 augustus 2011 (met daarin de grieven), - de dienovereenkomstige memorie van eis in hoger beroep, - de memorie van antwoord met producties, - een akte van FrieslandCampina c.s. met de aanvullende producties 27 tot en met 30 ten behoeve van de pleidooien, - een akte van De Natuurhoeve, houdende verweer "wezenlijke waarde", - de op 12 maart 2012 gehouden pleidooien overeenkomstig de pleitnotities van mr. G.S.P. Vos (met uitzondering van de niet gepleite nummers 96, 104, 105, 106, 159, 160 en 164) en mr. M.F.J. Haak, beiden advocaat te Amsterdam, waaronder voormelde akten alsmede de door De Natuurhoeve ingezonden productie 17 (tegen de akten met bijbehorende documenten en productie 17 waartegen de advocaten desgevraagd over en weer hebben verklaard geen bezwaar te hebben), - de door de advocaten tijdens de pleidooien geprojecteerde afbeeldingen. 2.2 Na afloop van de pleidooien heeft het hof arrest bepaald (op het door FrieslandCampina c.s. overgelegde dossier). 3. De vaststaande feiten Met inachtneming van de naar de opvatting van De Natuurhoeve slagende grief 1 staan de volgende feiten vast. 3.1 FrieslandCampina is een onderneming die zuivelproducten produceert en verhandelt, waaronder puddingproducten onder de naam Mona. Sinds de jaren zeventig giet FrieslandCampina haar puddingen in een beker met verticale ribbels. Die Mona-beker is in 2003 voor het laatst gemoderniseerd. Bovendien heeft Mona vanaf 1998 de bekers voorzien van een kartonnen bedekking (hierna te noemen de clip). 3.2 Frieslands Brands heeft op 3 december 2010 een tweetal beeldmerken gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder de depotnummers 1215063 en 1215064. Die depots zijn op 10 december 2010 ingeschreven onder de inschrijvingsnummers BX 892124 en BX 892125 voor waren en/of diensten in de klasse 29 (zuivelproducten, met inbegrip van room, zure room, melkpoeder, yoghurt, vla en kwark; desserts, voor zover niet begrepen in andere klassen) en in de klasse 30 (gerechten op basis van meel en graan; pap op basis van melk; pudding, mousses en dergelijke nagerechten, voor zover niet begrepen in andere klassen; consumptie-ijs, waaronder sorbets en preparaten voor de bereiding daarvan; zoete sausen, uitgezonderd slasausen). De inschrijvingen betreffen spoedinschrijvingen als bedoeld in artikel 2.8 lid 2 Beneluxverdrag intellectuele eigendom (BVIE), waartegen door Boermarke Holding B.V. oppositie is ingesteld, welke op 9 december 2011 is afgewezen. De ingeschreven merken zijn als volgt afgebeeld in het Benelux-Merkenregister: BX nummer 892124 BX nummer 892125 Als kleur is voor beide gedeponeerde merken vermeld: “Rood, wit, geel”. Het betreft tevens vormmerken. 3.3 De Natuurhoeve produceert en verhandelt eveneens zuivelproducten. Sedert 1997 produceert De Natuurhoeve onder eigen label zuivelproducten. Sedert 2009 produceert De Natuurhoeve ook onder private label kant-en-klare puddingproducten en verkoopt deze aan supermarkten zoals Albert Heijn en Lidl en tot voor enige tijd geleden ook aan C1000. 3.4 De Natuurhoeve heeft die puddingproducten voor Albert Heijn, Lidl en C1000 in de navolgende verpakkingen op de markt gebracht. Albert Heijn 2009 Albert Heijn 2010 Lidl C1000 3.5 Bij aangetekende brief van 20 december 2010 heeft FrieslandCampina De Natuurhoeve verzocht binnen veertien dagen te bevestigen dat zij elk gebruik van de Milbona- en C1000-puddingverpakkingen zal staken en gestaakt zal houden. De Natuurhoeve heeft niet aan dat verzoek voldaan. 3.6 Na het vonnis heeft De Natuurhoeve de verpakkingen enigszins aangepast en is zij tevens gaan produceren voor Superunie met formules als Hoogvliet, Coop, Jan Linders et cetera. 4. De motivering van de beslissing in hoger beroep 4.1 Op basis van primair merkenbescherming ingevolge artikel 2.20 lid 1, aanhef en onder b., althans c., BVIE, subsidiair slaafse nabootsing, meer subsidiair oneerlijke handelspraktijken, heeft FrieslandCampina - samengevat - gevorderd dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad: 1 De Natuurhoeve zal bevelen binnen twee dagen na betekening van dit vonnis iedere verdere inbreuk op de exclusieve merkrechten van FrieslandCampina te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom; 2 De Natuurhoeve zal bevelen binnen twee dagen na betekening van dit vonnis ieder verder onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom; 3 De Natuurhoeve zal veroordelen binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis een door een registeraccountant gecertificeerde verklaring te verstrekken, zulks op straffe van een dwangsom; 4 De Natuurhoeve zal veroordelen binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis de nog in voorraad hebbende inbreukmakende puddingverpakkingen te vernietigen, zulks op straffe van een dwangsom; 5 De Natuurhoeve zal veroordelen binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis, bij wijze van voorschot op de schadevergoeding en/of winstafdracht EUR 25.000,-- te betalen, een en ander berekend aan de hand van de verklaring van de registeraccountant; 6 de termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv FrieslandCampina een bodemprocedure aanhangig dient te maken te stellen op zes maanden na betekening van dit vonnis en 7 De Natuurhoeve zal veroordelen in de kosten van dit geding als bedoeld in artikel 1019h Rv. 4.2 Na verweer van De Natuurhoeve heeft de voorzieningenrechter het gevorderde afgewezen. Daartegen richten FrieslandCampina c.s. hun grieven. De omstandigheid dat FrieslandCampina c.s. naast hun grieven 2 tot en met 8 niet een aparte grief tegen het dictum van het vonnis hebben gericht, brengt, anders dan De Natuurhoeve heeft voorgesteld, niet mee dat het vonnis onherroepelijk zou zijn geworden. Uit die grieven en het petitum behoorde De Natuurhoeve immers redelijkerwijs te begrijpen, zoals zij ook blijkens haar memorie van antwoord en pleidooi heeft gedaan, dat FrieslandCampina c.s. in hoger beroep vernietiging van het afwijzende vonnis vorderen alsmede toewijzing van hetgeen zij in eerste aanleg hebben gevorderd. Wel blijkt uit de omstandigheid dat FrieslandCampina c.s. ondanks hun verder nauwkeurig gerichte grieven geen grief in het bijzonder hebben aangevoerd tegen rov. 4.18 (tot afwijzing van de grondslag oneerlijke handelspraktijken) dat zij daartegen, zoals De Natuurhoeve redelijkerwijs mocht begrijpen, geen grief beoogde te richten. Dit wordt bevestigd in de pleitnota van FrieslandCampina onder 15 met de daarop gegeven toelichting bij de pleidooien. Daarom komt deze grondslag in hoger beroep niet meer aan de orde. 4.3 Uit de hiervoor onder 3.2 weergegeven gedeponeerde en ingeschreven merken van Mona (afbeeldingen 1 en 2) blijkt dat het gaat om driedimensionale verpakkingen met deksel respectievelijk clip, in beide gevallen met grafische elementen. De vormmerken zoals ingeschreven bevatten onder meer de volgende elementen: - twaalf ronde verticale ribbels (bogen) die naar beneden taps toelopen; - de transparantie van het materiaal waardoor de gelige kleur van de pudding en de rode kleur van de onderliggende saus te zien is; - de verhouding tussen de pudding en de saus en voorts bij de verpakking als weergegeven op afbeelding 1: - een rood afdekfolie met driehoekig lipje met op de afdekfolie het grafische element “MONA” in witte letters en voorts bij de verpakking als weergegeven op afbeelding 2: - een om de bovenkant en de halve voorzijde van de beker gevouwen wit/grijs gekleurde enigszins vierkante kartonnen clip met daarop zowel op de bovenzijde als de voorzijde de grafische elementen “Mona“ in de kleur wit op rood. Hieraan heeft de voorzieningenrechter, in hoger beroep terecht niet bestreden, de gevolgtrekking verbonden dat de merken zowel een twee- als een driedimensionaal karakter hebben en derhalve een gecombineerd beeld- en vormmerk betreffen. 4.4 Volgens artikel 2.1 lid 1 BVIE moet een teken, wil het een merk zijn, dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden, dat wil zeggen dat het merk zich ertoe leent de waren of diensten waarvoor de inschrijving is verleend, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Volgens artikel 2.1 lid 2 BVIE kunnen niet als merken worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Een teken kan onderscheidend vermogen verwerven door gebruik (inburgering), met dien verstande dat ingeval een van de in artikel 2.1 lid 2 BVIE bedoelde uitsluitingsgronden van toepassing is het niet mogelijk is dat het teken door inburgering als merk bescherming verkrijgt (HvJEG 18 juni 2002, zaak C-299/99 (Koninklijke Philips Electronics NV/Remington Consumer Products Ltd). Op de door het hof gestelde vraag waarom FrieslandCampina c.s. voor de door hen hier in het bijzonder verlangde vormbescherming niet hebben volstaan met inschrijving van pure vormmerken (met name: de naar beneden taps toelopende 12 ronde verticale ribbels (de bogen)) heeft de advocaat van FrieslandCampina c.s. het volgende geantwoord. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) heeft aangekondigd de inschrijving hiervan te zullen weigeren wegens afwezigheid van inburgering in de gehele Benelux (met name in België en Luxemburg). FrieslandCampina c.s. erkennen die afwezigheid, maar oordelen een dergelijke weigeringsgrond onjuist. Niettemin hebben zij toen alsnog besloten tot (spoed-) inschrijvingen van de thans ingeroepen gecombineerde beeld/vormmerken. 4.5 Ongeacht het antwoord op de vraag of inschrijving van een puur vormmerk in dit geval wel of niet toelaatbaar zou zijn, dienen de merken zoals deze zijn ingeschreven en thans voorliggen uitgangspunt te zijn bij de beoordeling van dit geschil, hetgeen tot gevolg heeft dat FrieslandCampina c.s. de gecombineerde woord- en beeldmerken niet zonder meer mag reduceren tot enkel de vormelementen zonder de grafische elementen, welke laatste immers ook deel uitmaken van de inschrijvingen. Het hof onderschrijft derhalve de (door grief 2 aangevallen) overwegingen in rov. 4.4 van het vonnis dat de beschermingsomvang van het merk wordt bepaald door het merk zoals het is ingeschreven en niet kan worden uitgebreid tot een of meer afzonderlijke elementen of bestanddelen daarvan, ongeacht de mate waarin die (door marketing- en reclameactiviteiten) als karakteristiek voor het vormmerk hebben te gelden, alsook dat als uitgangspunt moet gelden het merk zoals dat door FrieslandCampina is gedeponeerd en is ingeschreven. 4.6 Op grond van artikel 2.20 lid 1, aanhef en onder b BVIE heeft de merkhouder het uitsluitend recht het gebruik van een teken te verbieden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. De globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft, te berusten op de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Bij de beoordeling van de overeenstemming van een merk en een teken mag niet slechts één enkel bestanddeel van een samengesteld merk in de beschouwing worden betrokken, doch moeten het merk en het betrokken teken juist elk in hun geheel worden onderzocht. Hierbij moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van het betrokken product (o.a. HvJEG 22 juni 1999, LJN: AD3067 (Lloyd/Loint’
AI-uitleg op basis van de officiële wettekst. Indicatief, vervangt geen juridisch advies.