ECLI:NL:GHDHA:2014:4175

GERECHTSHOF DEN HAAG Afdeling Civiel recht Zaaknummer : 200.248.488/01 Zaaknummer rechtbank : C/10/445881/KG ZA 14-207 Arrest d.d. 30 september 2014 inzake [appellant], wonende te Udenhout, appellant, hierna te noemen: [appellant], advocaat: mr. N.W.M. van den Heuvel te Breda, tegen SYNEX-TUBE B.V., gevestigd te Papendrecht, geïntimeerde, hierna te noemen: Synex-Tube, advocaat: mr. R.J. van Agteren te Amsterdam. Het geding Bij spoedappeldagvaarding van 25 april 2014 is [appellant] in hoger beroep gekomen van het vonnis in kort geding van 2 april 2014, gerectificeerd bij vonnis van 2 mei 2014, dat de voorzieningenrechter in de rechtbank Rotterdam (hierna: de voorzieningenrechter), tussen partijen heeft gewezen. [appellant] heeft hierbij vier grieven aangevoerd. Synex-Tube heeft deze grieven bij memorie van antwoord bestreden. Vervolgens hebben partijen ter zitting van 28 augustus 2014 hun zaak doen bepleiten door hun advocaten, elk aan de hand van pleitnotities. Van deze zitting is proces-verbaal opgemaakt. Tot slot is arrest gevraagd en bepaald. Beoordeling van het hoger beroep 1. Partijen zijn niet opgekomen tegen de vaststelling van de feiten door de voorzieningenrechter onder 2.1. tot en met 2.16 van het bestreden vonnis, zodat het hof ook van deze feiten zal uitgaan. Het gaat in deze zaak om het volgende. 1.1. Op 11 mei 2011 is aan [appellant] een Nederlands octrooi verleend onder nummer 1037426 voor het bekleden (cladden) van stalen buizen door toepassing van een explosielasproces (hierna: het octrooi) en is op basis hiervan op 29 oktober 2010 een internationale octrooiaanvrage op grond van het Patent Corporation Treaty met nummer PCT/NL/2010/000157 (hierna: de PCT-aanvrage) ingediend. 1.2. Volker Stevin Netwerken B.V. (hierna: VSN), Energetic Art Holding B.V. (hierna: EAH) en H5 Investments B.V. (hierna: H5) hebben de onderneming Synex-Tube opgericht om gezamenlijk de in het octrooi vervatte technologie commercieel te exploiteren. VSN bezit 55% van de aandelen, EAH 35% en H5 10%. [appellant] is grootaandeelhouder en bestuurder van EAH. Statutair bestuurder van Synex-Tube is Visser & Smit Hanab Installatie B.V., een 100% dochter van VSN. Gedelegeerd bestuurder is de heer [S] (hierna: [S]). 1.3. Op 23 december 2011 hebben VSN, EAH en H5 een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend, waarin is vastgelegd dat [appellant] in ruil voor de overdracht van het octrooi en de PCT-aanvrage onder meer een aandeel van 35% in Synex-Tube krijgt (via zijn vennootschap EAH) en een vergoeding van € 379.279,- (hierna: de octrooivergoeding), te betalen in 10 jaarlijkse termijnen na ontvangst van een factuur voor de bewuste termijn. Over de betaling van de factuur voor de octrooivergoeding vermeldt het MoU het volgende: “(….)  Deze factuur zal telkens in de eerste maand van elk boekjaar betaalbaar worden gesteld (…)” 1.4. [appellant] heeft via het bedrijf CED International B.V. (hierna: CED) werkzaamheden voor Synex-Tube verricht op basis van een overeenkomst van opdracht. CED is een 100% dochter van EAH. 1.5. De over 2012 en 2013 verschuldigde octrooivergoedingen zijn door Synex-Tube betaald. 1.6. In een e-mail van 22 januari 2013 heeft [S] onder meer het volgende aan [appellant] geschreven: “Naar aanleiding van ons gesprek van vanmiddag leg ik voor de goede orde onze afspraken even vast: (…) Ten slotte kun jij instemmen met een betalingstermijn van 8 weken althans voor de periode waarin Synex-Tube nog geen inkomsten heeft.” 1.7. [appellant] heeft de mail dezelfde dag als volgt beantwoord: “Betalingstermijn van 8 weken op nieuwe facturen van CED INT.” 1.8. Het octrooi en de PCT-aanvrage zijn op 10 april 2013 door [appellant] aan Synex-Tube overgedragen. 1.9. In de tweede helft van 2013 zijn er besprekingen geweest over de door [appellant] via CED voor Synex-Tube te verrichten werkzaamheden. Voorts is er een geschil ontstaan tussen de aandeelhouders van Synex-Tube over de voorwaarden waaronder Synex-Tube nader gefinancierd zou moeten worden en over de mate waarin elk van de aandeelhouders bij zou moeten dragen in de verliezen van Synex-Tube. 1.10. Bij e-mail van 14 november 2013 heeft [S] aan [appellant] geschreven dat, bij uitblijven van een reactie van [appellant], Synex-Tube de betaling van de facturen van [appellant] zal bevriezen omdat [appellant] volgens Synex-Tube als opdrachtnemer tekort geschoten was in de uitvoering van zijn werkzaamheden en omdat hij twee keer niet was verschenen op een afspraak. 1.11. Hierna hebben partijen opnieuw contact gehad over de tussen hen gerezen meningsverschillen. 1.12. Bij brief van 4 december 2013 heeft Synex-Tube aan [appellant] onder meer geschreven dat [appellant] geen invulling heeft gegeven aan tussen partijen in november 2013 gemaakte afspraken en dat hij in gebreke is gebleven in de nakoming van zijn plicht zijn kennis met betrekking tot explosielassen te delen en bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van deze techniek. Synex-Tube heeft [appellant] op non-actief gesteld. 1.13. Bij brief van 5 december 2013 heeft de toenmalige advocaat van [appellant] op deze brief van 4 december 2013 gereageerd en onder meer geschreven dat [appellant] heeft begrepen dat Synex-Tube voornemens is de octrooivergoeding te verrekenen met de gestelde – en door [appellant] betwiste – verplichting van EAH om bij te dragen in het verlies van Synex-Tube en dat [appellant] daarom goede grond heeft te vrezen dat Synex-Tube in gebreke zal blijven met betaling van die vergoeding. [appellant] heeft Synex-Tube gesommeerd om binnen vijf werkdagen schriftelijk te berichten dat Synex-Tube zich bereid verklaart zich aan haar betalingsverplichting te houden. Synex-Tube heeft niet aan deze sommatie voldaan. 1.14. Op 1 januari 2014 heeft [appellant] een factuur aan Synex-Tube gestuurd ter zake van de op grond van het MoU over 2014 verschuldigde octrooivergoeding, groot € 37.927,-. Op de factuur stond vermeld dat het bedrag binnen veertien dagen betaald moest worden. 1.15. Bij e-mail van 17 januari 2014 heeft [S] onder meer het volgende aan [appellant] geschreven: “De factuur waaraan je refereert, hebben wij ontvangen en deze is normaal in behandeling genomen. Voor wat betreft de betalingstermijn verwijs ik je naar de Memorandum of Understanding dd. 23-11-2013 welke stelt dat de betaling in de eerste maand van het boekjaar betaalbaar zal worden gesteld. Er is dus geen grond voor de betalingstermijnen [die, hof] je op de factuur en de aanmaning stelt.” 1.16. Bij brief van 6 februari 2014 heeft [appellant] het MoU ontbonden en Synex-Tube aansprakelijk gesteld voor de door hem geleden en nog te lijden schade. [appellant] heeft zich daarbij op het standpunt gesteld dat Synex-Tube op grond van het MoU de over 2014 verschuldigde octrooivergoeding uiterlijk 31 januari 2014 (namelijk: in de eerste maand van het boekjaar) had moeten betalen en dat zij, nu zij dit niet heeft gedaan, ex artikel 6:83 sub a BW in verzuim was. [appellant] heeft Synex-Tube tevens gesommeerd om het octrooi en de PCT-aanvrage binnen vijf dagen terug te leveren. 1.17. Op basis van een op dezelfde dag (6 februari 2014) verkregen rechterlijk verlof, heeft [appellant] conservatoir beslag gelegd op het octrooi en de PCT-aanvrage. 1.18. Bij brief van 11 februari 2014 heeft Synex-Tube geschreven dat zij de octrooivergoeding niet te laat heeft betaald omdat in het MoU alleen staat dat de betaalbaarstelling in de eerste maand van het bewuste boekjaar dient plaats te vinden, hetgeen volgens haar iets anders is dan betalen. In de brief staat voorts dat Synex-Tube wel degelijk, evenals vorige jaren, tot betaling wenst over te gaan en dat de factuur ook daadwerkelijk betaalbaar is gesteld en intern wordt verwerkt. Voor het geval wel sprake zou zijn van verzuim, heeft Synex-Tube aangeboden dit verzuim te zuiveren en haar betalingsverplichting geheel na te komen, met vergoeding van de geleden schade en de gemaakte kosten. 1.19. [appellant] heeft de volgende dag, 12 februari 2014, geantwoord dat Synex-Tube niet bevoegd was haar verzuim te zuiveren, omdat het MoU al was ontbonden. 1.20. Op 20 februari 2014 heeft de advocaat van Synex-Tube aan [appellant] laten weten dat de octrooivergoeding over 2014 op zijn derdengeldenrekening was gestort. [appellant] heeft geweigerd het bedrag in ontvangst te nemen. 1.21. [appellant] heeft in maart 2014 een bodemprocedure aanhangig gemaakt en gevorderd dat de rechtbank voor recht verklaart dat het MoU is ontbonden en Synex-Tube veroordeelt om het octrooi en de PCT-aanvrage terug te leveren. 2. Synex-Tube heeft in dit geding gevorderd: primair: opheffing van alle uit hoofde van het beslagverlof van 6 februari 2014 gelegde beslagen ten laste van Synex-Tube subsidiair: opheffing van voormelde beslagen onder de voorwaarden dat binnen vijf dagen na het vonnis

1. a)Synex-Tube schriftelijk verklaart het octrooi en de PCT-aanvrage niet te zullen vervreemden of bezwaren, totdat in de bodemprocedure een onherroepelijk rechterlijk oordeel is gegeven, op straffe van verbeurte van een door de voorzieningenrechter te bepalen boete en
2. b)VSN de nakoming van de onder a genoemde voorwaarde, inclusief de betaling van de eventuele boete, schriftelijk garandeert; meer subsidiair: Synex-Tube veroordeelt tot opheffing van de beslagen, op straffe van verbeurte van een dwangsom, zowel primair als (meer) subsidiair, met veroordeling van Synex-Tube in de kosten van het geding. 3. De voorzieningenrechter heeft de primaire vordering toegewezen. 4. Grieven 1 en 2 zijn, kort samengevat, gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat Synex-Tube op grond van de op 22 januari 2013 gemaakte betalingsafspraak (zie r.o.-en 1.6. en 1.7.) 8 weken de tijd had om de over 2014 verschuldigde octrooivergoeding te betalen, dat Synex-Tube dus niet te laat was met de betaling van de octrooivergoeding en dat [appellant] het MoU zonder grond heeft ontbonden. Grief 3 klaagt dat de voorzieningenrechter zonder nadere belangenafweging het beslag heeft opgeheven. Grief 4 keert zich tegen de proceskostenveroordeling ten laste van [appellant]. De grieven lenen zich voor gezamenlijke behandeling. 5. Het hof stelt het volgende voorop. Op grond van artikel 705 lid 2 Rv moet het beslag worden opgeheven indien summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht. Het ligt in de eerste plaats op de weg van degene die opheffing vordert om met inachtneming van de beperkingen van de voorzieningenprocedure aannemelijk te maken dat de door de beslaglegger gepretendeerde vordering ondeugdelijk of onnodig is, maar de rechter zal steeds moeten beslissen aan de hand van een beoordeling van wat door beide partijen naar voren is gebracht en summierlijk met bewijsmateriaal is onderbouwd. Deze beoordeling kan niet geschieden los van de in een zodanig geval vereiste afweging van de wederzijdse belangen, waarbij dient te worden beoordeeld of het belang van de beslaglegger bij handhaving van het beslag op grond van de door deze naar voren gebrachte omstandigheden zwaarder dient te wegen dan het belang van de beslagene bij opheffing van het beslag. 6. Naar voorlopig oordeel van het hof kan in het midden blijven of voor de betaling van de over 2014 verschuldigde octrooivergoeding een termijn van één maand gold (het standpunt van [appellant], gebaseerd op het MoU) of een termijn van acht weken (het standpunt van Synex-Tube, gebaseerd op de mailwisseling van 22 januari 2013), nu zelfs in het geval uitgegaan moet worden van een termijn van één maand, dit niet leidt tot het door [appellant] gewenste resultaat. Daargelaten immers of Synex-Tube uit de gewraakte bepaling in het MoU in redelijkheid had moeten begrijpen dat [appellant] bij niet-betaling in de eerste maand van het boekjaar het recht zou hebben de overeenkomst direct, zonder nadere ingebrekestelling, te ontbinden, is het hof met Synex-Tube voorshands van oordeel dat de eventuele tekortkoming van Synex-Tube de ontbinding van het MoU hoe dan ook niet rechtvaardigt. Hierbij neemt het hof in aanmerking dat [appellant] de ontbinding op 6 februari 2014 heeft ingeroepen toen de (gestelde) termijn van één maand slechts in zeer geringe mate was overschreden, terwijl [appellant] zijn vrees dat Synex-Tube de octrooivergoeding niet zou betalen bovendien onvoldoende heeft onderbouwd. Het feit dat Synex-Tube niet heeft gereageerd op de sommatie van 5 december 2013 legt in dit verband te weinig gewicht in de schaal, mede gelet op de mededeling van Synex-Tube bij de e-mail van 17 januari 2014 dat de factuur normaal in behandeling was genomen. Voorts neemt het hof in aanmerking de verstrekkende gevolgen die een ontbinding zou hebben, te weten de verbreking van een beoogde langdurige samenwerking, in welk verband reeds forse investeringen zijn gedaan. Het hof merkt nog op dat het verwijt van [appellant] dat VSN haar financiële verplichtingen op grond van het aandeelhoudersconvenant niet nakomt en op oneigenlijke gronden probeert [appellant] uit te stoten, in dit geschil geen rol speelt. Wat daar immers ook van zij, deze gestelde tekortkoming ligt niet ten grondslag aan de ontbinding. 7. Uit het voorgaande volgt dat het hof in navolging van de voorzieningenrechter van oordeel is dat summierlijk gebleken is van de ondeugdelijkheid van de vordering van [appellant] waarop de beslagen zijn gebaseerd (vordering tot teruglevering van het octrooi en de PCT-aanvrage). In zoverre faalt het appel. Bij de beoordeling van een vordering tot opheffing van een beslag moeten echter ook de belangen worden afgewogen. Anders dan de voorzieningenrechter ziet het hof in dat kader aanleiding om aan de opheffing van de beslagen de voorwaarde te verbinden dat Synex-Tube schriftelijk verklaart het octrooi en de PCT-aanvrage niet te zullen vervreemden of bezwaren totdat in de bodemprocedure onherroepelijk is beslist, zulks op straffe van verbeurte van een boete van € 1.000.000,- (één miljoen euro) en op voorwaarde dat VSN op dit punt een schriftelijke garantie afgeeft. Daarbij neemt het hof in aanmerking enerzijds het belang van Synex-Tube bij opheffing van de beslagen, nu voldoende aannemelijk is gemaakt dat de beslagen Synex-Tube belemmeren bij het aantrekken van nieuwe klanten, en anderzijds het belang van [appellant] die in het octrooi zijn levenswerk ziet en er begrijpelijkerwijs van verzekerd wil zijn dat hij bij een eventuele voor hem gunstige afloop van de bodemprocedure niet alsnog met lege handen achterblijft. Daarbij komt dat Synex-Tube al heeft toegezegd om het octrooi en PCT-aanvrage niet te zullen vervreemden of te bezwaren tot na afloop van alle tussen partijen aanhangige procedures; zij heeft deze toezegging tijdens de pleidooizitting herhaald en de ter zitting aanwezige vertegenwoordiger van VSN heeft desgevraagd aangegeven een boete van € 1.000.000,- acceptabel te vinden. Het hof ziet aanleiding te bepalen dat de boete niet in de plaats treedt van schadevergoeding op grond van de wet. 8. De conclusie luidt dat alleen grief 3 deels slaagt en dat het appel voor het overige faalt. Omwille van de leesbaarheid zal het bestreden vonnis geheel worden vernietigd en zal het hof opnieuw recht doen zoals hierna te melden. [appellant] zal als de grotendeels in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten in eerste aanleg en in hoger beroep worden veroordeeld. Conform de (niet afzonderlijk weersproken) vordering van Synex-Tube zal daarbij worden bepaald dat [appellant] bij niet betaling over de proceskosten wettelijke rente verschuldigd zal zijn. Beslissing Het hof: - vernietigt het bestreden vonnis van 2 april 2014 dat is hersteld bij vonnis van 2 mei 2014; en, opnieuw rechtdoende: - heft de uit hoofde van het beslagverlof van 6 februari 2014 gelegde beslagen ten laste van Synex-Tube op, op voorwaarde dat binnen vijf dagen na dit arrest Synex-Tube schriftelijk verklaart het octrooi en de PCT-aanvrage niet te zullen vervreemden of bezwaren, totdat in de bodemprocedure onherroepelijk is beslist, op straffe van verbeurte van een boete van € 1.000.000,- (één miljoen euro), welke boete niet in de plaats treedt van schadevergoeding op grond van de wet; VSN de nakoming van de onder
3. a)vermelde voorwaarde, inclusief de betaling van de bij niet-nakoming van die voorwaarde verschuldigde boete, schriftelijk garandeert; - veroordeelt [appellant] in de proceskosten, in eerste aanleg aan de zijde van Synex-Tube begroot op € 1.501,52 aan kosten dagvaarding, griffierecht en salaris advocaat en in hoger beroep tot op heden aan de zijde van Synex-Tube begroot op € 704,- aan griffierecht en € 2.682,- aan salaris advocaat; - bepaalt dat over deze proceskosten wettelijke rente verschuldigd zal zijn met ingang van veertien dagen na dit arrest tot aan de dag van algehele betaling; - verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad. Dit arrest is gewezen door mrs. E.M. Dousma-Valk, E.F. Brinkman en M.E. Honée en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 september 2014 in aanwezigheid van de griffier.