ECLI:NL:GHDHA:2025:191

GERECHTSHOF DEN HAAG Civiel recht Team Handel Zaaknummer hof : 200.328.489/01 Zaaknummer rechtbank : C/09/644055 / KG ZA 23-184 Arrest in kort geding van 14 januari 2025 in de zaak van Rule Holding B.V. tevens handelende onder de naam Hidalgo Bags and More, gevestigd in Zoetermeer, appellante, advocaat: mr. L. Keukens, kantoorhoudend in Amsterdam, tegen A.F. Benelux Holding B.V., gevestigd in Sittard, geïntimeerde, advocaat: mr. M.C. Franken-Schoemaker, kantoorhoudend in Houten. Het hof zal partijen hierna Hidalgo en AFB noemen. 1De zaak in het kort 1.1 AFB heeft een door haar tegen Hidalgo aanhangig gemaakt kort geding enkele dagen voor de behandeling daarvan ingetrokken. Hidalgo vordert vergoeding van haar volledige proceskosten in eerste aanleg en hoger beroep, te begroten op de voet van artikel 1019h Rv. De voorzieningenrechter heeft die vordering afgewezen. 1.2 Het hof wijst de vordering tot vergoeding van de proceskosten toe en begroot deze tot de datum van intrekking van het kort geding op de voet van artikel 1019h Rv, uitgaande van het maximale indicatietarief in IE-zaken voor een eenvoudig kort geding, op een bedrag van € 6.000,--, vermeerderd met griffierecht. De kosten in het hoger beroep worden begroot op basis van het liquidatietarief. 2Procesverloop in hoger beroep 2.1 Het verloop van de procedure in hoger beroep blijkt uit de volgende stukken: de dagvaarding van 12 juni 2023, tevens houdende de memorie van grieven (hierna: MvG), waarmee Hidalgo in hoger beroep is gekomen van het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag van 15 mei 2023 (hierna ook: het vonnis) en het herstelvonnis van 8 juni 2023 (hierna ook: het herstelvonnis), met producties; het tussenarrest van dit hof van 8 augustus 2023, waarbij een mondelinge behandeling is gelast (deze is niet gehouden); de akte overlegging productie 47 zijnde een bijgewerkte proceskostenstaat ex art. 1019h Rv, met productie 47; de memorie van antwoord van AFB (hierna: MvA), met een productie; de producties 48 tot en met 52, die Hidalgo ter gelegenheid van de hierna te noemen mondelinge behandeling heeft overgelegd. 2.2 Op 15 november 2024 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden. Mr. Keukens voornoemd en mr. T. Meijer (voor AFB) hebben de zaak toegelicht, Hidalgo aan de hand van pleitaantekeningen die zij heeft overgelegd. 3Feitelijke achtergrond 3.1 Hidalgo is actief als groothandel in sport- en merchandise-artikelen. [bestuurder Hidalgo] (hierna: [bestuurder Hidalgo]) is via Waterblom Beheer B.V. haar enig aandeelhouder en bestuurder. 3.2 AFB is in het handelsregister ingeschreven onder andere als exploitant van fitnesscentra. Sinds 2020 is [directeur AFB] (hierna: [directeur AFB]) indirect directeur van AFB. AFB is in de Benelux gerechtigd de Anytime Fitness-(franchise)module van de Amerikaanse “master franchisegever” Anytime Fitness LCC (hierna: AF US) te exploiteren. Daartoe heeft zij franchiseovereenkomsten gesloten met (onder)franchisenemers (hierna: de franchisenemers). De franchisenemers zijn verplicht hun merchandise af te nemen van door AFB aangewezen voorkeursleveranciers. 3.3 AF US is houdster van een Uniewoordmerk ANYTIME FITNESS en een Uniebeeld-/woordmerk, waarvan het woordelement bestaat uit de de aanduiding ANYTIME FITNESS. 3.4 AFB en de inmiddels ontbonden, destijds met Hidalgo gelieerde, vennootschap Hidalgo International BV (hierna: Hidalgo Int.) hebben op 26 maart 2017 met ingang van 1 april 2017 een “Leveranciers-overeenkomst” (hierna: de Overeenkomst) voor de Benelux gesloten. Eind 2017 heeft Hidalgo, met instemming van alle partijen, de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst van Hidalgo Int. overgenomen en is zij de contractspartij van AFB geworden. Op grond van de Overeenkomst mocht Hidalgo als sub-licentienemer de IE-rechten van AFB of AF US gebruiken om (merchandise) producten, voorzien van de merken van AF US en/of de handelsnaam van AFB of AF US (hierna, nu het de facto gaat om het gebruik van merken, tezamen: de Merken), te (doen) produceren en als (voorkeurs)leverancier te leveren aan de franchisenemers. De franchisenemers waren fitnesscentra die van AFB toestemming hadden gekregen de franchiseformule van AF US te gebruiken in de Benelux. De producten konden door de franchisenemers online worden besteld via een inlogportaal op de website van AFB en via een door Hidalgo ontwikkeld portaal (hierna: portal Hidalgo). 3.5 In artikel 1 van de Overeenkomst (waarin AFB is aangeduid als “Master Franchisegever” en Hidalgo als “Leverancier”) is bepaald: “De Overeenkomst sluiten Master Franchisegever en Leverancier af voor de duur van 12 maanden. (…) Deze overeenkomst zal steeds stilzwijgend voor de duur van 12 maanden worden verlengd, tenzij schriftelijk verzoek tot opzegging 3 maanden voordat de duur van overeenkomst is afgelopen door Master Franchisegever en/of leverancier is ontvangen”. 3.6 In artikel 4 van de Overeenkomst is bepaald:“De leverancier moet voldoen aan de voorwaarden van Master Franchisegever en aan de AF eisen voor voorkeursleveranciers. Deze eisen kunnen van tijd tot tijd worden aangepast door de Master Franchisegever van AF. De leverancier mag geen producten of diensten aanbieden aan Anytime Fitness clubs in de Benelux of op een andere manier aanbieden welke niet goedgekeurd zijn als producten, diensten of op één andere manier niet geoorloofd zijn;” 3.7 In artikel 8 van de Overeenkomst is bepaald:“(…) Als AF ontdekt dat de leverancier met gedrag schade aanbrengt aan de goodwill, standaards van uniformiteit of kwaliteit, op zakelijk gebied/reputatie verbonden met het intellectuele eigendom, zal de leverancier onmiddellijk het gebruik van het intellectueel eigendom op de voorgeschreven wijze schriftelijk aanpassen. De leverancier zat nooit iets doen om AF in diskrediet te brengen of om AF rechten te schenden op welke wijze dan ook, schade toe te brengen, AF rechten of de rechten van licenties te betwisten (in het intellectueel eigendom) Elke sublicentie welke is toegekend aan de leverancier is herroepelijk en gelimiteerd aan de rechten welke nodig zijn om de verplichtingen na te komen van deze overeenkomst en de leverancier zal onmiddellijk stoppen met het gebruik van alle intellectuele eigendommen (…) als deze overeenkomt is beëindigd;” 3.8 In artikel 9 van de Overeenkomst is bepaald:“De leverancier zal nooit AF (…) de Master Franchisegever of enig ander teamlid, eigenaren of medewerkers in diskrediet brengen;” 3.9 Bij mail van 5 oktober 2022 aan [directeur AFB] heeft Hidalgo de Overeenkomst opgezegd:“(…) We hebben besloten om het contract wat we met het hoofdkantoor van Anytime fitness sinds 2017 hebben niet te gaan verlengen. (…) we gaan natuurlijk in deze laatste periode alles netjes afhandelen.Het contract eindigt op 01-04-2023 met een opzegtermijn van 3 maanden (…) komende periode gaan we artikelen uitfaseren zodat we schoon afscheid kunnen nemen.”AFB heeft met de opzegging ingestemd en vervolgens met Keiretsu een leveranciers-overeenkomst gesloten. 3.10 In een mail van 22 februari 2023 schrijft Hidalgo aan de franchisenemers: “Aantal van jullie al gesproken en dank voor de lieve berichten n.a.v. het bericht dat wij onze samenwerking met het hoofdkantoor hebben opgezegd. Onze kernwaarden als bedrijf zijn voor ons belangrijk en we willen graag samenwerken op basis van gelijkwaardigheid met een vriendelijke toon en dat missen we helaas al een tijdje. Tot 31 Maart kunnen jullie volledig gebruik maken van onze dienstverlening en is onze speciale AF Goodies Site open, ook zullen we de komende maand extra aanbiedingen maken. (…)Als eerste aanbieding geven we gratis armbandjes weg bij onze katoenen draagtassen.” 3.11 Op 25 februari 2023 stuurt Hidalgo een advertentie aan de franchisenemers waarin in de kop is vermeld “MAART CAMPAGNE” en een “promotas”, een bidon en handdoek, alle voorzien van een AF-merk, worden aangeboden. Verder worden katoenen draagtassen (met gratis armbandjes), voorzien van een AF-merk, aangeboden. 3.12 In een mail van 26 februari 2023 schrijft [directeur AFB] aan [bestuurder Hidalgo]: dat met de mail van 22 februari de artikelen 8 en 9 van de Overeenkomst worden overtreden omdat publiekelijk verwijten worden gemaakt aan AFB, hetgeen betekent dat AFB de Overeenkomst per direct kan stopzetten; dat Hidalgo de maart campagne niet met AFB heeft afgestemd, wat ook een overtreding van artikel 9 van de Overeenkomst oplevert en betekent dat Hidalgo de actie niet kan uitvoeren en dat [bestuurder Hidalgo] voor 28 februari moet bevestigen dat hij zich aan deze aanwijzing houdt, bij gebreke waarvan juridisch stappen zullen worden genomen; dat de aangeboden artikelen afwijken van de (nieuwe) artikelen die AFB (met haar nieuwe leverancier Keiretsu) voor de maart campagne gaat gebruiken; dat de overeenkomst op 1 april 2023 eindigt en Hidalgo daarna geen gebruik meer mag maken van enig beeldmerk van AF zonder toestemming van AFB. 3.13 Vervolgens heeft AFB aan de Franchisenemers bij mail van 27 februari 2023 bericht dat de door Hidalgo aangeboden producten van de maart campagne niet de correcte producten zijn, dat Hidalgo dit heeft gedaan zonder medeweten van AFB, dat deze producten niet gebruikt kunnen worden voor de maart campagne en de correcte producten voor de maartcampagne besteld kunnen worden bij Keiretsu vanaf uiterlijk 3 maart. 3.14 Bij mail van 28 februari 2023 van [bestuurder Hidalgo] aan [directeur AFB] betwist [bestuurder Hidalgo] de gemaakte verwijten en schrijft hij over de aan de franchisenemer aangeboden producten:“We praten echter over een Bidon, een rugzakje en een handdoek, dit zit al vanaf het begin in ons basis assortiment. Het is dus niet zo gek dat vestigingen ons vragen naar deze nieuwe actie. Ik wil jullie eraan herinneren dat ons contract nog steeds loopt tot 01-04-2023, met het aanbieden van gelijkwaardige artikelen uit ons assortiment en een aparte mail richting de vestigingen dat ze dit niet bij ons mogen afnemen ontneem je ons de kans om onze voorraad te verkopen (…) We zullen net zoals de afgelopen jaren dus deze maand extra aandacht vragen voor voorraad die we willen verkopen. Dat wij de campagne “Maart campagne” noemen is niet zo gek, het is immers morgen 1 maart. Ons contract loopt tot 31 maart en daarbinnen zullen wij ons aan het contract houden en dat verwacht ik ook van jullie.” 3.15 Bij brief van 2 maart 2023 schrijft mr. A.W. Dolphijn als advocaat van AFB aan Hidalgo dat de door Hidalgo aangeboden producten niet aan de door AFB gestelde voorwaarden voldoen, dat Hidalgo niet langer contractleverancier van AFB is, dat de franchisenemers gehouden zijn alleen contractleveranciers te gebruiken en zij dus geen goederen bij Hidalgo mogen bestellen, dat AFB de franchisenemers dienovereenkomstig heeft moeten informeren en dat AFB aan alle door Hidalgo te leveren producten haar goedkeuring heeft ingetrokken. 3.16 Bij mail van 3 maart 2023 schrijft mr. Meijer namens AFB aan mr. Keukens dat door Hidalgo niet langer gebruik gemaakt mag worden van de IE-rechten van AF(B), dat geen producten voorzien van de Merken meer mogen worden aangeboden en geleverd en dat de webshop en/of de producten, althans in ieder geval de maart campagne per direct offline moet(

1. en)worden gehaald, bij gebreke waarvan AFB rechtsmaatregelen zal treffen. 3.17 Vervolgens heeft Hidalgo de naam MAART CAMPAGNE gewijzigd in LENTE CAMPAGNE en de stijl van de uiting aangepast. 3.18 Bij brief van 5 maart 2023 schrijft mr. Keukens namens Hidalgo aan de advocaat van AFB dat Hidalgo niet in strijd met (de artikelen 8 en 9 van) de Overeenkomst heeft gehandeld, dat de overeenkomst tot en met 31 maart 2023 van kracht is en geen tussentijdse opzeggingsmogelijkheid kent, zodat Hidalgo gerechtigd is gedurende de looptijd van de Overeenkomst Producten te blijven leveren aan de franchisenemers. AFB wordt gesommeerd de overeenkomst na te komen (door Hidalgo niet te belemmeren tot 1 april 2023 Producten, die zij op voorraad heeft, te leveren aan de franchisenemers) en het bericht aan de franchisenemers te rectificeren. 3.19 Op 7 maart 2023 schrijft [bestuurder Hidalgo] aan de franchisenemers dat Hidalgo aan het opruimen is en wordt een aantal producten, voorzien van de Merken, aangeboden. Daarna (kennelijk voor 15 maart 2023; de data op de mail mails zijn niet leesbaar): schrijft [bestuurder Hidalgo] aan de franchisenemers: “De voorraad gaat hard en ik raad iedereen aan even na te denken over de komende periode na 1 april. heb je dan nog wat nodig is het verstandig nu te bestellen”en“We zijn onze voorraad aan het opruimen en we hebben nog 250 stuks liggen. (OP=Op)(…)Nu bestellen / factuur betalen als de temperatuur 20 Graden is of 10% extra korting wanneer de factuur normaal met 30 dagen wordt betaald. Wanneer jullie nu geen ruimte hebben om het op te slaan, ook geen probleem. Laten we dan even bellen.” 3.20 Op 13 maart 2023 heeft AFB aan de rechtbank een datum gevraagd voor een kort geding, dat door de rechtbank bepaald is op 6 april 2023. 3.21 Op 15 en 17 maart 2023 schrijft mr. Meijer namens AFB aan mr. Keukens dat AFB bij haar standpunt blijft dat zij de rechten van Hidalgo om gebruik te maken van de IE-rechten op grond van de Overeenkomst heeft herroepen zodat het Hidalgo niet neer vrijstaat om de IE-rechten te gebruiken. Voorts schrijft hij dat het voor eenieder volkomen duidelijk is dat Hidalgo vanaf 1 april 2023 sowieso/in het geheel geen gebruik meer mag maken van de IE-rechten van AFB. 3.22 Op 29 maart 2023 heeft AFB Hidalgo (blijkens de mailwisseling tussen de advocaten van die dag in de ochtend) doen dagvaarden in kort geding. Vervolgens heeft mr Meijer bij mail van die dag van 15.24uur aan mr Keukens geschreven dat partijen zich de gang naar de rechter zouden kunnen besparen als Hidalgo schriftelijk zou willen bevestigen dat zij na 1 april 2023 geen gebruik meer zal maken van de handelsnaam en de beeldmerken van “de Anytime Fitness formule”. Hidalgo heeft daar niet op gereageerd. 3.23 Op 1 april 2023 heeft Hidalgo haar Portal Hidalgo offline gehaald, waarna door de franchisenemers geen bestellingen meer konden worden geplaatst. 4Procedure bij de rechtbank 4.1 AFB heeft Hidalgo bij inleidende dagvaarding van 29 maart 2023 gedagvaard om 6 april 2023 te verschijnen voor de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag (zitting houdende te Amsterdam) en gevorderd Hidalgo te verbieden de intellectuele eigendomsrechten van de Anytime Fitness Formule, hieronder in ieder geval begrepen de handelsnaam ‘Anytime Fitness’ en de merken van deze formule te gebruiken en te gebieden de ‘maart campagne’ offline te halen en de uitvoering hiervan te staken. 4.2 Bij mail van 3 april 2023 van haar procesadvocaat heeft AFB de kort geding procedure ingetrokken. Zij heeft daarvoor als reden gegeven “dat de wederpartij inmiddels de website heeft gesloten zodat aan de eisen van de cliente van mijn correspondent is voldaan”. 4.3 Bij brief van 6 april 2023 heeft mr. Keukens de voorzieningenrechter verzocht AFB te veroordelen in de volledige proceskosten op de voet van 1019h Rv, te begroten op € 14.853,--. Hidalgo stelt daartoe dat de reden voor het intrekken van het kort geding niet was dat zij door het aanhangig maken van dat kort geding vrijwillig aan de eisen van AFB zou hebben voldaan en (maar) dat AFB in haar vorderingen niet-ontvankelijk was, althans deze voor afwijzing gereed lagen. Bij deze brief was de door Hidalgo opgestelde conclusie van antwoord, met producties, gevoegd, waaronder een kostenspecificatie. 4.4 Bij brief van 14 april 2023 heeft mr. Meijer dit verzoek bestreden. Hij schrijft in die brief dat geen beoordeling mogelijk is geweest van de handelwijze van Hidalgo vóór 1 april 2023 omdat het kort geding pas op 6 april zou plaatsvinden en (maar) dat AFB toch nog spoedeisend belang had bij het kort geding, waartoe hij aanvoert: “Hidalgo heeft echter voorafgaand aan de contractuele einddatum berichten verstuurd aan de franchisenemers van AFB dat eventuele bestellingen ook na 1 april 2023 geleverd zouden kunnen worden. Hiertoe heeft Hidalgo in bedekte termen aangeboden voor opslag zorg te kunnen dragen. Hiermee meende AFB dat er een mogelijkheid gecreëerd werd om in strijd met de contractuele einddatum van de leveranciersovereenkomst ook na 1 april 2023 leveringen te verzorgen en er mogelijk zelfs nog bestellingen geaccepteerd zouden kunnen worden. (…) Teneinde zekerheid te verkrijgen dat Hidalgo de contractuele einddatum van de leveranciersovereenkomst zal respecteren heeft AFB Hidalgo hieromtrent aangeschreven. Bij dagvaarding is als productie 11 al een afschrift overgelegd waaruit volgt dat AFB expliciet heeft gewezen op de te respecteren einddatum van 1 april 2023. Hidalgo heeft echter niet expliciet willen bevestigen de contractuele einddatum te zullen respecteren zodat AFB er voor heeft moeten kiezen om de dagvaarding op 29 maart 2023 te laten betekenen teneinde de mogelijkheid te behouden om indien nodig een verbod te kunnen verkrijgen op handelingen in strijd met de (einddatum van
2. de)leveranciersovereenkomst. Per e-mail van 29 maart 2023 is Hidalgo nogmaals verzocht expliciet en schriftelijk te bevestigen dat zij de contractuele einddatum van 1 april 2023 zal respecteren. Wederom is er geen bevestiging gekomen zodat AFB belang hield bij het kort geding. AFB heeft pas na 1 april 2023 mogen constateren dat Hidalgo het deel van haar website waarop AFB merchandise werd aangeboden aan de franchisenemers offline heeft gehaald. Daaruit is voor het eerst onomstotelijk duidelijk geworden dat Hidalgo de contractuele einddatum respecteert zodat AFB uw rechtbank op de eerstvolgende mogelijkheid, namelijk maandag 3 april 2023, heeft bericht dat het kort geding werd ingetrokken.” 4.5 De voorzieningenrechter heeft het verzoek van Hidalgo tot veroordeling van AFB in de proceskosten afgewezen. 5Vordering in hoger beroep 5.1 Hidalgo is in hoger beroep gekomen omdat zij het niet eens is met het vonnis. Zij heeft drie grieven tegen het vonnis aangevoerd. Hidalgo vordert alsnog veroordeling van AFB in de volledige kosten van de eerste aanleg op de voet van artikel 1019h Rv ten bedrage van € 14.853,--, alsmede veroordeling van AFB in de volledige proceskosten van het hoger beroep eveneens op de voet van artikel 1019h Rv. 6Beoordeling in hoger beroep 6.1 AFB heeft het kort geding bij brief van 3 april 2023 eenzijdig ingetrokken. De eiser die eenzijdig een kort geding zonder steekhoudende onderbouwing intrekt kan op één lijn worden gesteld met de in het ongelijk gestelde partij, als bedoeld in artikel 237 Rv en artikel 1019h Rv. In dat geval heeft de gedaagde recht op een beslissing over proceskosten indien hij uiterlijk binnen 14 dagen na de datum waartegen hij was opgeroepen meedeelt dat hij daarover een beslissing verlangt, waardoor verval van de aanhangigheid van het kort geding wordt voorkomen. Dit geldt ook in procedures betreffende rechten van intellectuele eigendom waarin artikel 1019h van toepassing is, met inachtneming van de bijzonderheden van de in deze bepaling vervatte regeling. Hidalgo stelt dat dit geval zich hier voordoet onder meer omdat AFB bij haar vordering in kort geding geen spoedeisend belang had, omdat zij, Hidalgo, na beëindiging van de Overeenkomst geen inbreuk heeft gemaakt en er voor 1 april 2023 ook geen reële dreiging bestond dat zij inbreuk zou maken. Zij heeft tijdig verzocht om een beslissing over de proceskosten. 6.2 Daar het kort geding, zoals AFB al geruime tijd voor het uitbrengen van de dagvaarding, (namelijk al vanaf 13 maart 2023) wist, pas na 1 april 2023 zou plaatsvinden, had AFB daarbij slechts (spoedeisend) belang als er een reële dreiging bestond dat Hidalgo na die datum nog gebruik zou blijven maken van de Merken. Dat dit vereist was voor toewijzing van haar vordering realiseerde AFB zich ook, zoals blijkt uit de brief van mr. Meijer aan de voorzieningenrechter van 14 april 2024. Zoals uit de hiervoor vermelde correspondentie tussen partijen blijkt is er tussen hen voorafgaand aan de kort geding dagvaarding slechts discussie geweest over de vraag of Hidalgo zich al vóór 1 april moest onthouden van het gebruik van de Merken. Partijen waren beide van mening dat Hidalgo zich vanaf 1 april 2023 moest onthouden van het gebruik van de Merken. Daarover was geen verschil van mening. AFB heeft niettemin in (punten 2.51, 2.52 en 4.3 van) de inleidende dagvaarding, in de (punten 1.19 - 1.21 en 3.2- 3.9 en 4.6- 4.8 van) de MvA en in de brief van haar advocaat aan de voorzieningenrechter van 14 april 2023 gesteld, althans gesuggereerd dat er een reële dreiging bestond dat Hidalgo na 1 april 2023 inbreukmakend zou handelen door producten voorzien van de Merken aan te bieden, te verkopen en/of te leveren en dat zij daarom spoedeisend belang bij haar vordering tot staking van inbreuk na 1 april 2023 op de onderhavige IE-rechten had. Zij stelt daartoe dat dit blijkt uit berichten van Hidalgo aan de franchisenemers in maart 2023; dat Hidalgo voor 1 april 2023 inbreuk maakte; dat Hidalgo naar aanleiding van de mail van mr Meijer van 29 maart 2023 niet bevestigd heeft dat zij na 1 april 2023 geen gebruik meer zou maken van de Merken. 6.3 Hidalgo heeft gemotiveerd betwist er een reële dreiging zou hebben bestaan dat Hidalgo na 1 april 2023 inbreukmakend zou handelen, stellende dat zij steeds heeft aangegeven dat de overeenkomst door haar was opgezegd tegen 1 april 2023, dat zij er ook van uitging dat de overeenkomst dan was geëindigd en dat zij zich aan de gevolgen daarvan (met name dat zij dan geen recht meer had de Merken te gebruiken) zou houden. Zij stelt dat zij niet gehouden was dit nogmaals op 29 maart 2023 schriftelijk te bevestigen. 6.4 Het hof is van oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat op het moment van het uitbrengen van de inleidende dagvaarding op 29 maart 2023 of daarvoor sprake was van een reële dreiging dat Hidalgo vanaf 1 april 2023 nog gebruik zou maken van de IE-rechten van AF(B/US). Zoals blijkt uit de hiervoor aangehaalde correspondentie heeft Hidalgo immers juist herhaaldelijk aan AFB (zoals op 28 februari en 5 maart 2023) en aan de franchisenemers (zoals op 22 februari 2023) te kennen gegeven dat de Overeenkomst was opgezegd per 1 april 2023 en liep tot en met 31 maart 2023, zodat zij daarna geen recht meer had producten, voorzien van de Merken aan te bieden, te verkopen of te leveren. Ook AFB zelf heeft diverse keren (zoals op 26 februari, en 17 maart 2023) bevestigd dat de overeenkomst eindigde per 1 april 2023. In overeen-stemming hiermee heeft Hidalgo haar Portal Hidalgo vanaf 1 april 2023 offline gehaald. 6.5 Hieraan kunnen voormelde stellingen van AFB (onder 6.2) niet voldoende afdoen, zoals het hof hierna puntsgewijs zal toelichten. 6.6 Ad 1: Uit de mails van Hidalgo aan de franchisenemers van maart 2023 valt niet (de reële dreiging) af te leiden dat zij na 1 april 2023 nog gebruik zou blijven maken van de Merken. Uit het advies om nu te bestellen voor het geval de franchisenemers iets na 1 april nodig zouden hebben, valt juist, zeker na de eerdere mail van 22 februari 2023, waarin aan de franchisenemers is medegedeeld dat zij nog tot 31 maart bij Hidalgo terecht kunnen, het tegendeel af te leiden. De omstandigheid dat de franchisenemers nog na 1 april 2023 (voordien gekochte en geleverde) producten mochten betalen en opslaan bij Hidalgo valt niet af te leiden dat (er de reële dreiging bestond dat) Hidalgo na 31 maart 2023 inbreuk zou gaan maken. Het gaat daarbij immers niet om aan de houder van IE-rechten voorbehouden handelingen. 6.7 Ad 2: Dat Hidalgo vóór 1 april 2023 nog producten, voorzien van de Merken, heeft aangeboden, terwijl AFB (zich op het standpunt) stelde dat Hidalgo daarmee inbreuk maakte omdat zij, AFB, in februari of maart 2023 haar toestemming voor het gebruik van de Merken had herroepen of de overeenkomst had opgezegd, is ook geen reden om aan te nemen dat Hidalgo dat ook vanaf 1 april 2023 zou doen. Dat geldt te meer nu zij herhaaldelijk had aangegeven dat zij de Merken na 1 april 2023 niet meer zou gebruiken en dat zij wel gerechtigd was de merken tot die datum te gebruiken. Voor beide partijen was duidelijk dat de situatie vanaf 1 april 2023 een andere was dan de situatie daarvoor. Het is dus niet relevant of Hidalgo voor 1 april 2023 al dan niet gerechtigd was de Merken te gebruiken. 6.8 Overigens acht het hof voorshands niet aannemelijk dat Hidalgo zich al voor 1 april 2023 had moeten onthouden van het gebruik van de Merken, omdat Hidalgo op grond van de Overeenkomst toestemming had de Merken tot het einde van de Overeenkomst (op 1 april 2023) te gebruiken. AFB stelt weliswaar met een beroep op artikel 8 van de Overeenkomst dat zij met onmiddellijke ingang de toestemming heeft herroepen en/of de Overeenkomst heeft opgezegd, maar dat leidt naar het voorlopig oordeel van het hof in de gegeven omstandigheden niet tot de conclusie dat Hidalgo al voor 1 april 2023 niet meer gerechtigd was de door haar aangeboden producten aan te bieden, te verkopen en te leveren om de volgende redenen. De Overeenkomst kent behoudens het in artikel 11 van de Overeenkomst genoemde geval, dat zich hier niet voordoet, niet de mogelijkheid van tussentijdse opzegging met onmiddellijke ingang. AFB heeft de Overeenkomst niet ontbonden, waarvoor overigens naar het voorlopig oordeel van het hof geen grond, althans rechtvaardiging bestond. Gelet op de tekst van artikel 8, waarin herroepelijkheid van de toestemming lijkt te zien op de situatie na beëindiging van de Overeenkomst, en de verdere tekst van de Overeenkomst, is het hof voorshands van oordeel dat de Overeenkomst AFB ook niet het recht gaf tussentijds Hidalgo het recht te ontnemen de Merken te gebruiken door deze te herroepen, zeker niet ten aanzien van (merkgebruik
3. op)producten waarvoor specifiek toestemming was gegeven. Hidalgo heeft onbetwist gesteld dat zij slechts producten heeft aangeboden waarvoor AFB vóór het in productie nemen toestemming had gegeven, dat die producten nog in maart 2023 ook door AFB zelf via haar website werden aangeboden en dat zij vrij was zelf acties, promoties en campagnes op te zetten. 6.9 Ad 3: Het hof is van oordeel dat Hidalgo niet met recht verweten kan worden dat zij naar aanleiding van de mail van mr. Meijer van 29 maart 2023 niet nogmaals heeft bevestigd dat zij na 1 april 2023 geen gebruik meer zou maken van de Merken, omdat zij dat al diverse keren daarvoor kenbaar had gemaakt. Dit geldt te meer nu die mail pas is verzonden na het uitbrengen van de dagvaarding, waardoor de gevraagde bevestiging gezien zou kunnen worden als een erkenning van een daarvoor bestaand spoedeisend belang bij het gevorderde inbreukverbod. Bovendien had Hidalgo vóór die mail al een groot deel van haar kosten gemaakt. 6.10 Tijdens de mondelinge behandeling heeft AFB in dit verband nog aangevoerd dat Hidalgo nog voorraad over had in maart 2023 en dat zij de franchisenemers goed kende. Ook dit is naar het oordeel van het hof, zeker in het licht van het bovenstaande, geen (voldoende) reden om aan te nemen dat er sprake was van een reële dreiging dat Hidalgo vanaf 1 april 2023 nog gebruik zou maken van de IE-rechten van AF(B/US). 6.11 Het bovenstaande brengt mee dat AFB geen belang, laat staan spoedeisend belang, had bij haar in dit kort geding ingestelde vorderingen en deze voor afwijzing in aanmerking kwamen. Bij afwijzing zou AFB in de kosten van de procedure zijn veroordeeld. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen dient AFB dus de proceskosten van Hidalgo te betalen. 6.12 AFB heeft betwist dat het onderhavige geschil in eerste aanleg en in beroep onder het toepassingsbereik van artikel 1019h Rv valt. Zij stelt dat de Overeenkomst onderwerp van geschil was en geen sprake was van een vordering op basis van vermeende schending van intellectuele eigendomsrechten. 6.13 Ingevolge art. 1019h Rv wordt in procedures betreffende de handhaving van rechten van intellectuele eigendom de in het ongelijk gestelde partij desgevorderd veroordeeld in de redelijke en evenredige kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Art. 1019h Rv vormt de implementatie van art. 14 Handhavingsrichtlijn en moet dus in overeenstemming daarmee worden uitgelegd. 6.14 Onder het toepassingsbereik van artikel 14 Handhavingsrichtlijn vallen procedures waaraan een op een intellectuele-eigendomsrecht gebaseerde vordering van een rechthebbende ten grondslag ligt met het doel een inbreuk daarop te voorkomen, te doen staken of te verhelpen. Daarvan is in dit geval sprake. AFB vorderde immers een inbreukverbod. Dat in dat verband ook de tussen partijen gesloten Overeenkomst, waarbij toestemming was verleend voor het gebruik van de IE-rechten, aan de orde is gesteld, doet daar niet aan af. Over de vraag welke werkzaamheden in verband met een procedure die, zoals in dit geval, wat betreft het onderwerp van het geschil onder de werkingssfeer van de Handhavingsrichtlijn valt, voor een vergoeding op de voet van art. 1019h Rv in aanmerking komen, overwoog de Hoge Raad in zijn arrest van18 mei 2018: “3.3.5 (…). In dit verband valt enerzijds te denken aan werkzaamheden ter voorbereiding van zodanige procedure. Eerder heeft de Hoge Raad geoordeeld dat dergelijke werkzaamheden op de voet van art. 1019h Rv voor vergoeding in aanmerking komen, ook indien de rechter niet aan een inhoudelijke beoordeling van het geschil toekomt (zoals bij intrekking van een kort geding, zie HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1087, NJ 2018/56, rov. 3.6). Die werkzaamheden hebben in dergelijke gevallen immers betrekking op de vordering tot handhaving van het desbetreffende intellectuele-eigendomsrecht die inzet was van de (beoogde) procedure. Anderzijds valt te denken aan verweren of incidenten van processuele aard, dan wel verweren die op andere gronden dan die ontleend aan een intellectuele-eigendomsrecht aan de toewijsbaarheid van de vordering in de weg staan (…). 6.15 Evenwel kan een veroordeling op de voet van art. 1019h Rv slechts plaatsvinden voor zover de (voorbereidende) werkzaamheden betrekking hebben op geschilpunten die onder het bereik van deze bepaling vallen. De kosten die worden gemaakt om te doen vaststellen of en in hoeverre de kosten van het ingetrokken kort geding voor vergoeding in aanmerking komen, vallen niet ook zelf onder dat bereik en moeten worden begroot met toepassing van het liquidatietarief. Het gaat dan immers niet meer om kosten verband houdend met (een verweer tegen) de handhaving van een intellectueel eigendomsrecht. 6.16 Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat de door Hidalgo gemaakte kosten tot de intrekking van het kort geding op 3 april 2023 voor vergoeding op de voet van artikel 1019h in aanmerking komen en daarna, dus ook in hoger beroep, op basis van het liquidatietarief. 6.17 Hidalgo vordert als vergoeding van haar kosten in eerste aanleg een bedrag van € 14.853,--. Op grond van de door haar als producties 47 en 52 overgelegde facturen en specificaties van de gemaakte kosten is aannemelijk dat haar advocaten voor verrichte werkzaamheden in deze zaak in de periode van eind februari tot en met 3 april 2023 een bedrag van € 14.601,-- exclusief BTW (waarvan geen vergoeding is gevorderd omdat, naar het hof aanneemt, deze verrekend kan worden) in rekening hebben gebracht. 6.18 Het hof heeft op grond van het arrest van de Hoge Raad van 4 december 2015, ambtshalve te beslissen over de toewijsbaarheid van de proceskosten en de hoogte daarvan. Het hof is van oordeel dat deze zaak in eerste aanleg is aan te merken als een eenvoudig kort geding. De te beantwoorden relevante vraag was of AFB spoedeisend belang bij haar vordering had, waarbij eventueel de uitleg van de Overeenkomst aan de orde kon, maar niet (uitvoerig) hoefde te komen. Merkenrechtelijke vragen, zoals de vragen of sprake is van overeenstemming tussen merk en teken en verwarringsgevaar, waren niet aan de orde. Voorts heeft geen mondelinge behandeling plaatsgevonden. De vergoeding voor de redelijke en evenredige kosten van de advocaten in een eenvoudig kort geding is in de indicatietarieven in IE-zaken bepaald op maximaal € 6.000,--. Het hof acht dit bedrag redelijk en evenredig en zal het salaris van de advocaten van Hidalgo voor het kort geding in eerste aanleg daarop begroten. In eerste aanleg heeft Hidalgo gesteld dat 90 % van de procedure betrekking heeft op intellectuele eigendomsrechten. Nu zij deze stelling niet heeft herhaald in beroep, zij niettemin vergoeding van haar volledige kosten vordert, er geen sprake lijkt te zijn van een gemengde grondslag van de vordering en 90 % van de door haar gemaakte kosten meer is dan het redelijk en evenredig geachte bedrag van € 6.000,--, ziet het hof geen reden voor aanpassing van het toe te wijzen bedrag van € 6.000,--. Vermeerderd met het griffierecht in eerste aanleg van € 676,-- zal het hof AFB alsnog veroordelen een bedrag van € 6.676,-- aan Hidalgo te betalen als vergoeding van de proceskosten. Naast voormelde, op de voet van artikel 1019h Rv te vergoeden, kosten (tot en met 3 april 2023) zijn in eerste aanleg slechts zeer geringe kosten gemaakt na 3 april 2023. Daarom ziet het hof geen aanleiding voor een aparte vergoeding op basis van het liquidatietarief van die kosten. Conclusie en proceskosten in hoger beroep 6.19 De conclusie is dat het hoger beroep van Hidalgo (deels) slaagt. Daarom zal het hof het vonnis vernietigen. Het hof zal AFB als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij veroordelen in de proceskosten van het hoger beroep. 6.20 Hidalgo heeft ook in hoger beroep vergoeding van de volledige proceskosten gevorderd op de voet van artikel 1019h Rv. Zoals hiervoor overwogen vallen de kosten die worden gemaakt om te doen vaststellen of en in hoeverre de kosten van het ingetrokken kort geding voor vergoeding in aanmerking komen, niet ook zelf onder dat bereik en moeten die worden begroot met toepassing van het liquidatietarief. 6.21 Die proceskosten worden begroot op: dagvaarding € 109,44 griffierecht € 783,-- salaris advocaat € 2.428,-- (2 punten × tarief II) nakosten € 178,-- (plus de verhoging zoals vermeld in de beslissing) Totaal € 3.498,44 7Beslissing Het hof: - vernietigt het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag van 15 mei 2023 en het herstelvonnis van 8 juni 2023 en opnieuw rechtdoende: veroordeelt AFB om aan Hidalgo de proceskosten gemaakt in het kort geding met rolnummer C/09/644055 / KG ZA 23-184 in eerste aanleg te vergoeden, welke kosten worden begroot op € 6.676,--; veroordeelt AFB in de kosten van de procedure in hoger beroep, aan de zijde van Hidalgo begroot op € 3.498,44; bepaalt dat als AFB niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan de uitspraak heeft voldaan en dit arrest vervolgens wordt betekend, AFB de kosten van die betekening moet betalen, plus extra nakosten van € 92; verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad; wijst af het meer of anders gevorderde. Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, M.A.F. Tan-de Sonnaville en R.F. Groos en in het openbaar uitgesproken op 14 januari 2025 in aanwezigheid van de griffier. HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1087. Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten. ECLI:NL:HR:2018:721. Vgl. HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1087, HR 18 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018: 721 en Hof Den Haag, 25 november 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:4556. ECLI:NL:HR:2015:3477.