GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE Sector handel Zaaknummers : 105.003.741/01 en 105.003.742/01 Rolnummers (oud) : 05/1376 en 05/1377 Rolnummers rechtbank : 00/2246 en 01/228 arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 6 oktober 2009 in de zaak met zaaknummer 105.003.742/01 van de vennootschap naar vreemd recht PRODALIMENTA S.A.R.L., kantoorhoudend te Parijs, Frankrijk, appellante, incidenteel geïntimeerde, hierna te noemen: Prodalimenta, procesadvocaat: mr. E. Grabandt te Den Haag, behandelend advocaten: mrs H.J.M Harmeling en S.A. Hoogcarspel te Amsterdam, tegen [Naam], handelend onder de naam […] Stores, gevestigd te Amman, Jordanië, geïntimeerde, incidenteel appellante, hierna te noemen: [K], procesadvocaat: mr. K. Limperg te Amsterdam, advocaten: mrs. G. Kuipers en J.S. Hofhuis te Amsterdam, en de zaak met zaaknummer 105.003.741/01 van [Naam], wonende te Damascus, Syrië, appellante, incidenteel geïntimeerde, hierna te noemen: [B], procesadvocaat: mr. E. Grabandt te Den Haag, behandelend advocaten: mrs H.J.M Harmeling en S.A. Hoogcarspel te Amsterdam, tegen 1. [Naam], handelend onder de naam [...] STORES, gevestigd te Amman, Jordanië, 2. HASHEMITISCH KONINKRIJK JORDANIË, Ministerie van Industrie en Handel, gevestigd te Amman, Jordanië geïntimeerden, incidenteel appellanten, hierna te noemen: [K] en Jordanië, procesadvocaat: mr K. Limperg te Amsterdam, behandelend advocaten: mrs. G. Kuipers en J.S. Hofhuis te Den Haag. Het geding Bij exploten van 23 juni 2005 zijn Prodalimenta en [B] in hoger beroep gekomen van het door de rechtbank 's-Gravenhage gewezen vonnis van 13 april 2005 in de ter rolle gevoegde zaken tussen: A. [K] als eiseres en Prodalimenta als gedaagde, met rolnummer 00/2246 (hierna: zaak A) en B. [B] als eiseres in conventie, tevens verweerder in reconventie, [K] als gedaagde in conventie, tevens eiseres in reconventie en Hashemitisch Koninkrijk Jordanië als gevoegde partij aan de zijde van [K], met rolnummer 01/228 (hierna: zaak B). Partijen hebben hun processtukken in beide zaken gecombineerd. [B] en Prodalimenta - hierna tezamen ook: [B] c.s. - hebben bij memorie van grieven drie grieven (de eerste twee in beide zaken en de derde grief in zaak A) aangevoerd. [K] en Jordanië - hierna tezamen ook: [K] c.s. - hebben de grieven bestreden en incidenteel appellerende twee incidentele grieven tegen het vonnis in zaak A aangevoerd - hierna ook aangeduid als de incidentele grieven I en II van [K] - en de eis in die zaak vermeerderd. Tegen het vonnis in zaak B hebben zij zes incidentele grieven - hierna ook aangeduid als de incidentele grieven 1 tot en met 6 van [K] c.s. - aangevoerd. [B] c.s. hebben de incidentele grieven bestreden in de memorie van antwoord in incidenteel appel, tevens akte houdende verzet vermeerdering van eis. Vervolgens hebben partijen hun standpunten doen bepleiten door hun voormelde (behandelend) advocaten, bij welke gelegenheid door [K] c.s. en [B] c.s. nog producties zijn overgelegd. Tenslotte is arrest gevraagd. Tegen de door [B] in het geding gebrachte producties is door [K] c.s. bezwaar gemaakt daar deze te laat in het geding zijn gebracht. Daar deze producties in strijd met artikel 10.5.1 van het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven niet uiterlijk op de elfde dag - waaronder op grond van artikel 1.2, sub d, van het reglement een werkdag wordt verstaan - voor de dag van het pleidooi in het geding zijn gebracht, worden deze door het hof geweigerd en buiten beschouwing gelaten. Beoordeling van het hoger beroep Vermeerdering van eis in zaak A 1. [K] c.s. hebben bij memorie van antwoord in principaal appel, tevens memorie van grieven in incidenteel appel, hun eis vermeerderd met de voorwaardelijke vordering (voor het geval het hof van oordeel zou zijn dat door de overdracht van het internationale merk met inschrijvingsnummer 500830 de termijn waarbinnen het verval van het merkrecht kan worden geheeld is verlengd van 13 juli 2000 tot 17 juli 2001) te verklaren voor recht dat de overdracht van het internationale merk met inschrijvingsnummer 500830 door Prodalimenta aan [B] onrechtmatig is jegens [K], alsmede veroordeling van Prodalimenta om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden. Prodalimenta heeft een memorie genomen houdende verzet vermeerdering van eis, maar motiveert haar verzet niet. Het hof ziet geen redenen om deze, ook in het licht van de arresten van de Hoge Raad van 20 juni 2008 en 19 juni 2009 tijdige, eisvermeerdering buiten beschouwing te laten. Dat sprake is van strijd met de eisen van een goede procesorde, is gesteld noch gebleken. De feiten in beide zaken 2. De door de voorzieningenrechter in rechtsoverwegingen 1.1 tot en met 1.3 en 1.5 tot en met 1.14 van het bestreden vonnis als vaststaand aangemerkte feiten zijn niet bestreden, zodat ook het hof van die feiten uitgaat, met dien verstande dat het bij het in rechtsoverweging 1.2 genoemde merk (inschrijvingsnummer 500830) gaat om een internationaal merk met gelding voor de Benelux (zie productie 1 van [B] in eerste aanleg) en niet om een Benelux-merk. 3. Tot 1 augustus 2000 was Prodalimenta houdster van het volgende door haar op 21 februari 1986 ingeschreven internationale woord/beeldmerk, ingeschreven voor waren in klasse 29 (melkproducten), met gelding in de Benelux (inschrijvingsnummer 500830). Op 1 augustus 2000 heeft Prodalimenta haar merkrechten overgedragen aan [B]. Het merk is uitgevoerd in rode letters op een gele ondergrond. Het merk bestaat tweemaal uit het woord HALIBNA: een maal in Arabisch - hierna ook aan te duiden als het Arabisch logo - en een maal in Latijns schrift. HALIBNA is het Arabische woord voor "onze melk". 4. Jordanië heeft vanaf het begin van de jaren '80 in zakken verpakte melkpoeder ingevoerd en gesubsidieerd in Jordanië op de markt gebracht. In of omstreeks 1998 heeft zij de import geprivatiseerd en zijn de handel en daarmee samenhangende rechten overgenomen door [K]. Door Jordanië en [K] gebruikte verpakkingen worden hieronder afgebeeld. [K] heeft als Benelux-merken in 1998 het woord HALIBNA en in 1999 een teken (vrijwel) gelijk aan de hierna afgebeelde, door Jordanië gebruikte verpakking, gedeponeerd. Prodalimenta heeft het hiervoor afgebeelde, in 1986 gedeponeerde, merk zelf nooit (normaal) gebruikt. [B] heeft in 1991 in Syrië het teken NOHIB HALIBNA als merk ingeschreven. Hij heeft melkpoeder in de hieronder afgebeelde verpakking in Syrië op de markt gebracht. [B] c.s. stellen dat [B] het merk met toestemming van Prodalimenta vanaf 1996 normaal gebruikt heeft in de Benelux door in België verpakte melkpoeder naar Syrië te exporteren, waardoor het verval van het merk geheeld is. [K] c.s. betwisten dit. [K] c.s. stellen dat [B] de door Jordanië gebruikte verpakking heeft nagemaakt. Op de door Jordanië, [K] en [B] gebruikte verpakkingen is het Arabisch logo rood, het woord HALIBNA zwart en de ondergrond geel. Jordanië 1986 [K] in/na 1998 [B] in of na 1990 Tekst onder "instant"gelijk aan andere verpakkingen In beide zaken is de vraag aan de orde of het hiervoor afgebeelde merk van Prodalimenta vervallen kan worden verklaard wegens non-usus. In zaak A en in zaak B (in reconventie) heeft [K] vervallenverklaring van dit merk gevorderd. In zaak B heeft [B] (in conventie) op grond van dit merk nietigverklaring gevorderd van de twee jongere Benelux-merken van [K] en een inbreukverbod. [K] heeft in deze zaak in reconventie op grond van zijn Benelux-merken een inbreukverbod gevorderd. In zaak A: Belang [K] bij de vordering tot vervallenverklaring van het merkrecht 5. Bij inleidende dagvaarding van 13 juli 2000 heeft [K] de vervallenverklaring van voormeld merkrecht van, toen nog, Prodalimenta voor de Benelux gevorderd wegens non-usus op grond van artikel 14C, lid 1, juncto artikel 5 aanhef en onder 3 BMW (oud). Na 1 januari 1996 is artikel 5, lid 3 BMW (oud) vervangen door artikel 5, lid 2 aanhef en sub a BMW. Op voor 1993 gedeponeerde merken is het oude artikel 5, onder 3, BMW van toepassing gebleven. De BMW is inmiddels per 1 september 2006 vervangen door het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) - hierna: BVIE. artikel 14C, lid 1, BMW is vervangen door artikel 2.27, leden 1 en 2, BVIE en artikel 5, lid 2, sub a, BMW door 2.26, lid 2, sub a, BVIE. Voor zover hier van belang betreft het geen materiële wijzigingen. Na de inleidende dagvaarding heeft Prodalimenta op 1 augustus 2000 haar merkrechten overgedragen aan [B]. 6. De rechtbank heeft de tegen Prodalimenta ingestelde vordering tot vervallenverklaring afgewezen wegens gebrek aan belang. Zij heeft daartoe overwogen: 3. "Aangezien het merk met inschrijvingsnummer 500.830 na de dagvaarding van Prodalimenta door Prodalimenta is overgedragen aan [B], kan de tegen Prodalimenta gerichte vordering tot vervallenverklaring geen effect meet sorteren. De vordering moet daarom wegens gebrek aan belang worden afgewezen." 7. Tegen deze beslissing en de daarvoor gegeven motivering richt zich incidentele grief II van [K]. Vervallenverklaring van een merkrecht en doorhaling van het merk in het register heeft tot gevolg dat er geen sprake meer is van het desbetreffende merk(recht), zodat dat merk(recht) niet meer kan worden ingeroepen. Bovendien bepaalt artikel 236, lid 2, Rv dat onder partijen mede worden begrepen de rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel, zodat het gezag van gewijsde van een beslissing ook geldt ten opzichte van een rechtsopvolger. Het bovenstaande brengt mee dat [K] wel degelijk belang heeft bij de gevorderde vervallenverklaring en doorhaling. Dit geldt temeer nu [B] zich in procedure B op het standpunt stelt dat in die procedure het verval van ditzelfde merk jegens hem niet meer kan worden ingeroepen omdat hij het merk inmiddels (onder meer) na de overdracht voor het instellen van de reconventionele vordering tot vervallenverklaring zou hebben gebruikt en er sprake is van Heilung. In die procedure vordert hij op grond van dat merkrecht nietigverklaring van jongere merken van [K] en een inbreukverbod. Hoewel de BMW en het BVIE niet voorschrijven dat de vordering tot vervallenverklaring gericht moet worden tegen de merkhouder is het om de vervallenverklaring uit te kunnen spreken noodzakelijk dat de merkhouder wordt gedagvaard of anderszins aan het geding deelneemt, omdat anders de merkhouder rechten zouden worden ontnomen door middel van een procedure waarin hij niet zijn standpunt kenbaar heeft kunnen maken, hetgeen strijd met artikel 6 EVRM zou opleveren. Aan dit vereiste is voldaan als de merkhouder is gedagvaard. Indien de merkhouder vervolgens tijdens de procedure zijn merkrechten overdraagt geldt de regeling van de artikelen 225 en 227 Rv. Op initiatief van (de rechtsopvolger van) de partij aan wiens zijde de schorsingsoorzaak zich voordoet kan de procedure worden geschorst, waarna de rechtsopvolger het geding van zijn voorganger kan overnemen en voortzetten. Bij gebreke van schorsing - zoals in casu - wordt het geding op naam van de oorspronkelijke partij voortgezet. Voorts kan de rechtsopvolger tussenkomen. Het bovenstaande brengt mee dat incidentele grief II van [K] slaagt en dat in zaak A alsnog moet worden onderzocht of het merk voor de inleidende dagvaarding in zaak A (13 juli 2000) is vervallen wegens non-usus, meer specifiek of sprake is van Heilung van het verval. De rechtbank heeft in zaak B het beroep op Heilung verworpen en het merk vervallen verklaard. Indien het merk in zaak A vervallen wordt verklaard, is aan [B] niet een geldig merkrecht overgedragen en kunnen zijn op dat merk gebaseerde vorderingen in zaak B al om die reden niet slagen. 8. De grieven 1 en 2 van [B] c.s richten zich tegen de afwijzing van het beroep op Heilung (in beide zaken). De incidentele grieven I van [K] en 1 tot en met 5 van [K] c.s. hebben eveneens betrekking op de vraag of sprake is van Heilung. Het hof zou, gelet op het bovenstaande, de behandeling van de incidentele grieven 1 tot en met 5 in zaak B kunnen aanhouden totdat in zaak A is beslist over de vervallenverklaring, nu deze grieven in zaak B dan niet meer aan de orde hoeven te komen. Nu hetgeen in die grieven is aangevoerd, gelet op slagen van incidentele grief II in zaak A, in zaak A - als reactie op het, in het kader van de positieve zijde van de devolutieve werking van het appel te behandelen, verweer van Prodalimenta in zaak A (het beroep op Heilung) - toch aan de orde moet komen, zal het hof het in die grieven aangevoerde reeds thans, om praktische redenen aan de hand van de grieven, behandelen. Aan de stelling van [B] dat een aantal van de grieven van [K] c.s. "oneigenlijk" is en moet worden "afgewezen", omdat deze kwesties op grond van de positieve zijde van de devolutieve werking van het appel al aan de orde zouden komen - hetgeen overigens ook geldt voor de eigen grieven 1 en 2 van [B] in zaak A -, gaat het hof als niet relevant voorbij. Heilung van verval van het merkrecht? 9. Vaststaat dat Prodalimenta het in 1986 gedeponeerde merk zelf nooit (normaal) heeft gebruikt en dat dit (op grond van het voor 1996 geldende recht, waarbij het merkrecht verviel als het drie jaar na depot niet was gebruikt) op 21 februari 1989 was vervallen. [B] c.s. stellen echter dat het merk vanaf september 1996 met toestemming van Prodalimenta door [B] in de Benelux is gebruikt en dat er sprake is van Heilung. 10. De mogelijkheid van Heilung is pas in 1996 in artikel 14C, lid 1, BMW opgenomen. De rechtbank heeft aangenomen dat de Heilungs-regeling ook geldt voor (alle) op 1 januari 1996 bestaande depots en dat Heilung van verval van het onderhavige, in 1986 gedeponeerde en in 1989 vervallen, merk mogelijk is indien het helende gebruik na 1 januari 1996 heeft plaatsgevonden. Incidentele grief 2 van [K] c.s. richt zich tegen dit oordeel. [K] c.s. betwisten dat i.c. Heilung mogelijk is, stellende dat de mogelijkheid van Heilung uitsluitend bestaat voor merken die niet reeds op basis van het voor 1 januari 1996 geldende recht op 1 januari 1996 onherstelbaar waren vervallen. 11. Het op 1 januari 1996 in werking getreden Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken (het Protocol 1992) bevat overgangsbepalingen in verband met de wijziging van de BMW per 1 januari 1996. In artikel IV is bepaald "Op depots, welke ten minste drie jaren voor de inwerkingtreding van dit Protocol zijn verricht, blijft artikel 5, onder 3, van de eenvormige Beneluxwet op de merken, zoals dit luidde voor de inwerkingtreding van dit Protocol, van toepassing." In artikel V van het protocol 1992 is bepaald: "De houder van een merk kan geen gebruik als bedoeld in artikel 14, onder C, doen gelden, dat aan de datum van inwerkingtreding van dit Protocol voorafgaat". [K] c.s. stellen dat artikel V uitsluitend geldt voor merken die niet reeds vervallen waren op 1 januari 1996. Het hof deelt deze opvatting niet. Het is van mening dat deze overgangsbepaling ook - juist - geldt voor depots die voor 1993 zijn verricht. Op grond van artikel IV van het protocol blijft het oude, voor 1996 geldende artikel 5, onder 3 BMW van toepassing op depots die voor 1 januari 1993 zijn verricht. Die depots zijn bij niet gebruik gedurende drie jaar na depot (of daarna gedurende vijf jaar ononderbroken non-usus) vervallen, derhalve voor 1 januari 1996. Voor depots die vanaf 1 januari 1993 zijn verricht geldt het nieuwe recht zodat deze pas vervallen verklaard kunnen worden als zij gedurende vijf jaar na inschrijving niet zijn gebruikt, zodat van helend nieuw gebruik pas sprake kan zijn vijf jaar na inschrijving, derhalve op zijn vroegst vanaf 1 januari 1998. Indien, zoals [K] c.s stellen, artikel V Protocol slechts van toepassing zou zijn op merken die per 1 januari 1996 nog niet zijn vervallen, zou dat artikel geen betekenis hebben, behalve voor merken van voor 1993, die aanvankelijk wel zijn gebruikt, maar later door ononderbroken non-usus op 1 januari 1996 nog niet zouden zijn vervallen. Indien artikel V aldus (beperkt) bedoeld was had het voor de hand gelegen dat dit door de wetgever zou zijn aangegeven. Bovendien is in het Gemeenschappelijk Commentaar op artikel V bepaald dat houders van depots als bedoeld in artikel IV, dus van depots voor 1993, geen beroep kunnen doen op gebruik dat plaatsvindt voor de inwerkingtreding van het Protocol, zonder uitzonderingen of specificering. Het verschil in de tekst (voor en na 1996: vervalt het merk respectievelijk kan het merkrecht vervallen worden verklaard) is onvoldoende om anders te oordelen. Het hof is derhalve van oordeel dat verval van het recht op een merk dat voor 1 januari 1993 is gedeponeerd, kan worden geheeld door na 1 januari 1996 het gebruik te hervatten of te beginnen, ongeacht of dat merk op 1 januari 1996 al was vervallen. Incidentele grief 2 van [K] c.s. faalt dan ook. 12. Het bovenstaande brengt mee dat in casu het verval van het merkrecht is geheeld indien het merk normaal is gebruikt in de periode van 1 januari 1996 tot de datum van de inleidende dagvaarding in zaak A, 13 juli 2000. Voor zover [B] c.s. in principale grief 2 stellen dat de relevante periode vanaf 13 juli 1995 en tot 17 juli 2001 (waarop de reconventionele vordering tot vervallenverklaring in zaak B is ingesteld) loopt, faalt principale grief 2 van [B] c.s. 13. [B] c.s. stellen dat [B] het merk sinds september 1996, met vanaf 1990 verleende toestemming van Prodalimenta, heeft gebruikt. Met gebruik door de merkhouder wordt, voor zover hier van belang, gebruik door een derde met toestemming van de merkhouder gelijkgesteld. Vaststaat dat [B] niet stond ingeschreven als licentiehouder in het merkenregister. De rechtbank heeft overwogen dat derden zich niet op het ontbreken van het in artikel 11C BMW neergelegde vereiste van depot van de licentie-akte (inschrijving) in het merkenregister kunnen beroepen, indien die derden langs andere weg dan via inzage in het merkenregister op de hoogte zijn geraakt van de licentie door de merkhouder aan de licentiehouder. Met incidentele grief 3 bestrijden [K] c.s. dat kenbaarheid voldoende zou zijn; zij betogen dat gebruik van een merk door een licentiehouder steeds (ongeacht of het protocollaire recht geldt) slechts tot Heilung kan leiden wanneer de licentienemer als zodanig staat ingeschreven in het merkenregister. Zij beroepen zich op de toelichting in het Gemeenschappelijk commentaar op het voor 1996 geldende art 5 BMW. In bedoelde toelichting is vermeld: "Het gebruik zal moeten geschieden door de merkhouder, of diens ingeschreven licentiehouder, of door iemand die in hun naam optreedt". 14. Het hof is van oordeel dat, zoals algemeen in de jurisprudentie en litteratuur wordt aangenomen, ook gebruik door een niet ingeschreven licentiehouder kan worden aangemerkt als rechtshandhavend gebruik. Licentie is een vormvrij contract. Inschrijving is geen constitutief vereiste. In het voor 1996 geldende artikel 5, lid 3, BMW wordt gesproken over het gebruik door de licentiehouder en wordt de eis van inschrijving niet gesteld. In de toelichting wordt weliswaar gesproken over de ingeschreven licentiehouder, maar door de toevoeging "of iemand die in zijn naam optreedt" kan ervan worden uitgegaan dat de kring van gebruikers in dit verband ruimer moet worden opgevat dan ingeschreven licentienemers. Bij dat optreden in de naam van de merkhouder is weliswaar vereist dat de merkhouder daarvoor expliciet toestemming heeft verleend, zodat gedogen van het gebruik niet voldoende is (vergelijk HR 13 september 1996, NJ 1997, 312 inz Lido), maar dit betekent nog niet dat sprake moet zijn van een ingeschreven licentie: expliciete toestemming is vereist, maar ook voldoende. In artikel 5 lid 3 BMW, zoals dit van januari 1996 tot 1 september 2006 gold en in artikel 2.26, lid 3, BVIE is vermeld dat onder gebruik van het merk mede wordt verstaan gebruik van het merk door een derde met toestemming van de merkhouder en wordt de eis van inschrijving ook niet gesteld. Aan voormeld oordeel kan het bepaalde in artikel 11C BMW - thans artikel 2:33 BVIE - niet afdoen. Dit artikel geeft een regeling van enkele vermogensrechtlijke aspecten van het merkrecht. De strekking van dit artikel is bescherming te bieden aan derden rechtsverkrijgers op hetzelfde merkrecht, dus in geval van vervreemding, beslag, pand of licentie en niet aan alle derden die belang kunnen hebben bij verval van het merk. De strekking van de regeling van verval bij non-usus is dat de vergaande bescherming die de wet aan het uitsluitende recht op het merk verbindt alleen dan gerechtvaardigd is, indien het ook metterdaad wordt gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten en dat niet gebruikte merken (na enige tijd) door een ieder kunnen worden gebruikt. Voor bescherming van dat belang is inschrijving niet relevant. [K] c.s. hebben zich nog op het arrest van het BenGH van 28 februari 2003, BIE 2004, 34 (inzake Dreentegel) beroepen. Daarin is overwogen dat de strekking van artikel 11C is om bescherming te bieden aan derden voor wier rechtspositie het van belang is te weten of een licentie is verleend, maar ook dat die strekking niet meebrengt dat die bescherming ook zonder enige beperking dient te worden geboden aan vermeende inbreukmakers. Naar het oordeel van het hof geldt hetzelfde voor derden die rechten hebben op een overeenstemmende merk, zoals [K]. Indien het merk van die derde in een vervalrijpe periode is gedeponeerd, is bovendien sprake van coëxistentie van het jongere en het oudere merk. Incidentele grief 3 van [K] c.s. faalt dan ook. 15. De rechtbank heeft in het bestreden vonnis van doorslaggevend belang geacht of het optreden van [B] voor [K] c.s. (her)kenbaar was als optreden van een licentiehouder van Prodalimenta. Grief 1 van [B] richt zich tegen dit oordeel. De door de rechtbank gestelde kenbaarheidseis is als uitzondering aangenomen op de door haar, op grond van artikel 11C BMW, aanvaarde regel dat alleen het merkgebruik door een ingeschreven licentiehouder rechtshandhavend gebruik oplevert. Zoals hiervoor aangegeven deelt het hof het oordeel dat alleen merkgebruik door een ingeschreven licentiehouder rechtshandhavend gebruik oplevert, niet. Een andere reden voor de het aannemen van bedoelde kenbaarheidseis is niet gesteld en ziet het hof ook niet. Het aannemen van die kenbaarheidseis zou de ongewenste consequentie hebben dat het afhankelijk zou zijn van de wetenschap van degene die het verval inroept of de vordering kan slagen. Dat zou in strijd komen met de rechtszekerheid en de hiervoor vermelde strekking van de regeling van verval bij non-usus. Het bovenstaande brengt mee dat grief 1 van [B] slaagt. 16. Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat het verval van het merkrecht kan worden geheeld door het gebruik van dat merk door [B] na 1 januari 1996 indien dat gebruik heeft plaatsgevonden met expliciete toestemming van Prodalimenta. Verval van een merkrecht kan niet worden geheeld doordat achteraf de merkhouder en een aanvankelijk onafhankelijk van de merkhouder opererende derde die het merk gebruikt, een toestemming met terugwerkende kracht construeren. 17. De rechtbank heeft geoordeeld dat [B] vanaf september 1996 tot 1 augustus 2000 een hoogstens op ondergeschikte punten van het merk 500830 afwijkend teken in de Benelux heeft gebruikt door het in de Benelux te laten aanbrengen door de Belgische firma Ecoval op voor export naar Syrië bestemde zakjes met melkpoeder. Incidentele grieven I en 1 en 4 van [K] c.s. richten zich tegen dit oordeel. Het teken dat [B] stelt op de verpakkingen te hebben gebruikt ziet er uit als volgt. 18. Met incidentele grieven 1 en I betwisten [K] c.s. dat [B] de desbetreffende verpakking in de Benelux heeft gebruikt, althans dat dit al vanaf september 1996 het geval was. [B] heeft ter onderbouwing van haar stelling dat zij de hiervoor afgebeelde verpakking vanaf september 1996 heeft gebruikt voor aan haar door Ecoval geleverde melkpoeder de volgende stukken overgelegd: - twee verklaringen van [T], commercieel directeur van Ecoval International Trading van 12 oktober 2000 en 23 november 2001 betreffende, door Belgomilk geproduceerd en verpakte, door Ecoval aan [B] in de periode september 1996 tot en met februari 2000 geleverde melkpoeder (producties 3 en 10 van [B] in eerste aanleg); - verschillende contracten op basis waarvan HALIBNA melkpoeder door Ecoval vanuit België naar Syrië is geëxporteerd van september 1996 tot en met februari 2000 (productie 11 [B] in eerste aanleg); - een 900 grams-verpakking uit 1999, waarop is vermeld; "specially imported for S.A.R.( Syrische Arabische Republiek) en made in Belgium for Ecoval" (productie 2 van [B] in eerste aanleg). 19. [K] c.s. betwisten niet dat de overgelegde verpakking is gebruikt. Bij gebrek aan wetenschap betwisten zij dat de verpakking door [B] is gebruikt en soortgelijke verpakkingen ook vóór 1999 zijn gebruikt. In punt 109 van de memorie van antwoord in principaal appel tevens memorie van grieven in incidenteel appel lijken zij echter te erkennen dat dit bewijs oplevert van handel door [B] in de Benelux in 1999. Voorts betwisten [K] c.s. de verklaringen van [T], met de suggestie dat de tweede verklaring zou afwijken van de eerste en de stelling dat Evoval er belang bij heeft haar positie als "hofleverancier" van melkpoeder aan [B] te handhaven, zonder aan te geven dat en in hoeverre de verklaringen inhoudelijk niet zouden kloppen. Genoemde suggestie is onjuist. De tweede verklaring is alleen uitgebreider en gespecificeerder. De stelling dat Ecoval als hofleverancier belang bij een goede relatie met [B] heeft - welke stelling in ieder geval de erkenning inhoudt dat Ecoval (sinds enige tijd) leverancier van [B] is - rechtvaardigt nog niet de suggestie, laat staan de conclusie dat de verklaring onwaarheden bevat. Gelet op de gedetailleerdheid van de laatste verklaring en het daarbij gevoegde overzicht van alle leveranties, dat aansluit bij de overgelegde contracten, had het op de weg van [K] c.s - die Ecoval en andere verkopers van melkpoeder in de Benelux als contractspartij kennen en goed op de hoogte zijn van de melkpoeder markt in het Midden Oosten - gelegen de verklaringen en overige producties gemotiveerd (inhoudelijk) te betwisten. Nu [K] c.s voorts niet de overgelegde contracten hebben betwist, gaat het hof aan de betwisting van [K] c.s. als onvoldoende onderbouwd voorbij. Het hof gaat er dan ook vanuit dat [B] van september 1996 tot en met februari 2000 in de Benelux gebruik heeft gemaakt van bedoelde verpakking voor vanuit de België te exporteren melkpoeder. Incidentele grieven I en 1 van [K] c.s. falen derhalve. 20. Met incidentele grief 4 bestrijden [K] c.s. het oordeel van de rechtbank dat het gebruik van de hiervoor afgebeelde verpakking merkgebruik oplevert. Zij stellen daartoe dat de verpakking te veel afwijkt van het merk. Het door [B] gebruikte teken wijkt in zoverre van het merk af dat het woord HALIBNA in zwarte - in plaats van rode - letters is afgedrukt, dat het, twee maal in het merk voorkomende symbool (r), ontbreekt, dat zich Arabische tekst op de verpakking bevindt en dat het woord HALIBNA in het teken iets meer naar rechts is geplaats ten opzichte van het Arabisch logo. 21. In artikel 2.26, lid 3, sub a, BVIE en artikel 5, lid 3, sub a, BMW is bepaald dat onder gebruik van het merk ook verstaan wordt het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd. Dat gold ook onder het voor 1996 geldende BMW (vergelijk ook artikel 5C, 2 Unieverdrag van Parijs). Het hof is van oordeel dat het (merkenrechtelijk relevante) totaalbeeld en het onderscheidend vermogen van het merk in het bijzonder worden bepaald door het Arabisch logo en het woord HALIBNA, waarbij de kleur niet bepalend is. In mindere mate is de plaatsing van het logo en het woord ten opzichte van elkaar bepalend. Het bovenstaande geldt ook voor het totaalbeeld en het onderscheidend vermogen van de verpakking. Het symbool (
AI-uitleg op basis van de officiële wettekst. Indicatief, vervangt geen juridisch advies.