ECLI:NL:GHSHE:2019:4549

GERECHTSHOF ̓s-HERTOGENBOSCH Team Handelsrecht zaaknummer 200.243.797/01 arrest van 17 december 2019 in de zaak van [de vennootschap 1] , gevestigd te [vestigingsplaats] , appellante in het principaal appel, geïntimeerde in het incidenteel appel, verder: [appellante] , advocaat: mr. H. Weinans te Roosendaal, tegen: [de vennootschap 2] , gevestigd te [vestigingsplaats] , geïntimeerde in het principaal appel, appellante in het incidenteel appel, verder: [geïntimeerde] , advocaat: mr. H.J.W. Weekers te Roermond, op het bij exploot van dagvaarding van 23 juli 2018 ingeleide hoger beroep van het door de kantonrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Bergen op Zoom, gewezen vonnis van 9 mei 2018 tussen [appellante] als gedaagde in conventie, eiseres in (voorwaardelijke) reconventie en [geïntimeerde] als eiseres in conventie, verweerster in (voorwaardelijke) reconventie. 1Het geding in eerste aanleg (zaak-/rolnummer 6511840 CV EXPL 17-5429) Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis en naar het daaraan voorafgaande tussenvonnis van 20 december 2017. 2Het geding in hoger beroep Het verloop van de procedure blijkt uit: de dagvaarding in hoger beroep van 23 juli 2018 met grieven; de schriftelijke conclusie van eis van [appellante] van 14 augustus 2018; de memorie van antwoord in het principaal appel tevens memorie van grieven in het incidenteel appel van [geïntimeerde] van 29 januari 2019 met producties; de memorie van antwoord in het incidenteel appel van [appellante] van 12 maart 2019. Partijen hebben arrest gevraagd. Het hof doet recht op bovenvermelde stukken en de stukken van de eerste aanleg. 3. De beoordeling In het principaal appel en in het incidenteel appel 3.1 De vaststelling van de feiten in het vonnis waarvan beroep onder 3.2 is niet bestreden, zodat het hof ook in hoger beroep hiervan uitgaat. Deze vaststelling houdt het volgende in: [appellante] heeft tot een bedrag van € 16.671,85 goederen besteld bij [geïntimeerde] . [geïntimeerde] heeft deze goederen geleverd aan [appellante] . Op deze leveringen zijn de Algemene Voorwaarden [de vennootschap 2] van toepassing. [appellante] heeft de door haar ontvangen facturen met betrekking tot de geleverde goederen onbetaald gelaten. [appellante] heeft een zusteronderneming, [de vennootschap 3] (verder: [de vennootschap 3] ). [de vennootschap 3] bestelde eveneens goederen bij [geïntimeerde] , onder meer van het merk Emsan. Zowel [appellante] als [de vennootschap 3] verkochten de bij [geïntimeerde] gekochte goederen via internetverkopen door aan eindgebruikers in - onder meer - Nederland en Duitsland. De rechten op de merknaam Emsan blijken te liggen bij de Duitse vennootschap EMSA GmbH (verder: EMSA). Bij brief van 13 oktober 2016 is [de vennootschap 3] op de hoogte gesteld van de door haar gepleegde inbreuk op het merkrecht van EMSA en op 31 januari 2017 is zij in verband hiermee voor de Duitse rechter gedaagd. Op 18 oktober 2017 hebben [appellante] en [de vennootschap 3] met EMSA een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin is overeengekomen dat zij - tegen finale kwijting - een bedrag van € 15.900,= aan EMSA dienen te betalen. Dit bedrag is inmiddels voldaan. 3.2 Bij dagvaarding van 20 juni 2017 heeft [geïntimeerde] de onderhavige procedure tegen [appellante] aanhangig gemaakt bij de kantonrechter van de rechtbank Limburg, zittingsplaats Roermond, die zich bij vonnis van 1 november 2017 relatief onbevoegd heeft verklaard en de zaak heeft verwezen naar de rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Bergen op Zoom. Daar is de zaak voortgezet. 3.3 In deze procedure stelt [geïntimeerde] dat [appellante] gehouden is het openstaande bedrag van € 16.671,85 te voldoen. [geïntimeerde] vordert in conventie veroordeling van [appellante] tot betaling van dit bedrag, vermeerderd met de contractuele rente vanaf de vervaldata van de facturen en met € 2.500,= aan buitengerechtelijke incassokosten. [appellante] erkent dat zij het bedrag van € 16.671,85 verschuldigd is, maar stelt dat zij een hogere tegenvordering op [geïntimeerde] heeft die voor verrekening in aanmerking komt. Volgens [appellante] heeft [geïntimeerde] wanprestatie gepleegd dan wel onrechtmatig gehandeld door producten te leveren die vanwege de merkinbreuk niet geschikt waren voor het doel waarvoor zij bestemd waren, de doorverkoop aan consumenten. [geïntimeerde] is daarom volgens [appellante] aansprakelijk voor de schade die [appellante] en [de vennootschap 3] hierdoor hebben geleden en die bestaat uit het bedrag van € 15.904,70 dat zij op grond van de vaststellingsovereenkomst uiteindelijk aan EMSA hebben betaald en een bedrag van € 7.500,= aan omzetverlies en winstderving. Volgens [appellante] heeft [de vennootschap 3] haar vordering aan [appellante] overgedragen. In voorwaardelijke reconventie, voor het geval het haar niet vrij zou staan om te verrekenen dan wel zij hiertoe niet gerechtigd zou zijn., vorderde [appellante] veroordeling van [geïntimeerde] tot betaling van een bedrag van € 23.404,70 dan wel € 15.904,70, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 27 september 2017 en met € 2.500,= aan buitengerechtelijke incassokosten. [geïntimeerde] heeft deze vordering op haar beurt bestreden. 3.4 Bij tussenvonnis van 20 december 2017 heeft de kantonrechter een comparitie van partijen bepaald, die op 12 maart 2018 heeft plaatsgevonden. Bij eindvonnis van 9 mei 2018 heeft de kantonrechter geoordeeld dat [de vennootschap 3] haar vordering rechtsgeldig aan [appellante] heeft gecedeerd, dat [geïntimeerde] wanprestatie heeft gepleegd door producten met het daarop rustende merkrecht te leveren en dat [geïntimeerde] aansprakelijk is voor de schade die [appellante] / [de vennootschap 3] daardoor heeft geleden. De kantonrechter heeft die schade vastgesteld op het bedrag van € 1.973,90 dat [de vennootschap 3] aan EMSA zou hebben moeten betalen indien zij een door EMSA aangeboden onthoudingsverklaring (Cease and Desist Declaration) geaccepteerd zou hebben. De kantonrechter heeft geoordeeld dat [appellante] dit bedrag geheel mag verrekenen met het openstaande bedrag van € 16.671,85, zodat een bedrag van € 14.697,95 resteert. Dit bedrag is in conventie toegewezen, met de contractuele rente en met € 941,72 aan buitengerechtelijke incassokosten. Voor het overige is de vordering van [geïntimeerde] afgewezen. In reconventie heeft de kantonrechter geoordeeld dat aan de voorwaardelijke reconventie niet wordt toegekomen zodat daarop niet behoeft te worden beslist. [appellante] is in conventie en in reconventie veroordeeld in de proceskosten. 3.5 [appellante] heeft in haar appeldagvaarding drie grieven aangevoerd tegen het eindvonnis van 9 mei 2018 in conventie en geconcludeerd tot het alsnog afwijzen van de vorderingen van [geïntimeerde] , met veroordeling van [geïntimeerde] in de kosten van beide instanties. Deze grieven betreffen het honoreren van het betoog van [geïntimeerde] dat [appellante] / [de vennootschap 3] de schade had kunnen beperken tot het bedrag van € 1.973,90 door de onthoudingsverklaring te accepteren. [geïntimeerde] heeft de grieven van [appellante] bestreden, in het incidenteel appel twee grieven aangevoerd en geconcludeerd tot het alsnog toewijzen van het bedrag van € 16.671,85. [geïntimeerde] vermeldt bij die conclusie ‘na vermeerdering van eis’ maar haar vordering in hoger beroep houdt ten opzichte van haar vordering in eerste aanleg geen vermeerdering in. Deze grieven betreffen het verwerpen van het betoog van [geïntimeerde] dat [appellante] / [de vennootschap 3] in het geheel geen schade zou hebben geleden als [de vennootschap 3] de afspraak met [geïntimeerde] was nagekomen dat [geïntimeerde] op haar kosten de kwestie met EMSA zou afhandelen. [appellante] heeft op haar beurt de grieven van [geïntimeerde] bestreden. 3.6 Het hof stelt vast dat geen grieven zijn gericht tegen de oordelen van de kantonrechter dat [geïntimeerde] wanprestatie heeft gepleegd door producten met het merk EMSAN te leveren, dat [geïntimeerde] aansprakelijk is voor de daardoor ontstane schade, dat [de vennootschap 3] haar vordering terzake rechtsgeldig aan [appellante] heeft gecedeerd en dat de tegenvordering van [appellante] zich leent voor verrekening met het aan [geïntimeerde] verschuldigde bedrag van € 16.671,85. Deze oordelen strekken het hof in dit hoger beroep tot uitgangspunt. 3.7 Het incidenteel appel betreft het meest verstrekkende verweer van [geïntimeerde] tegen het beroep op verrekening van [appellante] . In hoger beroep duidt [geïntimeerde] dit aan als haar primaire verweer, gebaseerd op artikel 6:101 BW. Hierin is onder meer bepaald dat wanneer de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend, de vergoedingsplicht wordt verminderd door de schade over de benadeelde en de vergoedingsplichtige te verdelen in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen. Volgens [geïntimeerde] doet zich in dit geval een dergelijke omstandigheid voor, die ertoe leidt dat [appellante] geen tegenvordering heeft die voor verrekening in aanmerking komt. [geïntimeerde] stelt daartoe dat zij in de persoon van de heer [medewerker van de vennootschap 2] op 21 oktober 2016 naar aanleiding van de brief van de merkenrechtadvocaat van EMSA van 13 oktober 2016, hiervoor in 3.1 onder

1. h)vermeld, telefonisch contact heeft gehad met de heer [medewerker van de vennootschap 3] van [de vennootschap 3] en dat toen onder meer is afgesproken dat de stukken en correspondentie met betrekking tot die aanschrijving aan [geïntimeerde] zouden worden overhandigd zodat [geïntimeerde] op haar kosten verweer zou kunnen laten voeren tegen de claim van EMSA dan wel daarover een minnelijke regeling zou kunnen doen bewerkstelligen. Met betrekking tot andere afnemers van Emsan-producten heeft [geïntimeerde] vervolgens ook een regeling getroffen, maar deze regeling had geen betrekking op [appellante] / [de vennootschap 3] aangezien [de vennootschap 3] inmiddels zelf contact had gezocht met EMSA en uiteindelijk, nadat een verstekvonnis tegen haar was gewezen, met EMSA een vaststellingsovereenkomst, hiervoor in 3.1 onder
2. i)vermeld, had gesloten. [appellante] heeft deze stelling van [geïntimeerde] betwist. Volgens [appellante] heeft [geïntimeerde] deze stelling onvoldoende concreet onderbouwd; volgens [geïntimeerde] is dat wel het geval en heeft [appellante] deze onvoldoende gemotiveerd betwist. 3.8 Naar het oordeel van het hof heeft [geïntimeerde] haar stelling dat [appellante] / [de vennootschap 3] geen schade zou hebben geleden indien zij de kwestie aan [geïntimeerde] zou hebben overgelaten voldoende onderbouwd, terwijl [appellante] van haar kant de gestelde afspraak voldoende gemotiveerd heeft bestreden. Wanneer komt vast te staan dat op 21 oktober 2016 tussen [geïntimeerde] en [de vennootschap 3] is afgesproken dat [geïntimeerde] op haar kosten de claim van EMSA mede ten behoeve van [de vennootschap 3] zou bestrijden dan wel regelen, kan [appellante] de meerkosten die zij heeft gemaakt om in weerwil van die afspraak EMSA rechtstreeks te benaderen in redelijkheid niet als schade ten laste van [geïntimeerde] brengen en dienen deze voor haar eigen rekening te blijven. In ieder geval is niet gesteld of gebleken dat [de vennootschap 3] overeenkomstig de gestelde afspraak heeft gehandeld. Op [geïntimeerde] rust, als de partij die zich op het rechtsgevolg van de gestelde afspraak beroept, de bewijslast van die afspraak. Het hof zal [geïntimeerde] overeenkomstig haar bewijsaanbod toelaten tot het bewijs daarvan. Wanneer [geïntimeerde] in dat bewijs slaagt, slaagt haar primaire verweer tegen het beroep op verrekening door [appellante] , zodat in dat geval het volledige openstaande factuurbedrag toewijsbaar is. Wanneer [geïntimeerde] niet in dit bewijs slaagt, worden haar grieven in het incidenteel appel verworpen en komt het principaal appel van [appellante] tegen het slagen van het subsidiaire verweer van [geïntimeerde] aan de orde. 3.9 Het hof acht het aangewezen het principaal appel nu reeds te behandelen. Hierin voert [appellante] aan dat de kantonrechter er ten onrechte van uitgegaan is dat [de vennootschap 3] de onthoudingsverklaring had moeten ondertekenen en dat zij dan geen verdere schade zou hebben geleden dan het bedrag van € 1.973,90 dat daarin is vermeld. Volgens [appellante] brengen de voorwaarden die in de verklaring zijn opgenomen (informatie over afnemers en omzet) mee dat de kwestie met EMSA met de betaling van dat bedrag nog niet definitief was afgewikkeld. Volgens [geïntimeerde] blijkt uit de begeleidende brief van 13 oktober 2016 van de merkenrechtadvocaat van EMSA dat na het tijdig ondertekenen van de verklaring geen verdere claims te verwachten zouden zijn. 3.10 Het hof overweegt hierover het volgende. In de brief van 13 oktober 2016 is onder meer het volgende opgenomen: “You might have noticed that - for now - we do not ask you to pay damages except for our legal fees. If the declaration is not signed and sent to us within the above mentioned time limit, we are already authorized to seek a preliminary injunction to stop the trademark infringement at once and to seek payment of damages, namely, the proceeds resulting from the infringement of our client’s trademark rights, in a civil court action in the respective EU countries.” Naar het oordeel van het hof kan hieruit niet worden afgeleid dat bij het tijdig insturen van de ondertekende onthoudingsverklaring nog andere schade gevorderd zou worden. Er is geen voorbehoud gemaakt met betrekking tot de resultaten van de eveneens gevraagde (en in dergelijke verklaringen gebruikelijke) informatieverstrekking. Indien [de vennootschap 3] daarover in onzekerheid verkeerde, had het op haar weg gelegen bij de merkenrechtadvocaat van EMSA na te vragen of na het ondertekenen van de onthoudingsverklaring nog verdere claims te verwachten zouden zijn dan wel op dat punt een aanpassing van de verklaring voor te stellen. Gesteld noch gebleken is dat iets dergelijks is gedaan. Volgens [geïntimeerde] heeft [de vennootschap 3] de termijn voor de ondertekening geruisloos laten verlopen en ook overigens geen actie ondernomen; [appellante] heeft geen feiten of omstandigheden vermeld die dit tegenspreken. Voor het overige kan het hof zich vinden in het oordeel van de kantonrechter over deze kwestie en sluit zich daarbij aan. Ook in hoger beroep heeft [appellante] dit verweer van [geïntimeerde] tegen het beroep op verrekening van [appellante] met hetgeen op grond van de vaststellingsovereenkomst met EMSA is voldaan, onvoldoende gemotiveerd betwist. Dit betekent dat de grieven van [appellante] in het principaal appel, indien deze door de verwerping van het incidenteel appel aan de orde zouden komen, worden verworpen. 3.11 Het hof onderkent dat de brief van 13 oktober 2016 wellicht redelijkerwijs ook anders kan worden opgevat. Namelijk in die zin: (
3. i)dat EMSA nergens afstand heeft gedaan van haar rechten, (
4. ii)dat EMSA nergens heeft toegezegd niets meer te vorderen en (iii) dat de informatieverstrekking zeer wel tot nadere vragen of aanspraken van EMSA zou kunnen leiden. Indien deze lezing juist zou zijn, leidt dat naar het oordeel van het hof niet tot een andere beoordeling van het principaal appel. Immers, [appellante] gaat er zelf van uit dat EMSA uiteindelijk bereid is gebleken de zaak in der minne te regelen tegen betaling van kosten (conclusie van eis in reconventie, 11 en productie 3, e-mail 27 april 2017: Abmahnung, Anwaltskosten Klage, Gerichtskosten, Übersetzung der Klageschrift). [appellante] heeft niet voldoende onderbouwd dat EMSA aanspraak zou hebben gemaakt op andere vergoedingen (zoals gederfde winst), of dat EMSA meer door [appellante] te vergoeden kosten zou hebben gemaakt (dan € 1.973,90, kosten per oktober 2016), indien [appellante] in oktober 2016 de verklaring zou hebben ondertekend en de informatie zou hebben verstrekt. 3.12 Het hof zal iedere verdere beslissing aanhouden. 4De uitspraak Het hof: in het principaal appel en in het incidenteel appel laat [geïntimeerde] toe te bewijzen dat op 21 oktober 2016 tussen [geïntimeerde] en [de vennootschap 3] is afgesproken dat [geïntimeerde] op haar kosten de claim van EMSA mede ten behoeve van [de vennootschap 3] zou bestrijden dan wel regelen; bepaalt, voor het geval [geïntimeerde] bewijs door getuigen wil leveren, dat getuigen zullen worden gehoord ten overstaan van mr. M.G.W.M. Stienissen als raadsheer-commissaris, die daartoe zitting zal houden in het Paleis van Justitie aan de Leeghwaterlaan 8 te 's-Hertogenbosch op een door deze te bepalen datum; verwijst de zaak naar de rol van dinsdag 7 januari 2020 voor opgave van het aantal getuigen en van de verhinderdata van partijen zelf, hun advocaten en de getuige(
5. n)in de periode van 4 tot 12 weken na de datum van dit arrest; bepaalt dat de raadsheer-commissaris na genoemde roldatum dag en uur van het getuigenverhoor zal vaststellen; bepaalt dat de advocaat van [geïntimeerde] ten minste zeven dagen voor het verhoor de namen en woonplaatsen van de te horen getuigen zal opgeven aan de wederpartij en aan de civiele griffie; houdt iedere verdere beslissing aan. Dit arrest is gewezen door mrs. M.G.W.M. Stienissen, A.J. Henzen en L.S. Frakes en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 17 december 2019. griffier rolraadsheer