ECLI:NL:GHSHE:2022:14

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH Team Handelsrecht zaaknummer 200.301.525/01 arrest van 4 januari 2022 gewezen in het incident ex artikel 351 Rv in de zaak van 1 Smile For Free Holding B.V. ,gevestigd te [vestigingsplaats] , 2. [appellant 2],wonende te [woonplaats] , appellanten in de hoofdzaak, eisers in het incident, hierna te noemen: Smile for Free en [appellant 2] , gezamenlijk: Smile For Free c.s. advocaat: mr. S. Peters te Eindhoven, tegen Brand Social Group B.V. , gevestigd te [vestigingsplaats] , geïntimeerde in de hoofdzaak, verweerster in het incident, advocaat: mr. M.J.G. Pennings te Eindhoven, op het bij exploot van dagvaarding van 15 oktober 2021 ingeleide hoger beroep van het vonnis van 21 september 2021, door de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats 's-Hertogenbosch, gewezen tussen appellanten – Smile For Free c.s. – als gedaagden en geïntimeerde – Brandit – als eiser. 1Het geding in eerste aanleg (zaak-/rolnummer C/01/372312 / KG ZA 21-386) Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis. 2Het geding in hoger beroep Het verloop van de procedure blijkt uit: de dagvaarding in hoger beroep met grieven,vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging ex artikel 351 Rv en producties; de antwoordmemorie in het incident; de memorie van antwoord in de hoofdzaak met producties. Het hof heeft daarna een datum voor arrest bepaald. 3De beoordeling In het incident 3.1. Het hof gaat in dit incident, voor zover van belang, uit van de volgende feiten. 3.1.1. [appellant 2] en de heer [persoon A] (hierna: [persoon A] ) hebben vanaf 2017 samengewerkt aan de ontwikkeling van een foto/video app - Brandit - die bedrijven en particulieren in staat stelt om klanten, medewerkers en fans te activeren als influencers en omzet te genereren uit persoonlijke netwerken die tot dan toe onbereikbaar waren. 3.1.2. Op 19 april 2017 hebben [persoon A] en [appellant 2] daartoe een octrooiaanvraag ingediend voor het “systeem en toestel voor persoonlijke berichtenuitwisseling”. Het octrooi is op 4 september 2018 verleend, waarbij [persoon A] en [appellant 2] gezamenlijke octrooihouders zijn en gezamenlijk als uitvinders worden aangemerkt. 3.1.3. Op 18 december 2018 hebben [persoon A] en [appellant 2] via hun persoonlijke Holdings ( [persoon A] Holding B.V. en Smile For Free ) samen met een tweetal investeerders een besloten vennootschap opgericht, Brand Social Group B.V. , tevens handelend onder de naam Brandit . 3.1.4. Sinds de oprichting van Brandit zijn [persoon A] Holding B.V. en Smile For Free gezamenlijk bevoegd bestuurder van Brandit . Brandit heeft het exclusieve gebruiksrecht van het gezamenlijke octrooi van [persoon A] en [appellant 2] . 3.1.5. Op 16 oktober 2019 zijn twee Chinese investeerders (mede-)aandeelhouders geworden van Brandit . 3.1.6. Tijdens een gesprek op 10 december 2020 heeft [appellant 2] aan [persoon A] aangegeven dat hij geen verdere toekomst meer zag in de samenwerking met [persoon A] en dat hij die zou willen beëindigen. 3.1.7. Tijdens de aandeelhoudersvergadering op 12 april 2021, waarop Smile For Free niet is verschenen, is unaniem besloten tot het ontslag van Smile For Free als bestuurder van Brandit . Smile For Free heeft de rechtsgeldigheid van het ontslag betwist, omdat zij de uitnodiging voor de algemene aandeelhoudersvergadering niet had ontvangen en dus geen geldige oproeping heeft plaatsgevonden. 3.1.8. [persoon A] heeft, naar aanleiding van de ontkenning door Smile For Free van de ontvangst van de e-mail met de oproeping voor voornoemde aandeelhoudersvergadering een onderzoek ingesteld naar het zakelijke e-mailadres [e-mailadres] dat door [appellant 2] ten behoeve van Brandit werd gebruikt. 3.1.9. Bij brief van 11 mei 2021 heeft de advocaat van Brandit een aantal constateringen op basis van dit onderzoek met Smile For Free c.s. gedeeld. Dit betreft - onder andere - de volgende zaken: - Op 23 april 2020 heeft [appellant 2] een e-mailbericht met presentatie gestuurd aan Label A, een app producent waarmee Brandit contact heeft gehad. Hij maakt daarin melding dat hij wil kijken hoe en of de volgende stap met Brandit te maken is, BRANDIT NEXT. In de mail geeft [appellant 2] aan dat hij de samenwerking zelfstandig zal doen onder een andere naam. - Op 8 december 2020 heeft de heer [persoon B] een e-mail gestuurd naar een potentiële investeerder met de mededeling dat hij graag Brandit wil pitchen. - Naar aanleiding van een presentatie van [appellant 2] op 21 december 2020 heeft deze potentiële investeerder bij e-mailbericht van 24 december 2020 meerdere vragen gesteld die betrekking hebben op Brandit . Bij e-mailbericht van 21 februari 2021 heeft de potentiële investeerder aan [appellant 2] bevestigd dat hij samen met andere investeerders € 275.000,00 wil investeren in Emoki . - Op 4 februari 2021 is [appellant 2] in contact gekomen met een potentiële Indiase investeerder. [appellant 2] heeft deze op 16 februari 2021 een link gestuurd die verwijst naar het octrooi van [persoon A] en [appellant 2] . 3.1.10. De advocaat van Brandit heeft [appellant 2] in de gelegenheid gesteld op de constateringen te reageren en [appellant 2] aansprakelijk gesteld voor alle schade die Brandit lijdt ten gevolge van de in de brief geschetste gedragingen. 3.1.11. Op 19 maart 2021 is Stickers License B.V. opgericht. Deze vennootschap is ingeschreven op hetzelfde adres als waar tot voor kort Brandit was gevestigd en kantoor hield. Smile For Free is enig aandeelhouder en bestuurder van Stickers License B.V. 3.1.12. Op 11 juni 2021 is Menoki B.V. opgericht met als omschrijving van de bedrijfsactiviteit: het exploiteren van de menoki stickerboard app en het designen van digitale stickers voor afnemers (personen en instellingen met een aanzienlijke fanbase). 3.2. Bij vonnis in kort geding van 21 september 2021 heeft de voorzieningenrechter, op vordering van Brandit , Smile For Free c.s. (al dan niet door middel van Stickers License B.V. en/of Menoki B.V. ) direct of indirect als aandeelhouder, certificaathouder, bestuurder of anderszins betrokken te zijn bij Menoki , dan wel een daarop gelijkend of aanverwant product, zijnde een digitaal sticker/emoticon toetsenbord, met een andere naam waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van het gezamenlijk octrooi van de heren [persoon A] en [appellant 2] . De voorzieningenrechter heeft Smile For Free c.s. voorts veroordeeld tot betaling van een dwangsom van € 50.000,00 voor iedere keer dat zij niet aan voornoemde veroordeling voldoen, te vermeerderen met een dwangsom van € 5.000,00 per dag dat die overtreding voortduurt. Ten slotte zijn Smile For Free c.s. veroordeeld in de proceskosten. Het vonnis is ten aanzien van deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad verklaard. 3.3. Smile For Free c.s. komen van dit vonnis in hoger beroep en vorderen in dit incident schorsing van de tenuitvoerlegging van dat vonnis. Brandit voert hiertegen verweer. 3.4. Het hof stelt voorop dat bij de beoordeling van een incidentele vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging (artikel 351 Rv) op grond van HR 20 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2026 het volgende heeft te gelden. a. Uitgangspunt is dat een uitgesproken veroordeling, hangende een hogere voorziening, uitvoerbaar dient te zijn en zonder de voorwaarde van zekerheidstelling ten uitvoer kan worden gelegd. Afwijking van dit uitgangspunt kan worden gerechtvaardigd door omstandigheden die meebrengen dat het belang van de veroordeelde bij behoud van de bestaande toestand zolang niet op het door hem ingestelde rechtsmiddel is beslist, of diens belang bij zekerheidstelling, ook gegeven dit uitgangspunt, zwaarder weegt dan het belang van degene die de veroordeling in de ten uitvoer te leggen uitspraak heeft verkregen, bij de uitvoerbaarheid bij voorraad daarvan of bij deze uitvoerbaarheid zonder dat daaraan de voorwaarde van zekerheidstelling wordt verbonden. b. Bij de toepassing van de onder a genoemde maatstaf moet worden uitgegaan van de beslissingen in de ten uitvoer te leggen uitspraak en van de daaraan ten grondslag liggende vaststellingen en oordelen, en blijft de kans van slagen van het tegen die beslissing aangewende of nog aan te wenden rechtsmiddel buiten beschouwing, met dien verstande dat de rechter in zijn oordeelsvorming kan betrekken of de ten uitvoer te leggen beslissing(

1. en)berust(
2. en)op een kennelijke misslag. c. Indien de beslissing over de uitvoerbaarheid bij voorraad in de ten uitvoer te leggen uitspraak is gemotiveerd, moet eiser, afgezien van het geval dat deze beslissing berust op een kennelijke misslag, aan zijn vordering of verzoek feiten en omstandigheden ten grondslag leggen die bij het nemen van deze beslissing niet in aanmerking konden worden genomen doordat zij zich eerst na de betrokken uitspraak hebben voorgedaan en die kunnen rechtvaardigen dat van die eerdere beslissing wordt afgeweken. 3.5. Het hof stelt vast dat in het bestreden vonnis de uitvoerbaar bij voorraadverklaring niet is gemotiveerd. De incidentele vordering zal daarom worden beoordeeld aan de hand van de hiervoor in overweging 3.4 onder a en b weergegeven maatstaven. 3.6.1. Wat betreft de te maken belangenafweging is voor het hof uitgangspunt dat de uitvoerbaar bij voorraadverklaring in het algemeen tot doel heeft de gerechtigde (in dit geval Brandit ) niet langer te laten wachten op hetgeen hem – althans voorshands en na een volledig en afgesloten onderzoek in eerste aanleg – toekomt, te weten een verbod waarmee concurrerende activiteiten worden tegengegaan. Hierdoor wordt Brandit al vermoed het vereiste belang bij de uitvoerbaarverklaring bij voorraad te hebben. 3.6.2. Hiertegenover voeren Smile For Free hert volgende aan. Ten eerste is van concurrentie, gelet op de grote verschillen tussen beide ondernemingen en apps, geen sprake is. Brandit is daarnaast een lege vennootschap met zeer beperkte activiteiten die eigenlijk failliet is, terwijl Menoki en Stickers License draaiende ondernemingen zijn waarvan wordt verwacht dat zij binnen korte tijd aanzienlijke omzet zullen draaien. Verder is het noodzakelijk dat Smile For Free c.s. , in het bijzonder [appellant 2] , betrokken zijn bij Menoki en Stickers License , omdat [appellant 2] als oprichter en bedenker van Menoki , de enige is die de onderneming kan leiden, mensen kan aansturen en relaties met artiesten kan onderhouden. Door het gedwongen vertrek van [appellant 2] moet de lancering van de Menoki -app worden uitgesteld met als gevolg mogelijke aansprakelijkheidstelling van Smile For Free c.s. door de investeerders en/of artiesten. [appellant 2] heeft nu ook geen inkomen, aangezien Menoki de enige bron van inkomsten voor hem was. Ten slotte heeft Brandit Smile For Free c.s. al in rechte betrokken toen Menoki net was opgericht en de Menoki -app nog in ontwikkeling was, zodat Brandit geen juiste inschatting heeft kunnen maken van het product van Menoki en de onderhavige procedure voorbarig is en uitsluitend is gebaseerd op (onjuiste) aannames en speculaties. 3.6.3. Het hof stelt voorop dat de vraag of Smile For Free c.s. met de ontwikkeling van de Menoki -app een directe concurrent voor Brandit in het leven hebben geroepen juist het onderwerp van discussie in hoger beroep is en dat de kans van slagen van dit hoger beroep hier buiten beschouwing moet blijven, maar in de hoofdzaak moet worden beoordeeld. Het hof dient in dit incident uit te gaan van het (voorlopig) oordeel van de voorzieningenrechter dat sprake is van ontwikkeling van onrechtmatige concurrerende activiteiten door Smile For Free c.s. (de Menoki -app), waarbij onder meer gebruik is gemaakt van de know how en het relatienetwerk van Brandit en het octrooi van [persoon A] en [appellant 2] , en dat Smile For Free c.s. als (indirect) bestuurders van Brandit tekort zijn geschoten in de nakoming van de hen opgedragen taak als bedoeld in artikel 2:9 BW (vgl. r.o. 4.4 e.v. van het bestreden vonnis). Tegen deze achtergrond kunnen bovengenoemde omstandigheden niet leiden tot een belangenafweging in het voordeel van Smile For Free c.s. In de eerste plaats worden de door Smile For Free c.s. gestelde omstandigheden met betrekking tot een (te verwachten) faillissement van Brandit gemotiveerd door Brandit bestreden en hebben Smile For Free c.s. deze stelling niet nader onderbouwd. Het door de voorzieningenrechter opgelegde verbod dient bovendien juist ter voorkoming van (verdere) verslechtering van de situatie van Brandit door (onrechtmatige) concurrerende activiteiten (ontwikkeling van de Menoki -app) door haar voormalig bestuurder Smile For Free . Gelet hierop moet het belang van Brandit om gevrijwaard te blijven van concurrentie van de Menoki -app en dus bij tenuitvoerlegging van het vonnis zwaarder wegen dan het belang van Smile For Free c.s. om de Menoki -app verder te ontwikkelen. De omstandigheid dat tenuitvoerlegging van het bestreden vonnis verstrekkende gevolgen heeft voor Smile For Free en Menoki maakt dat niet anders. De niet onderbouwde stelling dat Menoki de enige bron van inkomsten zou zijn voor [appellant 2] , acht het hof, in het licht van de gemotiveerde betwisting door Brandit , evenmin voldoende zwaarwegend voor een belangenafweging in het voordeel van Smile For Free c.s. . 3.7. Smile For Free c.s. stellen verder dat het bestreden vonnis kennelijk berust op een kennelijke misslag. Zij voeren in dat verband aan dat de voorzieningenrechter in zijn oordeel gewicht heeft toegekend aan het gebruik van het gezamenlijk octrooi van [persoon A] en [appellant 2] , terwijl de vraag of inbreuk wordt gemaakt op een octrooi is voorbehouden aan de rechter van de rechtbank Den Haag. De voorzieningenrechter had daarom de gebruikmaking van dan wel inbreuk op het octrooi daarom niet mogen meewegen in zijn beslissing tot oplegging van een verbod, aldus Smile For Free c.s. 3.7.1. Het hof stelt voorop dat van een kennelijke misslag slechts sprake is indien deze misslag evident, direct duidelijk en redelijkerwijs niet voor discussie vatbaar is. Daarvan is hier echter geen sprake. Weliswaar is de rechtbank Den Haag exclusief bevoegd in octrooizaken, maar het door Brandit gevorderde verbod heeft niet specifiek betrekking op het gezamenlijk octrooi van [persoon A] en [appellant 2] . Daarnaast leidt het hof uit het bestreden vonnis af dat in eerste aanleg kennelijk niet ter discussie stond dat Smile For Free c.s. bij de ontwikkeling van de Menoki -app gebruik hebben gemaakt van het octrooi en dat hun verweer met name gericht was tegen de stelling van Brandit dat geen sprake was van vergelijkbare producten (vgl. r.o. 4.4 en 4.5, eerste zin, van het bestreden vonnis). 3.8. Uit het bovenstaande volgt dat de incidentele vordering zal worden afgewezen. De beslissing over de proceskosten zal worden aangehouden tot de einduitspraak in de hoofdzaak. In de hoofdzaak 3.9. Verstaat dat de zaak vandaag op de rol staat voor het opgeven van verhinderdata. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden. 4De beslissing Het hof: in het incident: wijst de incidentele vordering van Smile For Free c.s. af; houdt de beslissing over de proceskosten aan tot de einduitspraak in de hoofdzaak; in de hoofdzaak: verstaat dat de zaak vandaag op de rol staat voor het opgeven van verhinderdata; houdt iedere verdere beslissing aan. Dit arrest is gewezen door mrs. S.M.A.M. Venhuizen, E.H. Schulten en J.M.H. Schoenmakers en is in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 4 januari 2022. griffier rolraadsheer