ECLI:NL:PHR:2013:BZ4115

(1), (hierna afzonderlijk [verweerster 1], Centrafarm en Ratiopharm. [verweerster 1] en Centrafarm worden gezamenlijk aangeduid als [verweerster] (enkelvoud)), verweersters in cassatie, verweersters tot cassatie in het (deels voorwaardelijke) incidentele cassatieberoep, adv.: mrs. M.H.J. van den Horst, J.J.E. Bremer en R.P.J.L. Tjittes. Inzet van het geschil in cassatie is kort gezegd de geldigheid van het Nederlandse deel van octrooi EP 0.347.066 B1 en de geldigheid van het aanvullend beschermingscertificaat met nummer 300155. 1. Feiten en procesverloop 1.1 In cassatie kan worden uitgegaan van de volgende feiten

(2): 1.1.1 [Verweerster 1], Centrafarm en Ratiopharm zijn fabrikanten en leveranciers van generieke geneesmiddelen, actief op de Europese markt. 1.1.2 [Eiseres] ontwikkelt, vervaardigt en verhandelt geneesmiddelen, waaronder sinds 1989 Cipramil(

1. r)met de werkzame stof citalopram en Cipralex(
2. r)met de werkzame stof escitalopram, dat sinds 2002 op de markt is. Beide geneesmiddelen zijn antidepressiva. 1.1.3 [Eiseres] is houdster van EP 0.347.066 B1 (hierna ook 'EP 066') dat blijkens de korte aanduiding (in de authentieke Engelse taal) is verleend voor "New anantiomers and their isolation". De aanvrage voor het octrooi is op 1 juni 1989 ingediend met een beroep op voorrang van 14 juni 1989 berustend op de Britse octrooiaanvrage GB 8814057. De vermelding van de verlening van het octrooi is gepubliceerd op 15 maart 1995. Het octrooi is verleend voor een groot aantal landen, waaronder Nederland. Tegen het octrooi is geen oppositie ingesteld. 1.1.4 De (onder meer voor Nederland geldende) conclusies van EP 066 luiden in de oorspronkelijke Engelse tekst als volgt: "1. (+)-l-(3-dimethylaminopropyl)-l-(4'-fluorophenyl)-l,3-dihydroisobenzofw,an-5- carbonitrile having the general formula Tabel 1 and non-toxic acid addition salts thereof. 2. The pamoic acid addition salt of the compound of claim 1. 3. A pharmaceutical composition in unit dosage form comprising as an active ingredient, a compound as defined in claim 1. 4. A pharmaceutical composition in unit dosage form comprising, as an active ingredient, the compound of claim 2. 5. A pharmaceutical composition in unit dosage form, according to claim 3 or 4, wherein the active ingredient is present in an amount from 0.1 to 100 milligram per unit dose. 6. A method for the preparation of a compound as defined in claim 1, which comprises, converting (-)-4-[4-(dimethylamino)-l-(4'-fluorophenyl)-1-hydroxy-1-butylf-3-(hydroxymethyl) benzonitrile or a monoester thereof in a stereoselective way to (+)-l-(3-dimethylaminopropyl)-l-(4'-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile which is isolated as such or as a non-toxic acid addition salt thereof. 7. (-)-Enantiomer of the compound 4-[4-dimethylamino)-l-(4'-fluorophenyl)-l-hydroxy-1-butyl]-3-(hydroxymethyl)-benzonitrile or an ester of said (-) enantiomer, which ester has the general formula Tabel 2 wherein R is a labile ester group." 1.1.5 In de niet bestreden Nederlandse vertaling luiden de conclusies, zonder weergave van de hiervoor onder 1.1.4 reeds afgebeelde structuurformules, als volgt: "1. (+)-1-(3-dimemylaminopropyl)-1-(4'-fluorfenyl)-l,3-dihydroisoberizofuran-5-carbonitril volgens de algemene formule 1, en de niet-toxische zuuradditie-zouten daarvan. 2. Het p-aminobenzoëzuur-zout van de verbinding volgens conclusie 1. 3. Farmaceutisch preparaat in de vorm van een eenheidsdosis met als werkzaam bestanddeel een verbinding volgens conclusie 1. 4. Farmaceutisch preparaat in de vorm van een eenheidsdosis met als werkzaam bestanddeel de verbinding volgens conclusie 2. 5. Farmaceutisch preparaat in de vorm van een eenheidsdosis volgens conclusie 3 of 4, waarin het werkzame bestanddeel aanwezig is in een hoeveelheid tussen 0,1 en 100 mg per eenheidsdosis. 6. Werkwijze voor het bereiden van een verbinding volgens conclusie 1, bestaande uit het op stereoselectieve wijze omzetten van het (-)-4-[4-{dimethylamino)-l-(4'-fluorfenyl)-l-hy(iroxy-l-butyl]-3-(hydroxymethyl)benzonitril of een monoëster daarvan in het (+)-1-(3-dimethylaminopropyl)-1-(4'fluorfenyl)-1-3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitril, dat als zodanig of als niet-toxisch zuuradditie-zout daarvan geïsoleerd wordt. 7. Het (-)-enantiomeer van de verbinding 4-[4-(dimethylamino)-1-(4'-fluorfenyl)-1-hydroxy-l-butyl]-3-(hydroxymethyl)benzonitril of ester van dat (-)-isomeer, welke ester volgens de algemene formule 2 is, waarvan R een labiele ester-groep is." 1.1.6 EP 066, dat op 1 juni 2009 is geëxpireerd, is als basisoctrooi ingeroepen bij de op 13 juli 2004 ingediende aanvrage 300155 voor een aanvullend beschermingscertificaat. Het op deze aanvrage op 9 november 2004

(3)afgegeven aanvullend beschermingscertificaat 300155 (hierna 'ABC 155') voor de werkzame stof 'Escitalopram desgewenst in de vorm van een farmaceutisch aanvaardbaar zuuradditiezout, in het bijzonder escitalopramoxalaat' is van kracht tot 31 mei

1. Bij de afgifte van het ABC zijn de Nederlandse marktvergunningen van 27 april 2004 nrs. RVG 30490 tot en met 30493 voor het geneesmiddel Cipralex(r) en RVG 30494 tot en met RVG 30497 voor het geneesmiddel Lexapro ingeroepen, alsmede als eerste vergunningen in de EG de Zweedse marktvergunningen SE 17084 tot en met 17087 van 7 december
2. Tegen de afgifte van die vergunningen is geen bezwaar of beroep ingesteld

(4). 1.2 De voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Gravenhage heeft [verweerster 1] bij beschikking van 16 april 2008 toestemming gegeven om [eiseres] in verband met een octrooigeschil te dagvaarden in de versnelde bodemprocedure in octrooizaken. Bij dagvaarding van 23 april 2008 heeft [verweerster 1] [eiseres] gedagvaard voor de rechtbank te 's-Gravenhage en, naast een provisionele vordering (strekkende tot het bevelen van [eiseres] om voor de duur van de procedure geen handhavingsmaatregelen in Nederland jegens haar en/of haar afnemers te nemen), bij vonnis primair gevorderd het Nederlandse deel van EP 066 te vernietigen en subsidiair gevorderd te verklaren voor recht dat het aanvullende beschermingscertificaat 155 nietig is

(5)-

(6). Bij beschikking van 26 mei 2008 heeft Centrafarm van de voorzieningenrechter van diezelfde rechtbank ook toestemming verkregen om [eiseres] te dagvaarden in de versnelde bodemprocedure in octrooizaken. Bij dagvaarding van 28 mei 2008 heeft Centrafarm dezelfde vordering als [verweerster 1] tegen [eiseres] ingesteld

(7). Ten slotte heeft Ratiopharm bij beschikking van 5 juni 2008 van de voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Gravenhage toestemming gekregen om [eiseres] te dagvaarden in de versnelde bodemprocedure in octrooizaken. Bij dagvaarding van 9 juni 2008 heeft Ratiopharm, naast een provisionele voorziening (tot het bevelen van [eiseres] om voor de duur van de procedure in Nederland geen handhavingsmaatregelen te treffen jegens haar en haar afnemers, alsmede geen mededelingen aan derden te doen betreffende de inbreuk door haar en/of haar afnemers), bij vonnis gevorderd het Nederlandse deel van octrooi EP 066 te vernietigen en het aanvullende beschermingscertificaat 155 nietig te verklaren

(8). [Eiseres] heeft in de drie procedures gemotiveerd verweer gevoerd en harerzijds een voorwaardelijke reconventionele eis ingesteld

(9). 1.3 Na conclusie van antwoord in reconventie en aktewisseling in deze zaken, heeft de rechtbank bij één vonnis van 8 april 2009 de (drie) zaken afgedaan en het Nederlandse deel van EP 066 vernietigd en vastgesteld dat de voorwaarde waaronder de eis in reconventie is ingesteld niet is vervuld

(10). In de zaak van Ratiopharm heeft de rechtbank voorts het aanvullend beschermingscertificaat 155 nietig verklaard. 1.4 [Eiseres] is, onder aanvoering van drie grieven, bij het gerechtshof te 's-Gravenhage van dit vonnis in hoger beroep gekomen. Zij heeft gevorderd dat het hof het vonnis voor zover dat betrekking heeft op de vordering in conventie zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, de vordering van [verweerster 1], Centrafarm en Ratiopharm alsnog zal afwijzen. 1.5 [Verweerster 1], Centrafarm en Ratiopharm hebben de grieven gemotiveerd bestreden en geconcludeerd tot bekrachtiging van het bestreden vonnis. 1.6 Nadat partijen de zaak op 11 februari 2011 hadden doen bepleiten, heeft het hof de drie zaken in één uitspraak afgedaan. Bij arrest van 24 januari 2012, LJN BV1963, heeft het hof het vonnis van de rechtbank van 8 april 2009 in de drie zaken in conventie vernietigd en, opnieuw rechtdoende, het Nederlandse deel van het octrooi EP 066 voor zover het de conclusies 1 t/m 5 betreft vernietigd. Verder heeft het hof in de zaak van Ratiopharm het aanvullende beschermingscertificaat 155 voor zover dit op de conclusies 1 t/m 5 van EP 066 is gebaseerd vernietigd. 1.7 [Eiseres] heeft tijdig

(11)beroep in cassatie ingesteld tegen het arrest van het hof. [Verweerster 1] en Centrafarm

(12)hebben verweer gevoerd en primair geconcludeerd tot niet-ontvankelijkverklaring van [eiseres] en subsidiair tot verwerping van het beroep. Voorts hebben zij (deels voorwaardelijk) incidenteel cassatieberoep ingesteld. [Eiseres] heeft in het incidenteel cassatieberoep primair geconcludeerd tot (gedeeltelijk) niet-ontvankelijkverklaring en subsidiair tot verwerping en voorts haar principale cassatieberoep (voorwaardelijk) aangevuld

(13). Vervolgens hebben de verschenen partijen hun standpunten ten aanzien van het ontvankelijkheidsverweer schriftelijk laten toelichten, waarna [eiseres] nog heeft gerepliceerd. Bij (tussen)arrest van 12 oktober 2012, LJN BX5801, NJ 2012/587 heeft de Hoge Raad [eiseres] ontvangen in haar (principale) cassatieberoep. Op 30 november 2012 hebben partijen aan de hand van hun pleitnota's de zaak mondeling toegelicht en (mondeling) gere- en gedupliceerd. 2. Beoordeling van het principale cassatieberoep 2.1 [Eiseres] heeft één cassatiemiddel voorgesteld. Dat middel valt uiteen in een 'Algemeen Middel' en drie (I-III) middelonderdelen. Het cassatiemiddel wordt voorafgegaan door een inleiding. 2.2 Art. 52 lid 1 Europees Octrooiverdrag (hierna: EOV) bepaalt dat Europese octrooien voor uitvindingen, op alle gebieden van de technologie, worden verleend, mits zij nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en vatbaar zijn voor toepassing op het gebied van de nijverheid. Het tweede lid geeft aan welke uitvindingen in het bijzonder niet als uitvindingen worden beschouwd. Het derde lid van art. 52 EOV bepaalt dat het tweede lid de octrooieerbaarheid van de aldaar genoemde onderwerpen of werkzaamheden alleen dan uitsluit voor zover de Europese octrooiaanvrage of het Europees octrooi betrekking heeft op een van die onderwerpen of werkzaamheden als zodanig. 2.3 De octrooieerbare uitvinding wordt dan ook aan de hand van het uitvindersbegrip gedefinieerd, waarvoor de kenmerken van nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid de belangrijkste parameters vormen

(14). Voor octrooiering komen uitvindingen in aanmerking die kunnen bestaan in voortbrengsels, veelal een stof, werkwijzen of combinaties daarvan. Tussen de manieren waarop voortbrengsels en werkwijzen worden beschermd bestaan verschillen. De aan de octrooihouder verleende rechten vloeien voort uit door de wet aan de octrooihouder voorbehouden handelingen. Deze handelingen worden door het nationale recht bepaald (art. 64 lid 3 EOV). In Nederland de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROV 1995). 2.4 De bescherming van de werkwijze betreft de toepassing van die werkwijze in de praktijk en de commerciële exploitatie van de rechtstreeks door toepassing van die werkwijze verkregen voortbrengsels (vgl. art. 64 lid 2 EOV

(15)en art. 53 lid 1 aanhef en onder b ROW 1995). De bescherming van voortbrengsels omvat de vervaardiging daarvan en de verdere commerciële exploitatie van de verkregen voortbrengsels (vgl. art. 53 lid 1 aanhef en onder a ROW 1995)

(16). Daarbij zij opgemerkt dat de Nederlandse wet, te weten de inmiddels vervangen Rijksoctrooiwet 1910, tot 1 januari 1978 geen octrooibescherming voor stoffen toeliet

(17). 2.5 De Grote Kamer van beroep van het Europees Octrooibureau heeft de bescherming van het geoctrooieerde voortbrengsel bij beslissing van 11 december 1989, G 2/88 (Friction reducing additive), aldus omschreven: "5. (...) It is generally accepted as a principle underlying the EPC that a patent which claims a physical entity per se, confers absolute protection upon such physical entity; that is, wherever it exists and whatever its context (and therefore for all uses of such physical entity, whether known or unknown). (...)" Een dergelijk octrooi, ook wel stofoctrooi genoemd, geniet dan ook een absolute bescherming, ongeacht of het een bekende of een onbekende toepassing betreft. 2.6 Het is mogelijk dat een voortbrengsel niet, of slechts zeer bezwaarlijk aan de hand van zijn eigenschappen kan worden beschreven. Soms kan in die gevallen het voortbrengsel dan wel worden beschreven aan de hand van de manier waarop het wordt verkregen

(18): een product-by-process-claim. Het is een standaardbeslissing van het Europees Octrooi Bureau (hierna ook EPO) dat '"product-by-process" claims had to be interpreted in an absolute sense, i.e. independently of the process. If their subject-matter as such was new, they still did not involve an inventive step merely because the process for their preparation did so. In order to be patentable, the claimed product as such had to be a solution to a separate technical problem which was not obvious in the light of the state of the art.'

(19). Melullis geeft daarvoor als verklaring: ´Die Beschreibung des patentgemässen Gegenstandes durch das zu seiner Herstellung verwendete Verfahren berührt die Zugehörigkeit der so erläuterten Erfindung zu den Sachpatenten nicht. Gegenstand einer solchen Erfindung ist das in Anwendung des dargestellten Verfahren erzeugte Produkt (...). Patentfähig ist eine solche Lehre daher nur, wenn dass mit der Anmeldung beanspruchte Produkt selbst neu und erfinderisch ist. Dass das Verfahren diese Voraussetzung erfühlt, genügt nicht. Ist allein das Herstellungsverfahren neu und erfinderisch, kommt nur ein Verfahrenspatent in Betracht (...).

(20)' In geval van een product-by-process-claim moet de vraag naar de nieuwheid en inventiviteit van het voortbrengsel dan ook onafhankelijk van de nieuwheid en inventiviteit van de werkwijze worden beoordeeld. Een werkwijze kan immers wel nieuw en inventief zijn, maar datzelfde hoeft niet te gelden voor het voortbrengsel van die werkwijze als het voortbrengsel bekend is of in de stand van de techniek voor de hand liggend is

(21). Het blijft immers hetzelfde voortbrengsel ook al is het door middel van een andere werkwijze vervaardigd. 2.7 In de beslissing van 24 mei 1993 (Graint-oriented silicon sheet, T 595/90) heeft het EPO (onder 5) overwogen: "(...) it is the view of the Board that a product which can be envisaged as such with all characteristics determining its identity together with its properties in use, i.e. an otherwise obvious entity, may become nevertheless non-obvious and claimable as such if there is no known way or applicable (analogy) method in the art to make it and the claimed methods for its preparation are therefore the first to achieve this in an inventive manner. Conversely, should the method claims not be allowable because their subject-matter is obvious, then the product claim linked to them in the respective request could not be allowable either on the basis of the method alone. The allowability of the method claims must therefore also be investigated.

(22)" Zie in dit verband onder andere ook de verwijzing naar deze beslissing in de beslissingen van het EPO van 16 maart 2006 (T 1412/04) onder 6.13, 19 mei 2004 (T 441/02) onder 7.4, 9 september 2003 (T 803/01) onder 5.3.1 t/m 5.3.2

(23), en 16 mei 2001 (Oxide superconductor/NIPPON STEEL, T 268/98) onder 4.3

(24). 2.8 Het EPO heeft met deze beslissing tot uitdrukking gebracht dat een voor de hand liggend voortbrengsel als niet voor de hand liggend en octrooieerbaar kan worden aangemerkt, indien uit de stand van de techniek op de prioriteitsdatum geen werkwijze bekend is om het voortbrengsel te verkrijgen en de geclaimde werkwijze daarom de eerste is die dat op een inventieve wijze realiseert. Kinkeldey en Karamanli voegen daaraan toe: "Jedoch macht ein erfinderisches Herstellungsverfahren einen neuen Stoff für sich noch nicht ohne Weiteres erfinderisch; dies gilt auch bei product-by-process-Ansprüchen (T 219/83, ABl. EPA 1986, 211

(25)).

(26)" Zij menen dus dat een (nieuwe en) inventieve werkwijze een nieuwe stof nog niet zonder meer inventief maakt en verwijzen daarvoor naar de uitspraken van het EPO over product-by-process-claims. 2.9 In cassatie is rov. 6 onbestreden. Het hof heeft in die rechtsoverweging, onder verwijzing naar de hiervoor vermelde uitspraak, G 2/88 (Friction reducing additive), van het EPO, overwogen dat voor de absolute bescherming van een stof deze per se nieuw en inventief dient te zijn. De vraag, of de werkwijze voor het bereiden van de stof nieuw en inventief is, betreft naar het oordeel van het hof een afzonderlijke vraag, die niets van doen heeft met de vraag of de stof zelf nieuw en inventief is. Het hof heeft geconcludeerd dat, evenals bij product-by-process-claims, de stof per se nieuw en inventief dient te zijn, dus onafhankelijk van de nieuwheid en inventiviteit van de werkwijze, wil men absolute stofbescherming verkrijgen. 'Algemeen Middel'

(27)2.10 Het middel klaagt dat het hof met zijn oordeel in de rov. 8.7, 8.9 en 14.2 t/m 14.7

(28)art. 6 Rijksoctrooiwet 1995 (hierna ROW 1995) respectievelijk art. 56 Europees Octrooi Verdrag

(29)(hierna: EOV) heeft miskend. Het op inventieve wijze oplossen van het probleem bestaande uit het feit dat een gemiddelde vakman (en derhalve de stand van de techniek) over een stof met te verwachten gunstige eigenschappen niet kan beschikken, betekent dat bedoelde stof die op die wijze wordt verschaft en waarmee de stand van de techniek derhalve wordt verrijkt (nieuw

1. en)inventief is. Het hof heeft volgens het middel daarom ten onrechte de conclusies 1 t/m 5 vernietigd, met name nu in cassatie vaststaat dat escitalopram op de prioriteitsdatum niet op niet inventieve wijze kon worden verkregen. 2.11 Het bestreden arrest kan in de kern aldus worden samengevat. In rov. 6 heeft het hof onbestreden geoordeeld dat de stofconclusies onafhankelijk van de werkwijzeconclusies moeten worden beoordeeld, waarna het hof (in de rov. 7 t/m 8.9) heeft geoordeeld dat de stofconclusies 1 t/m 5 weliswaar nieuw maar niet inventief zijn, en (in rov. 9 t/m 13) dat de werkwijzeconclusies 6 en conclusie 7 nieuw en inventief zijn. Het hof heeft in de rov. 14.1 t/m 14.7 geoordeeld dat er geen bijzondere omstandigheden zijn die dat anders maken. In de rov. 10.2 t/m 12 van het bestreden arrest, waarin het hof de inventiviteit van conclusie 6 heeft beoordeeld, heeft het hof - in cassatie onbestreden - kort gezegd het navolgende geoordeeld. - Een artikel waarin een bekende werkwijze voor het bereiden van escitalopram, waarbij zoals in het octrooi een tussenproduct (precursor of intermediate) van citalopram wordt gesplitst en een tussenproduct in escitalopram wordt omgezet, is uit de nabij gelegen stand van de techniek naar het oordeel van het hof niet bekend. Wel is in een artikel een werkwijze voor het bereiden van citalopram voorgesteld. Bij een dergelijk voorstel zal de vakman meelezen dat het racemaat citalopram (zelf) wordt gesplitst. Het hof heeft daarop conclusie 6 van het octrooi geredigeerd: het betreft een werkwijze voor het bereiden van escitalopram met het kenmerk dat:
2. i)bij de bereiding wordt uitgegaan van de op zichzelf bekende diol-base II,
3. ii)het (-)-enantiomeer van de diol-base II wordt bereid of een monoester daarvan, en iii) dit (-)-enantiomeer of monoester op een stereoselectieve wijze wordt in escitalopram omgezet (rov. 10.2). - [verweerster] heeft naar voren gebracht dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum een aantal standaardmethoden kon toepassen om enantiomeren van een racemaat in handen te krijgen:
4. a)de klassieke resolutie,
5. b)chirale chromotografie en
6. c)chirale synthese, welke tot succes leidden. Met toevoeging van de laatste zinsnede wordt niet bedoeld dat klassieke resolutie van citalopram (zelf) tot succes leidde, maar dat het in 1988 mogelijk was om door toepassing van klassieke resolutie van desmethylcitalopram en didesmethylcitalopram en omzetting van de gesplitste producten, de enantiomeren van citalopram te verkrijgen. Of de klassieke resolutie van citalopram (zelf) tot succes leidt, stond naar het oordeel van het hof vele jaren na de prioriteitsdatum van het octrooi nog ter discussie (rov. 10.3). - Uit de stand van de techniek is weliswaar geen klassieke resolutie van citalopram (zelf) bekend, maar de vakman zal die methode eerst kiezen omdat die het eenvoudigst is. Het hof heeft het aannemelijk geacht dat de vakman de resolutie van citalopram (zelf) op analoge wijze, zoals beschreven in het handboek Modern Experimental Organic Chemistry, zal uitvoeren (rov. 10.4). - Klassieke resolutie van citalopram is niet mogelijk, hetgeen ook in het octrooi staat vermeld. Vervolgens staat de vakman weer voor de keuze uit ten minste de door [verweerster] genoemde methoden (a t/m c), waarbij in de stand van de techniek elk aanknopingspunt ontbreekt dat wijst in de richting van het bereiden van de onderhavige enantiomeren uit citalopram. Ook ontbreken naar het oordeel van het hof aanwijzingen in de techniek voor resoluties van aan citalopram nauw verwante ftalaanderivaten, zodat de vakman een geheel braakliggend terrein betreedt (rov. 10.5). - De resolutie van een bekende precursor van citalopram zou de vakman naar het oordeel van het hof zeker onder ogen hebben gezien, terwijl de vakman aan de klassieke resolutie van zulk een precursor wellicht de voorkeur zou hebben gegeven boven een resolutie via een andere weg. [Eiseres] heeft betoogd dat er naast de diol-base nog minstens tien mogelijke precursors bestaan waaronder desmethylcitalopram, waarbij in de stand van de techniek eveneens geen aanwijzingen zijn te vinden in een specifieke richting van onderzoek, en als de vakman al aan de bekende (racemische) diol-base als precursor zou denken, rijst de vraag waarom hij dan deze diol-base zou verkiezen boven mogelijke andere precursors, waaronder desmethylcitalopram. Van desmethylcitalopram, dat volgens [verweerster] ook leidt tot escitalopram, is immers bekend dat 'it could be readily converted back to citalopram using straightforward chemical steps which posed no threat to the integrity of the chiral centre or the cyano group.', terwijl een dergelijke omzetting van de enantiomer van de diol-base niet bekend is. Naar het oordeel van het hof zal de gemiddelde vakman eerder aan desmethylcitalopram denken dan aan de diol-base (rov. 10.6). - Het hof heeft vervolgens geconcludeerd dat de vakman die de op zichzelf bekende diol-base uit de eerste kenmerkende stap van de werkwijze als precursor wenst te gebruiken al zoveel keuzen moet maken dat reeds met betrekking tot die eerste stap met recht van een systematisch onderzoek gesproken kan worden dat zeer wel octrooieerbaar zal zijn (rov. 10.7). - In de rov. 11.1-11.4 heeft het hof de verweren van [verweerster] tegen de tweede en derde kenmerkende maatregel van conclusie 6 (ii t/m iii) laten slagen. - Het hof heeft vervolgens geconcludeerd dat de inventiviteit van de werkwijze volgens conclusie 6 is gelegen in het toepassen van de diol-base als tussenproduct en dat, mede in aanmerking genomen, de voordelen die met de werkwijze worden verkregen, deze werkwijze, als geheel bezien, voldoet aan het vereiste van inventiviteit. Op de waarde van het rapport van Matrix Laboratories van 27 november 2008, welk rapport betrekking heeft op de bereiding van enantiomeren via desmethylcitalopram, is het hof gezien het voorgaande niet ingegaan (rov. 12). 2.12 Uit de hiervoor vermelde verkorte weergave van de rechtsoverwegingen volgt m.i. niet dat vaststaat dat met de door [eiseres] geoctrooieerde werkwijze (conclusie 6) zij als eerste het technische probleem tot het verkrijgen van escitalopram heeft opgelost. Het hof heeft vastgesteld dat er voor de gemiddelde vakman een pointer is op de prioriteitsdatum die hem zou leiden naar resolutie van een bekende precursor van citalopram, waarbij de keuze voor desmethylcitalopram eerder voor de hand ligt (dan voor de geclaimde diol-base), maar hij heeft in het midden gelaten of, zoals [verweerster] heeft betoogd, de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum uit de stand der techniek middels resolutie van (de precursor) desmethylcitalopram escitalopram kon verkrijgen (rov. 10.6). In dat verband is ook de overweging in rov. 10.3 (p. 14) van het arrest van het hof van belang, dat [verweerster] heeft aangevoerd - overigens blijkt daaruit niet dat dit door [eiseres] is bestreden -, dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum door toepassing van klassieke resolutie van desmethylcitalopram en didesmethylcitalopram en omzetting van de gesplitste producten de enantiomeren van citalopram kon verkrijgen. In rov. 12 heeft het hof zelfs geoordeeld dat, gelet op de inventiviteit van de werkwijze vanwege het toepassen van de diol-base, op de waarde van het rapport van Matrix Laboratories van 27 november 2008, dat betrekking heeft op de bereiding van enantiomeren via desmethylcitalopram, niet behoefde te worden ingegaan. Het niet behandelen van dat rapport lijkt zelfs te suggereren dat [eiseres] niet zou hebben aangevoerd dat zij met de door haar geoctrooieerde werkwijze als eerste het technische probleem tot het verkrijgen van escitalopram heeft opgelost, anders zou het hof wel inhoudelijk op het rapport van Matrix Laboratories zijn ingegaan. In rov. 14.2 heeft het hof nog wel overwogen dat de inventiviteit in het onderhavige geval slechts is gelegen in de werkwijze waarmee het '(...) (nieuwe, doch niet inventieve) product voor het eerst wordt verkregen (...)'

(30), maar in deze zinsnede dient niet te worden gelezen dat escitalopram door die werkwijze voor het eerst werd verkregen. Het dient ter verduidelijking van het oordeel van het hof dat [eiseres] de eerste is om met deze werkwijze (lees: de geoctrooieerde werkwijze) escitalopram te verkrijgen ('(...) is de stand van de techniek verrijkt met deze werkwijze en met het product verkregen volgens die werkwijze (...)

(31)'). Ten slotte heeft het hof in rov. 14.4 (p. 20) geoordeeld dat men op grond van beslissing T 595/90 van het EPO zou kunnen menen dat een nieuw, doch niet inventief enantiomeer toch nog inventief kan worden geacht, indien de werkwijze waarmee het wordt bereid nieuw en inventief is en er op de prioriteitsdatum geen bekende werkwijzen bestonden waarmee het enantiomeer kon worden verkregen, maar dat, bij gebreke van een specifiek bewijsaanbod van [eiseres], er geen grond is om aan te nemen dat dat in de onderhavige situatie het geval is. 2.13 Uit het arrest kan dan ook niet worden opgemaakt dat vaststaat dat escitalopram voor de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum met gebruikmaking van de stand van de techniek niet te verkrijgen was. Het 'Algemeen Middel', dat deze veronderstelling als vaststaand aanneemt, is daarmee tevergeefs voorgesteld. Overigens wordt in het middel nagelaten te vermelden aan welke rechtsoverweging(en) uit het arrest dat (wel) zou kunnen worden ontleend. Onderdeel I: inventiviteit van de conclusies 1 t/m 5

(32)2.14 Onderdeel I klaagt dat het oordeel van het hof in de rov. 8.7 t/m 8.9 onjuist dan wel onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd is en wel om ieder van de navolgende ook in hun onderlinge samenhang te beoordelen redenen. Het hof overweegt: "8.7 Het uitgangspunt dient dus, zoals in het octrooi zelf is aangegeven, het racemaat (citalopram) te zijn dat in het Amerikaanse octrooischrift US-A 4.136.193 is geopenbaard. Dit racemaat (met een enkel chiraal centrum) bestaat, zo weet de vakman, uit twee enantiomeren; hij staal dus voor de keuze uit 'een groep van twee'. Bij keuze-uitvindingen kan de inventiviteit gelegen zijn in de keuze van een bepaalde (in geïndividualiseerde vorm nog niet geopenbaarde) verbinding uit een bekende groep van verbindingen, indien het gebruik van de gekozen verbinding een onverwacht voordeel - zijnde het technische effect van die verbinding- oplevert. In het onderhavige geval is het verschil tussen US-A 4.136.193 en het octrooi het gemis aan een geïndividualiseerde openbaring van escitalopram. Het objectieve technische probleem wordt bepaald door het technisch effect van de uitvinding te vergelijken met dat van het racemaat volgens US-A 4.136.

1. In het onderhavige geval is het technische effect dat wordt verkregen met escitalopram (zie het octrooi, blz. 3, regels 14-15): 'almost the entire 5-HT uptake inhibition resided in the (+)- citalopramenantiomer.' Het objectieve technische probleem voor de vakman op de prioriteitsdag is dus het vinden van het (nieuwe) enantiomeer die dit (betere) effect heeft. Of de oplossing van dit objectieve probleem al dan niet voor de vakman voor de hand ligt hangt daarvan af of (op de voorrangsdatum) de vakman door de openbaring van het racemaat direct naar (het bereiden en testen van) escitalopram zou ('would'( en niet 'kon' ('could')) zou worden geleid met een redelijke verwachting dat hij de gewenste (verbeterde) werking zou verkrijgen. Zoals hiervoor onder 8.5 is uiteengezet is dit zonder meer het geval: op grond van zijn algemene vakkennis komt de vakman direct uit bij ofwel het (+)-enantiomeer, ofwel het (-)-enantiomeer van citalopram, waarbij een verbeterde werking van het (+)-enantiomeer met een factor van ongeveer 2 ten opzichte van het racemaat niet verrassend is; vergelijk T 296/87 (8.4.1) 'Da im vorliegenden Fall Versuche mit den Enantiomeren angesichts der bestehenden Aufgabe nahelagen, beruht das Auffinden der geltend gemachten Wirkung der D-Enantiomeren (verbeterde werking met een factor 4, hof), verglichen mit entsprechenden Racematen, nicht auf erfinderische Tätigkeit.' 8.8 [Eiseres] heeft er nog op gewezen (pleitnota in hoger beroep, onder 17) dat escitalopram 'een antidepressivum met een betere werking, minder recidive en een snellere "onset" is dan Citalopram (een kwalitatief beter product, hetgeen de Generieken bestrijden), zodat er, naar het hof begrijpt, volgens haar sprake is van een verrassend technisch effect. Opgemerkt wordt dat deze specifieke werkingen in het octrooischrift niet worden vermeld. Maar, zou men deze specifieke werkingen als aanvulling van de wel vermelde verbeterde werking willen accepteren, dan kan ook dit aan het escitalopram geen inventiviteit verschaffen: 'Es entspricht ständiger Rechtsprechung der Kammer daß eine überlegenden Wirkung dann keine erfinderische Tätigkeit begründen kann, wenn sie sich aus naheliegenden Versuchen ergibt.' (zie T 296/87). De genoemde specifieke werkingen, die op gebruikelijke wijzen zijn bepaald, worden als een (niet inventief) 'bonus-effect' beschouwd. 8.9 De slotsom van het voorgaande is, dat het door [eiseres] aan de stand der techniek toegevoegde escitalopram per se volgens conclusie l van het octrooi inventiviteit mist. Tot hetzelfde oordeel lijkt het Bundesgerichtshof in de overeenkomstige Duitse zaak te zijn gekomen (zie het arrest van het BGH van 10 september 2009, onder 41), hoewel het BGH uit lijkt te gaan (zie dat arrest onder 40) van de door [eiseres] verdedigde ruime probleemstelling van, kort gezegd, een 'keuze uit vele (antidepressieve) verbindingen' (vgl. hiervoor onder 8.3). De conclusies 2-5 van het octrooi voegen slechts gebruikelijke maatregelen toe aan conclusie 1: ook deze conclusies missen inventiviteit." De klachten van het onderdeel zijn uitgewerkt in de onderdelen 1 t/m
2. 2.15 Onderdeel 1.a klaagt dat hetgeen het hof in de eerste volzin van rov. 8.7 overweegt juist is, maar dat het hof in deze rechtsoverweging vervolgens over het hoofd heeft gezien dat dat in het kader van de onderhavige procedure niet voldoende is voor de beslissing dat het octrooi voor escitalopram nietig is. De inventiviteit kan volgens het onderdeel immers ook gelegen zijn in het toevoegen van die stof aan de stand van de techniek, zodat van die verwachte voordelen ook daadwerkelijk gebruik kan worden gemaakt. Onderdeel 1.b voegt daaraan toe dat (dan ook) onbegrijpelijk en rechtens onjuist is hetgeen het hof vervolgens heeft overwogen in rov. 8.7 immers: i) het octrooi maakt duidelijk dat escitalopram ten tijde van de prioriteitsdatum niet te verkrijgen was en de uitvinding is nu juist gelegen in het verschaffen van (zuivere) escitalopram, ii) als de vakman, zoals het hof heeft geoordeeld, staat voor het objectieve probleem van het vinden van het (nieuwe) enantiomeer dat een beter effect heeft, is het onbegrijpelijk hoe dan de oplossing van dit probleem voor de hand kan liggen indien, zoals het hof ook heeft overwogen, op de voorrangsdatum de vakman door openbaring direct naar (het bereiden en testen van) escitalopram zou worden geleid met een redelijke verwachting dat de gewenste (verbeterde) werking zou worden verkregen, maar de vakman, zoals vaststaat, escitalopram niet kan bereiden en dus niet kan testen en (in tegendeel) inventiviteit nodig is om over escitalopram te kunnen beschikken, iii) het hof gaat bij de beoordeling van de inventiviteit niet uit van enige (octrooirechtelijk relevante) probleemoplossing, nu daarvan pas sprake kan zijn door het op niet voor de hand liggende wijze toevoegen van een nieuwe stof of een nieuwe werkwijze aan de stand van de techniek en niet door de verwachting uit te spreken dat een niet bestaande en niet te verkrijgen stof bepaalde eigenschappen heeft, iv) de verwijzing van het hof naar de uitspraak van de technische kamer van beroep van het Europees Octrooi Bureau T 296/87 is misplaatst, nu in dat geval het technische probleem wel op voor de hand liggende wijze kon worden opgelost omdat voor het verkrijgen van het enantiomeer (anders dan in de onderhavige zaak) geen inventieve arbeid nodig was. Onderdeel 2, dat zich richt tegen rov. 8.8, klaagt dat het hof over het hoofd heeft gezien dat in de onderhavige zaak de "Versuchen" niet "naheliegend" waren, omdat immers ten processe vaststaat dat de vakman op de voorrangsdatum niet over escitalopram kon beschikken en dus überhaupt geen "Versuchen" kon doen. Onderdeel 3, dat zich richt tegen rov. 8.9, klaagt dat het hof ten onrechte heeft overwogen dat escitalopram inventiviteit mist, omdat ten processe vaststaat dat het verschaffen van escitalopram, het toevoegen van escitalopram aan de stand van de techniek, inventiviteit vereiste. Voorts klaagt het onderdeel dat onbegrijpelijk is dat het hof heeft overwogen dat het BGH tot hetzelfde oordeel lijkt te zijn gekomen, aangezien het BGH conclusie 1 van het octrooi in stand heeft gehouden en daarom heeft beslist dat escitalopram 'per se' nieuw en inventief is. 2.16 Ingevolge art. 75 lid 1, aanhef en onder a, ROW 1995 wordt een octrooi door de rechter vernietigd in zoverre hetgeen waarvoor octrooi is verleend ingevolge de art. 2 t/m 7 ROW 1995 niet vatbaar is voor octrooi dan wel, indien het een Europees octrooi betreft, het octrooi ingevolge de art. 52 t/m 57 van het Europees Octrooiverdrag niet had behoren te worden verleend. Hierbij wordt onder meer gedoeld op gebrek aan inventiviteit (art. 2 juncto art. 6 ROW 1995 inhoudelijk overeenkomend met art. 52

(33)juncto art. 56 EOV). In de onderhavige zaak betreft het een voor Nederland verleend gedeelte van een Europees octrooi, zodat op grond van art 75 lid 1 onder a ROW 1995 de vordering tot nietigverklaring aan de hand van de bepaling(en) uit het EOV moet worden beoordeeld. Art. 56 EOV luidt: "Een uitvinding wordt als het resultaat van uitvinderswerkzaamheid aangemerkt, indien zij voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. Indien documenten als bedoeld in artikel 54, derde lid, tot de stand van de techniek behoren worden deze bij de beoordeling van de uitvinderswerkzaamheid buiten beschouwing gelaten." 2.17 Bij de beoordeling van de inventiviteit gaat het erom of de gemiddelde vakman op de aanvraag- of prioriteitsdatum het probleem waarop het octrooi of de aanvrage betrekking heeft zou hebben onderkend en voor dit probleem de te octrooieren of geoctrooieerde oplossing als voor de hand liggende oplossing uit de toenmalige stand van de techniek, met gebruikmaking van algemene vakkennis, (niet kon, maar) zou hebben afgeleid. De mate van inventiviteit mag niet worden beantwoord door achteraf, voorzien van de kennis van de geoctrooieerde werkwijze, te zoeken naar eerdere openbaarmakingen waartoe die werkwijze kan worden herleid

(34). (Nog) niet gepubliceerde octrooiaanvragen, de fictieve stand der techniek, spelen hierbij ook geen rol

(35). 2.18 Bij de beoordeling van de inventiviteit

(36)gebruikt het Europees Octrooi Bureau (EOB), behoudens bijzondere omstandigheden, de problem-and-solution-approach

(37). Deze methode staat beschreven in 'Part G - Patentability' van de Guidelines for Examination in the European Patent Office

(38). In hoofdstuk VII-3 staat onder '5.' vermeld: "In order to assess inventive step in an objective and predictable manner, the so-called "problem-and-solution approach" should be applied. Thus deviation from this approach should be exceptional. In the problem-and-solution approach, there are three main stages: (

1. i)determining the "closest prior art", (
2. ii)establishing the "objective technical problem" to be solved, and (iii) considering whether or not the claimed invention, starting from the closest prior art and the objective technical problem, would have been obvious to the skilled person." In de daarop volgende paragrafen (5.1 t/m 5.4.1) worden de afzonderlijke stappen verder uitgewerkt. De genoemde methode kan als volgt worden omschreven:
3. i)welke openbaarmaking uit de stand van de techniek kan en mag als de meest nabije stand van de techniek worden beschouwd op de datum waarop de octrooiaanvraag is ingediend,
4. ii)op grond van het octrooi of de octrooiaanvraag en hetgeen door de meest nabije stand van de techniek wordt geopenbaard, moet het technisch probleem dat nog moet worden opgelost worden vastgesteld en iii) in aanmerking nemende de stand van de techniek moet worden beoordeeld of de in de conclusie omschreven oplossing voor de gemiddelde vakman voor de hand lag

(39). Voor het onder iii vermelde moet worden onderzocht of aannemelijk is dat die vakman in redelijkheid tot de beschreven oplossing zou zijn gekomen; en dus niet of hij tot die oplossing had kunnen komen. Van de vakman mag adequate vakkennis worden verwacht, maar geen enkel inventief niveau

(40). Het kan ook gaan om situaties waarin de stand van de techniek voor wat betreft het probleem in een andere richting wees dan de richting waarin de uitvinding is gegaan

(41). Voor beslissingen van het EOB over de 'inventive step' wordt verwezen naar de 'Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office (hierna beslissingen van de EPO)', 2010, onder D. 2.19 In dat verband verwijs ik in het bijzonder nog naar de beslissing over de inventiviteit van enantiomeren in de beslissing van het EPO in de zaak van 30 augustus 1988, T 296/87 (Hoechst): "8.4 Inventive step 8.4.1 Long before the contested patent's priority date, it was generally known to specialists that, in physiologically active substances (e.g. herbicides, fungicides, insecticides and growth regulators, but also pharmaceuticals and foodstuffs) with an asymmetrical carbon atom enabling them to occur in the form of a racemate or one of two enantiomers, one of the latter frequently has a quantitatively greater effect than the other or than the racemate. If - as here - the aim is therefore to develop agents with increased physiological activity from a physiologically active racemate the obvious first step - before any thought is given, say, to synthesising structurally modified products - is to produce the two enantiomers in isolation and test whether one or the other is more active than the racemate. Such tests are routine. Under established Board case law, an enhanced effect cannot be adduced as evidence of inventive step if it emerges from obvious tests. Since, in the present case, tests with the enantiomers were obvious in view of the task at hand, discovery of the claimed effect of the D-enantiomers compared with corresponding racemates does not involve an inventive step. 8.4.2 It should be noted that this conclusion can be generalised only to a limited extent. Thus the outcome might very well differ with compounds having more than one asymmetrical carbon atom, the number of possible isomers multiplying exponentially. Moreover if the basic racemate were indeed known but not in line with the general technical trend, the proposal that enantiomers be produced by splitting the racemate could be inventive. Other cases are also conceivable in which a different result would be achieved - e.g. the isolation of active enantiomers, or ones with a qualitatively different activity, from essentially inactive racemates or ones acting differently. In the present case, however, no such special aspects were put forward by the parties involved, nor are any evident to the Board. 8.4.3 Given the general nature of these considerations, the appellants' reference to the claimed compounds' different functioning compared with those described in

(4)no more justifies a different assessment than do the respondents' arguments that the d-enantiomers are identical to the D- enantiomers in

(4)and possibly also in

(9). For if it was obvious to test whether one of the enantiomers of any common racemate having physiological activity is more active than the racemate itself, it no longer makes any difference which configuration proves more active or whether this result accords entirely with the closest state of the art. 8.4.4 The conclusion reached above is not affected even by the circumstance that the D-enantiomers in question exhibit not merely double but approximately four times the effectiveness of the relevant racemates - a fact adduced by the appellants and accepted by the Board. After all, if tests with enantiomers suggested themselves to a skilled person as an obvious way of arriving at a solution offering increased activity, the extent of that increase could not as a rule be taken as an indication that the tests - obvious as they were - involved an inventive step. For present purposes there is no need to try and establish whether a different view might be taken in extreme cases where the efficiency factor is so high that the process virtually involves obtaining an active enantiomer from an inactive racemate. With a factor of only 4, that would certainly appear inappropriate. 8.4.5 To sum up, the solution proposed in Claim 1 does not involve an inventive step." In de beslissing van het EPO van 22 november 2006, Enantiomeric perfume/TAKASAGO (T 0944/04), wordt onder 7.8 naar de overwegingen 8.4.3 en 8.4.4 verwezen. 2.20 Ten slotte verdient opmerking dat het oordeel van de feitenrechter over de inventiviteit van een bepaalde uitvinding feitelijk van aard is en in cassatie slechts op zijn begrijpelijkheid kan worden getoetst

(42). 2.21 In cassatie staat in het principale cassatieberoep de nieuwheid van de conclusies 1 t/m 5 van EP 066 als onbestreden vast (rov. 7 van het bestreden arrest). De rov. 8.1 t/m 8.9 van het bestreden arrest hebben betrekking op de inventiviteit van de conclusies 1 t/m 5 van EP 066. Het hof heeft in de aan de rov. 8.7 t/m 8.9 voorafgaande rechtsoverwegingen, die in cassatie (ook) niet zijn bestreden, voor zover van belang als volgt geoordeeld. Het hof heeft in rov. 8.1 geoordeeld dat partijen over de vraag welk document in het onderhavige geval als de meest nabij gelegen stand der techniek kan gelden uitvoerig hebben gedebatteerd. Vervolgens heeft het hof, na het aanhalen van een passage van de beslissing T 296/87 van het EPO en verwijzing naar een passage uit het octrooi, geoordeeld dat ook [eiseres] zelf voor de beoordeling van de inventiviteit van het escitalopram per se in het octrooi is uitgegaan van het racemaat citalopram, hetgeen in feite een keuze inhoudt uit twee verbindingen (de rov. 8.2-8.3). Ter gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep heeft [eiseres] dat uitgangspunt naar het oordeel van het hof verlaten en de keuze uit twee verbindingen verruimd naar een keuze uit vele verbindingen (rov. 8.4). Het hof heeft deze nieuwe opvatting onjuist geacht en geoordeeld dat al in T 296/87 staat vermeld waarom de vakman zich reeds lang met het splitsen van racematen en testen van enantiomeren bezighoudt: "8.4.1 Es gehörte schon lange vor dem Prioritätstage des Streitpatents zum allgemeinen Fachwissen, dass bei physiologisch aktiven Substanzen (...), die ein asymmetrisches Kohlenstoffatom aufweisen und daher in Form eines Racemats oder eines von zwei Enantiomeren vorliegen können, häufig eines der Enantiomeren eine quantitativ höhere Wirkung abweist als das andere bzw. als das Racemat.". Voorts heeft het hof overwogen dat [verweerster] op een aantal artikelen heeft gewezen waaruit volgt dat ten tijde van de voorrangsdatum van EP 066 (14 juni 1988) racematen en enantiomeren sterk in de belangstelling waren komen te staan, niet alleen in wetenschappelijke kring, maar ook bij overheidsinstanties die zich bezighouden met het afgeven van marktvergunningen voor geneesmiddelen. Onder aanhaling van een passage uit het (laatstgenoemde) artikel van prof. Ariëns, en een passage uit het artikel van W.H. de Camp, heeft het hof geoordeeld dat de uitlatingen van De Camp door de vakman aldus zijn verstaan dat in de toekomst de aan combinatieproducten verplicht gestelde eisen ook zouden gaan gelden voor racematen. Vervolgens heeft het hof de navolgende zinsnede uit het artikel van Shindo geciteerd: "When the drug concerned is a racemate, it is recommended to investigate the absorption, distribution, metabolism and excretion of each optical isomer.". Ook in Europa was er naar het oordeel van het hof beweging in het standpunt van de autoriteiten ten aanzien van racematen en enantiomeren. Het hof heeft op grond van deze documenten geconcludeerd dat er voor de vakman een bijzonder sterke prikkel bestond om het bekende racemaat, citalopram - met zoals bekend een hoog selectieve SSRI met zeer weinig bijwerkingen - in zijn beide enantiomeren te scheiden en deze te onderzoeken: immers daarmee werd het mogelijk de therapeutische werking van de werkzame stof te verhogen, elke onzuiverheid en niet werkzame ballast te verwijderen, eventuele bijwerkingen te minimaliseren en te voldoen aan de door de autoriteiten gewenste voorwaarden voor het op de markt brengen van de werkzame enantiomeer, welke voorwaarden, zo was de verwachting, in de toekomst verplicht zouden worden (rov. 8.5). Vervolgens heeft het hof overwogen dat [eiseres] in dat kader nog heeft gewezen op een artikel van D.T. Wong met betrekking tot het antidepressivum (SSRI) fluoxetine dat een aan citalopram nauw verwante structuur heeft en eenvoudig is te scheiden. Uit dat artikel heeft [eiseres] afgeleid dat ook de enantiomeren van citalopram een ongeveer gelijke werking hebben en voor een positief therapeutisch effect zorgen met als gevolg dat dit de vakman ervan zou weerhouden de enantiomeren van citalopram te onderzoeken. In reactie daarop heeft [verweerster] naar het oordeel van het hof terecht betoogd dat de enige manier om te weten te komen hoe de werkzaamheid van de ene enantiomeer zich verhoudt tot de werkzaamheid van de ander is door de enantiomeren te isoleren en te onderzoeken. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor citalopram. Het hof heeft voorts overwogen dat ook het verloop van de activiteiten van [eiseres] zelf laten zien dat de vakman niet snel zijn experimenten om citalopram te scheiden zal beëindigen. Uit de door [eiseres]

(43)overgelegde verklaring van dr. Bøgesø van 4 september 2008 heeft het hof opgemaakt dat het onderzoek aan de resolutie van citalopram gewoon doorging, zelfs naast de succesvolle ontwikkeling van andere verbindingen. Anders dan de in T 296/87 (onder 8.4.1) vermelde veronderstelling over de volgorde van handelen, heeft het hof geoordeeld dat de vakman bij een redelijke succesverwachting het resolutie-onderzoek niet staakt, en zeker niet na enige eenvoudige vergeefse pogingen, maar het onderzoek voortzet, tegelijkertijd met onderzoek aan andere verbindingen. Ook daaruit heeft het hof afgeleid dat dr. Bøgesø er niet aan dacht om dit onderzoek te stoppen, niet alleen uit wetenschappelijke interesse, maar ook in het belang van [eiseres]. Dr. Bøgesø was bekend met de goede werking van citalopram als antidepressiva en zal zich naar het oordeel van het hof ook hebben gerealiseerd dat dit ook opgaat voor het enantiomeer met de mogelijk beste therapeutische werking, zodat het verkrijgen van informatie over dit enantiomeer van nut kan zijn, onder meer met het oog op een toekomstige markttoelatingsprocedure. Het hof heeft daarbij nog opgemerkt dat niet is gebleken dat de [eiseres]-experimenten betreffende de resolutie van citalopram die vóór de prioriteitsdatum van 14 juni 1988 tevergeefs zijn uitgevoerd, zijn gepubliceerd of anderszins openbaar zijn geworden. Eerst in het verleende octrooi staat dat vermeld, zodat de vakman daarvan dus niet op de hoogte kon zijn en hij om die reden ook niet zou afzien van de splitsing van citalopram. Het hof heeft naar aanleiding daarvan geconcludeerd dat, in tegenstelling tot de opvatting van [eiseres], ook in de omstandigheden van het onderhavige geval er voor de vakman een sterke prikkel bestond om tot scheiden en testen (op de gebruikelijke) wijze over te gaan met een redelijke verwachting van resultaat dat een beter product gevonden zou worden (rov. 8.6). 2.22 In de door onderdeel 1 bestreden rov. 8.7 heeft het hof geoordeeld dat het uitgangspunt dient te zijn, zoals ook in het octrooi zelf staat vermeld, het racemaat citalopram dat in het Amerikaanse octrooischrift (US-A 4.136.193

(44)) is geopenbaard. Dit racemaat met een enkel chiraal centrum bestaat volgens de vakman uit twee enantiomeren: kortom een keuze uit een groep van twee. Bij keuze-uitvindingen kan naar het oordeel van het hof de inventiviteit gelegen zijn in de keuze van een bepaalde (in geïndividualiseerde vorm nog niet geopenbaarde) verbinding uit een bekende groep van verbindingen, indien het gebruik van de gekozen verbinding een onverwacht voordeel - zijnde het technische effect van die verbinding - oplevert. Het hof heeft vastgesteld dat in het onderhavige geval het verschil tussen het voormelde Amerikaanse octrooi en het onderhavige octrooi is gelegen in het gemis aan een geïndividualiseerde openbaring van escitalopram. Het objectieve technische probleem wordt bepaald door het technische effect van de uitvinding te vergelijken met dat van het racemaat volgens het Amerikaanse octrooi, te weten het technische effect dat wordt verkregen door escitalopram ('almost the entire 5-HT uptake inhibition resided in the (+)-citalopramenantiomer.'). Het objectieve technische probleem voor de vakman op de prioriteitsdatum is naar het oordeel van het hof dus het vinden van het (nieuwe) enantiomeer die dit (betere) effect heeft, Of de oplossing van dit objectieve probleem al dan niet voor de vakman voor de hand ligt, hangt daarvan af of (op de prioriteitsdatum) de vakman door de openbaring van het racemaat direct naar (het bereiden en testen van) escitalopram zou ('would' (en niet 'kon' ('could')) zou worden geleid met een redelijke verwachting dat hij de gewenste (verbeterde) werking zou verkrijgen. Onder verwijzing naar - de in cassatie onbestreden - rov. 8.5 en T 296/87 (onder 8.4.1), heeft het hof overwogen dat de vakman op grond van zijn algemene vakkennis direct uitkomt bij ofwel het (+)-enantiomeer, ofwel het (-)-enantiomeer van citalopram, waarbij een verbeterde werking van het (+)-enantiomeer met een factor van ongeveer 2 ten opzichte van het racemaat niet verrassend is. In de bestreden rechtsoverweging heeft het hof aldus de onderdelen II en III van de problem-and-solution-approach behandeld en beslist. 2.23 Onderdeel 1.a betoogt dat het hof uit het oog heeft verloren dat inventiviteit ook kan zijn gelegen in het toevoegen van escitalopram aan de stand van de techniek, zodat van die verwachte voordelen ook gebruik kan worden gemaakt. Bij de klacht van onderdeel 1 wordt nagelaten te vermelden waar deze stelling in de feitelijke instanties is ingenomen, zodat het onderdeel in zoverre niet voldoet aan de eisen die de wet aan een cassatiemiddel stelt (art. 407 lid 2 Rv). Voorts dient ook in zoverre het onderdeel een rechtsklacht poneert dit rechtsfeit, dat niet van openbare orde is, wel door (een van) partijen onderdeel te zijn gemaakt van het partijdebat. De rechter is niet gehouden dit rechtsfeit ambtshalve onderdeel te maken van de rechtsstrijd. In zoverre de klacht opnieuw veronderstelt dat het hof heeft vastgesteld dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum escitalopram niet zou kunnen verkrijgen, faalt het op de gronden als voormeld. Onderdeel 1.a is aldus tevergeefs voorgesteld. 2.24 Ook onderdeel 1.b, dat eveneens gericht is tegen rov. 8.7, faalt. Het hof heeft in rov. 8.7 op grond van het Amerikaanse octrooi geoordeeld dat het racemaat, geopenbaard in een Amerikaans octrooischrift, de meest nabije stand van de techniek openbaart. Het verschil tussen het bestaande racemaat citalopram, met twee enantiomeren, en de stofconclusie (escitalopram) is het afzonderen van escitalopram. Het technische effect van escitalopram ten opzichte van het racemaat, is de verbeterde werking. Voor de gemiddelde vakman vormt dus het (objectieve technische) probleem de zoektocht naar het enantiomeer met een verbeterde werking

(45). In zoverre het onderdeel berust op de gedachte dat vaststaat dat escitalopram op de prioriteitsdatum niet kon worden bereid, faalt het reeds op de hiervoor vermelde gronden (onder 'Algemeen Middel'). In onderdeel i ontbreekt wederom de vindplaats, waar in de feitelijke instanties - in het kader van de inventiviteit van de conclusies 1 t/m 5 - is aangevoerd dat in het octrooi staat vermeld dat escitalopram ten tijde van de prioriteitsdatum niet te verkrijgen was. De vraag of escitalopram kon worden verkregen op de prioriteitsdatum, behoefde in het licht van het door het hof geformuleerde objectieve technische probleem van de stofconclusie geen beantwoording. De vraag was immers of de gemiddelde vakman door de openbaring van het racemaat direct naar escitalopram zou worden geleid met een redelijke verwachting dat hij de gewenste verbeterde werking zou verkrijgen en het antwoord daarop luidde bevestigend. Onderdeel ii gaat uit van de veronderstelling dat het hof in de bestreden rov. 8.7 heeft geoordeeld over de bereiding van escitalopram. In de bestreden rechtsoverweging kan een dergelijke veronderstelling niet worden gelezen noch in de andere rechtsoverwegingen over de inventiviteit van de conclusies 1 t/m 5, terwijl voorts niet staat vermeld waar dit, zoals [eiseres] betoogt, ten processe vaststaand feit kan worden aangetroffen. Ook hier heeft te gelden dat de vraag of escitalopram kan worden bereid in dat licht hier geen beantwoording behoeft. Onderdeel iii faalt eveneens, nu het hof in het licht van de door hem geformuleerde probleemstelling en in het licht van hetgeen is overwogen in rov. 8.5, kon oordelen dat de gemiddelde vakman door de openbaring van het racemaat direct zou uitkomen bij één van de twee enantiomeren met een redelijke verwachting dat hij de gewenste (verbeterde) werking zou verkrijgen. De zoektocht naar het enantiomeer met een verbeterde werking was immers beperkt tot twee en de stand van de techniek gaf een redelijke verwachting dat een van die enantiomeren een verbeterde werking tot resultaat zou hebben

(46). Onderdeel iv klaagt over de verwijzing door het hof naar T 296/87. Ook voor deze klacht geldt dat op grond van de door het hof geformuleerde probleemstelling en de stand van de techniek op de prioriteitsdatum voor de gemiddelde vakman geen inventieve arbeid noodzakelijk was teneinde te komen tot het enantiomeer van het racemaat met een verbeterde werking, zijnde escitalopram. 2.25 In de door onderdeel 2 bestreden rov. 8.8 heeft het hof overwogen dat [eiseres] heeft aangevoerd dat escitalopram een beter product is dan citalopram omdat het een antidepressivum is met een betere werking, minder recidive en een snellere "onset", hetgeen [verweerster] bestrijdt, zodat er, zo begrijpt het hof, volgens [eiseres] sprake is van een verrassend technisch effect. Naar het oordeel van het hof worden deze specifieke werkingen niet in het octrooischrift vermeld, maar ook als men deze specifieke werkingen als aanvulling op de wel vermelde verbeterde werking zou willen accepteren verschaft dit aan escitalopram geen inventiviteit. Het hof verwijst daarbij naar T 296/87 ("Under established Board case law, an enhanced effect cannot be adduced as evidence of inventive step if it emerges from obvious tests.") Deze specifieke werkingen, minder recidive en snellere "onset", worden naar het oordeel van het hof als een (niet inventief) bonus-effect beschouwd. Uit de bestreden rechtsoverweging volgt niet dat het hof deze specifieke werkingen (minder recidive en snellere "onset") die niet in het octrooischrift staan vermeld, als aanvulling op de wel vermelde verbeterde werking heeft geaccepteerd. Het onderdeel dat slechts klaagt over het oordeel van het hof in het kader van de door hem gehanteerde hypothese, is daarmee dus reeds tevergeefs voorgesteld. Voorts faalt het op de gronden als hiervoor vermeld ('Algemeen Middel'). 2.26 In rov. 8.9 heeft het hof, voor zover van belang, geconcludeerd dat het door [eiseres] aan de stand der techniek toegevoegde escitalopram per se volgens conclusie 1 van het octrooi inventiviteit mist, hetgeen naar het oordeel van het hof overeenstemt met het oordeel van het Bundesgerichtshof van 10 september 2009, Xa ZR 130/07

(47), onder 41

(48), hoewel het BGH uit lijkt te gaan (onder 40) van de door [eiseres] verdedigde ruime probleemstelling van een keuze uit vele antidepressieve verbindingen (dat is door het hof niet aangenomen (zie i.h.b. rov. 8.4 in samenhang met de eerste volzin van rov. 8.5). 2.27 Onderdeel 3 hanteert ten onrechte wederom het uitgangspunt dat zou vaststaan dat het bereiden van escitalopram op de prioriteitsdatum inventiviteit vereiste en faalt op de gronden als voormeld. Het onderdeel bestrijdt ook de uitleg door het hof van een rechtsoverweging van de uitspraak van het BGH. De uitleg door het hof van genoemde uitspraak van het BGH vormt echter geen dragende rechtsoverweging in het arrest van het hof. Het onderdeel kan op dit punt dan ook evenmin tot cassatie leiden. Ook onderdeel 3 faalt mitsdien. Onderdeel II: Bijzondere omstandigheden

(49)2.28 Onderdeel II klaagt dat 's hofs oordeel in de rov. 14.1 t/m 14.7, rechtens onjuist is althans ontoereikend gemotiveerd. Het hof overweegt: "14.1 De werkwijze volgens conclusie 6 is dus nieuw en inventief bevonden. Daarmee heeft [eiseres] tevens uitsluitende rechten verkregen voor het rechtstreeks daarmee verkregen escitalopram, dat weliswaar nieuw is, maar niet inventief. 14.2 [Eiseres] heeft aangevoerd (pleitnota in hoger beroep, onder 6): 'Degene die de stand van de techniek met een nieuw product verrijkt krijgt (logischerwijze) absolute stofbescherming. Hij heeft immers alle verdere mogelijke toepassingen van die stof mogelijk gemaakt.' Deze stelling is onjuist. Absolute stofbescherming wordt verleend aan hem die voor het eerst de stand der techniek heeft verrijkt met een nieuw èn inventief product. Indien, zoals hier, de inventiviteit slechts gelegen is in de werkwijze waarmee het (nieuwe, doch niet inventieve) product voor het eerst wordt verkregen, is de stand van de techniek verrijkt met deze werkwijze en met het product verkregen volgens die werkwijze, voor welke werkwijze en product dan bescherming wordt verleend. Zolang derden niet in staat zijn het product te verkrijgen via een wezenlijk andere bereidingswijze, zoals volgens [eiseres] hier het geval is, is er in feite sprake van een stofbescherming. Naarmate er echter wezenlijk andere werkwijzen voor de bereiding van het product aan de stand van de techniek worden toegevoegd, vallen de daarmee verkregen producten, indien toegepast door een derde, niet onder de werkwijze-conclusie van het octrooi. 14.3 Volgens de uitspraak T 296/87 van de TKvB kunnen 'bepaalde omstandigheden' een (nieuw) enantiomeer inventiviteit verlenen, bijvoorbeeld, "wenn es um Verbindungen mit mehr als einem asymmetrischen Kohlenstoffatom geht, so daß sich die Zahl der in Frage kommenden Isomeren exponentiell vervielfacht. Ferner mag in einem Fall, wo schon das zugrundeliegende. Racemat zwar bekannt ist, aber abseits des Entwicklungstrends liegt, die durch dessen Aufmalten erfolgende Bereitstellung der Enantiomeren erfinderisch sein. Auch sind weitere Fülle denkbar - z.B. Gewinnung aktiver oder qualitativ anders wirkender Enantiomeren aus im wesentlichen inaktiven bzw. verschieden wirkenden Racematen-, in denen sich ein anderes Ergebnis aufdrängt.' Deze door de TKvB opgesomde gevallen zijn alle gevallen gelegen binnen het kader van een normale inventiviteitsbeoordeling. Dat, zoals in het onderhavige geval, het vinden van een nieuwe en inventieve werkwijze voor het bereiden van een enantiomeer voldoende zou zijn voor het verlenen van bescherming voor het enantiomeer per se, in het geval het enantiomeer nieuw is, doch niet inventief, kan hierin niet worden gelezen. In de procedure is ook een beroep gedaan op uitspraak T 595/90 van de TKvB betreffende 'a grain-oriented silicon steel sheet'. Headnote 2 luidt als volgt: 'A product which can be envisaged a.s such with all the characteristics determining its identity, including its properties in use. i. e. an otherwise obvious entity, may become non-obvious and claimable as such, if there is no known way or applicable (analogy) method in the art to make it and the claimed methods for its preparation are the first to achieve (his and do so in an inventive manner.' 14.4 Een reden waarom dit zo zou zijn wordt niet gegeven. Dan volgt (punt 5 van de "Reasons"): 'Conversely, should the method claims not be allowable because their subject-matter is obvious, then the product claim linked to them in the respective request could not be allowable either on the basis of the method alone. The allowability of the method claims must therefore also he investigated.' Bij de beoordeling van de werkwijze claims werd geoordeeld dat deze niet inventief waren en leidden tot een 'sheet' met de kenmerken van de hoofdconclusie die gericht was op het product per se. Deze productconclusie miste dan ook inventiviteit. Naar analogie van deze uitspraak zou men kunnen menen, dat een nieuw, doch niet inventief enantiomeer toch nog inventief kan worden geacht, indien de werkwijze waarmee het wordt bereid nieuw en inventief en erop de prioriteitsdatum geen bekende werkwijzen bestonden waarmee het enantiomeer kon worden verkregen. De bewijslast van dit laatste berust dan bij de houder van het op het enantiomeer gerichte octrooi, zo zou afgeleid kunnen worden uit de eveneens in deze procedure genoemde uitspraak T 990/96 van de TKvB. betrekking hebbende op 'Purity of chemical compound no new element' : 'It is common practice for a person skilled in the art of preparative organic chemistry to (further) purify a compound (...) Since as a rule, conventional methods for the purification of low molecular organic compounds are within his common general knowledge, a document disclosing a low molecular chemical compound and its manufacture makes normally available this compound for the public in the sense of Article 54 EPC in all desired grades of purity. (...) I f a party alleges that this general rule would not be applicable in a particular case, then the burden of proving the existence of such an exceptional situation, e.g. of a situation where all prior attempts to achieve a particular degree of purity by conventional purification processes have failed lies with the party who alleges such a situation'. In deze uitspraak werd overigens aangenomen dat van een uitzonderlijke situatie geen sprake was en werd, zoals in T 595/90, de gevraagde stofconclusie geweigerd. [Eiseres] heeft dienaangaande geen specifiek bewijsaanbod gedaan. De Generieken hebben in dit verband opgemerkt (pleitnotities in prima, onder 15 en conclusie van antwoord in reconventie, onder 13) 'In de jurisprudentie van de Technical Board of Appeal van het EOB hebben wij echter geen enkel voorbeeld kunnen vinden van een enantiomeer van een bekend racemaat dat in oppositie inventief werd geoordeeld', hetgeen door [eiseres] niet is bestreden. Bij deze stand van zaken ziet het hof geen reden om de conclusies 1-5 inventief te achten om redenen die het stelsel van de Rijksoctrooiwet 1995 te buiten gaan. 14.5 Verder wordt nog het volgende overwogen. De Generieken hebben voorts nog opgemerkt (zie onder meer memorie van antwoord, onder 156) 'dat in casu absolute stofbescherming in geen verhouding staat tot de (mogelijke) bijdrage van [eiseres] aan de stand der techniek, te weten het verschaffen van een werkwijze' onder aanhalen van het beginsel van 'proportionaliteit' neergelegd in onder meer de uitspraak T 939/92 van de TKvB inzake 'Agrevo' waarin is overwogen: 'that it has for long been a generally accepted legal principle that the extent of the patent monopoly should correspond to and be justified by the technical contribution to the art (see T 409/91 (...) and T435/91 (...)) Now. whereas in both the above decisions this general legal principle was applied in relation to the extent of the patent protection that was justified by reference to the requirement of Articles 83 and 84 EPC. The same legal principle also governs the decision that is required to be made under Article 56 EPC, for everything falling within a valid claim has to be inventive. If this is not the case, the claim must be amended so as to exclude obvious subject-matter in order to justify the monopoly.' In 'Agrevo' wordt van 'bijzondere omstandigheden' (of 'exceptional situation' in de zin van T 990/96) waaronder van het bedoelde 'legal principle' zou kunnen worden afgeweken niet gerept. Toegespitst op het onderhavige geval waarin de inventiviteit uitsluitend is gelegen in de werkwijze en niet in het escitalopram per se, dienen de conclusies 1-7 van het octrooi zodanig te worden geamendeerd dat de voor de hand liggende stofconclusies 1-5 worden geschrapt om tot het juiste monopolie op basis van de conclusies 6 (en 7) te komen. 14.6 Op grond van hetgeen onder 14.4 en 14.5 is overwogen wordt dan (naar het oordeel van het hof, terecht) voorkomen dat derden die, uitgaande van dezelfde stand van de techniek als [eiseres] (het artikel van O.F. Smith uit 1985, zie hierboven), wezenlijk andere werkwijzen vinden om escitalopram te bereiden - bijvoorbeeld door met klassieke resolutie het bekende racemische desmethylcitalopram (een wezenlijk andere precursor dan de diol-base) te splitsen in het (-)- en (+)- enantiomeer daarvan en deze enantiomeren (op bekende eenvoudige wijze, vgl. verklaring dr. Bøgesø, onder 47) om te zetten in het (-)- en (+)- enantiomeer van Citalopram - en welke derden dus op geen enkele wijze voortbouwen op enige verdienste van [eiseres], met het door hen bereide escitalopram onder het onderhavige octrooi zullen vallen. 14.7 Samenvattend: de in de voornoemde uitspraken van de TKvB aangeduide (doch nog niet tot toepassing gekomen) ontwikkeling ten gunste van octrooihouders op grond van 'bijzondere omstandigheden' botst hier op het beginsel van 'proportionaliteit'; er is in het onderhavige geval echter geen reden de octrooihoudster te belonen buiten haar inventieve bijdrage aan de stand van de techniek." De klachten van het onderdeel zijn uitgewerkt in de onderdelen 1 t/m 7. 2.29 Onderdeel 1 klaagt dat hetgeen het hof heeft overwogen in rov. 14.1 onjuist onderscheidenlijk onbegrijpelijk is, om redenen als uiteengezet in het 'Algemeen Middel', als hiervoor geformuleerd onder 2.1, en onderdeel I. 2.30 Het onderdeel faalt reeds, omdat het voortbouwt op het slagen van één van de aan dit onderdeel voorafgaande klachten en deze klachten tevergeefs zijn voorgesteld. 2.31 Onderdeel 2, dat zicht richt tegen rov. 14.2, klaagt dat het oordeel van het hof onbegrijpelijk is, omdat het hof welbewust selectief uit de pleitnota van [eiseres] heeft geciteerd. Volgens het onderdeel volgt uit de pleitnota van [eiseres] juist dat een octrooi voor een stof verkregen kan worden wanneer een dergelijke stof op de prioriteitsdatum door de vakman niet te verkrijgen is en mitsdien voor dat verkrijgen inventiviteit nodig is. In dat kader verwijst het onderdeel ook nog naar de memorie van grieven onder 24, 43 t/m 44, 48 en 50. Dit wordt volgens het onderdeel nog beklemtoond door het feit dat het hof in strijd met het grondrecht van een fair trial heeft geweigerd [eiseres] dezelfde pleittijd toe te kennen als [verweerster] waardoor [eiseres] gedwongen werd ook op dit punt in haar pleitnota slechts (afge)kort in te gaan, terwijl tijdens het pleidooi het hof op geen enkele wijze te kennen heeft gegeven de onderhavige (verrassings)beslissing te overwegen. Onderdeel 3 voegt daaraan toe dat het oordeel van het hof voorts onjuist althans onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd is, omdat het hof over het hoofd heeft gezien dat het octrooi op inventieve wijze het probleem (het niet kunnen beschikken over escitalopram) oplost. Voor inventiviteit van een tot dan toe niet tot de stand van de techniek behorende stof is volgens het onderdeel niet nodig dat die stof niet verwachte eigenschappen heeft, waarbij overigens nog geldt dat in cassatie vaststaat dat escitalopram wel (ook) verrassende eigenschappen bezit hetgeen de beslissing nog onjuister respectievelijk onbegrijpelijker maakt. 2.32 Ook dit onderdeel is tevergeefs voorgesteld. Het hof behoefde het door het onderdeel aangeduide betoog van [eiseres] hier niet meer te behandelen, omdat het hof niet heeft vastgesteld dat escitalopram op de prioriteitsdatum van het octrooi niet door middel van de stand van de techniek kon worden verkregen. Van een welbewuste selectie of een verrassingsbeslissing is aldus geen sprake. Het onderdeel kan voor het overige bij gemis aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. Ingevolge art. 419 lid 2 Rv kan de feitelijke grondslag der middelen alleen worden gevonden in de bestreden uitspraak en in de stukken van het geding. Het onderdeel klaagt over schending van het beginsel van fair trial in verband met het weigeren van het hof om [eiseres] dezelfde pleittijd als [verweerster] toe te kennen, waardoor [eiseres] gedwongen werd ook op dit punt in haar pleitnota slechts (afge)kort in te gaan. In de klacht wordt geen vindplaats genoemd. Noch uit het proces-verbaal van de mondelinge behandeling in hoger beroep, noch uit het arrest vloeit de door het onderdeel betoogde inperking van de pleittijd van [eiseres] voort. Zowel in het proces-verbaal als in het arrest staat vermeld dat de advocaat van [eiseres], mr. Hoyng, de zaak heeft bepleit overeenkomstig zijn overgelegde pleitaantekeningen. 2.33 Ook onderdeel 3 berust op de (onjuiste) gedachte dat ten processe vaststaat dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum escitalopram niet kon verkrijgen en faalt mitsdien. 2.34 Onderdeel 4, klaagt dat het hof het oordeel van het hof in de rov. 14.3 t/m 14.4 onjuist althans onbegrijpelijk gemotiveerd is, omdat: a) uit T 595/90 juist blijkt dat in een geval als het onderhavige geval, waarin escitalopram door de vakman op de prioriteitsdatum niet kon worden verkregen en derhalve inventiviteit nodig was om escitalopram te verkrijgen, er sprake is van een nieuwe en inventieve stof, b) de bewijslast dat er op de prioriteitsdatum geen bekende werkwijzen bestonden waarmee escitalopram kon worden verkregen niet op de octrooihouder, dus [eiseres], rust maar op degene die een octrooi nietig wil laten verklaren, terwijl ook onbegrijpelijk is hoe het hof dit heeft kunnen concluderen uit T 990/96 nu dat niet aan die beslissing kan worden ontleend, die zaak geen betrekking heeft op een zaak als de onderhavige, het vinden van een nieuwe stof, maar op het puurder maken van een bestaande stof en uit die beslissing sowieso geen bewijslastregeling voor een Nederlandse nietigheidsprocedure kan worden afgeleid, c) op [verweerster] de bewijslast rust dat er op de prioriteitsdatum geen bekende werkwijzen bestonden waarmee escitalopram kon worden verkregen en [eiseres] in de memorie van grieven onder 168

(50)een gespecificeerd bewijsaanbod heeft gedaan, dat betrekking heeft op het voorafgaande in die memorie, in het bijzonder onder 48, 50 t/m 56, waarin wordt uiteengezet waarom door de vakman op de prioriteitsdatum geen escitalopram had kunnen worden verkregen,

1. d)anders dan in rov. 14.4 ("(...) De generieken hebben (...) hetgeen door [eiseres] niet is bestreden") volstrekt irrelevant is of al dan niet alle octrooien met betrekking tot enantiomeren herroepen zijn nu dit alleen relevant zou zijn indien sprake zou zijn geweest van een vergelijkbaar geval en vaststaat, nu het hof daar niets over heeft vastgesteld, dat dat niet het geval was. Voorts heeft het hof volgens het onderdeel vergeten dat uit de beslissingen van het EOB, onder meer T 595/90, T 233/93, T 1195/00 en T 803/01, volgt dat er in een geval als het onderhavige sprake is van een inventieve stof.
2. e)anders dan in rov. 14.4 ("Bij deze stand van zaken ziet het hof geen reden om de conclusies 1-5 inventief te achten om redenen die het stelsel van de Rijksoctrooiwet 1995 te buiten gaan."), het hof nu juist het recht en dus het stelsel van de Rijksoctrooiwet 1995 en het EOV onjuist heeft toegepast, zoals onder meer blijkt uit het 'Algemeen Middel'. 2.35 Ik roep in herinnering de hiervoor (onder 2.7) aangehaalde beslissing van het EPO van 24 mei 1993 (Graint-oriented silicon sheet, T 595/90). In die uitspraak heeft het EPO overwogen dat een voor de hand liggend voortbrengsel als niet voor de hand liggend en octrooieerbaar kan worden aangemerkt, indien uit de stand van de techniek op de prioriteitsdatum geen werkwijze bekend is om het voortbrengsel te verkrijgen en de geclaimde werkwijze de eerste is die dat op een inventieve wijze realiseert. Het onderdeel onder a verliest wederom uit het oog dat in de onderhavige zaak niet vaststaat dat escitalopram door de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum niet kon worden verkregen en is daarom tevergeefs voorgesteld. 2.36 De partij die de nietigheid van een (Europees) octrooi inroept dient de feiten stellen waaraan dat rechtsgevolg kan worden verbonden en zal, overeenkomstig de hoofdregel van art. 150 Rv, die feiten zo nodig - in geval van gemotiveerde betwisting - hebben te bewijzen

(51). In de onderhavige procedure heeft het hof in rov. 6 onbestreden geoordeeld dat de stofconclusies onafhankelijk van de werkwijzeconclusies moeten worden beoordeeld. Vervolgens heeft het hof (in de rov. 7 t/m 8.9) geoordeeld dat de conclusies 1 t/m 5, de stofconclusies, weliswaar nieuw maar niet inventief zijn, en (in rov. 9 t/m 13) dat de werkwijzeconclusies 6 en conclusie 7 nieuw en inventief zijn. In de gegeven situatie lag het daarom op de weg van [eiseres] om met feiten te onderbouwen dat de beslissing van het EPO, T 595/90, hier van toepassing was. Immers, alleen [eiseres] had in de gegeven situatie bij toepassing van de regel als geformuleerd in die beslissing belang. De klacht onder b faalt dan ook. Overigens ontbreken hier wederom de vindplaatsen waar in de feitelijke instanties een dergelijk, met feiten onderbouwde, stelling door [eiseres] is ingenomen (art. 407 lid 2 Rv). 2.37 Vooropgesteld wordt dat ingevolge art. 166 lid 1 Rv, indien bewijs door getuigen bij de wet is toegelaten, de rechter aan een aanbod tot getuigenbewijs gevolg dient te geven zo vaak één van de partijen het verzoekt en de door haar te bewijzen aangeboden feiten betwist zijn en tot de beslissing van de zaak kunnen leiden

(52). In HR 9 juli 2004, LJN AO7817, NJ 2005/270 m.nt. DA heeft de Hoge Raad met betrekking tot de specificatie eis in art. 166 lid 1 Rv geoordeeld: "Ingevolge het bepaalde in art. 166 lid 1 Rv jo. art. 353 Rv moet een partij in hoger beroep tot getuigenbewijs worden toegelaten indien zij voldoende specifiek bewijs aanbiedt van feiten die tot beslissing van de zaak kunnen leiden. Het antwoord op de vraag of een bewijsaanbod voldoende specifiek is, hangt af van de omstandigheden van het geval, waarbij de rechter, mede in verband met de eisen van een goede procesorde, zal moeten letten op de wijze waarop het processuele debat zich heeft ontwikkeld en het stadium waarin de procedure verkeert. In hoger beroep zal van een partij die bewijs door getuigen aanbiedt, in beginsel mogen worden verwacht dat zij voldoende concreet aangeeft op welk van haar stellingen dit bewijsaanbod betrekking heeft en, voor zover mogelijk, wie daarover een verklaring zouden kunnen afleggen, doch zal in het algemeen niet mogen worden verlangd dat daarbij ook wordt aangegeven wat daarover door getuigen zal kunnen worden verklaard. Indien reeds getuigen zijn gehoord of schriftelijke verklaringen van getuigen zijn overgelegd, zal de eis dat het bewijsaanbod voldoende specifiek en ter zake dienend moet zijn, kunnen meebrengen dat nader wordt aangegeven in hoeverre de getuigen meer of anders kunnen verklaren dan zij al hebben gedaan. De rechter mag echter niet op grond van zijn waardering van de reeds afgelegde verklaringen of de inhoud van de schriftelijke verklaringen, aan een bewijsaanbod voorbijgaan, omdat hij daarmee ten onrechte vooruit zou lopen op het resultaat van de bewijsvoering die nog moet plaatsvinden." 2.38 Het bewijsaanbod van [eiseres] is enkel neergelegd in de memorie van grieven en betreft een bewijsaanbod in algemene bewoordingen: "Indien en voor zover op [eiseres] de bewijslast rust, biedt zij hierbij bewijs aan van al haar stellingen door alle middelen rechtens, meer in het bijzonder door het laten uitvoeren van verdere experimenten en/of het doen horen van getuigen en/of deskundigen." Voor zover onderdeel c wederom teruggrijpt op de verdeling van de bewijslast faalt het op de gronden als vermeld onder 2.36. Het hof heeft het bewijsaanbod van [eiseres] afgewezen en overwogen dat een specifiek bewijsaanbod, op de stelling van [eiseres] dat op de prioriteitsdatum geen bekende werkwijzen bestonden om escitalopram te verkrijgen, ontbrak. De algemene strekking van dat bewijsaanbod in de memorie van grieven, maakt dat oordeel, mede in het licht van de vernietiging door de rechtbank van het Nederlandse deel van EP 066

(53), niet onbegrijpelijk

(54). Het onderdeel faalt mitsdien. 2.39 Onderdeel d faalt reeds, nu het wederom uitgaat van de veronderstelling dat de gemiddelde vakman escitalopram niet met de hem ter beschikking staande techniek kon verkrijgen. 2.40 Onderdeel e faalt, nu het voortbouwt op het slagen van één van de voorafgaande onderdelen. In zoverre het onderdeel teruggrijpt op het falende 'Algemeen Middel', faalt het op de gronden als voormeld. 2.41 Onderdeel 5 klaagt dat, anders dan het hof in rov. 14.5 heeft overwogen, de beslissing T 939/92 ('Agrevo') niet ziet op de bescherming van één stof of één voortbrengsel, maar op de bescherming in één conclusie van tal van verschillende stoffen welke natuurlijk allen nieuw en inventief behoren te zijn. Het gaat in het onderhavige geval niet om een conclusie die meerdere stoffen beschermt waarvan een aantal stoffen niet inventief is/zijn maar om een conclusie die één stof beschermt welke stof nieuw en inventief is, omdat de octrooihouder deze stof met al zijn (eventueel verwachte en onverwachte) eigenschappen welke niet tot de stand van de techniek behoorde en waarover de vakman niet kon beschikken, nu de vakman deze stof niet met zijn vakkennis kon verkrijgen, aan de stand van de techniek heeft toegevoegd waarbij hij voor de oplossing van het probleem waarvoor hij stond inventiviteit nodig heeft gehad. [Eiseres] heeft volgens het onderdeel niet alleen een nieuwe en inventieve werkwijze gevonden maar (daarmee) ook op inventieve wijze het probleem heeft opgelost waarmee [eiseres] de stand van de techniek een stof heeft verschaft waarmee het niet alleen mogelijk wordt om eventueel verwachte voordelen maar ook, zoals in cassatie vaststaat, onverwachte voordelen daadwerkelijk te realiseren en daarmee aan de stand van de techniek toe te voegen en waarmee de vakman bovendien de mogelijkheid wordt verschaft tot verdere onderzoeksmogelijkheden een en ander volledig in overeenstemming met het octrooisysteem. De verwijzing van het hof naar 'Agrevo' is volgens het onderdeel in directe strijd met de uitdrukkelijke keuze van de Nederlandse wetgever, welke per 1 januari 1978 uitdrukkelijk (absolute) stofbescherming heeft ingevoerd, en in strijd is met dezelfde regel die is opgenomen in het Europees Octrooiverdrag. Voorts klaagt het onderdeel dat het oordeel van het hof, dat de inventiviteit uitsluitend in die werkwijze en niet in escitalopram per se is gelegen en mitsdien de conclusies 1 t/m 5 geschrapt worden, om redenen als vermeld in dit onderdeel en hetgeen elders in dit middel staat vermeld, onjuist is. 2.42 In de Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 2010, onder I.D.1 (Introduction), p. 162, onder 'inventive step' wordt aan de Agrevo-beslissing (van 12 september 1995, T 939/92) gerefereerd: "The extent of the monopoly conferred by a patent should correspond to and be justified by the technical contribution to the art. This general principle of law, applied in T 409/91 (OJ 1994, 653) and T 435/91 (OJ 1995, 188) (albeit to determine the scope of protection justified under Art. 83 and Art. 84 EPC 1973), also applies to decisions under Art. 56 EPC 1973, because everything covered by a legally valid claim has to be inventive. Otherwise the claim has to be amended, by deleting anything obvious to ensure that the monopoly is justified (T 939/92, OJ 1996, 309; T 930/94, T 795/93, T 714/97)." De bescherming van het verleende octrooi mag zich dan ook niet uitstrekken tot onderdelen van het octrooi die niet inventief zijn. 2.43 Ook dit onderdeel hanteert ten onrechte het uitgangspunt dat het hof heeft geoordeeld dat de stof op de prioriteitsdatum niet tot de stand van de techniek behoorde en is daarom tevergeefs voorgesteld. Voorts faalt het omdat het hof in de bestreden rechtsoverweging voortbouwt op zijn vaststelling dat slechts de conclusies 6 t/m 7 octrooieerbaar zijn - en niet de conclusies 1 t/m 5. 2.44 Onderdeel 6 klaagt dat het hof in rov. 14.6 over het hoofd heeft gezien dat aan degene die als eerste octrooi aanvraagt voor een nieuwe en inventieve stof octrooi toekomt en het in Nederland en in Europa geldende systeem van absolute voortbrengselbescherming betekent dat die stof (hoe dan ook bereid) onder dat octrooi valt. Bovendien heeft het hof volgens het onderdeel over het hoofd gezien dat als een derde daadwerkelijk een geheel nieuwe en inventieve werkwijze (en niet zoals veelal het geval is een op de eerste door de uitvinder van de stof geopenbaarde werkwijze geïnspireerde werkwijze) vindt, hij voor deze werkwijze octrooi kan verkrijgen en als die werkwijze daadwerkelijk een belangrijke technische voortgang van aanzienlijke economische betekenis is, ook het recht heeft op een licentie. Onderdeel 7, dat zich richt tegen rov. 14.7, klaagt dat het hof de beslissingen van de Technische Kamer van Beroep geheel verkeerd heeft uitgelegd. Uit deze beslissingen volgt immers dat in een geval waarin een niet tot de stand van de techniek behorende stof niet zonder inventieve arbeid kan worden verkregen die stof nieuw en inventief is (ook als verwacht wordt dat die stof bepaalde gunstige eigenschappen zal hebben). Ook klaagt het onderdeel dat hetgeen het hof heeft opgemerkt over 'proportionaliteit' onjuist althans onbegrijpelijk is, nu het geheel 'proportioneel' is dat aan degene die de stand van de techniek verrijkt met een (nuttige) stof octrooi wordt verleend en dat er in dat geval geen sprake is van het belonen van de octrooihouder buiten haar inventieve bijdrage, zoals in het onderhavige geval, waarin de uitvinding resulteerde in een nieuw geneesmiddel met (zelfs onverwachte) gunstige eigenschappen. 2.45 Onderdeel 6 faalt nu het wederom op het reeds vaker gehanteerde, maar onjuiste uitgangspunt berust dat het hof heeft vastgesteld dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum escitalopram niet met de hem ter beschikking staande vakkennis kon verkrijgen. Voorts faalt het omdat het hof in rov. 14.6 voortborduurt op zijn vaststelling dat slechts de conclusie 6 t/m 7 octrooieerbaar zijn - en niet de stofconclusies. 2.46 Onderdeel 7 dat opnieuw het vaker genoemde uitgangspunt hanteert, faalt evenzeer. Onderdeel III 2.47 Het onderdeel klaagt dat het hof in zijn arrest ten onrechte althans onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd de conclusies 1 t/m 5 van EP 066 heeft vernietigd en de proceskosten in beide instanties heeft gecompenseerd, omdat:

1. i)het hof de nietigheidsvordering had moeten afwijzen en [verweerster] in de volledige proceskosten als neergelegd in art. 1019h Rv had moeten veroordelen nu door het hof was vastgesteld dat escitalopram voor de normale vakman op de prioriteitsdatum met aanwending van diens vakkennis niet te verkrijgen was, waar immers het hof in rov. 10.1 van het bestreden arrest terecht stelt dat de vraag niet is of de vakman op grond van zijn algemene vakkennis een werkwijze kan uitvoeren maar of hij zo'n werkwijze zou uitvoeren waarvoor in het algemeen een pointer, een aanwijzing, naar die geclaimde werkwijze nodig is,
2. ii)uit rov. 10.3 volgt dat de klassieke revolutie van citalopram voor de vakman ten tijde van de prioriteitsdatum niet mogelijk was, iii) uit de rov. 10.4 t/m 10.5 volgt dat er in de stand van de techniek geen aanwijzingen waren op grond waarvan die vakman zou verwachten dat een van de methoden aangevoerd door [verweerster] tot succes zou leiden, hetgeen betekent dat er geen 'reasonable expectation of succes' voor de vakman op de voorrangsdatum was en waaruit ook volgt dat die vakman een geheel braakliggend terrein betreedt wat betekent dat er van pointers geen sprake was. Daarom had het hof op grond van deze juiste feitelijke vaststellingen, waaruit blijkt dat alleen inventieve arbeid op de voorrangsdatum tot splitsing van citalopram kon leiden, behoren te beslissen dat de conclusies 1 t/m 5 geldig zijn,
3. iv)dat wordt bevestigd door de verdere overwegingen (in wezen ten overvloede) van het hof in rov. 10.6, waarin het hof nog eens heeft bevestigd dat er geen aanwijzingen waren dat de (chirale) HPLC-controle-methode tot succes zou leiden maar bovendien dat überhaupt een en ander niet mogelijk was ten tijde van de prioriteitsdatum nu die techniek teveel technische beperkingen kende tijdens de prioriteitsdatum. Voorts volgt volgens het onderdeel uit rov. 10.6 dat zelfs indien, ondanks het in rov. 10.4 overwogene ten aanzien van (het gebrek aan) succesverwachting en het ontbreken van pointers, die vakman toch voort zou zijn gegaan met een van de mogelijke methodes die hij onder ogen zag, hij wederom geconfronteerd zou zijn geworden met vele keuzes waaruit een keuze (wederom) inventief zou zijn, zoals door het hof in rov. 10.7 wordt bevestigd. Ook is het oordeel van het hof in rov. 12, dat geen beslissing behoeft te worden gegeven over het (vervalste) rapport van Matrix Laboratories van 27 november 2008 ("gezien het voorgaande"), begrijpelijk, nu uit rov. 10.5 volgt dat zelfs als dat rapport niet vals zou zijn er van inventiviteit sprake is nu de vakman geen aanwijzingen had op grond waarvan hij kon verwachten dat die methode tot succes zou leiden en bovendien geen enkele pointer naar die methode had. 2.48 Deze klacht stuit in al zijn onderdelen af op de gronden als voormeld (i.h.b. het 'Algemeen Middel'). 2.49 Op de voorwaardelijke aanvulling van het principaal cassatieberoep, naar aanleiding van het onvoorwaardelijk deel van het incidenteel cassatieberoep, kom ik hierna (onder 4) terug. 3. Beoordeling van het (deels voorwaardelijke) incidentele cassatieberoep 3.1 [Verweerster 1] en Centrafarm hebben (deels voorwaardelijk) incidenteel cassatieberoep ingesteld, dat twee cassatiemiddelen (A t/m B) en een veegklacht omvat. De middelen vallen in meerdere onderdelen uiteen. De klachten van [verweerster 1] en Centrafarm zijn inhoudelijk identiek, zodat ik deze hierna gezamenlijk zal behandelen. De ontvankelijkheid van het incidentele cassatieberoep 3.2 Bij 'conclusie van antwoord in de incidentele cassatie voorwaardelijke aanvulling van (eisvermeerdering
4. in)het principale cassatieberoep (in antwoord op - resp. naar aanleiding van - het incidentele cassatieberoep)' onder A, heeft [eiseres] betoogd dat [verweerster] in het onvoorwaardelijke gedeelte van het incidentele cassatieberoep niet ontvankelijk moet worden verklaard, omdat het niet in verband staat met haar principale beroep en dus binnen de cassatietermijn had moeten worden ingediend, hetgeen niet is gebeurd. Voorts heeft [eiseres] betoogd dat [verweerster] in strijd met de goede procesorde en de basisbeginselen van fair trial heeft gehandeld door zich procedureel zo te manoeuvreren dat zij het incidentele cassatieberoep drie dagen na het verstrijken van de cassatietermijn heeft ingesteld om te verhinderen dat [eiseres] naar aanleiding van dat incidentele cassatieberoep haar principale cassatieberoep (voorwaardelijk) kon aanvullen. 3.3 [Verweerster] kan worden ontvangen in het (onvoorwaardelijke gedeelte van het) incidentele cassatieberoep. Het incidentele beroep hoeft niet in enig verband met het principale cassatieberoep te staan. Het instellen van incidenteel cassatieberoep is ook toegelaten tegen andere overwegingen van de uitspraak dan waartegen het principale cassatieberoep zich richt

(55). Dat het incidentele cassatieberoep, zoals [eiseres] tevens heeft betoogd, ook middels een zelfstandig principaal cassatieberoep aanhangig kan worden gemaakt, maakt dit niet anders. Voorts bepaalt art. 410 lid 1 Rv in verbinding met lid 2 dat de verweerder in het principale cassatieberoep in het incidentele beroep ontvankelijk is ook na verloop van de cassatietermijnen (art. 402 Rv), mits het incidentele cassatieberoep bij zijn conclusie in het principale cassatieberoep is ingesteld en een omschrijving van de middelen behelst waarop het beroept steunt. Ook aan deze voorwaarden heeft [verweerster] voldaan. Middel A: nietigheid octrooi 3.4 Het middel omvat 4 onderdelen. 3.5 Onderdeel 1, dat twee onderdelen omvat, is ingesteld onder de voorwaarde dat één of meer van de klachten van het principale cassatieberoep van [eiseres] gegrond worden bevonden. Het hof overweegt in de door het onderdeel bestreden rov. 7: "Nieuwheid van de conclusies 1-5

1. Voor zover de Generieken bedoeld hebben in appel hun beroep op gebrek aan nieuwheid van de conclusies 1 -5 te handhaven (memorie van antwoord onder 5), wordt het volgende overwogen. De nieuwheid van een 'stof' wordt beoordeeld ten opzichte van alle in het geding gebrachte documenten. Het begrip 'dichtst bij zijnde' stand der techniek speelt hierbij geen rol. Immers ook 'verafgelegen stand der techniek kan nieuwheidschadelijk zijn, bijvoorbeeld een toevallige anticipatie. Escitalopram maakt als (+)-enantiomeer voor de helft deel uit van het racemaat, dat als werkzame stof met de naam Citalopram in het geneesmiddel 'Cipramil(r)' door [eiseres] op de markt is gebracht sinds
2. Dit racemaat is bekend uit onder meer de in de aanvrage vermelde Amerikaanse octrooischriften US-A 4.136.193 (corresponderend met NL-C 192451 (prod. 3 van Ratiopharm)) en US-A 4.650.884 (overeenkomend met EP-A 0.171.943 (prod. 2, bijlage 9, [verweerster 1])). Voor de vakman in de praktijk is het niet goed te begrijpen dat de chemische verbinding escitalopram waarvan hij weet dat die bestaat en reeds aanwezig is in het racemaat toch nog 'nieuw' kan zijn; deze verbazing van de 'praktijkvakman' klinkt door in de eerste verklaring van Prof. Baldwin van 3 december 2004, onder 33 (prod. 28, [eiseres]): "The patent describes the preparation of the enantiomers of Citalopram. I note that although these enantiomers are described as novel (page 2, line 3), this cannot be true in cm absolute sense since they were already present in the known racemate." De rechtspraak heeft zich in het verleden bij deze praktijkopvatting aangesloten, zoals laatstelijk nog het Bundespatentgericht (uitspraak in de overeenkomstige zaak, blz. 18, prod. 8 van Ratiopharm): 'Der Gegenstand des Streitpatents in der Fassung gemäß Hauptantrag (escitalopram, hof) erweist sich als nicht patentfähig. Die Patentsprüche 1 bis 5 sind gegenüber der vorveröffentlichten Druckschrift US 4 136 1 93 (NK1) (racemaat, hof) nicht mehr neu.' Echter, op het onderhavige vakgebied heeft de rechtspraak zich in een voor octrooiaanvragers gunstige richting ontwikkeld onder meer met de uitspraak T 296/87 (binder 4, prod. 6 na tabblad 6 van [eiseres]): "Ein chemischer Stoff gilt als neu, wenn er sich von einen bekannten Stoff durch einen zuverlässigen Parameter unterscheidet. Die Konfiguration (Raumform) ist solch ein Parameter. Sind im Stand der Technik durch Strukturformeln näher bezeichnete Racemate beschrieben, so werden allein hierdurch deren spezifische Raumformen (hier: D-Enantiomere) nicht offenbart; siehe Punkte 6 und 7 der Entscheidungsgründe (...)." (zie ook T 1046/97 (binder 4, prod. 8 na tabblad 6)). Deze opvatting heeft ruime navolging gekregen, ook in de Bondsrepubliek Duitsland met onder andere de uitspraak van het Bundesgerichtshof in de overeenkomstige zaak (zie BGH, 10 september 2009, onder 2 (prod. 11 bij memorie van grieven)), en is intussen eveneens in Nederland vaste praktijk. Volgens deze praktijk dient een chemische verbinding in geïndividualiseerde vorm te zijn verkregen, hetgeen kan blijken uit, bijvoorbeeld, een vermelding van fysische gegevens als smeltpunt, of indien die chemische verbinding een enantiomeer is, hier escitalopram, de optische activiteit (vgl. de voorbeelden van het octrooi, blz. 6, regels 2 en 27). Uit geen van de door de Generieken genoemde documenten blijkt, dat men escitalopram in die zin werkelijk 'in handen heeft gehad', ook niet in het artikel 'Stereochemical considerations of the actions of some Psychotropic drugs' van D.F. Smith in Pharmacopsychiatry, 18

(1985)225-230 (prod. 2, bijlage 12, [verweerster 1]) waarin is vermeld: 'Citalopram is also a racemic drug with antidepressant properties, and it is a potent inhibitor of serotonin uptake (Hytiel 1977). The enantiomers of Citalopram have, however, never been investigated separately for either their effects on serotonin uptake or their antidepressant efficacy. Judging from the configuration of the enantiomers of Citalopram compared to those of tranylcipromine, one might expect (R)-citalopram (X) to be more potent than its antipode as serotonin uptake inhibitor. If so, then studies on the therapeutic efficacy and side effects of the enantiomers of Citalopram would be of interest.' Hoewel in dit artikel met de configuratie (X) (R)-citalopram is afgebeeld en de vakman op basis van zijn vakkennis zeer wel in staat is de configuratie of 'Raumform' van het (S)-citalopram weer te geven is daarmee de nieuwheid van het escitalopram nog niet weggenomen; immers de optische activiteit ontbreekt, waaruit is af te leiden dat de auteur escitalopram niet heeft bereid, zodat conclusie 1 en de daarvan (direct of indirect) afhankelijke conclusies 2-5 nieuw zijn." De door het onderdeel tevens bestreden rov. 8.7 is hiervoor reeds onder 2.14 aangehaald. 3.6 Onderdeel 1.a, dat zich richt tegen rov. 7, klaagt dat het hof blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting, waar het tot uitgangspunt heeft genomen dat de escitalopram ook daadwerkelijk moet zijn bereid, en dat eerst van een nieuwheidsschadelijke publicatie kan worden gesproken indien daaruit blijkt dat men escitalopram ook werkelijk "in handen moet hebben gehad". Volgens het onderdeel gaat dat verder dan de in de standaardbeslissingen van het EPO aangelegde nieuwheidstoets, inhoudende dat van een nieuwheid geen sprake meer is wanneer de stof in kwestie reeds uit de stand van de techniek direct en ondubbelzinnig kan worden afgeleid. Onderdeel 1.b, dat zich richt tegen rov. 8.7, klaagt dat het hof met zijn oordeel, dat voor de beoordeling van de inventiviteit van conclusies 1 t/m 5 moet worden uitgegaan van het racemaat (citalopram) dat in US 193 is geopenbaard, buiten de grenzen van de rechtsstrijd is getreden, althans dat art. 24 Rv en het beginsel van hoor en wederhoor er, gelet op het partijdebat, aan in de weg stonden. Voorts klaagt het onderdeel dat het hof door op geen enkele wijze, althans onvoldoende, aandacht te besteden aan het gemotiveerde betoog van [verweerster], dat EP 943 de meest nabije stand van de techniek vertegenwoordigt, essentiële stellingen heeft verzuimd te behandelen, althans dat zijn oordeel zonder nadere motivering, die ontbreekt, onbegrijpelijk is. Ten slotte klaagt het onderdeel dat de motivering van het hof in de rov. 8.2 t/m 8.6 niet begrijpelijk maakt waarom het hof in rov. 8.7, in afwijking van het standpunt van [verweerster], uitsluitend US 193 als meest nabije stand van de techniek aanmerkt en niet ook EP 943. 3.7 Nu ik meen dat het principale cassatieberoep niet tot cassatie kan leiden, acht ik de voorwaarde waaronder de onderdelen 1.a en 1.b zijn ingesteld niet vervuld en behoeven deze niet te worden behandeld. De onderdelen zouden naar mijn oordeel ook niet tot cassatie kunnen leiden, omdat zij ongegrond zijn. De bestreden oordelen van het hof passen binnen de rechtsstrijd en zijn naar mijn opvatting niet onjuist of onbegrijpelijk. 3.8 Onderdeel 2 klaagt in de kern dat hof in rov. 10.2 ten onrechte niet heeft beoordeeld of conclusie 6 van EP 066 uitgaande van EP 943, als de meest nabije stand van de techniek, inventief is, althans zijn oordeel niet deugdelijk en begrijpelijk heeft gemotiveerd. Het hof overweegt in rov. 10.2: "10.2 Partijen verschillen van mening over de vraag welk document bij de beoordeling van de werkwijze volgens conclusie 6 als meest nabij gelegen stand der techniek dient te worden gekozen. Het meest nabije document is, zo zal de vakman menen, niet het in het octrooi vermelde Amerikaanse octrooischrift US-A- 4.650.884, corresponderend met EP-A 0.171.943 (hierna ook: EP '943). waarvan Generieken uitgaan (pleitnotities in hoger beroep, onder 129, 245-246). Immers in EP '943 is het (-)-enantiomeer van de diol-base in het geheel niet genoemd, terwijl met de daaruit bekende werkwijze ook geen bereiding van escitalopram (of splitsing van het racemische citalopram) wordt beoogd, maar een bereiding van het racemaat. Door uit te gaan van EP '943 laten Generieken de impliciet in conclusie 6 gelegen keuze van de diol-base II geheel buiten beschouwing, hetgeen niet terecht is omdat uit het octrooi blijkt dat het (-)-enantiomeer nu juist daaruit wordt verkregen. Idealiter zou uitgegaan moeten worden van een bekende werkwijze voor het bereiden van escitalopram, waarbij een tussenproduct ('precursor' of 'intermediate') van Citalopram wordt gesplitst en een tussenprodukt in escitalopram wordt omgezet. Echter, een dergelijke werkwijze is uit de stand der techniek niet bekend. Wel is met name in het bovengenoemde artikel van D.F. Smith ('Stereochemical Considerations of the Actions of Some Psychotropic drugs' in Pharmacopsychiatry, 18

(1985)225-230) een werkwijze voorgesteld voor het bereiden van escitalopram. Bij een dergelijk voorstel zal de vakman 'meelezen' dat het racemaat citalopram (zelf) wordt gesplitst (vgl. pleitnota [eiseres] in hoger beroep, onder 31). Afgebakend van deze stand van de techniek kan conclusie 6 als volgt worden geredigeerd (waarbij voor de beknoptheid de vermelding van de niet giftige additiezouten is weggelaten): 'Werkwijze voor het bereiden van escitalopram, met het kenmerk, dat - bij de bereiding wordt uitgegaan van de (op zichzelf bekende) diol-base II, - de (-)-enantiomeer van de diol-base II wordt bereid of een monoester daarvan, en - dit (-)-enantiomeer of monoester op een stereoselectieve wijze in escitalopram wordt omgezet." De klachten van het onderdeel zijn in de onderdelen 2.a en 2.b uitgewerkt. 3.9 Onderdeel 2.a betoogt dat het hof in rov. 10.2 heeft geoordeeld dat EP 943 niet als de meest nabije stand van de techniek zou kunnen worden aangemerkt, omdat

1. a)het (-)-enantiomeer van de diol-base in EP 943 niet wordt genoemd,
2. b)met de in EP 943 beschreven werkwijze niet de bereiding van escitalopram (maar van (racemisch) citalopram) wordt beoogd en
3. c)[verweerster] door uit te gaan van EP 943 als meest nabije stand van de techniek, ten onrechte de impliciet in conclusie 6 gelegen keuze van de diol-base II geheel buiten beschouwing laat. Volgens het onderdeel kunnen genoemde redenen dat oordeel evenwel niet dragen. Met betrekking tot a en b geldt volgens het onderdeel dat deze niet bijdragen aan het oordeel dat EP 943 niet als de meest nabije stand van de techniek kwalificeert, nu uit de gedingstukken blijkt dat er geen enkele publicatie in de stand van de techniek bestond die het (-)-enantiomeer van de diol-base beschreef en/of een werkwijze beschreef waarmee escitalopram werd verkregen. Het afwijzen van een document is volgens het onderdeel in elk geval onbegrijpelijk als er geen ander document kan worden aangewezen dat eerder tot de geclaimde materie leidt. In zoverre het hof met c bedoelt, dat EP 943 niet als de meest nabije stand van de techniek mag worden aangemerkt, omdat dit aanmerken alleen maar mogelijk is door de geclaimde materie te vergelijken met de stand van de techniek, en derhalve met kennis van de maatregelen zoals geclaimd in conclusie 6 van EP 066, en dat bij het identificeren van de meest nabije stand van de techniek geen gebruik zou mogen worden gemaakt van 'hindsight', gaat het hof uit van een onjuiste rechtsopvatting. Voorts klaagt het onderdeel dat het hof door geen althans onvoldoende aandacht te besteden aan de door [verweerster] geadstrueerde (essentiële) stellingen (als uitgeschreven in de conclusie van antwoord tevens inhoudende een ontvankelijkheidsverweer, tevens houdende incidenteel cassatieberoep, p. 13, onder (a t/m l)), daartoe strekkende dat EP 943 wel degelijk de meest nabij gelegen stand van de techniek is voor conclusie 6, heeft verzuimd zijn oordeel deugdelijk te motiveren, althans dat het oordeel van het hof zonder nadere motivering, die ontbreekt, onbegrijpelijk is. Ten slotte betoogt het onderdeel dat [eiseres] de door [verweerster] ingenomen stellingen (als uitgeschreven in de conclusie van antwoord, tevens inhoudende een ontvankelijkheidsverweer, tevens houdende incidenteel cassatieberoep, p. 13, onder (a t/m l)) niet heeft bestreden en uitdrukkelijk heeft erkend dat EP 943 de meeste technische kenmerken met conclusie 6 van EP 066 gemeen heeft, zodat ook in dat licht zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpelijk is dat het hof in rov. 10.2 heeft geoordeeld dat EP 943 toch niet de meest nabij gelegen stand van de techniek is voor conclusie 6, en het niet heeft beoordeeld of conclusie 6 (ook) ten opzichte van EP 943 inventief is. 3.10 Ik roep in herinnering dat de beoordeling van de inventiviteit feitelijk van aard is en in cassatie slechts op zijn begrijpelijk kan worden getoetst. Over het opsporen van de meest nabije stand van de techniek wordt in paragraaf I.D.3.1 (p. 164) van de Case Law of the Boards of Appeal

(2010)het volgende opgemerkt. "The boards have repeatedly pointed out that the closest prior art for assessing inventive step is normally a prior art document disclosing subject-matter conceived for the same purpose or aiming at the same objective as the claimed invention and having the most relevant technical features in common, i.e. requiring the minimum of structural modifications (T 606/89, T 686/91, T 834/91, T 482/92, T 298/93, T 380/93, T 59/96, T 730/96, T 650/01). A further criterion for the selection of the most promising starting point is the similarity of technical problem (see T 495/91, T 570/91, T 439/92, T 989/93, T 1203/97, T 263/99). The determination of the closest prior art is therefore an objective and not a subjective exercise. It is made on the basis of the notional skilled man's objective comparison of the subject-matter, objectives and features of the various items of prior art leading to the identification of one such item as the closest (T 1212/01)." In de daaropvolgende paragrafen (3.2 t/m 3.7) worden de gehanteerde criteria nader uitgewerkt. 3.11 De meeste nabije stand van de techniek voor de beoordeling van uitvinderswerkzaamheid is in de regel een voorafgaand document dat een onderwerp onthult dat hetzelfde toepassingsgebied heeft of dat gericht is op hetzelfde doel als de geclaimde uitvinding en de meest relevante technische kenmerken met elkaar gemeen hebben, dat wil zeggen weinig structurele wijzigingen vereist. De gemiddelde vakman kiest als uitgangspunt bij het bepalen van de meest nabije stand van de techniek op de prioriteitsdatum niet een willekeurig document dat betrekking heeft op de stand van de techniek van de uitvinding, maar het document met het meest belovende uitgangspunt om tot de uitvinding te komen ('most promising springboard'). De bepaling van de meeste nabije stand van de techniek is daarom een ??objectieve en geen subjectieve oefening. Het opsporen ervan vindt plaats op basis van een objectieve vergelijking door de gemiddelde vakman van het onderwerp, de doelen en de eigenschappen van de verschillende documenten behelzende de nabije stand van de techniek, hetgeen uiteindelijk leidt tot de vaststelling van een van die documenten tot de meest nabije stand van de techniek. 3.12 Ik sluit mij aan bij mijn ambtgenoot Huydecoper dat '(...) de rechter bij het onderzoek van op inventiviteit gerichte nietigheidsargumenten niet gehouden is, alleen aan de hand van de door partijen voorgestelde argumenten te redeneren. De rechter is weliswaar verplicht, zijn onderzoek te beperken tot de door partijen aan hun vorderingen of verweren ten grondslag gelegde feiten; maar binnen dat kader moet de rechter de aangedragen gegevens zelfstandig beoordelen, en eventueel aan de hand van een door de rechter gevonden eigen gedachtegang vaststellen hoe die gegevens geduid moeten worden, en of de aldus geduide gegevens de door de partijen verdedigde consequenties (kunnen) dragen.

(56)' 3.13 De niet bestreden Nederlandse vertaling van conclusie 6 luidt: "6. Werkwijze voor het bereiden van een verbinding volgens conclusie 1, bestaande uit het op stereoselectieve wijze omzetten van het (-)-4-[4-{dimethylamino)-l-(4'-fluorfenyl)-l-hy(iroxy-l-butyl]-3-(hydroxymethyl)benzonitril of een monoëster daarvan in het(+)-1-(3-dimethylaminopropyl)-1-(4'fluorfenyl)-1-3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitril, dat als zodanig of als niet-toxisch zuuradditie-zout daarvan geïsoleerd wordt." Het betreft een werkwijze voor het bereiden van escitalopram door het op stereoselectieve wijze omzetten van een (-)-entaniomeer of monoester. 3.14 Het hof heeft in rov. 10.2 geoordeeld dat EP 943 niet als de meest nabije stand van de techniek kan worden aangemerkt. Het hof heeft geoordeeld dat in EP 943 het (-)-enantiomeer van de diol-base in het geheel niet wordt genoemd en dat met de werkwijze uit EP 943 geen escitalopram wordt bereid (of splitsing van het racemische citalopram beoogd), maar het racemaat wordt bereid. Voorts heeft het hof geoordeeld dat [verweerster] door uit te gaan van EP 943 uit het oog heeft verloren dat daarmee de impliciet in conclusie 6 gelegen keuze van de diol-base II geheel buiten beschouwing wordt gelaten, terwijl uit EP 066 volgt dat het (-)-enantiomeer nu juist daaruit wordt verkregen. Het hof heeft verder geoordeeld dat idealiter zou moeten worden uitgegaan van een bekende werkwijze voor het bereiden van escitalopram, waarbij een tussenproduct van citalopram wordt gesplitst en een tussenproduct in escitalopram wordt omgezet, maar dat een dergelijke werkwijze uit de stand van de techniek niet bekend is. Het hof heeft vervolgens het door [eiseres] genoemde artikel van D.F. Smith

(57), dat een werkwijze voorstelt voor het bereiden van escitalopram en waarbij de gemiddelde vakman zal 'meelezen' dat het racemaat citalopram (zelf) wordt gesplitst, als de meest nabije stand van de techniek beschouwd. 3.15 Het aspect van onderdeel 2.a dat betrekking heeft op de gronden a en b, faalt. Het hof heeft geoordeeld dat in de meest ideale omstandigheden dat document als de meest nabije stand van de techniek moet worden aangemerkt dat een bekende werkwijze voor het bereiden van escitalopram beschrijft, waarbij een tussenproduct van citalopram wordt gesplitst en een tussenproduct in escitalopram wordt omgezet (de objectieve uitvindingsgedachte). Een dergelijk document is niet voorhanden. Het hof is daarom teruggevallen op het artikel van Smith dat, anders dan EP 943, (wel) een werkwijze voor het bereiden van escitalopram voorstelt, waarbij de gemiddelde vakman zal 'meelezen' dat het racemaat citalopram (zelf) wordt gesplitst. Het aanmerken van dit document als de meest nabije stand van de techniek is niet onbegrijpelijk. Als een document met het meest ideale uitgangspunt ontbreekt, moeten immers documenten in ogenschouw worden genomen die vervolgens de nabije stand van de techniek vertegenwoordigen. EP 943 kwam daarvoor in elk geval niet in aanmerking, omdat het (-)-enantiomeer van de diol-base in EP 943 niet wordt genoemd en de beschreven werkwijze niet op de bereiding van escitalopram (of splitsing van citalopram) maar op de bereiding van het racemaat is gericht. Kort gezegd, voor de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum zal EP 943 geen uitgangspunt vormen, nu dat document - anders dan het document van Smith - de gemiddelde vakman niet het gemakkelijkst zal leiden tot de bereiding van escitalopram. 3.16 Het aspect van onderdeel 2.a, dat zich richt tegen het oordeel van het hof onder c, dat [verweerster] door uit te gaan van EP 943 als meest nabije stand van de techniek, ten onrechte de impliciet in conclusie 6 gelegen keuze van de diol-base II geheel buiten beschouwing laat, is evenzeer tevergeefs voorgesteld. De keuze van [verweerster] om EP 943 als meest nabije stand van de techniek aan te merken laat naar het oordeel van het hof ten onrechte de impliciete keuze van de diol-base II buiten beschouwing. Uit EP 066 volgt immers dat het (-)-enantiomeer daaruit wordt verkregen (zie hiervoor). Het hof heeft zich, anders dan de klacht veronderstelt, in dat kader niet over het al dan niet gebruikmaken van hindsight uitgelaten. 3.17 [verweerster] heeft in de feitelijke instanties de navolgende stellingen aangevoerd: "a. EP '943 betrekking heeft op een vergelijkbaar technisch gebied als EP '066, te weten een bepaalde categorie stoffen met antidepressieve werking, genaamd "selective serotonine re-uptake inhibitors" (SSRI's) (...); b. EP '943 een vergelijkbaar onderwerp heeft als EP '066, te weten het vervaardigen van Citalopram door middel van de ringsluiting van een diol precursor (...); c. EP '943 het racemische mengsel Citalopram beschrijft (dat voor 50% bestaat uit escitalopram en voor 50 % uit R-citalopram), alsmede een (ten opzichte van het oudere citalopram-basisoctrooi US '193) verbeterde werkwijze voor bereiding van Citalopram (...); d. EP '943 de vakman leert dat Citalopram een chiraal koolstofatoom bevat en dus een racemische stof is (...); e. EP '943 de vakman leert dat hij Citalopram kan verkrijgen door ringsluiting van een diol precursor (de diol-base) (...) en dat [eiseres] in eerste aanleg heeft erkend dat EP '943 de enige ringsluiting beschrijft van een diol precursor tot Citalopram die op de prioriteitsdatum bekend was (...); f. Het diol in zowel EP '943 als EP '066 van [eiseres] het laatste tussenproduct is en de ringsluiting van het diol de laatste stap is in de synthese van Citalopram respectievelijk escitalopram, en er dus nog maar één (stereoselectieve) synthesestap hoeft te worden gemaakt (...); g. Het diol ook het eerste en enige tussenproduct is in de verbeterde synthese van Citalopram volgens EP 943 dat een chiraal centrum (koolstofatoom) heeft, en dus het eerste en enige tussenproduct is dat zich leent voor splitsing in enantiomeren (...); h. EP '943 de meeste technische kenmerken met conclusie 6 van EP '066 gemeen heeft en dat [eiseres] dat ook uitdrukkelijk heeft erkend (...); i. EP '943 de kleinste aanpassing aan structurele en functionele kenmerken vergt om te geraken tot het onderwerp van conclusie 6 (...); j . In de beschrijving van EP '066 uitdrukkelijk wordt verwezen naar de Amerikaanse tegenhanger van EP '943, US '884, en EP '943 wordt genoemd op het voorblad van EP '066 (...); k. Ook [eiseres]'s eigen deskundige, Prof. Zwanenburg, bij het bespreken van de diol-route uit EP '066, EP '943 als uitgangspunt neemt (...); I. In de Engelse procedure niet in geschil is geweest dat EP '943 het uitgangspunt voor de beoordeling van de inventiviteit van conclusie 6 was (...)." 3.18 In de memorie van grieven (onder 130) heeft [eiseres] aangevoerd dat '[d]e door de rechtbank gekozen stand van de techniek [EP 943, AH] heeft weliswaar de meeste technische features gelijk met conclusie 6 of 7 van het Octrooi, maar die gekozen stand van de techniek gaat over een heel ander probleem en dus heeft de gekozen stand van de techniek een deel van de oplossing reeds in zich. Alleen met kennis van de oplossing zoals beschreven in het Octrooi is het mogelijk EP'943 als dichtst bijliggende stand der techniek te kiezen.' Toegegeven kan worden dat [eiseres] in die passage wel betoogt dat EP 943 de meeste technische kenmerken met conclusie 6 (of 7) van EP 066 gemeen heeft, maar [eiseres] heeft zich zeker niet op het standpunt gesteld dat EP 943 als de meest nabije stand van de techniek voor conclusie 6 moet worden aangemerkt (zie ook de eerste volzin van rov. 10.2 waarin het hof heeft overwogen dat partijen van mening verschillen over de vraag welk document bij de beoordeling van de werkwijze volgens conclusie 6 als meest nabij gelegen stand van de techniek dient te worden gekozen). In dat verband kon het hof binnen het partijdebat (in hoger beroep) vaststellen welk document de meest nabije stand van de techniek vertegenwoordigt. Het hof heeft in dat kader niet onbegrijpelijk en voldoende gemotiveerd geoordeeld dat niet EP 943, maar Smith als de meest nabije stand van de techniek moet worden aangemerkt. EP 943 mag dan wel veel relevante technische kenmerken met EP 066 gemeen hebben, maar is niet gericht op de bereiding van escitalopram of splitsing van het racemaat citalopram (zie ook de rov. 10.3 e.v. van het bestreden arrest). 3.19 Onderdeel 2.b klaagt dat in zoverre in rov. 10.2 moet worden gelezen dat het hof het artikel van D.F. Smith aanwijst als de meest nabije stand van de techniek voor conclusie 6, dat oordeel onbegrijpelijk is in het licht van de gedingstukken, en de overwegingen van het hof ten aanzien van EP 943 (a t/m c). Smith beschrijft immers geen werkwijze voor de bereiding van citalopram of escitalopram, hetgeen door [eiseres] ook is betoogd. Ook vermeldt Smith niets over het racemische diol en de ringsluiting daarvan. De argumenten die het hof heeft gehanteerd om EP 943 als de meest nabije stand van de techniek voor conclusie 6 van de hand te wijzen, gelden daarom ook - en meer - voor Smith. De verwijzing naar de pleitnota van [eiseres] draagt evenmin bij aan de begrijpelijkheid van zijn oordeel, nu in de passage niets wordt gezegd over Smith. Voorts klaagt het onderdeel dat het hof met zijn oordeel ten onrechte buiten de grenzen van de rechtsstrijd heeft getreden. Noch [verweerster], noch [eiseres] heeft ooit betoogd dat Smith de meest nabij gelegen stand van de techniek is voor conclusie 6. Art. 24 Rv en het beginsel van hoor en wederhoor stonden er dan ook aan in de weg dat het hof Smith heeft aangewezen als de meest nabije stand van de techniek voor de beoordeling van de inventiviteit van conclusie 6, althans heeft het hof zijn keuze in rov. 10.2 als meest nabije stand van de techniek voor conclusie 6, gelet op het partijdebat niet voldoende gemotiveerd. Het onderdeel vervolgt dat als het hof was uitgegaan van de correcte meest nabij gelegen stand van de techniek, het bovendien niet was gekomen tot herformulering van conclusie 6, zoals in het slot van rov. 10.2. Nu het hof in de rov. 11.2 t/m 11.4 heeft geoordeeld dat de door hem geformuleerde tweede en derde stap voor de hand liggen zijn, en de tweede en de derde stap, uitgaande van de correcte stand van de techniek, de enige stappen zijn die de vakman behoefde te zetten om uit te komen bij de werkwijze van conclusie 6 van EP 066 (en de derde stap de enige is die in conclusie 6 geclaimd wordt), kan de vaststelling van de inhoud van conclusie 6, zoals geformuleerd in rov. 10.2, bij het slagen van één of meer klachten van dit onderdeel, evenmin in stand blijven. 3.20 Het hof heeft zich bij zijn keuze voor Smith (prod. 2, bijlage 4 bij akte van [verweerster 1] van 4 juni 2008) terdege gerealiseerd dat in de publicatie van Smith op zichzelf geen (beschrijving van een) werkwijze voor het bereiden van escitalopram staat beschreven, maar wel aangenomen dat in die publicatie een werkwijze kan worden ingelezen ('meelezen'). In dat document, zoals ook in rov. 7 (p. 7) van het bestreden arrest valt te lezen, staat geschreven dat 'Citalopram is also a racemic drug with antidepressant properties, and it is a potent inhibitor of serotonin uptake (Hytell 1977). The enantiomers of citalopram have, however, never been investigated separately for either their effects on serotonin uptake or their antidepressant efficacy. Judging from the configuration of the enantiomers of citalopram compared to those of tranycipromine, one might expect (R)-citalopram (X) to be more potent than its antipode as serotonin uptake inhibitor. If so, then studies on the therapeutic efficacy and side effects of the entaniomers of citalopram would be of interest.

(58)' Het hof vindt voor dat inlezen steun bij het betoog van [eiseres] in hoger beroep. [eiseres] heeft bij pleidooi in hoger beroep (onder 31) kort gezegd doen betogen dat de gemiddelde vakman, gesteld voor de vraag op welke wijze escitalopram kan worden verkregen, eerst klassieke resolutie zal proberen, waarbij hij uitgaat van het racemaat, in dit geval dus citalopram zelf. Het hof heeft aan de voorgestelde werkwijze in de publicatie van Smith, mede onder verwijzing naar genoemd betoog van [eiseres], ontleend en kunnen ontlenen dat de gemiddelde vakman aan de publicatie een aanwijzing zou ontlenen om citalopram (zelf) splitsen. Anders dan in EP 943 vindt de gemiddelde vakman hierin een aanwijzing om escitalopram te bereiden. Deze public