ECLI:NL:RBAMS:2016:1834

vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel zaaknummer / rolnummer: C/13/603484 / KG ZA 16-228 PS/MV Vonnis in kort geding van 31 maart 2016 in de zaak van de besloten vennootschap naar Belgisch recht MEDIA DONUTS BVBA, gevestigd te Antwerpen, eiseres bij dagvaarding van 4 maart 2016, advocaat mr. R.M.H.G. Ritzen te Roosendaal, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DONUT MEDIA B.V., gevestigd te Amsterdam, gedaagde, advocaat mr. V. Bakker te Amstelveen. 1De procedure Ter terechtzitting van 17 maart 2016 heeft eiseres gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagde heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht. Ter zitting waren aanwezig: aan de zijde van eiseres [naam 1] met mr. Ritzen; aan de zijde van gedaagde [naam 2] en [naam 3] met mr. Bakker.Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen. 2De feiten 2.1. Eiseres is op 29 maart 2010 opgericht onder de statutaire naam Media Donuts BVBA. Zij voert de naam Media Donuts als handelsnaam. Eiseres is gevestigd te Antwerpen en actief als aanbieder van online advertentieruimte en van diensten op het vlak van marketing, waaronder het uitdenken van marketingstrategieën en het plaatsen van content via diverse kanalen. Eiseres exploiteert een website onder de domeinnaam www.mediadonuts.com. Tevens is zij houdster van de domeinnaam www.mediadonuts.nl. 2.2. Gedaagde is op 29 september 2015 opgericht met als statutaire naam Donut Media B.V. Zij voert de naam Donut Media als handelsnaam. Gedaagde is gevestigd te Amsterdam. Blijkens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is haar activiteit het produceren en verkopen van branded content en aanverwante mediareclamediensten. Gedaagde exploiteert een website onder de domeinnaam www.donutmedia.nl. 2.3. Op 18 en 30 november 2015 is gedaagde gesommeerd door respectievelijk de Belgische en Nederlandse advocaat van eiseres om – kort gezegd – het gebruik van de naam Donut Media te staken en een andere naam te kiezen. Eiseres heeft zich hierbij beroepen op handelsnaambescherming. Op geen van beide sommaties heeft gedaagde gereageerd. 2.4. Bij dagvaarding van 30 december 2015 is gedaagde op verzoek van eiseres opgeroepen te verschijnen voor de kantonrechter van deze rechtbank. Gevorderd is – onder meer – een verklaring voor recht dat het gebruik van de naam Donut Media onrechtmatig is jegens eiseres en gedaagde te veroordelen elk gebruik van de naam Donut Media te staken en gestaakt te houden. 2.5. In de onder 2.4 genoemde bodemprocedure heeft gedaagde een incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid ingediend omdat de zaak niet valt onder de competentie van de kantonrechter. Eiseres heeft dit niet bestreden en verzocht de zaak op grond van artikel 71 Rv te verwijzen naar de handelskamer van de rechtbank. 3Het geschil 3.1. Eiseres vordert – kort gezegd – het volgende: 1. gedaagde op straffe van dwangsommen ieder gebruik van de naam Donut, al dan niet in combinatie met andere woorden te verbieden; 2. gedaagde op grond van artikel 1019h Rv te veroordelen in de werkelijke proceskosten (€ 4.791,36), te vermeerderen met de nakosten en te vermeerderen met de wettelijke rente over de proces- en nakosten; 3. te bepalen (in het kader van artikel 1019i Rv) dat de hoofdzaak reeds aanhangig is. 3.2. Eiseres stelt hiertoe – samengevat weergegeven – het volgende. Zij is in België gevestigd, maar in heel Europa (en ook in een aantal landen buiten Europa) actief. Eiseres is dus ook actief in Nederland. Dit blijkt onder meer uit een verklaring van haar accountant die de omzet van eiseres met betrekking tot de Nederlandse markt voor de jaren 2011 tot en met 2015 heeft gespecificeerd. Hieruit blijkt dat eiseres in Nederland een substantiële omzet behaalt. Eiseres is actief op het gebied van online reclame en ontwikkelt het merk, de marktpositie en de marktbenadering van de klant en zijn product. Er is een overlap met de activiteiten van gedaagde. Beide partijen richten zich immers op de markt van reclame en zakelijke communicatie. Eiseres is op grond van de Handelsnaamwet rechthebbende op de naam Media Donuts. Gedaagde maakt met haar handelsnaam Donut Media inbreuk op de handelsnaam Media Donuts. Er is immers sprake van verwarringsgevaar bij het relevante publiek. Verwarring zal snel aangenomen kunnen worden bij gebruik door (potentiële) klanten van zoekmachines op het internet. Ook de domeinnamen van partijen, die “verkleuren” tot handelsnaam, scheppen verwarringsgevaar. [naam 2] , indirect bestuurder van gedaagde, heeft reeds een aantal jaren geleden contact gehad met eiseres en kende dus de handelsnaam Media Donuts. Toch heeft gedaagde bewust gekozen voor de handelsnaam Donut Media. Eiseres heeft een spoedeisend belang bij toewijzing van haar vorderingen; zij kan de uitkomst van de bodemprocedure niet afwachten omdat de schade met de dag oploopt. Aldus, steeds, eiseres. 3.3. Gedaagde heeft – samengevat weergegeven – het verweer gevoerd dat de handelsnaam van eiseres in Nederland geen beschermenswaardige bekendheid geniet. Eiseres heeft onvoldoende aangetoond dat zij ook in Nederland actief is. Volgens gedaagde is eiseres niet in Nederland actief, hetgeen onder meer blijkt uit het feit dat aan de op Nederland gerichte domeinnaam www.mediadonuts.nl sinds jaren geen actieve website is gekoppeld. Dit blijkt uit de resultaten van de zogenoemde Waybackmachine. Ook de activiteiten van eiseres zijn niet hetzelfde als die van gedaagde. Eiseres verkoopt online advertentieruimte, terwijl gedaagde branded content (dit is een videoproductie met als doel reclame te maken voor een bepaalde onderneming of product) produceert en verkoopt. Omdat de (potentiële) klantenkringen verschillen, is er dus geen sprake van verwarringsgevaar. Overigens zal er bij het gebruik van zoekmachines op het internet hoe dan ook geen verwarring ontstaan omdat de woorden Donut(

1. s)en Media niet in dezelfde volgorde staan. Ook is voldoende aannemelijk dat over de gehele wereld de aanduiding Donut wordt gebruikt in de media- en advertentiebranche. Eiseres heeft geen spoedeisend belang bij toewijzing van haar vorderingen; deze kwestie speelt al maanden en concrete voorbeelden van verwarring zijn door eiseres niet aangetoond. Eiseres kan de uitkomst van de bodemprocedure afwachten. Aldus, steeds, gedaagde. Gedaagde maakt tot slot aanspraak op een vergoeding van de proceskosten op grond van artikel 1019h Rv van € 5.526,84. 3.4. De stellingen van partijen worden hierna, voor zover van belang, nader weergegeven. 4De beoordeling 4.1. Uitgangspunt in dit geschil is dat eiseres de handelsnaam Media Donuts voert en gedaagde de handelsnaam Donut Media. Voorts is voldoende aannemelijk dat ook de door partijen gebruikte domeinnamen (www.mediadonuts.com en www.donutmedia.
2. nl)fungeren als handelsnamen. Beide partijen zijn immers actief op het internet en aannemelijk is dat zij onder de desbetreffende domeinnamen op bedrijfsmatige en commerciële wijze deelnemen aan het handelsverkeer. 4.2. Op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet is het – kort gezegd – verboden een handelsnaam te voeren die reeds door een ander rechtmatig gevoerd wordt of een handelsnaam die slechts in geringe mate van de handelsnaam van die ander afwijkt, voor zover – gezien de aard van de ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd – verwarring bij het publiek is te duchten. 4.3. Niet bestreden is dat eiseres als eerste haar handelsnaam is gaan voeren, zodat zij de oudste rechten heeft. De gelijkenis tussen de handelsnamen van partijen (en tussen de als handelsnaam gebruikte domeinnamen) is zodanig groot, dat het naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter aannemelijk is dat dit tot verwarring kan leiden. Dat de woorden Donut(
3. s)en Media in een andere volgorde staan en dat het woord Donut zeer gebruikelijk zou zijn in de branche(
4. s)waarin partijen actief zijn, zoals gedaagde heeft aangevoerd, doet hieraan niet af. 4.4. Dat de handelsnamen van partijen grote gelijkenis vertonen is echter onvoldoende om de vorderingen te kunnen toewijzen. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar dient immers ook de aard van de ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd te worden betrokken. Wat betreft de aard van de ondernemingen overweegt de voorzieningenrechter het volgende. Weliswaar zijn de activiteiten van eiseres en gedaagde niet geheel identiek, maar die activiteiten grenzen aan elkaar en overlappen elkaar mogelijk gedeeltelijk. Eiseres stelt actief te zijn op het gebied van online reclame en ontwikkelt het merk, de marktpositie en de marktbenadering van de klant en zijn product, terwijl gedaagde stelt branded content (dit is een videoproductie met als doel reclame te maken voor een bepaalde onderneming of product) te produceren en te verkopen, welke branded content – naar de voorzieningenrechter heeft begrepen – met name online aan het publiek wordt aangeboden. Om een vordering tot staking van een handelsnaaminbreuk te kunnen toewijzen is niet vereist dat de activiteiten van de ondernemingen identiek zijn. In dit geval kan niet worden uitgesloten dat de bodemrechter zal oordelen dat de activiteiten zodanig verwant zijn dat hierdoor verwarringsgevaar als bedoeld in de Handelsnaamwet kan ontstaan. 4.5. Wat betreft de plaats van vestiging (ofwel het gebied waar eiseres en gedaagde actief zijn) overweegt de voorzieningenrechter dat in dit kort geding niet met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld dat eiseres net als gedaagde in Nederland actief is. Eiseres heeft hiervoor weliswaar een begin van bewijs geleverd in de vorm van de summiere verklaring van haar accountant, maar dit neemt niet weg dat gedaagde uitdrukkelijk heeft bestreden dat eiseres in Nederland beschermenswaardige bekendheid geniet. Voor de vraag of dat al dan niet het geval is, zijn partijen aangewezen op de bodemprocedure, waarin anders dan in kort geding, ruimte is voor een nader onderzoek naar de feiten. Deze conclusie wordt mede ingegeven door een afweging van de over en weer betrokken belangen. Weliswaar wordt bij een inbreuk op IE-rechten snel aangenomen dat de eisende partij in kort geding een spoedeisend belang heeft, maar daar staat in dit geval tegenover dat eiseres (nog) niet aannemelijk heeft gemaakt dat zich in Nederland reeds concrete gevallen van verwarring hebben voorgedaan. Derhalve valt niet in te zien dat eiseres de uitkomst van de bodemprocedure, die reeds aanhangig is, niet kan afwachten. Gedaagde heeft in dit verband terecht aangevoerd dat toewijzing van de vorderingen in kort geding voor haar zeer verstrekkende en mogelijk onomkeerbare gevolgen heeft. Gedaagde heeft er dan ook een gerechtvaardigd belang bij haar zaak in de bodemprocedure te kunnen bepleiten. 4.6. Omtrent de proceskosten wordt als volgt overwogen. Gedaagde heeft in het geheel niet gereageerd op de twee onder 2.3 genoemde sommatiebrieven en ook op andere wijze heeft zij haar verweer voorafgaand aan de zitting in dit kort geding niet kenbaar gemaakt. Dit betekent dat eiseres ter zitting min of meer is “overvallen” door het verweer van gedaagde. Eiseres is derhalve de mogelijkheid ontnomen haar stellingen en mogelijke bewijsmiddelen aan te passen aan het verweer van gedaagde. Hierin ziet de voorzieningenrechter aanleiding eiseres niet in de kosten van dit geding te veroordelen, doch de kosten tussen partijen te compenseren. 5De beslissing De voorzieningenrechter 5.1. weigert de gevraagde voorzieningen, 5.2. compenseert de proceskosten tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt. Dit vonnis is gewezen door mr. A.P. Schoonbrood - Wessels, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Veraart, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 31 maart 2016. type: MV coll: mb