ECLI:NL:RBAMS:2019:4841

beschikking RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht zaaknummer / rekestnummer: C/13/652493 / HA RK 18-255 Beschikking van 10 januari 2019 in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [verzoeker sub 1] , gevestigd te [vestigingsplaats] , 2. [verzoeker sub 2], wonende te [woonplaats] , verzoekers, advocaat mr. P.J. Arentshorst te Deventer, tegen 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MOSMAN EXPLOITATIE B.V., gevestigd te Enschede, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ROESTVAST STAALINDUSTRIE MOSMAN B.V., gevestigd te Enschede, 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MOSMAN LASER B.V., gevestigd te Enschede, 4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [verweerster sub 4] , gevestigd te [vestigingsplaats] , 5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [verweersters sub 5] , gevestigd te [vestigingsplaats] , verweersters, advocaat mr. J.B. Maliepaard te Bleiswijk. Verzoekers zullen hierna gezamenlijk [verzoekers] (vrouwelijk enkelvoud) worden genoemd en afzonderlijk [verzoeker sub 1] en de heer [verzoeker sub 2] . Verweersters zullen hierna gezamenlijk Mosman c.s. worden genoemd (vrouwelijk enkelvoud). Afzonderlijk zullen verweersters sub 2 en 3 worden aangeduid als RvS Mosman en Mosman Laser. 1De procedure Het verloop van de procedure blijkt uit: het verzoekschrift, met bijlagen, ingekomen ter griffie op 8 augustus 2018, tevens houdende een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor, de tussenbeschikking van 6 september 2018, waarbij een mondelinge behandeling is bepaald, het verweerschrift, met bijlagen, ingekomen ter griffie op 15 november 2018, - het proces-verbaal van de mondelinge behandeling, gehouden op 26 november 2018. 2De feiten 2.1. [verzoeker sub 1] houdt zich volgens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel bezig met technisch speur- en ontwikkelingswerk. De heer [verzoeker sub 2] is enig bestuurder en aandeelhouder van [verzoeker sub 1] . 2.2. RvS Mosman produceert en verkoopt sinds 2011 Bulk Solid Heat Exchanger torens (hierna: BSHE’s). Dit zijn torens waarin granulaten – zoals suiker, kunststofkorrels, koolzaad en kunstmestkorrels – tijdens de productie verwarmd of gekoeld worden. Het granulaat wordt gekoeld of verwarmd doordat het in de toren langs warmtewisselplaten stroomt. 2.3. Om de BSHE’s commercieel te kunnen vermarkten dient de benodigde warmtewisseloppervlakte berekend t worden. Na deze berekening is een kostprijs te maken van de te bouwen BSHE en is deze bij opdracht te tekenen, te produceren en te leveren. De berekeningen waarmee het benodigde oppervlakte van de warmtewisselplaten en daarmee de verblijfstijd van het granulaat tussen de warmtewisselplaten kan worden bepaald (hierna: warmteoverdrachtsberekeningen) zijn complex. De uitkomst van deze berekeningen bepaalt de afmeting en omvang van de te bouwen BSHE. Per opdracht moeten dan ook nieuwe berekeningen en nieuwe ontwerptekeningen worden gemaakt. 2.4. Naast RvS Mosman is er wereldwijd nog één andere producent van BSHE’s, te weten het Canadese bedrijf Solex Thermal Science Inc (hierna: Solex). 2.5. Mosman c.s. heeft voor de productie van de BSHE’s vanaf 2011 samengewerkt met de heer [naam 1] (hierna: [naam 1] ). De door [naam 1] ontwikkelde warmteoverdrachtberekeningen werden door Mosman c.s. gebruikt in die zin dat [naam 1] per opdracht de uitkomst van zijn berekeningen doorgaf aan Mosman c.s. Mosman c.s. was niet bekend met de inhoud van de warmteoverdrachtberekeningen zelf. 2.6. Met ingang van 1 januari 2013 hebben [verzoeker sub 1] en RvS Mosman een managementovereenkomst gesloten in beginsel ten behoeve van het tekenen van twee warmtewisselaars door de heer [verzoeker sub 2] tegen een vergoeding van € 5.000,00 per maand. 2.7. In maart 2016 heeft [naam 1] zijn samenwerking met Mosman c.s. beëindigd. Vanaf dat moment heeft Mosman c.s. geen gebruik meer gemaakt van de warmteoverdrachtberekeningen van [naam 1] . Mosman c.s. is wel doorgegaan met de productie van BSHE’s. 2.8. [naam 1] heeft in een verklaring die hij op verzoek van de advocaat van [verzoekers] heeft opgesteld, het volgende verklaard: “Mijn conclusie is dat gezien de situatie na 31-3-2016 waardoor Mosman (…) geen berekening van mij meer ontving en toch granulaat torens blijft aanbieden en produceren, kan ik me alleen voorstellen dat het 1. mijn bestaande ontwerpen zijn of 2. dat het de heer [verzoeker sub 2] gelukt moet zijn de berekening zelfstandig te bedenken en uit te voeren en daarmee het benodigde warmtewissel oppervlakte te kunnen berekenen van de granulaat toren.” 2.9. [verzoeker sub 1] heeft bij aangetekend schrijven van 30 januari 2017 aan RvS Mosman de managementovereenkomst per 1 februari 2017 opgezegd. [verzoeker sub 1] , RvS Mosman en Mosman Laser hebben naar aanleiding van deze opzegging op 9 februari 2017 een vaststellingsovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst is bevestigd dat de samenwerking per 1 februari 2017 is geëindigd en zijn voorts afspraken gemaakt over door [verzoeker sub 1] in de periode tot en met uiterlijk 3 maart 2017 nog voor RvS Mosman en Mosman Laser te verrichten werkzaamheden. 2.10. Op 31 januari 2017 heeft [verzoekers] onder de titel “Fourierreeks warmteoverdracht systeem” warmteoverdrachtberekeningen op naam van de heer [verzoeker sub 2] vastgelegd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. 2.11. Bij brief van 19 september 2017 heeft (de advocaat van) [verzoekers] Mosman c.s. gesommeerd, kort gezegd, om zich met onmiddellijke ingang te onthouden van iedere inbreuk op de auteursrechten, persoonlijkheidsrechten en intellectuele dan wel industriële eigendomsrechten van [verzoekers] In deze sommatiebrief staat, voor zover van belang, het volgende vermeld: “(…) Cliënten hebben een zogeheten differentiaalvergelijking en fourierreeks voor een specifiek warmteoverdrachtsysteem (bulk solid heat exchanger) voor eigen rekening en risico bedacht en ontwikkeld dat concreet op papier is uitgewerkt en in Excel-berekeningsbladen is vormgegeven, met welke Excel-berekeningsbladen het dimensioneren van het warmteoverdrachtsysteem kan worden uitgevoerd, hierna te noemen: ‘het Werk’. Cliënten zijn de exclusief rechthebbenden op het Werk. (…) Door zonder toestemming van cliënten in het economisch verkeer producten aan te bieden die identiek en/of soortgelijk zijn aan het Werk van cliënten en/of daarvan een afgeleide zijn, maakt u inbreuk op voormelde rechten. (…)” 2.12. De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis in kort geding van 20 december 2017 de door [verzoekers] jegens Mosman c.s. gevraagde voorlopige voorzieningen – waaronder het staken van de inbreuk op zijn auteursrechten het verbod tot openbaarmaking en verveelvoudiging van het in de dagvaarding omschreven werk – geweigerd met veroordeling van [verzoekers] in de proceskosten. De voorzieningenrechter heeft hiertoe onder meer overwogen dat voorshands niet kan worden vastgesteld dat sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk en dat vooralsnog niet kon worden aangenomen dat [verzoekers] de maker van het werk was. [verzoekers] heeft hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis. 3Het verzoek en het verweer 3.1. Het verzoekschrift strekt ertoe dat de rechtbank een voorlopig deskundigenbericht zal bevelen. [verzoekers] legt aan haar verzoek het volgende ten grondslag. Op 15 maart 2013 heeft [verzoekers] voor eigen rekening en risico een warmteoverdrachtsberekening ontwikkeld in de vorm van een differentiaalvergelijking en een fourierreeks die op papier is uitgewerkt en in Excel-berekeningsbladen is vormgegeven (hierna: het Werk). Het Werk bestaat uit een model en een rekenschema. Daarbij is het model kort gezegd een beschrijving van een warmteoverdrachtssysteem (BSHE) met differentiaalvergelijkingen met een unieke, creatieve en subjectieve keuze van een combinatie van randvoorwaarden (Dirichlet en Neumann), welk model is uitgewerkt tot een rekenschema met een wiskundige benaderingsmethode (fourierreeks) om een werkelijke berekening te kunnen maken. Het rekenschema betreft kort gezegd een schema om de optimale hoeveelheid energieoverdracht naar het granulaat te bepalen en daarmee de optimale verblijfstijd van het granulaat tussen de warmtewisselplaten. Zowel het model als het rekenschema zijn eigen intellectuele scheppingen van [verzoekers] De vorm van het Werk is het resultaat van scheppende menselijke arbeid en van creatieve (reken)keuzes en is niet ontleend aan de vorm van een ander werk. Er is sprake van een creatieve prestatie van de auteur die in het Werk tot uiting komt. Het Werk beschikt over een eigen oorspronkelijk karakter en draagt het persoonlijk stempel van de maker, waardoor het wordt beschermd door de Auteurswet. [verzoekers] is gerechtigd de auteursrechten en persoonlijkheidsrechten c.q. intellectuele en/of industriële eigendomsrechten op het Werk te handhaven. Mosman c.s. heeft echter vanaf april 2016, na het vertrek van [naam 1] in maart 2016, de berekening van [verzoekers] zonder haar toestemming gebruikt en gekopieerd, dan wel openbaar gemaakt, dan wel verveelvoudigd. Mosman c.s. gebruikt het Werk nu in nieuw te ontworpen en inmiddels ontworpen BSHE’s. Mosman c.s. is na het vertrek van de heer [verzoeker sub 2] per 1 februari 2017 niet meer gerechtigd om van het Werk gebruik te maken. Mosman c.s. handelt onrechtmatig jegens [verzoekers] en maakt inbreuk op het exclusief aan [verzoekers] toekomende auteursrecht op het Werk. [verzoekers] lijdt ten gevolge hiervan schade althans dreigt (verdere) schade te lijden. [verzoekers] wenst dat voorafgaand aan een aanhangig te maken bodemprocedure door een deskundige wordt beoordeeld en vastgesteld dat het Werk auteursrechtelijke bescherming geniet. 3.2. Mosman c.s. verzet zich tegen inwilliging van het verzoek en voert daartoe het volgende aan. [verzoekers] heeft geen belang bij het verzoek en maakt misbruik van recht door een voorlopig deskundigenbericht te verzoeken. Daarnaast is het verzoek in strijd met een goede procesorde. [verzoekers] heeft het in een eerder stadium namelijk niet noodzakelijk geacht om een deskundigenonderzoek te laten doen voor zij een procedure in kort geding entameerde. Het Werk kan verder ook niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen aangezien het niet uniek is en niet door [verzoekers] is vervaardigd. De door Mosman c.s. gebruikte warmteoverdrachtsberekening is niet door [verzoekers] bedacht, maar is na het vertrek van [naam 1] op initiatief van de heer [naam 2] (hierna: [naam 2] ), [functie 1 verweerster sub 4] van verweerster sub 4 en [functie 2 verweerster sub 4] van RvS Mosman ontwikkeld, aan welke ontwikkeling de heer [verzoeker sub 2] wel een bijdrage heeft geleverd, maar waarvoor hij ook gewoon is betaald. De door [verzoekers] voorgestelde deskundige (een professor in het IE-recht) beschikt tot slot niet over de technische bagage om te beoordelen of het model en het rekenschema auteursrechtelijk beschermd zijn. Het oordeel of een bepaald werk auteursrechtelijk is beschermd is voorbehouden aan de rechter. 4De beoordeling 4.1. Vooropgesteld wordt dat een voorlopig deskundigenonderzoek als bedoeld in artikel 202 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) ertoe kan dienen een partij de mogelijkheid te verschaffen aan de hand van het uit te brengen deskundigenbericht zekerheid te verkrijgen omtrent de voor de beslissing van het geschil relevante feiten en omstandigheden en aldus beter te kunnen beoordelen of het raadzaam is een procedure te beginnen en, als daartoe wordt overgegaan, beter te kunnen aangeven op grond waarvan (en tegen wie) een vordering wordt ingesteld. Hieruit vloeit voort dat het niet noodzakelijk is dat in het verzoek tot het bevelen van een voorlopig deskundigenbericht nauwkeurig wordt omschreven (in verband) met welke - nog in te stellen - vordering(

1. en)dit onderzoek verband zal houden. Voldoende is dat feiten vermeld worden op grond waarvan kan worden beoordeeld waarover een deskundigenbericht moet worden uitgebracht en waarom dit onderzoek met het oog op (de strekking van) de eventueel in te stellen vordering(
2. en)van belang kan zijn. De in artikel 203 lid 2, aanhef en sub a, Rv vereiste vermelding van de aard en het beloop van de vordering dient ertoe de rechter in staat te stellen te beoordelen of zij bevoegd is kennis te nemen van het verzoek. 4.2. Naar het oordeel van de rechtbank voldoet het verzoek van [verzoekers] aan de wettelijke eisen van artikel 202 Rv en verder. Het verzochte onderzoek dient er immers toe bewijs te verkrijgen van feiten die zij zal hebben te bewijzen in de bodemprocedure, te weten – samengevat – of het Werk auteursrechtelijke bescherming geniet. De tegen het verzoek door Mosman c.s. geuite bezwaren gaan niet op. De rechtbank is het met Mosman c.s. eens dat de vraag of sprake is van auteursrechtinbreuken is voorbehouden aan de rechter. Gelet op de technische complexiteit van het Werk heeft [verzoekers] naar het oordeel van de rechtbank echter voldoende belang bij haar verzoek en heeft zij ook voldoende onderbouwd dat de voorgestelde deskundige in staat is de hier relevante vraag te beoordelen. Middels het deskundigenonderzoek kan onder meer feitelijk worden vastgesteld of en zo ja in hoeverre er creatieve en subjectieve keuzes door [verzoekers] zijn gemaakt. Dat [verzoekers] al voorafgaand aan dit verzoek een kort geding procedure is gestart maakt niet dat het verzoek in strijd is met de goede procesorde. Het verweer dat het Werk niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt zal eveneens worden gepasseerd. Deze betwisting is juist de reden dat om een deskundigenonderzoek wordt verzocht. 4.3. Het verzoek zal dan ook worden toegewezen, met inachtneming van het volgende. 4.4. [verzoekers] heeft voorgesteld om de heer prof. mr. Th.C.J.A. van Engelen, hoogleraar intellectuele eigendom aan de Universiteit van Maastricht tot deskundige te benoemen. Mosman c.s. heeft tegen de benoeming van deze persoon tot deskundige geen verweer gevoerd, behalve dat hij onvoldoende technisch onderlegd zou zijn. [verzoekers] heeft op de mondelinge behandeling verklaard dat de voorgestelde deskundige veel octrooirecht doet en die zin voldoende technisch onderlegd is. Het verweer is daarmee voldoende weerlegd. De rechtbank zal daarom overgaan tot benoeming van de hierna te noemen deskundige, die aan de rechtbank heeft bericht dat hij bereid en in staat is om het deskundigenonderzoek te verrichten. 4.5. De door [verzoekers] voorgestelde vragen zijn ter zitting besproken en hebben geleid tot vaststelling van de navolgende vragen: 1. Dienen er om het Werk (zie rechtsoverweging 3.1) vanaf nul tot stand te brengen creatieve en subjectieve keuzes door de maker gemaakt te worden? En zo ja: a. Welke creatieve en subjectieve keuzes zijn gemaakt in het opstellen van het model? b. Welke creatieve en subjectieve keuzes zijn gemaakt in de randvoorwaarden van de differentiaal vergelijkingen? c. Welke creatieve en subjectieve keuzes zijn gemaakt in het traject van het oplossen van de differentiaalvergelijkingen en de uitvoering van de fourieranalyse? d. Op welke wijze is het Werk op basis van die creatieve en subjectieve keuzes uitgewerkt vanaf nul tot een Excel-bestand? 2. Bestaat het Werk uit meer dan het toepassen van een fourierreeks en een differentiaalvergelijking? 3. Is er aldus sprake van een werk met een eigen, oorspronkelijk karakter dat het stempel van de maker draagt? 4. Komt het Werk aldus voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking? 5. Hebt u overigens nog opmerkingen die voor de onderhavige zaak van belang zijn? 4.6. [verzoekers] heeft nog aangeboden om door de heer [verzoeker sub 2] handgeschreven berekeningen ‘sub rosa’ (onder geheimhouding) ter beoordeling aan (uitsluitend) de deskundige te overleggen. Nu door haar niet toegelicht waarom dit voor de beoordeling door de deskundige noodzakelijk zou zijn en evenmin is toegelicht waarom Mosman c.s. (die volgens [verzoekers] bekend is met het Werk) hiervan geen kennis zou mogen nemen, ziet de rechtbank geen aanleiding om af te wijken van het uitgangspunt dat beide partijen moeten kunnen beschikken over dezelfde informatie. Anders dan door [verzoekers] is verzocht zal de rechtbank dan ook niet bepalen dat deze berekeningen uitsluitend ter beoordeling aan de deskundige worden overgelegd. 4.7. De rechtbank ziet geen aanleiding om af te wijken van het uitgangspunt van de wet, dat het voorschot op de kosten van de deskundige in beginsel door de verzoekende partij moet worden gedeponeerd. Dit voorschot zal daarom door verzoekers moeten worden betaald. 4.8. De rechtbank wijst erop dat partijen wettelijk verplicht zijn om mee te werken aan het onderzoek door de deskundige. De rechtbank zal deze verplichting uitwerken zoals nader onder de beslissing omschreven. Wordt aan een van deze verplichtingen niet voldaan, dan kan de rechtbank daaruit de gevolgtrekking maken die zij geraden acht, ook in het nadeel van de desbetreffende partij. 4.9. Indien een partij desgevraagd of op eigen initiatief schriftelijke opmerkingen en verzoeken aan de deskundige doet toekomen, dient zij daarvan terstond afschrift aan de wederpartij te verstrekken. 5De beslissing De rechtbank 5.1. beveelt een onderzoek door een deskundige ter beantwoording van de in rechtsoverweging 4.6 genoemde vragen, 5.2. benoemt tot deskundige: prof. mr. Th.C.J.A. van Engelen, correspondentieadres: [correspondentieadres] , telefoon: [telefoonnummer] , e-mailadres: [e-mail adres], het voorschot 5.3. bepaalt met het oog op de vaststelling van het voorschot op de kosten van de deskundige het volgende: de deskundige dient binnen drie weken na de datum van deze beslissing een begroting van de kosten op te geven aan de griffie van de rechtbank, gespecificeerd naar het verwachte aantal te besteden uren, het uurtarief en de eventuele overige kosten de griffie zal de opgave van de deskundige vervolgens toezenden aan partijen partijen kunnen desgewenst binnen twee weken na dagtekening van de brief van de griffie schriftelijk bij de rechtbank bezwaar maken tegen de begroting indien niet of niet tijdig bezwaar wordt gemaakt, wordt de hoogte van het voorschot op de kosten van de deskundige reeds nu voor alsdan vastgesteld op het door de deskundige begrote bedrag indien wel tijdig bezwaar wordt gemaakt, zal het voorschot worden vastgesteld bij afzonderlijke rechterlijke beslissing, 5.4. bepaalt dat verzoekers het voorschot dienen over te maken binnen twee weken na de datum van de nota met betaalinstructies van het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak, 5.5. draagt de griffier op om de deskundige onmiddellijk in kennis te stellen van de betaling van het voorschot, het onderzoek 5.6. bepaalt dat verzoekers hun procesdossier in afschrift aan de deskundige dienen te doen toekomen, 5.7. bepaalt dat de deskundige het onderzoek zelfstandig zal instellen op de door de deskundige in overleg met partijen te bepalen tijd en plaats, 5.8. wijst de deskundige er op dat: de deskundige voor aanvang van het onderzoek dient kennis te nemen van de Leidraad deskundigen in civiele zaken (te raadplegen op www.rechtspraak.nl of desgevraagd te verkrijgen bij de griffie), de deskundige het onderzoek pas na het bericht van de griffier omtrent betaling van het voorschot dient aan te vangen, de deskundige het onderzoek onmiddellijk dient te staken en contact dient op te nemen met de griffier, indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden het voorschot niet toereikend blijkt te zijn, 5.9. bepaalt dat partijen nadere inlichtingen en gegevens aan de deskundige dienen te verstrekken indien deze daarom verzoekt, de deskundige toegang dienen te verschaffen tot voor het onderzoek noodzakelijke plaatsen, en de deskundige ook voor het overige gelegenheid dienen te geven tot het verrichten van het onderzoek, het schriftelijk rapport 5.10. draagt de deskundige op om uiterlijk vier maanden na het schriftelijk bericht van de griffier omtrent de betaling van het voorschot een schriftelijk en ondertekend bericht in drievoud ter griffie van de rechtbank in te leveren, onder bijvoeging van een gespecificeerde declaratie, 5.11. wijst de deskundige er op dat: uit het schriftelijk bericht moet blijken op welke stukken het oordeel van de deskundige is gebaseerd, de deskundige een concept van het rapport aan partijen moet toezenden, opdat partijen de gelegenheid krijgen binnen vier weken daarover bij de deskundige opmerkingen te maken en verzoeken te doen, en dat de deskundige in het definitieve rapport de door partijen gemaakte opmerkingen en verzoeken en de reactie van de deskundige daarop moet vermelden, 5.12. bepaalt dat partijen binnen vier weken dienen te reageren op het concept-rapport van de deskundige nadat dit aan partijen is toegezonden en dat partijen bij de deskundige geen gelegenheid hebben op elkaars opmerkingen en verzoeken naar aanleiding van het concept-rapport te reageren, uitvoerbaar bij voorraad 5.13. verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad. Deze beschikking is gegeven door mr. S.P. Pompe, rechter, bijgestaan door mr. F.S. van der Slot-Beemster, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 10 januari 2019.