125782 / KG ZA 03-568 RECHTBANK BREDA 3 december 2003 Sector handelsrecht Voorzieningenrechter VONNIS IN KORT GEDING in de zaak van:
(5)years thereafter strict secrecy about the modes and methods of business of the Licensor including without limiting the generality of the foregoing, technical data concerning the products and associated equipment; any manuals which may be issued by the Licensor; the Licensor's trade secrets; and any other information obtained by the Licensee pursuant to this Agreement and marked confidential by the Licensor (…)." - Artikel 14 van de overeenkomst luidt: "Licensee shall not do any matter act, thing or deed which shall in any way prejudice the Licensor's interest in the Products." - Artikel 20.4 van de overeenkomst luidt: "Upon termination of this agreement the Licensee must immediately: a. (…); b. (…); c. provide to Licensor a current list of all customers of Licensee and all potential customers given proposals by Licensee; d. cease to use any trademarks or logos for the Products and; e. remove and discontinue the use of all signs, advertising and literature indicating that the Licensee is affiliated with the Licensor." - Op 27 januari 1987 heeft Planbeheer B.V. op eigen naam het woordmerk RITEC gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau, welk depot is geregistreerd onder nummer
- - Op 27 januari 1987 heeft Planbeheer B.V. op eigen naam het beeldmerk RITEC gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau, welk depot is geregistreerd onder nummer
- - Op 18 september 1999 heeft Ritec Holland op eigen naam het beeldmerk CLEAR-SHIELD en het woordmerk CLEAR-SHIELD gedeponeerd bij het Benelux Merken-bureau, aldaar geregistreerd onder nummer 623689 respectievelijk
- - Op 14 december 1999 heeft Ritec Holland op eigen naam een nieuw beeldmerk RITEC gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau, geregistreerd onder nummer
- - Na liquidatie van Planbeheer B.V. heeft haar directeur-grootaandeelhouder de rechten op het onder de nummers 151044 en 154305 bij het Benelux Merkenbureau gedepo-neerde woord- en beeldmerk RITEC overgedragen aan Ritec Holland. - Bij brief van 26 maart 2003 aan Ritec International heeft Ritec Holland de lopende distributieovereenkomst met onmiddellijke ingang opgezegd. Als reden geeft zij op dat haar is gebleken dat het product ClearShield het oplosmiddel HCFC bevat, dat het gebruik van dit middel in strijd is met EG-richtlijn 2000/2037, dat de verhandeling daarvan Ritec Holland kan blootstellen aan bestuurlijke handhaving en strafrechtelijke vervolging en dat Ritec International haar één en ander heeft verzwegen. - Bij brief van 4 april 2003 aan Ritec Holland heeft Ritec International geprotesteerd tegen beëindiging van de distributieovereenkomst en heeft zij arbitrage voorgesteld. - In antwoord daarop heeft Ritec Holland bij faxbericht van eveneens 4 april 2003 aan Ritec International medegedeeld dat zij voornemens is om producten van een andere leverancier te gaan betrekken en dat zij de namen van de producten van Ritec International niet meer zal gebruiken noch haar producten op de markt zal brengen als zijnde gelieerd aan Ritec International. - Op 10 oktober 2003 heeft Ritec International de woordmerken CLEARSHIELD en RITEC gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. - Bij brief van 16 oktober 2003 heeft de raadsman van Ritec International aan de raadsman van Ritec Holland medegedeeld dat Ritec International heeft geconstateerd dat Ritec Holland onder het label ClearShield een product verkoopt dat niet gelijk is aan het echte ClearShield-product en dat dit namaakproduct eveneens HCFC's bevat. Tevens is Ritec Holland gesommeerd om een onthoudingsverklaring te ondertekenen. Aan die sommatie heeft Ritec Holland niet voldaan. 3.2 De vorderingen van eisers zijn gebaseerd op de stellingen dat Ritec Holland haar merken te kwader trouw heeft gedeponeerd, dat Ritec Holland in strijd met de distributieovereen-komst handelt door de merken RITEC en CLEAR-SHIELD te blijven gebruiken als handelsnaam respectievelijk voor haar producten en door onder die namen een nieuw, eigen product op de markt te brengen dat eveneens HCFC's bevat. 3.3 Tegen de vorderingen heeft Ritec Holland zich primair verweerd met de stellingen dat, gelet op de artikelen 254 en 1022 Rv en de artikelen 16 en 26 van de distributieovereen-komst, de voorzieningenrechter niet bevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen van eisers voorzover deze berusten op wanprestatie, dat nakoming van het bepaalde in artikel 20.4 van de distributieovereenkomst alleen kan worden gevorderd indien de overeenkomst zou zijn beëindigd door eisers en dat het oordeel omtrent deze nakoming is voorbehouden aan de reeds aangezochte Engelse arbiters. Verder heeft Ritec Holland aangevoerd dat zij haar merken te goeder trouw heeft gedeponeerd, dat zij niet onrecht-matig heeft gehandeld jegens eisers noch dat zij handelt in strijd met de Handelsnaamwet. 3.4 Omtrent zijn bevoegdheid stelt de voorzieningenrechter voorop dat de vorderingen van eisers niet enkel zijn gebaseerd op wanprestatie maar tevens op merkinbreuk, onrecht-matige daad en de Handelsnaamwet. Met betrekking tot de gestelde merkinbreuken in het kader van de Benelux Merkenwet is de voorzieningenrechter bevoegd om van de vorderingen kennis te nemen, nu Ritec Holland is gevestigd in dit arrondissement en de gestelde inbreuken mede in dit arrondissement worden gepleegd. Weliswaar zijn partijen overeengekomen om geschillen betreffende hun distributieovereenkomst door Engelse arbiters te laten beslechten, maar er is gesteld noch gebleken dat de ene partij in dat kader een voorlopige voorziening kan verkrijgen zonder de uitdrukkelijke medewerking van de andere partij, zodat in zoverre voor de voorzieningenrechter een taak blijft weggelegd, ook als het gaat om een geschil betreffende de distributieovereenkomst. Op deze over-eenkomst is Engels recht van toepassing. 3.5 Partijen twisten in de eerste plaats over de aanspraken op het woordmerk en de beeld-merken RITEC en op het woord- en beeldmerk CLEAR-SHIELD, die door Ritec Holland zijn gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. Het gaat hier om de aanspraken in de onderlinge verhouding tussen partijen, zodat de depots van deze merken of van daarop gelijkende merken door derden buiten beschouwing zullen worden gelaten. In het kader van de beantwoording van de vraag of Ritec Holland haar merkdepots te goeder trouw heeft verricht, dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de depots die Ritec Holland zelf heeft verricht en de depots die zij heeft overgenomen van Planbeheer B.V. 3.6 De voorzieningenrechter constateert dat Ritec Holland, toen nog geheten B+S Projecten Beheer B.V., afgezien van mogelijke eerdere contacten met [eiserS], in ieder geval in oktober 1986 een distributieovereenkomst gesloten heeft met de rechtsvoorgangster van Ritec International, waarin zij uitdrukkelijk wordt gewezen op het bestaan van de merken CLEARSHIELD (lees: het beeldmerk CLEAR-SHIELD) en RITEC (lees: het woordmerk RITEC) in het Verenigd Koninkrijk en waarin het gebruik van die merken door B+S Projekten Beheer B.V. wordt verbonden aan voorafgaande toestemming door de weder-partij. Dat B+S Projekten Beheer B.V. heeft begrepen dat het gebruik van genoemde merken afhankelijk is van de toestemming van (inmiddels) Ritec International, blijkt uit het feit dat zij in 1987 toestemming aan Ritec International heeft gevraagd om haar naam te wijzigen in Ritec Holland. 3.7 In 1998 heeft Ritec International een nieuwe distributieovereenkomst gesloten met Ritec Holland. Opnieuw wordt in die overeenkomst uitdrukkelijk bedongen dat het gebruik van de merken RITEC en CLEARSHIELD door Ritec Holland is gebonden aan voorafgaande toestemming van Ritec International. Niet valt in te zien welke redelijke grond Ritec Holland zou kunnen hebben gehad om in 1999 op eigen naam de beeldmerken RITEC en CLEAR-SHIELD te deponeren zonder daarvoor aan Ritec International de ingevolge de overeenkomst vereiste toestemming te vragen. Het feit dat Ritec Holland toen constateer-de dat de rechten op die beeldmerken in de Benelux niet waren beschermd, is op zich geen rechtvaardiging om te handelen zoals Ritec Holland heeft gedaan. Deze depots worden dan ook aangemerkt als zijnde verricht in de wetenschap dat deze merken reeds eerder door [eiserS] en diens vennootschappen in het Verenigd Koninkrijk werden ge-bruikt, en zijn daarmee te kwader trouw verricht. De vordering van [eiserS] tot overdracht van deze depots, aan welke vordering geen verjaringstermijn is verbonden, zal daarom worden toegewezen. 3.8 Met betrekking tot de in 1987 gedeponeerde woord- en beeldmerken RITEC geldt dat deze aanvankelijk op eigen naam zijn gedeponeerd door Planbeheer B.V., een aandeel-houder van Ritec Holland. Dat Planbeheer B.V. voor deze depots voorafgaande toestem-ming van Ritec International of Ritec Europe heeft gekregen, is gesteld noch gebleken. Door Ritec Holland is gesteld dat zij door Planbeheer B.V. is opgericht, hetgeen betekent dat Planbeheer B.V. haar directeur-grootaandeelhouder of haar bestuurder is geweest en als zodanig op de hoogte moet zijn geweest van het gebruik van het merk RITEC door [eiserS] en diens vennootschappen in het Verenigd Koninkrijk. Derhalve moet worden aangenomen dat ook deze depots te kwader trouw zijn verricht. Deze kwade trouw kan ook aan Ritec Holland worden toegerekend. Ook de door [eiserS] gevorderde overdracht van deze merkdepots zullen daarom worden toegewezen. 3.9 Omdat de door [eiserS] sub 1 gevorderde overdracht van de merkdepots van Ritec Holland aan Ritec International zal worden toegewezen en inmiddels beide partijen de laatstelijk tussen hen gesloten distributieovereenkomst als beëindigd beschouwen, kunnen ook de sub 2 en 3 gevorderde voorzieningen worden toegewezen. In alle gevallen zal de dwang-som worden gematigd en gemaximeerd. De hoogte van de door [eiserS] als gevolg van de gepleegde merkinbreuken geleden schade is voorshands niet vast te stellen. De door hen sub 9 gevorderde voorziening zal daarom worden geweigerd. 3.10 Ter zitting heeft Ritec Holland toegegeven dat zij nog steeds een product verkoopt onder de naam ClearShield en onder verwijzing naar Ritec International op het etiketten van dat door haar verhandelde product, terwijl het door haar verkochte product niet gelijk is aan het product ClearShield van Ritec International. Bovendien heeft zij toegegeven dat ook in haar huidige product HCFC's zijn verwerkt. Daarmee maakt zij inbreuk op de merk-rechten van [eiserS] en concurreert zij op onrechtmatige wijze met Ritec International. Om eisers de omvang van de daardoor door hen geleden schade te kunnen laten vaststellen, zullen de sub 4 tot en met 6 gevorderde voorzieningen worden toegewezen, doch onder matiging en maximering van de gevorderde dwangsom. Tevens hebben eisers voldoende belang bij de onder 7 bedoelde excuusbrief, die de voorzieningenrechter zal formuleren als in het dictum zal blijken. De gevorderde dwangsom zal opnieuw worden gematigd en gemaximeerd. De hoogte van de door eisers geleden schade zal pas naar aanleiding van de door Ritec Holland te verstrekken gegevens kunnen blijken. De sub 9 en 10 gevraagde voorschotten zullen daarom thans worden geweigerd. De onder 8 gevraagde veroordeling is een uitvloeisel van de tussen partijen laatstelijk gesloten overeenkomst. Aan de arbiters wordt overgelaten vast te stellen per welke datum de overeenkomst tussen partijen als beëindigd moet worden beschouwd. Bij wijze van voorlopige voorziening zal worden bepaald dat Ritec Holland zich in ieder geval tot het wijzen van het arbitraal vonnis aan de geheimhoudingsplicht dient te houden. Tegen de onder 11 genoemde termijn voor het instellen van de eis in de bodemzaak heeft Ritec Holland geen bezwaar gemaakt, zodat de voorzieningenrechter deze termijn zal overnemen.
- De kosten. Als de in het ongelijk te stellen partij zal Ritec Holland worden veroordeeld in de kosten van het geding.
- De beslissing in kort geding. De voorzieningenrechter: veroordeelt gedaagde om binnen een week na betekening van dit vonnis de Benelux merkregistraties onder nummers 154305, 151044, 618058, 623689 en 673834 om niet aan eiseres sub 3 over te dragen en medewerking te verlenen aan het inschrijven van de overdrachtsakten in het Benelux merkenregister; veroordeelt gedaagde om met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden elk gebruik van de handelsnaam RITEC of een daarmee overeenstemmende handelsnaam; veroordeelt gedaagde om met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden elk gebruiken van de merken CLEARSHIELD en RITEC of daarmee overeenstemmende tekens; veroordeelt gedaagde om binnen een week na betekening van dit vonnis te verwijderen iedere verwijzing naar eiseres sub 3 of één van haar merken op en/of in etiketten, verpakkingen, producten, brochures en andere geschriften; veroordeelt gedaagde om binnen een week na betekening van dit vonnis een volledige lijst van al haar klanten en een volledig omzetoverzicht van alle door haar verkochte producten die onder de distributieovereenkomst met eiseres sub 3 vielen, ter beschikking te stellen van eiseres sub 3; veroordeelt gedaagde om voor eigen rekening een door eiseres sub 3 aan te wijzen registeraccountant de klantenlijst en het omzetoverzicht te laten controleren en daartoe de registeraccountant toegang tot alle door deze benodigde gegevens te verschaffen en deze alle medewerking te verlenen; veroordeelt gedaagde om op eerste schriftelijke verzoek van eisers de nota van deze registeraccountant te betalen; veroordeelt gedaagde om binnen een week na betekening van dit vonnis aan alle afnemers aan wie onder de naam RITEC een namaakproduct is verkocht een brief te sturen met de volgende inhoud: Geachte klant, Ritec Holland heeft van 1987 tot en met 2003 producten van Ritec International Limited verkocht, in het bijzonder het product 'ClearShield'. Sinds 23 maart 2003 betrekt Ritec Holland geen producten meer van Ritec International Limited. Nadien is Ritec Holland producten blijven verkopen met de naam 'ClearShield', die niet afkomstig zijn van Ritec International Limited en die niet hetzelfde zijn als de originele 'ClearShield'-producten. Het is zeer goed mogelijk dat deze namaakproducten, die als 'ClearShield' zijn verkocht, niet dezelfde resultaten opleveren als de originele 'ClearShield'-producten van Ritec International Limited. Ritec International Limited kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade die ontstaat door gebruik van het namaakproduct, alleen of in combinatie met de voor- en nabewerkingproducten van Ritec International Limited. Ritec International Limited zoekt een nieuwe distributeur voor haar producten in de Benelux. Zodra zij deze heeft gevonden, zult u hiervan op de hoogte worden gesteld. Ritec Holland biedt u haar excuses aan voor de door haar gemaakte fouten. Hoogachtend, [J.B.], directeur veroordeelt gedaagde om de in artikel 11 van de tussen haar en eiseres sub 3 gesloten distributieovereenkomst d.d. 21 augustus 1998 genoemde geheimhoudingsplicht na te leven totdat de Engelse arbiters bij arbitraal vonnis de einddatum van deze overeenkomst hebben vastgesteld; bepaalt dat gedaagde een dwangsom verbeurt van € 1.000,- per overtreding van één van de hiervoor genoemde veroordelingen en voorts van € 1.000,- per dag dat zij in gebreke blijft aan één van voormelde veroordelingen te voldoen, met bepaling dat aan dwangsommen maximaal € 100.000,- per veroordeling kan worden verbeurd; bepaalt dat een in dit vonnis genoemde dwangsom vatbaar is voor matiging door de bodemrechter voorzover handhaving van verbeurte van die dwangsom naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding; veroordeelt gedaagde in de kosten van het geding, voorzover aan de zijde van eisers gevallen, tot op heden begroot op € 989,16, waaronder begrepen een bedrag van € 703,- aan salaris; verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; bepaalt de termijn waarbinnen de eis in de bodemprocedure tegen gedaagde dient te worden ingesteld op drie maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit vonnis; weigert het meer of anders gevorderde. Dit vonnis is gewezen door mr. C.J.G.M. van der Weide, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting in kort geding van woensdag 3 december 2003, in tegenwoordigheid van mr. M.A.M. de Baar, waarnemend griffier.