vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/491233 / HA ZA 15-740 Vonnis van 27 juli 2016 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CONTINENTAL BAKERIES (HAUST) B.V., gevestigd te Dordrecht, eiseres, advocaat mr. drs. I.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam, tegen [gedaagde] , wonende te [woonplaats], gedaagde, advocaat mr. P.L. Reeskamp te Amsterdam. Partijen zullen hierna Haust en [gedaagde] genoemd worden. De zaak is voor Haust inhoudelijk behandeld door mr. E.R. Caspers, advocaat te Den Haag, bijgestaan door de octrooigemachtigde ir. R. Melchior. De zaak is voor [gedaagde] inhoudelijk behandeld door zijn advocaat voornoemd en mr. M. van der Wal, advocaat te Amsterdam, bijgestaan door de octrooigemachtigde ir. L.J.J. Jessen. 1De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 13 maart 2015 waarbij Haust verlof is verleend om te procederen volgens het Versneld Regime in Octrooizaken (VRO); de dagvaarding van 24 maart 2015; de akte houdende overlegging producties van Haust, met producties 1 tot en met 22; de conclusie van antwoord van 9 september 2015, met producties 1 tot en met 10; het pleidooi van 12 februari 2016 en de daarbij door beide partijen overgelegde pleitnotities, waarbij in de pleitnotities van [gedaagde] de randnummers 27 tot en met 37 zijn doorgehaald omdat zij niet zijn gepleit. 1.2. Vonnis is nader bepaald op heden. 2De feiten 2.1. [gedaagde] is houder van Nederlands octrooi 1012379, getiteld ‘Plat product en verpakking’, op 19 december 2000 verleend op een aanvrage van 17 juni 1999 (hierna: het octrooi). De conclusies van het verleende octrooi luiden als volgt: 1. Plat product, zoals een baksel, bijvoorbeeld een beschuit, een koekje, een cracker of dergelijke, met het kenmerk, dat het product aan zijn omtreksrandzone is voorzien van een randuitsparing, waarin de top van een vinger van een consument past, zodanig dat de consument het bovenste product van een in een strakke folieomhulling verpakte stapel producten kan uitnemen door de genoemde vingertop in de genoemde uitsparing te steken en het product aan het aan de uitsparing grenzende randzonedeel aan te grijpen. 2. Product volgens conclusie 1, omvattende een aantal in een regelmatig patroon gerangschikte uitsparingen. 3. Product volgens conclusie 1, waarin het aan de uitsparing grenzende vlak althans ten dele een van 90° afwijkende hoek met het hoofdvlak van het product vormt voor het zodanig verpakken van een stapel producten in de genoemde strakke folie-omhulling, dat de uitsparing een naar beneden toe zich verbredende vorm bezit. 4. Verpakking, omvattende een strakke folieomhulling en een stapel daarin opgenomen producten volgens één der voorgaande conclusies. 5. Verpakking volgens conclusie 4, waarin de uitsparingen over de hoogte van de stapel versprongen geplaatst zijn. 6. Verpakking volgens conclusie 5, waarin de uitsparingen willekeurig geplaatst zijn. 2.2. [gedaagde] heeft bij aktes van respectievelijk 30 september 2002 en 16 januari 2013 gedeeltelijk afstand gedaan van zijn recht. De gewijzigde conclusies luiden thans als volgt: 1. Verpakking, omvattende een strakke folie-omhulling en een stapel daarin opgenomen platte baksels, waarin: het baksel, bijvoorbeeld een beschuit, een koekje, een cracker of dergelijke is, met het kenmerk, dat het baksel aan zijn randomtrekszone is voorzien van een randuitsparing waarin de top van een vinger van een consument past, zodanig dat de consument het bovenste baksel van de in de strakke folie-omhulling verpakte stapel baksels kan uitnemen door de genoemde vingertop in de genoemde randuitsparing te steken en het product aan het aan de randuitsparing grenzende randzonedeel aan te grijpen. 2. Verpakking volgens conclusie 1, waarbij het baksel een aantal in een regelmatig patroon gerangschikte uitsparingen omvat. 3. Verpakking volgens conclusie 1, waarbij het aan de uitsparing grenzende vlak althans ten dele een van 90° afwijkende hoek met het hoofdvlak van het baksel vormt voor het zodanig verpakken van de stapel baksels in de genoemde strakke folie-omhulling, dat de uitsparing een naar beneden toe zich verbredende vorm bezit. 4. Verpakking volgens conclusie 1, waarbij de uitsparingen over de hoogte van de stapel versprongen geplaatst zijn. 5. Verpakking volgens conclusie 4, waarin de uitsparingen willekeurig zijn geplaatst. 6. Gebruik van een verpakking, omvattende een strakke folie-omhulling en een stapel daarin opgenomen platte baksels, waarin: het baksel, bijvoorbeeld een beschuit, een koekje, een cracker of dergelijke is, met het kenmerk, dat het baksel aan zijn randomtrekszone is voorzien van een randuitsparing waarin de top van een vinger van een consument past, waarbij de consument het bovenste baksel van de in de strakke folie-omhulling verpakte stapel baksels uitneemt door de genoemde vingertop in de genoemde randuitsparing te steken en het product aan het aan de randuitsparing grenzende randzonedeel aan te grijpen en te kantelen. 2.3. De gewijzigde beschrijving van het octrooi omvat de volgende passage: 2.4. Octrooicentrum Nederland (hierna: NL Octrooicentrum) heeft in het kader van een adviesprocedure ex artikel 84 ROW op 27 februari 2012 een advies uitgebracht over de toen geldende conclusies van het octrooi en een aantal hulpverzoeken. Conclusies 1 en 4 van het eerste hulpverzoek luidden: 1. Plat baksel, bijvoorbeeld een beschuit, een koekje, een cracker of dergelijke, met het kenmerk, dat het product aan zijn omtreksrandzone is voorzien van een randuitsparing, waarin de top van een vinger van een consument past, zodanig dat de consument het bovenste product van een in een strakke folieomhulling verpakte stapel producten kan uitnemen door de genoemde vingertop in de genoemde uitsparing te steken en het product aan het aan de uitsparing grenzende randzonedeel aan te grijpen. 4. Verpakking, omvattende een strakke folie-omhulling met een stapel daarin opgenomen baksels volgens één der voorgaande conclusies. Conclusie 1 van het derde hulpverzoek in de adviesprocedure bij NL Octrooicentrum kwam overeen met de thans geldende conclusie 1 als in r.o. 2.2 aangehaald. 2.5. NL Octrooicentrum overwoog – voor zover van belang – als volgt: “ (…) 5.4.1 Eerste hulpverzoek (…) 5.4.1.4 Conclusie 4 (…) Naar het oordeel van NL Octrooicentrum zal de vakman, uitgaande van de bestaande beschuitverpakking volgens D8 of D9 en gesteld voor de opdracht om het mogelijk te maken de beschuiten zonder kruimelen of beschadiging uit de strakke folie-omhulling te nemen, stuiten op D14 omdat D14 op een vakgebied ligt dat ten minste nauw verwant is aan het vakgebied van de verpakte baksels uit conclusie 4. D14 openbaart een cilindrische verpakking en een stapel daarin opgenomen (chips-achtige) gefrituurde snackproducten met een uitsparing in het midden. De vakman leert uit D14 (zie kolom 5, regels 51-54) dat een dergelijke uitsparing door de consument kan worden gebruikt om met zijn vinger de producten eenvoudig uit de verpakking te nemen. Indien de vakman de uit D14 bekende leer toepast op de bestaande beschuitverpakking volgens D8 of D9, ontstaat een verpakking, bestaand uit een strakke folie-omhulling en een stapel daarin opgenomen beschuiten met een uitsparing in het midden. Dat de bestaande beschuitverpakking, zoals geopenbaard in D8 en D9, kan worden beschouwd als een strakke folie-omhulling zoals bedoeld in conclusie 4 van het eerste hulpverzoek, volgt uit de in de beschrijvingsinleiding van het octrooi beschreven stand van de techniek. De bestaande beschuitverpakking laat echter toe dat een beschuit aan de rand van een middenuitsparing omhoog getrokken kan worden uit de strakke folie-omhulling zonder al te veel weerstand te ondervinden en te breken. De vakman zal daarom de uit D14 bekende leer zonder meer toe kunnen passen op de bestaande beschuitverpakking. De vakman die op aanwijzing van D14 een uitsparing heeft gemaakt in het midden van de beschuiten die in strakke folie-omhulling zijn verpakt, zal vervolgens constateren dat de zogenaamde middenuitsparing tot onwenselijk gevolg heeft dat wanneer de beschuit belegd wordt, het beleg door de uitsparing heen zal vallen. Naar het oordeel van NL Octrooicentrum zal de vakman echter zonder inventieve arbeid komen tot een oplossing voor het aan de middenuitsparing verbonden onwenselijke gevolg. De vakman zal namelijk direct begrijpen dat de mogelijkheid om de beschuit zonder kruimelen en beschadiging uit de strakke folie-omhulling te nemen voortkomt uit het feit dat de beschuit door de uitsparing aan de rand kan worden aangegrepen en dat de plaats van de uitsparing niet van belang is om dit voordeel te bereiken. Met verzoekster is NL Octrooicentrum daarom van oordeel dat de vakman de op aanwijzing van D14 aangebrachte uitsparing in het platte baksel zonder inventieve arbeid naar de rand van de beschuit zal verplaatsen, waardoor het smeeroppervlak van de beschuit niet onderbroken wordt door het aanbrengen van de uitsparing. Op die manier ontstaat een verpakking volgens conclusie 4 van het eerste hulpverzoek. Op grond van het voorgaande acht NL Octrooicentrum conclusie 4 van het eerste hulpverzoek niet inventief uitgaande van D8 of D9 in combinatie met D14 en de algemene kennis van de vakman. (…) 5.4.2. Derde hulpverzoek Conclusie 1 van het derde hulpverzoek betreft de samenvoeging van conclusie 1 en conclusie 4 van het eerste hulpverzoek. Nu conclusie 4 van het eerste hulpverzoek niet inventief is bevonden (vergelijk paragraaf 5.4.1.4) kan derhalve conclusie 1 van het derde hulpverzoek evenmin inventief worden geacht. (…)” 2.6. Amerikaans octrooi US 4,124,727, getiteld “nutritionally balanced protein snack food prepared from legume seeds”, verleend op 7 november 1978 (hierna US 727, D14 in voornoemde adviesprocedure), bevat de volgende passages: “The so-prepared dough is extruded into thin sheets preferably about 1 to 2 mm in thickness (about equivalent to a standard potato chip). The sheets are cut into pieces approximately 3 to 6 cm width and 4 to 7 cm length. The size and shape of the cut pieces are determined by the size and shape desired in the final product. Thus, the pieces may be cut into circles, squares, and the like. Furthermore, the pieces can be formed into scoops or other shapes convenient for using the snack item with dip. In a preferred embodiment of the invention the above sheets are cut into oval-shaped pieces approximately 5 cm in width and 6 cm in length. A 2 to 3 cm circular or eliptical hole is cut in the center of the oval piece leaving an oval shaped strip 1 to 1.5 cm wide along its width and 1.5 to 2 cm wide along its length. A number of advantages result from the above oval strip-shape of the product. The so-prepared snack item, when finish-fried, can easily be accommodated in a cylindrical package. The hole in the center of the snack item allows the item to be removed easily from a cylindrical package, e.g., by inserting a finger therethrough and lifting the item from the package. Another advantage is that the so-shaped snack item may be fried in a hemi-cylindrical perforated mold, thus yielding a product with a circular silhouette shape that can be packed efficiently in a cylindrical package without wasted space. The oval strip-shape thus has many advantages over conventionally-formed snack products.” (kolom 5, r. 31-60) (…) “The products of the invention are crisp, yet tender, having a texture similar to conventional potato or other chips. Furthermore, the ready-to-eat legume seed products are firm and are useful as carriers for dips, pastes, and spreads.” (kolom 6, r. 6-10) 2.7. De stand van de techniek omvat de volgende afbeeldingen van baksels: U.S. D 18,580 (D1) U.S. D 24,364 (D2) U.S. 1,646,921 (D3) U.S. 969,173 (D4) U.S. 1,955,851 (D5) 3. De vordering en het verweer 3.1. Haust vordert dat de rechtbank het octrooi zal vernietigen, met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van de procedure. Zij voert daartoe aan dat de materie van de thans geldende conclusie 1 op de indieningsdatum van de aanvrage voor de gemiddelde vakman voor de hand lag en dat geen van de afhankelijke conclusies daar nieuwe of inventieve elementen aan toevoegt. Met conclusie 1 valt volgens Haust ook het doek voor de onafhankelijke conclusie 6, nu het kantelen van het product automatisch volgt uit de oplossing van conclusie 1. 3.2. [gedaagde] voert verweer. 3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4De beoordeling Bevoegdheid 4.1. De rechtbank is bevoegd van de vordering van Haust kennis te nemen op grond van artikel 80 lid 1 sub a ROW en artikel 24, aanhef en onder 4 EEX-Vo. Conclusie 1: inventiviteit 4.2. Haust valt de inventiviteit van conclusie 1 van het octrooi op drie verschillende wijzen aan. Haar eerste inventiviteitsaanval gaat uit van bestaande (dat wil zeggen: vóór de indieningsdatum van het octrooi beschikbare) beschuiten met strakke folieverpakking als meest nabije stand van de techniek. De vakman zou voor de oplossing van het probleem van de slechte uitneembaarheid van deze beschuiten (het ‘uitneemprobleem’) volgens Haust te rade gaan bij US 727 (D14) (vergelijk r.o. 2.6), en een gat in het midden van de beschuit maken. De vakman zal hierbij echter op het probleem stuiten dat een gat in het midden een onderbroken smeeroppervlak geeft waar beleg doorheen kan vallen (het ‘smeerprobleem’). Volgens Haust zou de vakman het smeerprobleem eenvoudig oplossen door het gat van het midden naar de rand te verplaatsen, en zo tot de uitvinding komen. De tweede inventiviteitsaanval van Haust gaat - op soortgelijke wijze - uit van US 727 als meest nabije stand van de techniek. De derde inventiviteitsaanval die Haust entameert gaat uit van bestaande baksels met inkepingen aan de zijkant (vergelijk r.o. 2.7). 4.3. Nu Haust haar inventiviteitsaanvallen ook (onbetwist) langs die lat heeft gelegd, zal de rechtbank de inventiviteit van de gewijzigde conclusies beoordelen in het licht van de problem-solution approach, welke bestaat uit de volgende stappen: het identificeren van de meest nabije stand van de techniek; het inventariseren van de verschilmaatregel(
AI-uitleg op basis van de officiële wettekst. Indicatief, vervangt geen juridisch advies.