ECLI:NL:RBDHA:2017:911

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/515188 / HA ZA 16-863 Vonnis in incident van 1 februari 2017 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LEVEL HOLDING B.V., gevestigd te Son en Breugel, eiseres in de hoofdzaak, verweerster in het voegingsincident, advocaat mr. Th.C.J.A. van Engelen te Utrecht, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RECAIR B.V., gevestigd te Waalwijk, gedaagde in de hoofdzaak, eiseres in het voegingsincident, advocaat mr. A.A.H.M. van der Wijst te Boxtel. Partijen zullen hierna Level en Recair genoemd worden. 1De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: de dagvaarding van 1 juli 2016, met productie 1 tot en met 5; de incidentele conclusie tot voeging ex artikel 222 Rv van de zijde van Recair ingekomen op 11 oktober 2016, met productie 1; de conclusie in het incident tot voeging ex artikel 222 Rv ingekomen op 24 oktober 2016; het B16-formulier van de zijde van Recair ingekomen op 25 oktober 2016, met productie 2. 1.2. Ten slotte is vonnis in het incident nader bepaald op heden. 2Het geschil in de hoofdzaak 2.1. Level vordert in de hoofdzaak - kort samengevat - (I) een verklaring voor recht dat Recair, bij gebreke van de in de dagvaarding bedoelde licentie, inbreuk maakt op de octrooirechten van Level uit hoofde van het aan haar verleende Europese octrooi EP 1 779 965 (verder: EP 965) en op die grond jegens Level gehouden is tot schadevergoeding c.q. afdracht van winst. Daarnaast vordert zij een bevel aan Recair (II) iedere directe of indirecte inbreuk in alle landen waarvoor EP 965 is verleend te staken en gestaakt te houden, (III) de door haar in voorraad gehouden inbreukmakende producten te vernietigen, (IV) opgave te doen van het aantal gefabriceerde en verhandelde inbreukmakende producten en de daarmee behaalde winst en (V) in alle landen waarvoor EP 965 geldt de door Level als gevolg van de octrooi-inbreuk geleden (bij staat op te maken) schade te vergoeden dan wel de door die inbreuk genoten winst aan Level af te dragen. Dit alles op straffe van de verbeurte van dwangsommen (VI) en met veroordeling van Recair in de (na)kosten op de voet van art. 1019h Rv. Onder (VII) van haar petitum vordert Level tevens dat Recair wordt veroordeeld tot afdracht van de door de octrooi-inbreuk behaalde winst, dan wel - ter keuze van Level - vergoeding van de door die inbreuk en het overig onrechtmatig handelen geleden schade, op te maken bij staat en te vermeerderen met de wettelijke rente. 2.2. Ter onderbouwing van deze vorderingen stelt Level (zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang) het volgende: Level is een research- en ontwikkelingsbedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in recuperatoren, dat wil zeggen apparaten waarmee warmte kan worden overgedragen tussen twee media stromen (‘warmtewisselaars’). De ontwikkelingen van Level zijn beschermd door een aantal octrooien, waaronder EP 965 inzake een methode en inrichting voor het vervaardigen van warmtewisselaars. Recair is een fabrikant van recuperatoren, in het bijzonder van recuperatoren van het type dat door Level is uitgevonden en door haar octrooien is beschermd. Tussen partijen bestaat sinds 1999 een exclusieve licentieverhouding, die laatstelijk is gecodificeerd in een op 28 november 2006 ondertekende Licence Agreement, waarin aan Recair het exclusieve recht is verleend om op basis van alle octrooien en octrooiaanvragen die in de jaarlijks aan te vullen Annex A staan vermeld, recuperatoren te vervaardigen en wereldwijd te exploiteren. In artikel 10.1 van de Licence Agreement is bepaald dat de duur van de Licence gelijk loopt met de duur van het laatste te expireren octrooi. EP 965 is opgenomen in Annex A en heeft als uiterste expiratiedatum 20 oktober 2026. EP 965 wordt door Recair, anders dan Recair beweert, ook toegepast, aangezien zij in het verleden een (aantal) machine(

1. s)heeft aangeschaft, die zijn aan te merken als inrichting in de zin van de conclusies 10 tot en met 15 van dit octrooi. Recair heeft bij aangetekende brief van 24 april 2015 de Licence Agreement opgezegd c.q. beëindigd per 27 juni 2016. Level betwist dat Recair de Licence mocht beëindigen. Daarmee is in geschil of de Licence is geëindigd of voortduurt. Omdat Recair EP 965 als gezegd wel degelijk toepast en zij bovendien heeft aangegeven dat zij zich ook na de beëindiging van de Licence Agreement vrij acht de door dit octrooi geclaimde werkwijze(
2. s)toe te passen (EP 965 zou volgens Recair nietig zijn als gevolg van openbaar voorgebruik), heeft Level belang bij de door haar ingestelde vorderingen. 3Het geschil in het voegingsincident 3.1. Recair heeft in de hoofdzaak nog geen inhoudelijk verweer gevoerd, maar eerst een incidentele conclusie genomen waarin zij vordert dat de hoofdzaak wordt gevoegd met de eveneens bij deze rechtbank aanhangige zaak met het zaaknummer / rolnummer C/09/514287 HA ZA 16-812 (hierna: de zaak 16-812). 3.2. Aan deze vordering legt Recair ten grondslag dat sprake is van verknochte zaken in de zin van artikel 222 Rv en dat zonder voeging het risico op tegenstrijdige vonnissen zou kunnen ontstaan. In de zaak 16-812 heeft Level Recair eveneens gedagvaard. Zakelijk weergegeven vordert Level in die zaak een verklaring voor recht dat de beëindiging van de Licence Agreement door Recair zonder rechtsgevolg is gebleven alsmede een bevel om - kort gezegd - de verplichtingen uit deze overeenkomst onverkort na te komen. In de onderhavige hoofdzaak legt Level in haar petitum ook de link met de zaak 16-812 door ervan uit te gaan dat er geen licentie meer is. Indien in de zaak 16-812 de vorderingen van Level zouden worden toegewezen, zou dat met zich brengen dat Recair in dat geval uit hoofde van de (dan ook na 27 juni 2016 nog bestaande) Licence Agreement gerechtigd zou zijn tot het gebruik van EP 965. Reeds om die reden zouden de vorderingen van Level in de onderhavige hoofdzaak dan moeten worden afgewezen. Bij een gescheiden verder verloop van de procedures zou derhalve een risico bestaan op tegenstrijdige uitspraken, namelijk voor het geval de vorderingen van Level in beide procedures zouden worden toegewezen. 3.3. Level voert gemotiveerd verweer. 4De beoordeling in het voegingsincident 4.1. De rechtbank constateert dat Recair thans geen belang meer heeft bij haar incidentele vordering, omdat de onderhavige zaak bij vonnis van (eveneens) heden met de bij deze rechtbank aanhangige zaak met zaaknummer / rolnummer C/09/514287 HA ZA 16-812 is gevoegd en voeging over en weer niet nodig is. Dat betekent dat de incidentele vordering bij gebrek aan belang voor afwijzing gereed ligt. 4.2. De rechtbank zal de beslissing over de proceskosten in het incident aanhouden tot het eindvonnis in de hoofdzaak. 5De beslissing De rechtbank in het incident 5.1. wijst het gevorderde af; 5.2. houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan; in de hoofdzaak 5.3. verwijst de zaak naar de rol van woensdag 15 maart 2017 voor het nemen van een conclusie van antwoord aan de zijde van Recair. Dit vonnis is gewezen door mr. J.A. van Dorp en in het openbaar uitgesproken op 1 februari 2017 in tegenwoordigheid van de griffier. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering