vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/552764 / KG ZA 18-453 Vonnis in kort geding van 13 augustus 2018 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ONLINE PUBLISHER B.V., gevestigd te Oldenzaal, eiseres in conventie, verweerster in het bevoegdheidsincident, verweerster in reconventie, advocaat mr. W.F. Dammers te Tilburg, tegen 1. de rechtspersoon naar het recht van haar plaats van vestiging NETMEDIA EUROPE N.V., gevestigd te Houthalen-Helchteren, België, 2. de rechtspersoon naar het recht van haar plaats van vestiging LEAN MEAN BUSINESS BVBA, gevestigd te Houthalen-Helchteren, België, 3. [gedaagde A], wonende te [woonplaats] , [land] , gedaagden in conventie, eiseressen/eiser in het bevoegdheidsincident, eiseressen/eiser in reconventie, advocaat mr. M.M.M. Rooijen te Weert. Partijen zullen hierna OP en Netmedia c.s. (enkelvoud) genoemd worden en gedaagden in conventie ook afzonderlijk NME, LMB en [gedaagde A] . De zaak is voor OP inhoudelijk behandeld door mr. Dammers voornoemd en voor Netmedia c.s. door de Belgische advocaat mr. J. Coninx, die samenwerkt in de zin van artikel 16J Advocatenwet met advocaat Rooijen voornoemd. 1De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: de dagvaarding van 17 mei 2018, met productie 1 tot en met 20; de akte houdende vermeerdering van eis, tevens houdende aanvullende producties 21-43 van de zijde van OP, ingekomen ter griffie op 2 juli 2018, met productie 21 tot en met 43; de conclusie van antwoord in kort geding houdende exceptie van onbevoegdheid, tevens houdende eis in reconventie, ingekomen ter griffie op 10 juli 2018, met productie 1 tot en met 6; de akte houdende aanvullende producties 44-49 van de zijde van OP, ingekomen ter griffie op 20 juli 2018, met productie 44 tot en met 49; de mondelinge behandeling van 23 juli 2018 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotities van OP en Netmedia c.s. 1.2. Vonnis is bepaald op heden. 2De feiten 2.1. OP is een Nederlands full service kantoor voor het bedenken, organiseren, realiseren, vermarkten van en adviseren over internet- en nieuwe mediaproducten. Zij verzorgt daarnaast internet gerelateerde beheeractiviteiten. 2.2. NME is in 2006 in België opgericht en heeft vanaf de oprichting een e‑viewersoftwareplatform ontwikkeld waardoor reclamefolders en .pdf-bestanden kunnen worden gedigitaliseerd. Dit platform is door NME in eigen beheer vermarkt via de volgende applicaties: Jambooty voor het opladen van .pdf-en en het omzetten ervan naar digitale reclamefolders voor vertoning op de eigen website van de klant (een ‘self-service’ dienst). PromoButler voor het opladen van reclamefolders en het omzetten ervan naar digitale reclamefolders die worden getoond op de website PromoButler.be. Op die manier kan een bezoeker of gebruiker op digitale wijze reclamefolders van diverse winkel(keten)s raadplegen. 2.3. LMB is bestuurder van NME. [gedaagde A] is bestuurder van NME. 2.4. Op 1 oktober 2014 zijn OP en NME gaan samenwerken. Zij zijn ten behoeve van de samenwerking het volgende overeengekomen (sic): “ Spelregels samenwerking Online Publisher en Netmedia Datum: de laatste aanpassing 1 april 2015 Inleiding Dit document geeft de spelregels weer in de samenwerking tussen OP en Netmedia. Deze spelregels worden ipv een contract opgesteld. (…) OP start een nieuw merk: Publ.sh, hiermee wordt marktbewerking gedaan. OP is eigenaar van de contracten binnen het merk Publ.sh, behalve contracten van Belgische klanten. Deze zijn eigendom van Netmedia. Netmedia is eigenaar van de techniek/broncode, ook van de engine (publish.folders.eu). Wanneer Netmedia stopt met haar activiteiten of verkocht wordt dan krijgt OP een kopie van de broncode en mag OP hier op doorontwikkelen (doel: organisatie kan voortbestaan). (…) Beide partijen zullen een gelijke skin hanteren. Er is 1 global account voor OP waarin ze de FULL service doen voor hun klanten = FULL Service Account, in deze account zitten alle klanten van OP waarvoor OP het werk doet. De kosten zijn gelijk als die OP nu voor dezelfde oplossing betaald aan KeenOnDots (hosting, traffic, SLA) en Netpunelabs (support FSI server). Deze kosten nemen toe als de infrastructuur moet worden uitgebreid en/of traffic toeneemt. (…) Publ.sh kan in elk land ingezet worden, dus ook België. België is van oorsprong het domein van Netmedia. Daarom worden prospects en klanten van OP naar Netmedia gestuurd. Netmedia handelt de klant zelf af en verzorgt de facturatie. Netmedia ontvangt 100% van de licentiekosten. (…) In alle landen buiten België bedient OP de markt qua licenties en aanvullende diensten. o licentie Publ.sh: OP 60% en Netmedia 40% o uren tagging, analyse en presentatie: 100% OP In 2014 is er een nieuwe skin gecreëerd. Voor de implementatie hiervan betaalt OP 40 EURO per uur aan Netmedia. Per 2015 gaan OP en Netmedia werken aan een verbeterde userinterface voor de achterkant van Jambooty. OP betaalt net als bij de ontwikkeling van de skin 40 EURO per uur. samen de ontwikkeling doen. (…) Netmedia zal niet partneren met andere partijen dan Online Publisher. Jambooty of Publ.sh mag dus niet door Netmedia aan bijv reclamefolder worden aangeboden. Online Publisher zou geen andere reader en DIY tool gebruiken dan de techniek van Netmedia. Netmedia en Online Publisher gaan 3 jaar samenwerken, startend vanaf 1-10-2014. Er zal een evaluatie plaatsvinden, elke 6 maanden (…)” 2.5. Op enig moment hebben partijen het merk Publ.sh gewijzigd naar “wepublish”. Daarover is door OP aan dhr. [gedaagde A] van NME op 2 december 2016 de volgende email gestuurd: “Zoals bekend hebben wij inmiddels de url wepublish.com in ons bezit. Momenteel laat ik een nieuw logo maken met de naam WePublish. Het icoon 'P' (ook veel gebruikt als social profielfoto) laten we bestaan. Binnenkort zal ik het design van WePublish' met je delen. Wij regelen de aanpassing van de site en dat het hoofddomein wepublish.com wordt+ dat wepublish.digital en publ.sh redirecten naar het hoofddomein. Met 'aanpassingen' bedoel in voor nu alleen de naamswijziging (in tekst) en de logowissel. Of we later de website nog anders in gaan vullen is fase 2 :) Ik wil even een paar dingen met jullie afstemmen: Timing Ik wil voorstellen om het e.e.a. in december in orde te maken en in januari (liefst 1 /1) om te gaan. Is dat voor jullie ook haalbaar? We moeten ook qua e-mail etc. om natuurlijk. Digitaal kunnen we snel omschakelen, qua drukwerk kan daar achteraan natuurlijk. Social WePublish is in veel gevallen al in gebruik. het voorstel is om wepublishdigital/wepublish.digital te gaan gebruiken op Linkedin, FB, Twitter, Insta (en eventueel meerdere kanalen). Ben je het daarmee eens? Dan geef ik groen licht voor het claimen van de namen + het aanpassen van bestaande accounts. Met vriendelijke groet/ Best regards” 2.6. In de facturen die NME aan OP heeft gestuurd, is op de eerste pagina de factuur uitgeschreven en zijn op de tweede pagina de algemene voorwaarden van NME uitgeschreven. In de uitdraai van het grootboek van NME met betrekking tot de facturen aan OP, zijn facturen opgenomen vanaf 1 januari 2016. In een door Netmedia c.s. overgelegde factuur van 27 maart 2018 is op de tweede pagina onder algemene voorwaarden - onder meer - het volgende te lezen: “(…) Onderhavige transactie wordt beheerst door Belgisch recht. In geval van betwisting zullen de rechtbank van Hasselt (België) exclusief bevoegd zijn, (…).” 2.7. OP heeft op 24 februari 2017 het hieronder weergegeven Beneluxbeeldmerk gedeponeerd (hierna: het Merk), met registratienummer 1010807 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 41 en 42: 2.8. OP heeft na 1 oktober 2017 voor haar klanten alternatieve systemen (voor die welke in het kader van de samenwerking met NME werden gebruikt) klaargezet en deze klanten daarop overgezet. 2.9. Op 3 april 2018 heeft de advocaat van OP namens OP aan Netmedia een brief gestuurd waarin - onder meer - is opgenomen: “1. Namens cliënte, (…) (hierna te noemen: “OP”), informeer ik u hierbij dat zij de samenwerking die tussen uw en haar onderneming heeft bestaan niet zal continueren. Via deze brief bevestig ik deze beëindiging. De beëindiging heeft de volgende consequenties, waarvoor ik uw dringende aandacht verzoek: 2. Partijen hebben sinds 1 oktober 2014 een overeenkomst gesloten voor een samenwerking voor een bepaalde duur van 3 jaar. Per 1 oktober 2017 is aan deze samenwerking van rechtswege een einde gekomen. (…) Voor zover juridisch vereist zou zijn geldt deze brief (alsnog) als formele opzegging. 3. Gezien de juridische beëindiging van de samenwerking zal daaraan in de praktijk invulling moeten worden gegeven. Partijen zijn echter over en weer nog (deels) van elkaar afhankelijk. Om deze ontvlechting zo redelijk mogelijk te laten verlopen is het volgende vereist: a. WePublish klanten en Corporate Account klanten moeten nog 3 maanden online blijven. OP heeft uw onderneming daarvoor betaald. OP heeft zodoende de tijd om continuïteitsmaatregelen te treffen in het belang van deze klanten. Netmedia zal ervoor instaan dat deze klanten nog 3 maanden online blijven; b. (…); c. De skin (front end viewer) en de front-end van de back-end zijn ontworpen en betaald door OP. De auteursrechten daarop berusten bij OP. Netmedia heeft daarvoor de gebruiksrechten (licenties) verkregen, die met de beëindiging tevens beëindigd zijn. OP is bereid om uw onderneming in staat te stellen om een vervangende skin en front-end voor de back-end te regelen. Een termijn van drie maanden acht zij daarvoor voldoende. De verstrekte licentie zal aldus nog drie kalendermaanden - en daarmee tot uiterlijk 31 juli 2018 - aan uw onderneming worden verleend, waarna deze automatisch en van rechtswege komt te vervallen; d. (…). e. De licentie op het “Wepublish” merk van OP aan Netmedia is door de beëindiging eveneens beëindigd. Uw onderneming is niet langer gerechtigd een identiek of soortgelijk teken te gebruiken voor identieke of soortgelijke waren of diensten en dient ieder gebruik daarvan te staken en gestaakt te houden. OP is bereid om uw onderneming in staat te stellen het gebruik hiervan binnen een termijn van twee weken te staken en gestaakt te houden. Daarna zal uw onderneming ieder gebruik van een teken identiek of soortgelijk aan “Wepublish” staken en gestaakt houden. f. (…). 4. OP verzoekt, en voor zover nodig, sommeert Netmedia hierbij om voornoemde vereisten te bevestigen en na te leven. Zonder andersluidend tegenbericht voor uiterlijk vrijdag 13 april 2017 ga ik ervan uit dat u met e.e.a. instemt en de sommaties na zal leven. (…)” 2.10. [gedaagde A] heeft op 3 april 2018 in reactie een afwijzende e-mail gestuurd. 2.11. NME heeft aan Nederlandse klanten, waaronder Bommel Meubelen, een e‑mail gestuurd. Hierin is - onder andere - opgenomen: “de Bommel Meubelen heeft in het verleden gebruik gemaakt van de Netmedia-Europe e‑viewer onder de merknaam wepublish voor de online folders We zijn blij dat u tevreden was over de technologie die de e‑viewer van Netmedia-Europe u biedt. Tot voor kort werkte Netmedia-Europe voor haar activiteiten in Nederland, samen met (…), u ook wel bekend als Online Publisher. Vanaf heden zullen wij gebruikers van onze e‑viewer buiten België terug zelf verzorgen en ondersteunen. Voor U hoeft er echter niets te veranderen op vlak van service en kwaliteit voor uw online folders, integendeel. U kan vanaf nu zelfs genieten van de prijszetting die wij voor onze Belgische klanten hanteren. Dit wil zeggen: géén beperkingen op vlak van aantal edities, maar een vaste prijs per maand, zonder extra kosten. U kan onze prijslijst hier bekijken. Heeft u vragen over de prijslijst of over jullie publicaties, ik help je graag verder.” 2.12. NME heeft op zijn server de volgende mededeling geplaatst die wordt getoond aan enkele Nederlandse klanten (en hun eindgebruikers): 2.13. Bij brief van 6 april 2018 heeft de advocaat van OP namens OP aan de advocaat van Netmedia c.s. - onder meer - het volgende gemeld: “1. Namens cliënte, (…) (hierna te noemen: “OP”), merk ik op dat zij heeft geconstateerd dat uw cliënte (…) (hierna: “Netmedia”) de klanten van OP op onrechtmatige wijze heeft benaderd. (…) Beëindiging samenwerking 2. Per 1 oktober 2017 is de samenwerking tussen OP en Netmedia van rechtswege geëindigd. Op 3 april jl. heb ik Netmedia een brief gestuurd over de praktische uitvoering van die beëindiging. Uw onderneming benadert klanten van OP 3. Vervolgens heeft OP moeten constateren dat Netmedia daarop tal van onrechtmatige handelingen heeft verricht. Zo heeft OP geconstateerd dat uw cliënte op 5 april jl. WePublish klanten van OP heeft benaderd met de volgende e-mail: (…) 4. Daarnaast heeft Netmedia bij enkele klanten van OP de volgende melding geplaatst, waar bij de klanten voor reactivatie van de publicatie naar Netmedia worden geleid: (…) Netmedia handelt onrechtmatig jegens OP 5. Door het massaal en stelselmatig benaderen van klanten van OP op basis van door middel van een beëindigde samenwerking verkregen gegevens handelt Netmedia in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt en daarmee onrechtmatig. Er is sprake van onrechtmatige concurrentie door Netmedia. 6. Bovendien merk ik (nogmaals) op dat met de beëindiging van de samenwerking ook de licentie op het “Wepublish” merk van OP aan Netmedia beëindigd. Netmedia is derhalve niet langer gerechtigd een identiek of soortgelijk teken te gebruiken voor identieke of soortgelijke waren of diensten en dient ieder gebruik daarvan te staken en gestaakt te houden. Onder meer door het gebruik van het merk “Wepublish” in de e-mails aan klanten van OP wordt kennelijk geen gehoor gegeven aan mijn sommatie in de brief van 3 april jl. Sterker nog, deze wijze van handelen is misleidend: Wepublish is het merk van OP. Hierbij verzoek ik Netmedia alsnog te bevestigen dat het gebruik van het “Wepublish” merk zal worden gestaakt. (…) Sommaties 8. Met inachtneming van bovenstaande verzoek en voor zover nodig sommeer ik Netmedia om: a. per ommegaande iedere vorm van onrechtmatig handelen jegens OP te staken en gestaakt te houden, waaronder maar niet uitsluitend het benaderen van klanten van OP op welke wijze dan ook; en b. per ommegaande maar uiterlijk voor 9 april 2018 om 16:00 uur aan ondergetekende schriftelijk te bevestigen dat Netmedia het gebruik van het merk “Wepublish” zal staken en gestaakt zal houden. (…)” 2.14. De advocaat van Netmedia c.s. reageert namens Netmedia c.s. op 9 april 2018 per e-mail afwijzend. 2.15. Op 11 april 2018 is het volgende bericht op de bij OP in gebruik zijnde Twitter-account @WePublish geplaatst: 2.16. Op 2 en 7 mei 2018 is op de bij NME in gebruik zijnde Twitter-account pagina @wepublish_be onder meer het volgende zichtbaar geweest: 3Het geschil in conventie 3.1. OP vordert na vermeerdering van eis en samengevat - dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: 1. Netmedia c.s. hoofdelijk zal gebieden ieder gebruik in de Benelux van het Merk, geregistreerd onder nummer 1010807, of van een daarmee overeenstemmend teken, waaronder mede begrepen het gebruik van het woordelement van het Merk “wepublish” en/of het bijbehorende logo, te staken en gestaakt te houden; 2. Netmedia c.s. hoofdelijk zal gebieden ieder gebruik van de handelsnaam “wepublish” en van iedere andere handelsnaam die identiek is aan of slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van eiser te staken en gestaakt te houden; 3. Netmedia c.s. hoofdelijk zal gebieden iedere vorm van ongeoorloofde mededinging jegens OP te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door Netmedia c.s. hoofdelijk te verbieden: klanten van OP te benaderen, op welke wijze dan ook; aan te haken of aan te leunen bij OP, op welke wijze dan ook, waaronder door op onrechtmatige wijze te refereren aan OP en/of haar merk- en handelsnaam wepublish; 4. Netmedia c.s. hoofdelijk zal gebieden iedere vorm van onrechtmatig vergelijkende reclame jegens OP te staken en gestaakt te houden; 5. Netmedia c.s. hoofdelijk zal gebieden de volgende rectificatie voor een minimale duur van 14 kalenderdagen, in een duidelijk leesbaar en gangbaar lettertype op een duidelijk leesbare en gangbare plaats, zonder enige aanvullingen of wijzigingen op haar website en social media kanalen te plaatsen: a. Primair: “Wij – Netmedia Europe – hebben op internet verschillende onrechtmatige uitlatingen over Online Publisher en haar merk “Wepublish” gedaan. Ook hebben wij verschillende klanten van Online Publisher via social media en servermeldingen benaderd. Wij waren daartoe niet gerechtigd en hadden klanten van Online Publisher niet mogen benaderen. Tevens hadden wij het merk en de handelsnaam van Online Publisher niet in die communicatie mogen gebruiken. Ook hebben wij ten onrechte de indruk gewekt dat onze diensten van een betere kwaliteit zouden zijn. Ten slotte waren wij niet gerechtigd tot de exploitatie van de Wepublish software. De voorzieningenrechter te Den Haag heeft ons op straffe van verbeurte van een dwangsom verplicht deze rectificatie te plaatsen.” Subsidiair: “Wij – Netmedia Europe – hebben op internet verschillende onrechtmatige uitlatingen over Online Publisher en haar merk “Wepublish” gedaan. Ook hebben wij verschillende klanten van Online Publisher via social media en servermeldingen benaderd. Wij waren daartoe niet gerechtigd en hadden klanten van Online Publisher niet mogen benaderen. Tevens hadden wij het merk en de handelsnaam van Online Publisher niet in die communicatie mogen gebruiken. Ook hebben wij ten onrechte de indruk gewekt dat onze diensten van een betere kwaliteit zouden zijn. De voorzieningenrechter te Den Haag heeft ons op straffe van verbeurte van een dwangsom verplicht deze rectificatie te plaatsen.” 6. Netmedia c.s. hoofdelijk zal gebieden iedere auteursrechtinbreuk met betrekking tot de Software te staken en gestaakt te houden, waaronder mede begrepen het staken en gestaakt houden van iedere exploitatie, openbaarmaking en verveelvoudiging van (onderdelen van) de Software; 7. Netmedia c.s. hoofdelijk zal gebieden iedere auteursrechtinbreuk met betrekking tot de inhoud van de Website, waaronder de lay-out, het menu, features, afbeeldingen, tabellen, video’s en teksten, en de Video te staken en gestaakt te houden, waaronder mede begrepen het staken en gestaakt houden van iedere openbaarmaking en verveelvoudiging van de lay-out, het menu, features, afbeeldingen, tabellen, video’s en teksten, waaronder op de websites van NME en de openbaarmaking en verveelvoudiging van de Video op het persoonlijke Vimeo-account van dhr. [gedaagde A] en de websites van NME; 8. alles op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,-, voor elke dag of gedeelte van een dag dat nakoming van het gevorderde onder 1 tot en met 7 geheel of gedeeltelijk uitblijft, zulks tegen behoorlijk bewijs van kwijting; 9. zal bepalen dat Netmedia c.s. hoofdelijk worden veroordeeld in de kosten van deze procedure ex artikel 1019h Rv; 10. zal bepalen dat de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak ex artikel 1019i Rv zes maanden vanaf de dag van het wijzen van dit vonnis is. 3.2. Ter onderbouwing van haar vordering in 3.1 onder 1 stelt OP dat sinds het einde van de samenwerking per 1 oktober 2017 ook de licentie van NME op het gebruik van het Merk is geëindigd. NME maakt echter nog steeds gebruik van zowel het teken “wepublish” als het P-beeldelement van het Merk op exact dezelfde wijze als OP. Hij gebruikt het teken in het economisch verkeer voor dezelfde diensten als OP en er is sprake van verwarringsgevaar (zowel direct als indirect). Daarmee maakt NME inbreuk op de exclusieve merkrechten van OP, welk gebruik OP kan verbieden op basis van artikel 2.20 lid 1 sub a en sub b BVIE jo artikel 2.20 lid 2 BVIE. 3.3. Aan haar vordering in 3.1 onder 2 legt OP ten grondslag dat zij in Nederland een onderneming drijft onder de naam “Wepublish”, waarmee zij op grond van artikel 1 Hnw handelsnaamrechten op deze naam heeft. De handelsnaam is ook ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel als handelsnaam van OP. Nu NME dezelfde naam gebruikt op de Nederlandse markt waardoor verwarringsgevaar aanwezig is, maakt hij inbreuk op de handelsnaamrechten van OP op grond van artikel 5 en 5a Hnw. 3.4. De vordering in 3.1 onder 3 grondt OP op de stelling dat sprake is van ongeoorloofde mededinging van de zijde van NME. Hij profiteert op onrechtmatige wijze van het bedrijfsdebiet van OP door klanten van OP te benaderen via een servermelding van wepublish. Een servermelding is daar niet voor bedoeld. Daarnaast heeft NME het Twitteraccount van wepublish gekaapt en gebruikt om (Nederlands) klanten van OP te bereiken. Voorts heeft NME klanten van OP per e-mail en via LinkedIn benaderd op basis van verkregen persoonsgegevens door middel van een inmiddels beëindigde samenwerking. De werkwijze van NME zorgt voor verwarring bij het publiek en OP heeft ter zake ook herhaaldelijk vragen gekregen. Daarnaast is sprake van onrechtmatig aanleunen tegen OP omdat NME gebruik maakt van het Merk en van de handelsnaam van OP. 3.5. OP stelt met betrekking tot de vordering in 3.1 onder 4 dat NME in de LinkedIn e-mail haar eigen diensten tegenover die van OP stelt, waarbij sprake is van vergelijkende reclame. Omdat sprake is van verwarringsgevaar en NME zich onder meer kleinerend uitlaat over OP, is deze reclame is leidend en onrechtmatig in de zin van artikel 6:194a lid 2 sub a tot en met h BW. 3.6. In verband met de door OP gestelde merkinbreuk, handelsnaaminbreuk ongeoorloofde mededinging en onrechtmatig vergelijkende reclame door Netmedia c.s., vordert OP in 3.1 onder 5 dat Netmedia c.s. een rectificatie zal plaatsen. 3.7. Ten aanzien van de vordering in 3.1 onder 6 stelt OP dat zij tijdens de samenwerking met NME diverse auteursrechtelijke werken heeft gecreëerd. De auteursrechten zijn altijd bij OP blijven rusten. Met betrekking tot de software heeft OP alle zichtbare elementen in de software uitgedacht, ontworpen en naar functionele development code laten vertalen. Deze ontwikkelwerkzaamheden zijn verricht op kosten van OP. Dit betreft eigenlijk de ‘schil’ van de software die is aangebracht over de (doorNME ontwikkelde) techniek van de software. NME heeft (impliciet) auteursrechtelijke licenties verkregen, welke licenties met de beëindiging van de samenwerking zijn komen te vervallen. NME pleegt inbreuk op de auteursrechten van OP door de exploitatie van de software te continueren, zonder toestemming van OP. 3.8. Aan haar vordering in 3.1 onder 7 legt OP ten grondslag dat haar website www.wepublish.com uit verschillende onderdelen bestaat, waaronder de lay-out, het menu, features, afbeeldingen, tabellen, video’s (waaronder een instructie-video, in de vordering als ‘de Video’ aangeduid) en teksten. Deze onderdelen hebben een eigen oorspronkelijk karakter en dragen het persoonlijk stempel van de maker waarmee ze voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Al deze onderdelen zijn bedacht en geschreven door OP, althans OP is de auteursrechthebbende. Aangezien NME, zonder toestemming van OP, verschillende onderdelen van de website één op één heeft overgenomen op haar website www.wepublish.be, pleegt zij auteursrechtinbreuk. 3.9. Naast NME zijn volgens OP LMB en [gedaagde A] hoofdelijk aansprakelijk omdat hen een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt in de zin van de jurisprudentie van de Hoge Raad met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid. De brief van 3 april 2018 van de advocaat van OP was voor het bestuur kennelijk een reden om onrechtmatige handelingen te gaan verrichten, nu op dat moment het benaderen van klanten van OP met gebruik van het Merk en de handelsnaam van OP, alsmede het kapen van het Twitteraccount is gestart, terwijl het bestuur van NME wist dat OP dit gebruik niet zou toestaan. Bovendien heeft het bestuur van NME, met name [gedaagde A] , niet ingegrepen nadat OP NME op 9 april 2018 had gesommeerd het onrechtmatig handelen te staken. 3.10. Netmedia c.s. voert verweer. 3.11. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4Het geschil in reconventie 4.1. Netmedia c.s. vordert samengevat - dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: a. het Benelux Merk 1010807 nietig zal verklaren en ambtshalve de doorhaling ervan zal bevelen; OP zal veroordelen om ieder gebruik van de domeinnaam “www.wepublish.com” en de handelsnaam “wepublish” en van iedere andere handelsnaam en/of domeinnaam die identiek is aan of slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam “wepublish”, zowel offline als online, te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden; OP zal veroordelen om de domeinnaam “www.wepublish.com” kosteloos aan NME over te dragen, middels het doen toekomen van de verhuistokens en iedere verdere noodzakelijke medewerking te verlenen; OP zal veroordelen om een schriftelijke opgave aan NME te doen van alle domeinnaamregistraties op naam van OP en/of op naam van enige aan haar gelieerde onderneming en/of op naam van haar bestuurders/aandeelhouders, die de domeinnaam “www.wepublish.com” en de handelsnaam “wepublish” bevatten; OP zal verbieden om (opnieuw) domeinnamen met de handelsnaam “wepublish”, of daarmee overeenstemmende domein- en handelsnamen, te registreren; OP zal veroordelen, ingeval zij in gebreke mocht blijven met het opvolgen en afzien van bovenstaande veroordelingen, aan NME een onmiddellijk opeisbare dwangsom te betalen van € 5.000,- per dag, een dagdeel daaronder begrepen, tot een maximum van € 500.000,-; de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na de datum van dit vonnis zal stellen; OP zal veroordelen in de kosten van de procedure ex artikel 1019h Rv. 4.2. Met betrekking tot de vordering in 4.1 onder a stelt Netmedia c.s. dat het Merk nietig is omdat het te kwader trouw is gedeponeerd. OP was er van op de hoogte dat NME al vanaf 2014 gebruik maakte van “wepublish” als handelsnaam. Dat volgt uit het Twitter-certificaat waarin is opgenomen dat het Twitteraccount ‘wepublish’ op 12 juni 2014 werd ‘geboren’ en dat Netmedia c.s. destijds om toestemming werd gevraagd om “wepublish” te gebruiken (zie r.o. 2.5). 4.3. De vorderingen in 4.1 onder b tot en met f grondt Netmedia c.s. op de stelling dat, nu het Merk nietig verklaard moet worden, OP in strijd met artikel 5 en 5a Hnw inbreuk maakt op de handelsnaam Wepublish van NME. Derhalve dient zij dit gebruik te staken, de domeinnaam www.wepublish.com aan NME over te dragen en is een verbod op het (opnieuw) gebruiken van domeinnamen met de handelsnaam Wepublish aan de orde. 4.4. OP voert verweer. 4.5. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 5De beoordeling in conventie en in reconventie Bevoegdheid 5.1. Netmedia c.s. betwist de bevoegdheid van deze voorzieningenrechter en stelt dat de Belgische rechtbank te Hasselt bevoegd is op basis van het in de algemene voorwaarden opgenomen forumkeuzebeding (zie r.o. 2.6) en de stilzwijgende aanvaarding van die voorwaarden door OP. OP stelt daartegenover dat die algemene voorwaarde niet van toepassing is (verklaard) door partijen en derhalve geen forumkeuze overeen is gekomen. Partijen hebben daarbij gewezen op art. 25 Brussel I-bis Verordening en bijbehorende jurisprudentie. 5.2. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie (HvJ) blijkt echter dat het BVIE voorgaat, daar waar dat verdrag toepasselijk is. Aangezien aan de vorderingen onder meer een Beneluxmerk ten grondslag wordt gelegd, is derhalve art. 4.6 BVIE van toepassing. Uit dat artikel is af te leiden dat een forumkeuze “uitdrukkelijk” moet zijn overeengekomen. Daargelaten de vraag of de door Netmedia c.s. gestelde forumkeuze in haar algemene voorwaarden door OP is aanvaard, kwalificeert die eventuele stilzwijgende aanvaarding, niet als een “uitdrukkelijke” forumkeuze in de zin van art. 4.6 BVIE. Nu voorts de gestelde merkinbreuk door middel van onder meer internet plaatsvindt, welke internetwebsites ook in het arrondissement Den Haag zijn te raadplegen, is de verbintenis in dit arrondissement ontstaan en dient een verbod onder meer in dit arrondissement te worden uitgevoerd. Deze voorzieningenrechter is mitsdien bevoegd voor wat betreft het Beneluxmerk. Voor wat betreft de in reconventie gevorderde doorhaling van het merk is er eveneens bevoegdheid op basis van art. 4.6 lid 4 BVIE. 5.3. De bevoegdheid ten aanzien van de verder nog in conventie en reconventie gevorderde maatregelen wordt wel door de Brussel I-bis verordening bestreken. Daarvoor biedt evenwel art. 35 bevoegdheid in conventie nu het onderhavige kort geding naar vaste jurisprudentie van het HvJ en de Nederlandse rechters is te beschouwen als een voorlopige maatregel in de zin van dat artikel, terwijl die bevoegdheid los staat van de bevoegdheid voor de bodemzaak. De bevoegdheid in reconventie is niet bestreden. Spoedeisend belang 5.4. Naar vaste rechtspraak is bij de gestelde voortdurende dreiging van inbreuk in beginsel het spoedeisende belang gegeven. Voor zover Netmedia c.s. aanvoert dat de vorderingen in conventie reeds daags na beëindiging van de samenwerking (1 oktober 2017) konden worden ingesteld en OP sindsdien gedraald zou hebben, wordt dit verworpen. OP heeft onbetwist aangevoerd dat er na 1 oktober 2017 onderhandeld is over voortzetting van de samenwerking en dat zij, toen die onderhandelingen stukliepen, eerst haar eigen clientèle op haar eigen systemen wilde overzetten, alvorens Netmedia c.s. in april 2018 voor het eerst te sommeren de inbreuk te staken. Dat een ander maakt niet dat het spoedeisende belang door talmen verloren is gegaan. 5.5. Hetzelfde is aan te nemen voor de eis in reconventie met uitzondering van de gevorderde vernietiging en doorhaling van het Beneluxmerk. Die vordering is vanwege het definitieve karakter ervan ongeschikt voor kort geding zodat deze al om die reden dient te worden afgewezen. Voorts in conventie Te ingewikkeld voor kort geding 5.6. Deze zaak is door toedoen van beide partijen omvangrijk. Niettemin is met terughoudendheid aan te nemen dat een zaak te omvangrijk of gecompliceerd is voor kort geding, zoals Netmedia c.s. kennelijk voor staat. Voor zover het feitenonderzoek in de zaak niet toereikend kan zijn, zal daarmee rekening worden gehouden bij toewijzing van de vorderingen. Merkinbreuk 5.7. Namens Netmedia c.s. is aangevoerd dat hij nadat zij door de eerste sommatie in april 2018 op het bestaan van het beeldmerk met de “P” in rode zeshoek is gewezen hij niet langer van dat beeldmerk gebruik maakt. Het element “wepublish” gebruikt hij nog wel. OP maakt echter ook bezwaar tegen het gebruik door NME van het teken “wepublish” omdat zij dit inbreuk acht op haar merkrechten. Netmedia c.s. brengt daar tegenin (
AI-uitleg op basis van de officiële wettekst. Indicatief, vervangt geen juridisch advies.