vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/556368 / HA ZA 18-779 Vonnis van 8 januari 2020 in de zaak van 1EXPERT INTERNATIONAL GMBH, gevestigd te Zug, Zwitserland 2. NEDERLANDSE EXPERT GROEP B.V., gevestigd te Nijkerk, 3. EXPERT GENNEP B.V., gevestigd te Gennep, eiseressen, advocaten mrs. D. Haije en B.B. Duivenvoorde te Amsterdam, tegen [gedaagde] , wonende te [woonplaats], gedaagde, advocaat mr. G.S.C.M. van Roeyen te Eindhoven. Eiseressen worden hierna gezamenlijk aangeduid met Expert cs en afzonderlijk met Expert International, Nederlandse Expert Groep en Expert Gennep. 1De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: de dagvaarding van 27 juni 2018 met producties 1-26; de conclusie van antwoord van 26 september 2018 met productie 1; het tussenvonnis van 14 november 2018 waarbij een comparitie van partijen is gelast; de brief zijdens Expert cs van 29 maart 2019, met aanvullende producties 27 en 28 (kostenoverzicht); de brief zijdens gedaagde van 29 maart 2019, met aanvullende producties 2-11 en 12 (kostenoverzicht); de brief zijdens Expert cs van 10 april 2019, mat productie 29 (aanvullend proceskostenoverzicht); de brief zijdens gedaagde van 12 april 2019, met producties 13 (geactualiseerd proceskostenoverzicht) en 14; het proces-verbaal van comparitie van 15 april 2019; het na de comparitie met toestemming van de rechtbank zijdens gedaagde toegezonden e-mailbericht van 18 april 2019 met als bijlagen een e-mailbericht van SRK van 20 juli 2018 en algemene voorwaarden van een rechtsbijstandverzekering van Nationale Nederlanden. 1.2. Het proces-verbaal van comparitie is buiten aanwezigheid van partijen opgemaakt. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld schriftelijk hun eventuele opmerkingen met betrekking tot feitelijke onjuistheden of omissies aan de rechtbank mede te delen. Beide partijen hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt bij brieven van 29 april 2019 (zijdens gedaagde) en 30 april 2019 (zijdens Expert cs). Deze brieven zijn aan het proces-verbaal gehecht en maken deel uit van het procesdossier. 1.3. Vonnis is bepaald op heden. 2De feiten 2.1. Expert International is een internationale retailorganisatie in elektronica, met meer dan 3.400 aangesloten winkels in 19 landen die opereren onder de naam ‘Expert’. Nederlandse Expert Groep is de Nederlandse retailorganisatie van Expert International. In Nederland zijn 143 Expert-winkels, veelal onafhankelijke retailers, die worden ondersteund door Nederlandse Expert Groep. Expert Gennep drijft sinds 2008 een Expert-winkel in Gennep waar zij witgoed, bruingoed en grijsgoed (consumentenelektronica op het gebied van multimedia en telecom) aanbiedt en verkoopt. 2.2. Expert International is houdster van onder andere de volgende collectieve Uniebeeldmerken (hierna gezamenlijk aan te duiden met ‘de Uniebeeldmerken’): - het collectieve beeldmerk met nummer 003504461, ingediend op 31 oktober 2003 en ingeschreven op 7 juli 2005: Dit merk is ingeschreven voor de volgende diensten in de Nice-klassen 35, 37 en 41: - het collectieve beeldmerk met nummer 004798476, ingediend op 8 december 2005 en ingeschreven op 14 juni 2007: Dit merk is geregistreerd voor de volgende waren in de Nice-klassen 7, 9, 11 en 28: 2.3. Gedaagde voert een eenmanszaak. In het uittreksel van de Kamer van Koophandel is de handelsnaam ‘Outletexpert’ geregistreerd sinds 3 december 2012. Gedaagde gebruikt deze naam sinds 2014 voor een winkel in [plaats] die voornamelijk witgoed, bruingoed en grijsgoed verkoopt en daarbij handelt in partijgoederen zoals opblaasboten en bankstellen, sanitair en geschenkartikelen. 2.4. Op het winkelpand van gedaagde is de volgende reclame-uiting aangebracht: 2.5. Op de stoep voor het winkelpand staat het volgende reclamebord: 2.6. Gedaagde exploiteert een webshop onder de domeinnaam: www.outletexpert.nl. Expert cs heeft op 31 oktober 2017 onder meer de volgende screenshot van deze website gemaakt: 2.7. Bij brief van 9 maart 2016 is gedaagde namens Expert cs gesommeerd tot het staken van gebruik van de benaming Outlet Expert of ieder ander daarmee overeenstemmend teken, deze zodanig te wijzigen dat geen sprake meer is van te duchten verwarring en de domeinnaam outletexpert.nl door te halen of over te dragen aan Expert cs. Hierop is overleg geweest tussen partijen dat na oktober 2016 niet is voortgezet. 2.8. Zijdens Expert cs zijn rapportages van marktonderzoeksbureau GfK overgelegd. Daarin staat onder meer het volgende vermeld: Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met het quality systeem van GfK dat is gecertificeerd volgens de normen van NEN-EN-ISO 9001, ISO 20252 en ISO 26362. GfK onderschrijft de gedragsregels van E.S.O.M.A.R. (European Society for Opinion and Market Research) en is lid van de brancheorganisatie MOA (zie http://www.moaweb.nl). 2.8.1. In een International Brand Survey EXPERT over 2010 is onder meer het volgende opgenomen: en 2.8.2. In een rapport met de naam EXPERT - Bekendheid en imago elektronica winkels meting voorjaar 2015 – Evaluatie folder is onder meer het volgende opgenomen: en en 2.8.3. In een rapport met de naam EXPERT - Bekendheid en imago elektronica winkels meting januari 2016 – Evaluatie folder is onder meer het volgende opgenomen: en en 2.8.4. In een rapport met de naam EXPERT - Bekendheid en imago elektronica winkels meting maart 2017 is onder meer het volgende opgenomen: en en 3Het geschil 3.1. Expert cs vordert bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis: I gedaagde te veroordelen binnen één maand vanaf de betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden: a. iedere inbreuk op de Uniemerken met nrs. 4798476 en 3504461, waaronder het gebruik van EXPERT, OUTLET EXPERT en/of OUTLETEXPERT of een daarmee overeenstemmend teken op een website van of (mede) ten behoeve van gedaagde, in een domeinnaam of anderszins op internet of in e-mails, op briefpapier en/of op ander publiciteitsmateriaal en op en/of aan de gevels van de kantoorpanden van gedaagde; b. iedere inbreuk op de handelsnaam “Expert” van Expert cs, waaronder mede begrepen het gebruik van de handelsnaam “Expert”, “Outlet Expert”, “OutletExpert” en/of “Outletexpert” en elk zichtbaar gebruik van de domeinnaam “www.outletexpert.nl”, voor zover dit enig verband houdt met elektronische producten en/of daaraan gerelateerde waren of diensten; II gedaagde te veroordelen aan Expert cs te voldoen: a. een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000, althans een in goede justitie vast te stellen dwangsom voor iedere dag of gedeelte daarvan dat gedaagde in gebreke blijft een of meer van de onder I bedoelde bevelen geheel, volledig en/of tijdig na te komen, dit met een maximum van € 100.000, althans een in goede justitie vast te stellen maximum; b. de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten op de voet van artikel 1019h Rv in verband met dit geding, alsmede de wettelijke rente daarover vanaf veertien dagen na de dag waarop het vonnis is gewezen zoals tijdig voor de zitting te specificeren. 3.2. Ter gelegenheid van de comparitie van partijen heeft Expert cs haar vorderingen territoriaal beperkt tot Nederland. 3.3. Expert cs voert daartoe aan dat het door gedaagde gebruikte logo en de tekens EXPERT, OUTLET EXPERT en OUTLETEXPERT overeenstemmen met de Uniebeeldmerken, de Uniebeeldmerken een grote bekendheid genieten en gebruik door gedaagde van het teken gevaar voor verwarring met die Uniebeeldmerken meebrengt (artikel 9 lid 2 sub b UMVo). Voorts maakt gedaagde volgens Expert cs inbreuk op de rechten die uit de Uniebeeldmerken voortvloeien (hierna: de Uniebeeldmerkrechten) omdat de Uniebeeldmerken moeten worden aangemerkt als bekende merken en gedaagde ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen en de zorgvuldig opgebouwde reputatie daarvan dan wel daaraan afbreuk doet (artikel 9 lid 2 sub c UMVo). Ten slotte maakt gedaagde door gebruik van de naam Expert, Outlet Expert, OutletExpert en Outletexpert inbreuk op de oudere handelsnaamrechten van Expert cs (artikel 5 Hnw) omdat door dit gebruik gevaar voor verwarring tussen de ondernemingen van partijen te duchten is. 3.4. Gedaagde voert verweer. 3.5. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4De beoordeling 4.1. In het navolgende wordt eerst aandacht besteed aan hetgeen door Expert cs naar voren is gebracht over de bekendheid van enerzijds de Uniebeeldmerken en anderzijds haar handelsnaam. Daarna beoordeelt de rechtbank of gedaagde inbreuk maakt op deze intellectuele eigendomsrechten van Expert cs. Ten slotte bespreekt de rechtbank wat een en ander betekent voor de vorderingen van Expert cs. Bekendheid Uniebeeldmerken en handelsnaam 4.2. Door Expert cs is een door marktonderzoeksbureau GfK uitgevoerde International Brand Survey met betrekking tot 2010 overgelegd. Volgens haar blijkt daaruit dat de Uniebeeldmerken grote bekendheid genieten bij een groot deel van het relevante publiek in de Europese Unie. Gedaagde betwist dit omdat de aan het onderzoek ten grondslag liggende bescheiden ontbreken zodat bijvoorbeeld niet geverifieerd kan worden welke vragen zijn gesteld en omdat de kleur oranje in het onderzoek lijkt te zijn meegenomen. 4.3. De rechtbank is van oordeel dat de enkele omstandigheid dat de vragenlijsten niet zijn overgelegd niet meebrengt dat het onderzoek geheel buiten beschouwing moet blijven. De overgelegde rapportage geeft geen aanleiding, en dat is ook niet aangevoerd, om te twijfelen aan de juistheid van de wijze waarop het onderzoek is verricht. Wel is de rechtbank met gedaagde van oordeel dat nu de gebruikte vragenlijsten niet zijn overgelegd, er vanuit moet worden gegaan dat onderzoek is gedaan naar een aan de Uniebeeldmerken identiek logo waarin het figuur met de ster in het oranje is afgebeeld. In de rapportage komt immers steeds de volgende afbeelding voor: 4.4. Uit het onderzoek (zie hiervoor sub 2.8.1) blijkt dat dit logo in Nederland een spontane bekendheid geeft van 34% en een geholpen bekendheid van 89% en gemiddeld in Europa van 20% en 65% (waarbij ook de landen zijn meegenomen waar Expert cs niet actief is). Ook als er van wordt uitgegaan dat de oranje kleur de bekendheid vergroot, heeft Expert cs hiermee voldoende onderbouwd en is door gedaagde onvoldoende gemotiveerd weersproken dat de Uniebeeldmerken die zonder specifieke kleur zijn ingeschreven, maar voor het overige gelijk zijn aan het sub 4.3 afgebeelde logo, kunnen worden aangemerkt als merken die door gebruik een groot onderscheidend vermogen hebben gekregen. 4.5. Expert cs heeft voorts onderzoeksrapporten van GfK overgelegd met betrekking tot de bekendheid en het imago van elektronica winkels over de jaren 2014 tot en met 2017 in Nederland (zie hiervoor sub 2.8.2-2.8.4). Niet betwist is dat uit die onderzoeken een hoge spontane bekendheid van de naam ‘Expert’ blijkt: binnen Nederland ruim 30% en binnen het verzorgingsgebied rond 60%. Weliswaar zijn ook van deze onderzoeken niet de onderliggende bescheiden overgelegd, maar een deel van de vragen blijkt in dit geval uit het rapport zelf (zie steeds de lichtgrijs gedrukte zinnen onder het betreffende diagram). Aan de respondenten zijn onder meer de volgende vragen voorgelegd: “Als je denkt aan elektronicawinkels, aan welke (electronica)winkel denk je dan het eerst? Denk hierbij aan zowel (fysieke) winkels als internetwinkels.” en “Welke elektronicawinkels ken je nog meer?” Het antwoord op deze vragen betreft dan ook de bekendheid van uitsluitend de naam ‘Expert’ en dus niet de Uniebeeldmerken of het hiervoor sub 4.3 afgebeelde logo met sterretje. Aangenomen moet worden dat de naam ‘Expert’ – onafhankelijk van de specifieke vormgeving – grote bekendheid heeft voor elektronicawinkels van Expert cs zodat deze een relatief grote bescherming toekomt. Merkinbreuk? 4.6. Expert cs doet een beroep op artikel 9 lid 2 sub b dan wel sub c UMVo. Expert cs stelt dat gedaagde inbreuk maakt op haar Uniebeeldmerkrechten door gebruikmaking van de volgende tekens: Het logo (hierna: het logo) en de woorden OUTLET EXPERT en OUTLETEXPERT (aan elkaar geschreven waarbij ‘Expert’ al dan niet met een hoofdletter is geschreven). 4.7. Tussen partijen is in geschil of gedaagde gebruik maakt van het teken OUTLET EXPERT waarbij het teken uit twee woorden bestaat die van elkaar worden gescheiden door een spatie. De rechtbank is met gedaagde van oordeel dat dat niet zo is. Van feitelijk gebruik van het teken OUTLET EXPERT is niet gebleken anders dan éénmalig in de privacyverklaring op de website die nadat dit gebruik aan gedaagde bleek, onmiddellijk is aangepast. Gedaagde maakt derhalve gebruikt van een tweetal tekens: het logo en de samentrekking OUTLETEXPERT. De rechtbank beoordeelt derhalve of deze tekens inbreuk maken op de Uniebeeldmerkrechten. 4.8. Artikel 9 lid 2 sub b en c UMVo luiden als volgt: Onverminderd de rechten die houders vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het Uniemerk hebben verkregen, is de houder van dat Uniemerk gerechtigd iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer:
AI-uitleg op basis van de officiële wettekst. Indicatief, vervangt geen juridisch advies.