ECLI:NL:RBMNE:2020:2303

vonnis RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Civiel recht handelskamer locatie Utrecht zaaknummer / rolnummer: C/16/502089 / KG ZA 20-209 Vonnis in kort geding van 12 juni 2020 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [eiseres] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [vestigingsplaats] , eiseres, advocaat mr. E.S. van Diemen - Vloedbeld te Amersfoort, tegen [gedaagde] h.o.d.n. BOUWEN.APP, wonende en kantoorhoudende te [vestigingsplaats] , gedaagde, advocaat mr. V. van Dijken te Harderwijk. Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden. 1De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: de dagvaarding van 14 mei 2020 met producties 1 tot en met 19 de op 20 mei 2020 van [gedaagde] ontvangen producties 1 tot en met 8 de op 22 mei 2020 van [gedaagde] ontvangen producties 9 en 10 de op 25 mei 2020 van [eiseres] ontvangen aanvulling op productie 19 de mondelinge behandeling van 25 mei 2019 de pleitnota van [eiseres] de pleitnota van [gedaagde] . 1.2. Daarna is beslist dat er een vonnis komt. 2Waar gaat de zaak over? 2.1. [eiseres] heeft op 1 juni 2013 een applicatie op de markt gebracht waarmee bij bouw- en infrastructuurprojecten op een digitale manier met de omgeving kan worden gecommuniceerd. Met de app kan bijvoorbeeld door een bouwbedrijf of een overheidsinstantie informatie worden gedeeld met de omwonenden van een bouwproject. Deze app heet “de BouwApp”. Op 7 april 2013 heeft [eiseres] het volgende beeldmerk geregistreerd in de Benelux: [eiseres] gebruikt sinds 13 juli 2012 een website die hangt onder de domeinnaam www.debouwapp.nl en zij zegt dat ze vanaf dat moment “de BouwApp” ook als handelsnaam gebruikt. 2.2. [eiseres] kwam er eind 2019 achter dat [gedaagde] een soortgelijke app op de markt had gebracht, maar dan met de naam “bouwen.app”. Op 8 mei 2018 is de domeinnaam www.bouwen.app geregistreerd. Onder die domeinnaam hangt een website die wordt gebruikt om de app te verkopen. Op enig moment is [gedaagde] “bouwen.app” als handelsnaam gaan gebruiken. [gedaagde] gebruikt het volgende logo (hierna ook “het teken”): 2.3. [eiseres] vindt dat [gedaagde] inbreuk maakt op haar beeldmerk en haar handelsnaam en dat hij onrechtmatig handelt (slaafse nabootsing) door de exploitatie van zijn app met de naam “bouwen.app” met gebruik van de hiervoor genoemde handelsnaam, domeinnaam en logo. 2.4. [eiseres] vordert in dit kort geding, onder meer, dat [gedaagde] wordt veroordeeld om de inbreuk op haar beeldmerk “de BouwApp”, handelsnaam en domeinnaam te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom. 2.5. [gedaagde] is het hier niet mee eens. Volgens hem maakt hij geen inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van [eiseres] en handelt hij ook niet onrechtmatig. 3De beoordeling 3.1. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van [eiseres] af, omdat het niet aannemelijk is dat een bodemrechter zal oordelen dat er sprake is van een inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van [eiseres] of van slaafse nabootsing. Hieronder wordt uitgelegd waarom dat zo is. Geen merkinbreuk 3.2. [eiseres] doet een beroep op artikel 2.20 lid 1 sub b, sub c en sub d van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: “BVIE”). Op grond van deze bepalingen kan het [gedaagde] in bepaalde gevallen verboden worden om een teken te gebruiken dat gelijk is aan het merk van [eiseres] of daarmee overeenstemt (te veel op lijkt). In artikel 2.20 BVIE sub d staat weliswaar vermeld dat het moet gaan om een identiek teken, maar het is verdedigbaar dat de bescherming van sub d niet beperkt hoort te zijn tot deze situatie en ook dient te gelden als de handelsnaam overeenstemt met het merk. 3.3. Het teken van [gedaagde] is niet identiek aan het merk van [eiseres] . Daar zijn partijen zijn het ook over eens. Het beroep van [eiseres] op de genoemde bepalingen kan dus alleen slagen als het teken van [gedaagde] overeenstemt met het merk van [eiseres] (naast dat er voldaan moet zijn aan de overige voorwaarden die in deze bepalingen worden genoemd). Van een overeenstemmend teken is sprake als het teken (zoals gebruikt) in zodanige mate visueel, auditief en begripsmatig lijkt op het merk (zoals ingeschreven) dat het dezelfde totaalindruk achterlaat. Daarbij wegen de punten van overeenstemming zwaarder dan die van verschil. Er kan sprake zijn van dominerende bestanddelen. 3.4. De voorzieningenrechter is van oordeel dat noch de handelsnaam, noch het teken van [gedaagde] overeenstemt met het merk van [eiseres] , althans dat het niet aannemelijk is dat een bodemrechter zal oordelen dat dit wel zo is. Dit oordeel wordt als volgt toegelicht. Visueel 3.5. Het merk en het teken bestaan allebei uit een afbeelding van een bouwhelm in combinatie met woorden. Daarbij vallen de volgende verschillen op: de bouwhelm in het teken heeft een andere kleur (wit in een oranje/rood zeshoekig vlak) dan die in het merk (geel). ook zijn bij de bouwhelm in het teken details aangebracht en bij de bouwhelm in het merk niet. in het teken is een ander lettertype gebruikt dan in het merk. de woorden “bouwen” en “.app” in het teken van [gedaagde] hebben allemaal dezelfde grootte, terwijl in het merk van [eiseres] hoofdletters voorkomen en een lidwoord, dat kleiner is weergegeven dan de andere woorden (de BouwApp). ook is het tweede woord in het teken van [gedaagde] een domeinnaamextensie (“.app”), terwijl in het merk geen domeinnaamextensie voorkomt. Dat zowel het merk als het teken een afbeelding van een bouwhelm bevat en het woord “app” en de letters “bouw”, zijn punten van overeenstemming, maar deze punten van overeenstemming wegen (ook als daaraan zwaarder wordt gehecht) niet op tegen de vele punten van verschil. Er is dus geen sprake van een gelijk visueel totaalbeeld. Auditief 3.6. Het teken van [gedaagde] wordt uitgesproken als “bouwen punt app”, het merk van [eiseres] als “de bouw app”. Auditief verschillen het merk en teken daarom van elkaar. Dat het woord “app” en de klank “bouw” hetzelfde zijn, is ondergeschikt aan het totale klankbeeld. Begripsmatig 3.7. Begripsmatig is er overeenstemming tussen merk en teken, omdat het voor het relevante publiek duidelijk zal zijn dat het gaat om een applicatie voor de bouw. Conclusie 3.8. Kortom, het teken verschilt visueel en auditief van het merk en komt daar begripsmatig mee overeen. De begripsmatige overeenstemming neutraliseert de visuele en auditieve verschillen echter niet, zodat het teken in zijn geheel genomen een andere totaalindruk achterlaat dan het merk en daarmee dus niet overeenstemt. Voor wat betreft de sub d- grondslag geldt dat de handelsnaam (dus zonder de afbeelding) met het merk wordt vergeleken, maar ook dan is er teveel verschil. Daarom (

1. al)is er geen sprake van merkinbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b, sub c en sub d BVIE en faalt deze grondslag van [eiseres] . Geen handelsnaaminbreuk 3.9. Artikel 5 Handelsnaamwet (hierna: “Hnw”) verbiedt het voeren van een jongere handelsnaam die gelijk is aan of in geringe mate afwijkt van een oudere handelsnaam als daardoor – in verband met de aard van de ondernemingen en de plaats waar deze zijn gevestigd – bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen is te vrezen. 3.10. Voor een geslaagd beroep op een handelsnaaminbreuk is het dus nodig dat de handelsnaam van [gedaagde] (“bouwen.app) teveel lijkt op die van [eiseres] (“de BouwApp”). Dat is niet het geval, althans de voorzieningenrechter vindt het niet aannemelijk dat een bodemrechter zal oordelen dat dit wél zo is. [eiseres] zegt dat zij (de woorden
2. in)haar merk ook als handelsnaam gebruikt en dat ditzelfde geldt voor het teken van [gedaagde] . Alles wat bij het kopje “geen merkinbreuk” is gezegd over de overeenstemming van merk en teken, geldt daarom ook hier met uitzondering van de opmerkingen over de afbeeldingen van de bouwhelm. Dat laatste leidt niet tot een andere conclusie; “bouwen.app” en “de BouwApp” lijken ook zonder de afbeelding niet genoeg op elkaar. Alleen al hierom slaagt deze grondslag niet; de beide namen wijken immers in meer dan geringe mate af. Daarom kan in het midden blijven of [eiseres] de naam “de BouwApp” als handelsnaam gebruikt, zoals [gedaagde] heeft betwist. Geen slaafse nabootsing 3.11. [eiseres] zegt ook nog dat [gedaagde] onrechtmatig handelt door een soortgelijke app op de markt te brengen als die van haar onder de naam “bouwen.app” (slaafse nabootsing). Het nabootsen van een product mag niet, als door die nabootsing verwarring bij het relevante publiek valt te vrezen en er niet redelijkerwijs alles is gedaan - zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van het product - wat mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. Anders gezegd, waar mogelijk moet zodanige afstand van het eerdere product worden genomen zodat het relevante publiek de producten niet zal verwarren. De voorzieningenrechter oordeelt dat [gedaagde] dat heeft gedaan, althans dat het aannemelijk is dat een bodemrechter zal oordelen dat hij dat heeft gedaan. Hieronder wordt uitgelegd waarom. 3.12. Het relevante publiek valt in dit geval uiteen in twee categorieën. Ten eerste zijn dat degenen die de app van [eiseres] of [gedaagde] kopen, zoals bouwbedrijven en overheden (hierna ook: “de afnemer”). Deze zijn goed geïnformeerd over de apps die er op de markt zijn. [gedaagde] heeft voldoende afstand genomen van het product van [eiseres] om ervoor te zorgen dat dit deel van het relevante publiek niet in verwarring raakt, bijvoorbeeld door het verschil in de iconen van de apps: Ten tweede bestaat het relevante publiek uit de “omgeving” van bouwprojecten. Dat zijn dus de mensen die van de app gebruik maken als ontvanger van de informatie die door de afnemer via de app wordt gedeeld, bijvoorbeeld de omwonenden van een bouwproject. Deze mensen krijgen via de afnemer van de app te horen welke app ze moeten installeren en hoe ze dat moeten doen, zodat verwarring niet snel op de loer ligt. Maar zelfs als de omwonenden onverhoopt de verkeerde app installeren dan is dat (uit economisch oogpunt) geen probleem voor [eiseres] , want de app is voor deze gebruikers gratis. [eiseres] heeft onvoldoende duidelijk gemaakt waarom zij in dit geval toch belang heeft bij een verbod op grond van slaafse nabootsing. Proceskosten 3.13. [eiseres] heeft ongelijk gekregen en moet de proceskosten van [gedaagde] betalen. [gedaagde] vordert dat [eiseres] op grond van artikel 1019h Rv wordt veroordeeld in de redelijke en evenredige proceskosten die hij heeft gemaakt. Op grond van artikel 1019h Rv kunnen de redelijke en evenredige proceskosten worden toegewezen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Bij de vaststelling van de redelijke en evenredige kosten gaat de voorzieningenrechter uit van de door de rechtbanken gehanteerde Indicatietarieven in IE-zaken. In dit geval wordt als uitgangspunt voor de advocaatkosten genomen het (maximum) tarief behorend bij een gewoon kort geding: € 15.000,00. Dit tarief is gekozen, omdat er in deze zaak meerdere IE-grondslagen zijn. [eiseres] nam dit tarief trouwens zelf ook als uitgangspunt om dezelfde reden en zij heeft geen verweer gevoerd tegen de door [gedaagde] opgevoerde kosten. Het honorarium van de advocaat van [gedaagde] komt exclusief btw en kosten uit op € 12.029,50 (zo blijkt uit productie 10 van [gedaagde] ) en blijft dus onder het maximale indicatietarief. De proceskosten van [gedaagde] worden daarom begroot op: - griffierecht € 304,00 - salaris advocaat 12.029,50 Totaal € 12.333,50 4De beslissing De voorzieningenrechter 4.1. wijst de vorderingen af, 4.2. veroordeelt [eiseres] in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op € 12.333,50, 4.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Dit vonnis is gewezen door mr. F.C. Burgers en in het openbaar uitgesproken op 12 juni 2020. MB