ECLI:NL:RBOVE:2018:2957

vonnis RECHTBANK OVERIJSSEL Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Zwolle zaaknummer / rolnummer: C/08/219683 / KG ZA 18-180 Vonnis in kort geding van 9 augustus 2018 in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DEALERDIRECT GLOBAL B.V., gevestigd te Enschede,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DEALERDIRECT B.V., gevestigd te Enschede, eiseressen, advocaat mr. L. Bezoen te Enschede, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WIJKOPENAUTOS B.V., gevestigd te Amsterdam, gedaagde, advocaten mr. T. Geerlof en mr. S. Said te Rotterdam. Partijen zullen hierna Dealerdirect en WijKopenAutos genoemd worden. Afzonderlijk zullen eiseressen worden aangeduid als Dealerdirect Global en Dealerdirect B.V. 1De procedure 1.
3. Het verloop van de procedure blijkt uit: de dagvaarding van 4 juli 2018, met 11 producties; de incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid van WijKopenAutos, ontvangen op 12 juli 2018; de reactie op de incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid van Dealerdirect, ontvangen op 16 juli 2018; producties 12, 13 en 14 aan de zijde van Dealerdirect, ontvangen op 17 juli 2018; de mondelinge behandeling van 19 juli 2018; de pleitnota van Dealerdirect; de pleitnota van WijKopenAutos. 1.
4. In onderhavige procedure heeft WijKopenAutos op woensdag 18 juli 2018 en donderdag 19 juli 2018 een voorwaardelijke eis in reconventie alsmede een akte wijziging van de voorwaardelijke eis in reconventie ingediend. Uit het proces-verbaal opgemaakt na de mondelinge behandeling van 19 juli 2018 volgt dat partijen het geschil in reconventie reeds hebben beëindigd. 1.
5. Ten slotte is vonnis bepaald. 2De feiten 2.
6. Dealerdirect biedt een online-platform aan waarop consumenten hun auto kunnen aanbieden zodat autodealers deze van de consument kunnen inkopen. Dealerdirect faciliteert de totstandkoming van koopovereenkomsten tussen de consument en de dealer. Dealerdirect koopt de auto’s niet zelf in. 2.
7. Een screenshot van de homepagina van Dealerdirect www.ikwilvanmijnautoaf.nl, die is aangehaald door Dealerdirect in haar dagvaarding (randnummer 2.3), is hieronder opgenomen. 2.
8. Dealerdirect Global is houdster van de volgende merkinschrijving: - de Beneluxmerkregistratie voor het woordmerk ‘IK WIL VAN MIJN AUTO AF’ na een depot van 15 augustus 2017 ingeschreven op 21 maart 2018 onder registratienummer 1030405 voor de klasse 35 (o.m. reclame en bemiddeling bij het leggen van contacten tussen klanten en verkopers van voertuigen), hierna verder te noemen: het woordmerk. 2.
9. Dealerdirect B.V. is houdster van de volgende merkinschrijvingen: - de Beneluxmerkregistratie voor het gecombineerde woord- en beeldmerk ‘IKWILVANMIJNAUTOAF.NL’, na een depot van 12 oktober 2010, ingeschreven op 10 januari 2011 onder nummer 0888774, voor de klassen 12 (o.m. middelen voor vervoer over land, door lucht of over water) en 35 (o.m. reclame en bemiddeling bij het leggen van contacten tussen klanten en verkopers van voertuigen), hierna verder te noemen: het samengesteld merk. - De Uniemerkregistratie voor het woordmerk ‘IKWILVANMIJNAUTOAF’, ingeschreven op 14 april 2014 onder registratienummer 012791356 voor de klasse 12 (o.m. ‘vehicles for locomotion by air or water’), hierna verder te noemen: het Uniemerk. Het woordmerk gehouden door Dealerdirect Global en het samengesteld merk gehouden door Dealerdirect B.V. worden hierna verder gezamenlijk aangeduid als Benelux-merken. 2.
10. Dealerdirect heeft ‘ikwilvanmijnautoaf.nl’ geregistreerd als één van haar handelsnamen. 2.
11. WijKopenAutos maakt onderdeel uit van het internationale concern AUTO1 Group GmbH. 2.
12. WijKopenAutos biedt een online-platform aan waarbij verkopers hun auto kunnen aanbieden aan potentiele autokopers. WijKopenAutos koopt de door verkopers aangeboden auto’s zelf in. 2.
13. Het woordmerk ‘ik wil van mijn auto af’ wordt sinds 13 oktober 2014 als teken vermeld op de Nederlandse website van WijKopenAutos www.wijkopenautos.nl. 2.
14. Een screenshot van drie webpagina’s waarop het woordmerk als teken wordt gebruikt door WijKopenAuto op www.wijkopenautos.nl, die mede als voorbeeld zijn aangehaald door Dealerdirect in haar dagvaarding (randnummer 3.6) en haar pleitnotitie (randnummer 6), is hieronder opgenomen: 2.
15. Bij brief van 8 augustus 2016 heeft de toenmalige advocaat van Dealerdirect namens haar de Belgische vennootschap - gelieerd aan WijKopenAutos - WKA BVBA gesommeerd inbreuk op het samengesteld merk en het Uniemerk te staken. Dealerdirect schrijft onder meer: “(…). Onze cliënte stelt evenwel vast dat bij een opzoeking op Google met de zoektermen “IKWILVANMIJNAUTOAF.BE”, uw eigen link www.wijkopenautos.be opduikt als eerste zoekresultaat (…). Bij gebreke aan een nuttige reactie binnen de vooropgestelde tijdsspanne, zullen wij namens onze cliënte de nodige gerechtelijke maatregelen nemen, dit zonder verdere verwittiging.(…).” 2.
16. Bij brief van 12 augustus 2016 heeft de toenmalige advocaat van Dealerdirect namens haar WijKopenAutos gesommeerd inbreuk op het samengesteld merk en het Uniemerk te staken. Dealerdirect schrijft onder meer: “(…). Onlangs heeft cliënte moeten constateren dat uw onderneming de adwords “ikwilvanmijnautoaf” en “ikwilvanmijnautoaf.nl” gebruikt voor diensten die vrijwel identiek zijn aan de diensten van cliënte. (…). Om uw onderneming op het internet te presenteren, maakt uw onderneming mede gebruik van de adwords “ikwilvanmijnautoaf” en “ikwilvanmijnautoaf.nl”, om zodoende traffic te genereren naar uw advertentie en vervolgens naar uw website. Echter, de adwords “ikwilvanmijnautoaf en “ikwilvanmijnautoaf.nl” zijn volledig identiek, althans stemmen nagenoeg overeen met de merken van cliënte, (…). Indien ik deze brief niet uiterlijk 22 augustus 2016 ter akkoord ondertekend van u retour heb ontvangen en u niet tijdig en volledig voldoet aan de in deze brief genoemde verplichtingen, dan is cliënte voornemens een gerechtelijke procedure te starten, met alle kosten van dien. (…).” 2.
17. Bij brief van 22 augustus 2016 heeft de toenmalige advocaat van WijKopenAutos namens haar aan Dealerdirect medegedeeld dat zij geen gevolg zal geven aan de sommatie. 2.
18. Bij brief van 3 mei 2018 heeft de advocaat van Dealerdirect WijKopenAutos gesommeerd om de inbreuk op de Benelux-merken te staken. Dealerdirect schrijft onder meer: “(…) Dealerdirect en haar intellectuele eigendomsrechten Dealerdirect is houder van de volgende merkrechten: De Beneluxmerkregistratie voor het woordmerk “IK WIL VAN MIJN AUTO AF”, ingeschreven op 21 MAART 2018 onder registratienummer 1030405, voor de klasse 35; De Beneluxmerkregistratie voor het gecombineerde woord- en beeldmerk “IKWILVANMIJNAUTOAF.NL”, ingeschreven op 10 januari 2011 onder registratienummer 0888774, voor de klasse 12 en
19. (…) Dealerdirect heeft moeten bemerken dat u dezelfde diensten aanbiedt onder andere via uw website wijkopenautos.nl. Daarbij maakt u inbreuk op het Dealerdirect-merk. (…) Zonder toestemming van Dealerdirect maakt u gebruik van haar merk. (…) Op 18 april 2018 heeft Dealerdirect u vriendelijk verzocht te stoppen met het gebruik van haar merk en haar handelsnaam. Op 1 mei 2018 heeft u per email aan Dealerdirect meegedeeld “dat er geen onrechtmatig inbreuk wordt gemaakt op uw handelsnaam”. Over de merkinbreuk spreekt u niet.(…).” 2.
20. Op 7 juni 2018 laat WijKopenAutos weten aan Dealerdirect aan deze sommatie geen gevolg te geven. 2.
21. Op 27 juni 2018 heeft WijKopenAutos een vordering tot nietigverklaring/vervallenverklaring ingediend bij het Benelux-Bureau Voor de Intellectuele Eigendom (hierna te noemen: BBIE) tegen het woordmerk. 2.
22. Op 10 juli 2018 heeft het BBIE aan WijKopenAutos bevestigd dat de vordering tot nietigverklaring/vervallenverklaring van het woordmerk ontvankelijk is. 2.
23. Op maandag 16 juli 2018 heeft WijKopenAutos bij het BBIE de gronden ingediend met betrekking tot de ingestelde vordering tot nietigverklaring/vervallenverklaring. Dealerdirect zal in die procedure verweer voeren. 3Het geschil 3.
24. Dealerdirect vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, WijKopenAutos te veroordelen om met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden, iedere inbreuk op de Benelux-merken, met nevenvorderingen waaronder opgaveverstrekking over het aantal bezoekers van wijkopenautos.nl sinds 1 januari 2016, het Google adwords zoekvolume op de zoekwoorden “ik wil van mijn auto af” of “ikwilvanmijnautoaf”, de organische traffic op https://www.wijkopenautos.nl/auto-verkoop/ik-wil-van-mijn-auto-af/”, de totale organische traffic naar WijKopenAutos.nl op de zoekterm ‘ik wil van mijn auto af’ en ‘ikwilvanmijnautoaf’ en de door WijKopenAutos gemaakte bruto en netto winst met de exploitatie van wijkopenautos.nl, een en ander op straffe van een dwangsom met veroordeling van WijKopenAutos in de proceskosten, waaronder de nakosten, op de voet van artikel 1019h Rv. 3.
25. WijKopenAutos voert gemotiveerd verweer. 3.
26. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4De beoordeling In het incident 4.
27. Incidenteel heeft WijKopenAutos gevorderd dat de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel zich onbevoegd verklaart en dat de zaak wordt verwezen naar de rechtbank Den Haag. 4.
28. Daaraan legt WijKopenAutos ten grondslag dat Dealerdirect in deze procedure haar vorderingen mede heeft gebaseerd op het Uniemerk. Op grond van artikel 124 juncto artikel 131 lid 1 van de Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (hierna: UMVo) in combinatie met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen, is de rechtbank Den Haag uitsluitend bevoegd ter zake van rechtsvorderingen betreffende inbreuk op Uniemerken. Ter voorkoming van het risico van het ontstaan van tegenstrijdige uitspraken over hetzelfde onderwerp en omwille van proceseconomische redenen is het onwenselijk om de zaak te splitsen in die zin dat de voorzieningenrechter wel zou oordelen over de vorderingen voor zover gebaseerd op de ingeroepen Benelux-merken. Dealerdirect voert zowel het Uniemerk als de Benelux-merken gezamenlijk aan ter onderbouwing van haar vorderingen, zodat de gronden en vorderingen als verknocht moeten worden beschouwd, aldus WijKopenAutos. 4.
29. Dealerdirect voert verweer en stelt dat geen sprake is van vorderingen waarvoor de rechtbank Den Haag exclusief bevoegd is. Zij beroept zich in deze procedure uitsluitend op de (inbreuk op de) Benelux-merken en niet op het Uniemerk en voorts op onrechtmatig handelen door WijKopenAutos. 4.
30. De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Als uitgangspunt ten aanzien van vorderingen die zijn ingesteld ter zake van inbreuk op Uniemerken geldt dat de rechtbank Den Haag bij uitsluiting bevoegd is daarvan kennis te nemen op grond van artikel 124 juncto artikel 131 lid 1 UMVo. Voor zover vorderingen zijn gebaseerd op de Benelux-merken, komt de rechtbank Overijssel bevoegdheid toe op grond van artikel 4.6 lid 1 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE). Als de rechtbank Overijssel wordt aangezocht op beide grondslagen als voornoemd, zal zij het gehele geschil kunnen verwijzen naar de rechtbank Den Haag op grond van verknochtheid van gronden en vorderingen. 4.
31. De voorzieningenrechter kan WijKopenAutos in zoverre volgen dat blijkens de dagvaarding de indruk is gewekt dat Dealerdirect mede het UMVo en het Uniemerk aan haar vorderingen ten grondslag legt. Daar staat echter tegenover dat Dealerdirect zowel in haar schriftelijke reactie op de onbevoegdheidsexceptie van WijKopenAutos als tijdens de mondelinge behandeling ter terechtzitting de grondslag van haar vorderingen heeft verduidelijkt en expliciet heeft gesteld dat Dealerdirect het UMVo en het Uniemerk niet ten grondslag legt aan haar vorderingen, zodat daarmee voldoende is komen vast te staan dat de grondslagen van de vorderingen van Dealerdirect in onderhavige procedure enkel zien op het BVIE en de Benelux-merken. Van verknochtheid van de gronden en vorderingen is dan ook geen sprake. Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat hij op grond van artikel 4.6 BVIE relatief bevoegd is om kennis te nemen van onderhavige zaak, nu aan de orde is een vermeende inbreuk c.q. onrechtmatige daad in het arrondissement van de rechtbank Overijssel. 4.
32. De kosten in het incident worden begroot op nihil. In de hoofdzaak Ontvankelijkheid Dealerdirect Global 4.
33. De voorzieningenrechter stelt vast - als niet betwist door WijKopenAutos en tevens blijkend uit de overgelegde merkinschrijvingen door Dealerdirect - dat Dealerdirect Global houder is van het woordmerk en dat Dealerdirect B.V. houdster is van het samengesteld merk (zie 2.3 en 2.4). WijKopenAutos kan dan ook niet worden gevolgd in de stelling dat Dealerdirect Global niet-ontvankelijk is in onderhavige procedure nu juist zij houdster is van het woordmerk en stelt dat WijKopenAutos merkinbreuk pleegt, zodat ook Dealerdirect Global uit dien hoofde ontvankelijk is in haar vordering. Spoedeisend belang 4.
34. In dezen voert WijKopenAutos aan dat zowel de stakingsvordering als de opgavevordering van Dealerdirect spoedeisend belang missen. Zij heeft daartoe gewezen op het tijdsverloop van twintig maanden sinds de eerste sommaties door Dealerdirect in augustus 2016 en de tweede sommatie in mei
35. Van Dealerdirect had mogen worden verwacht dat zij na 22 augustus 2016 in ieder geval zou hebben gereageerd op de afwijzende reactie van WijKopenAutos en dan zo snel mogelijk in rechte was opgekomen tegen de vermeende inbreuk. Hiertegenover stelt Dealerdirect zich op het standpunt dat zij belang heeft bij haar vorderingen, nu zij reputatieschade lijdt als gevolg van het onrechtmatige gebruik van de Benelux-merken door WijKopenAutos. Er is sprake van verwarringsgevaar aangezien een aantal gevallen van daadwerkelijke verwarring heeft plaatsgevonden; het gaat daarbij meestal om klanten van Dealerdirect die ontevreden zijn over de dienstverlening van WijKopenAutos. De reden dat het geschil in augustus 2016 niet door Dealerdirect in rechte is voorgelegd, heeft er mee te maken dat zij op dat moment nog geen merkhouder was van het woordmerk voor de klasse
36. 4.
37. Dienaangaande wordt als volgt door de voorzieningenrechter overwogen. Bij de beoordeling van het spoedeisend belang staat voorop dat een vordering die beoogt een einde te maken aan een (gestelde) voortdurende inbreuk op merkrechten in beginsel als spoedeisend kan worden aangemerkt. De omstandigheden van het geval kunnen echter meebrengen dat spoedeisendheid ontbreekt. De vraag of een eisende partij in kort geding een voldoende spoedeisend belang heeft bij het gevraagde verbod dient beantwoord te worden aan de hand van een afweging van alle betrokken belangen, beoordeeld naar het moment van de uitspraak. Volgens vaste rechtspraak in kort geding in IE-zaken kan stilzitten van de eisende partij ertoe leiden dat het spoedeisend belang aan haar verbodsvordering komt te ontvallen. Dit zal het geval zijn indien dit stilzitten langere tijd heeft aangehouden en er geen nieuwe feiten of omstandigheden zijn op grond waarvan moet worden aangenomen dat na dat tijdsverloop oplegging van de gevraagde voorziening (alsnog) gerechtvaardigd is. Spoedeisendheid stakingsvordering 4.
38. Voor zover de stakingsvordering van Dealerdirect ziet op het samengesteld merk, is de voorzieningenrechter van oordeel dat het spoedeisend belang ontbreekt. Gebleken is dat Dealerdirect op 12 augustus 2016 een beroep heeft gedaan op het samengesteld merk (zie 2.11). Dealerdirect heeft in de gegeven omstandigheden aldus ten aanzien van het samengesteld merk (zonder steekhoudende reden) relatief veel tijd laten verstrijken tussen haar eerste sommatie op 12 augustus 2016 en het instellen van dit kort geding, te weten twintig maanden (zie Hof Den Haag 27 mei 2014 inzake Digital Revolution en Maxperian / Samsung, IEPT201140527). In die periode had Dealerdirect met betrekking tot het samengesteld merk ruimschoots de tijd om een bodemprocedure te kunnen voeren tegen WijKopenAutos. 4.
39. De voorzieningenrechter acht bedoeld spoedeisend belang wél aanwezig ten aanzien van de vermeende inbreuk van het woordmerk: daarvoor is in het voorjaar van 2018 een nieuw spoedeisend belang ontstaan. Dealerdirect heeft voldoende voortvarend opgetreden tegen het door haar gestelde inbreukmakende handelen van WijKopenAutos ten aanzien van het woordmerk. Daartoe neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat Dealerdirect het woordmerk waarop in onderhavige procedure een beroep wordt gedaan, op 21 maart 2018 heeft ingeschreven en zij WijKopenAutos aansluitend op 18 april 2018 - hetgeen ook niet wordt betwist door WijKopenAutos - heeft gevraagd om het woordmerk niet meer te gebruiken (zie 2.13). Op 3 mei 2018 heeft Dealerdirect WijKopenAutos nogmaals gesommeerd om het woordmerk niet te gebruiken. Nadat uit de reactie van WijKopenAutos van 17 juni 2018 duidelijk werd dat zij niet voornemens was om het (vermeende) inbreukmakende handelen te staken, heeft Dealerdirect op 28 juni 2018 een concept kort geding dagvaarding uitgebracht en is de dagvaarding op 4 juli 2018 betekend. Uit voorgaande volgt dat Dealerdirect direct nadat zij was geregistreerd als merkhouder van het woordmerk actie heeft ondernomen om het (vermeende) inbreukmakend handelen van WijKopenAutos een halt toe te roepen en dat zij binnen een redelijke termijn nadat de onderhandelingen waren gestrand haar acties heeft voortgezet. 4.
40. De redenen die WijKopenAutos aanvoert dat het spoedeisend belang ontbreekt ten aanzien van het woordmerk kwalificeert de voorzieningenrechter als onvoldoende. Immers, in augustus 2016 heeft Dealerdirect WijKopenAutos alleen aangeschreven om het gebruik van het samengesteld merk en het Uniemerk te staken, waarbij Dealerdirect geen beroep heeft gedaan op het woordmerk. Dealerdirect was op 12 augustus 2016 nog geen Benelux merkgerechtigde van het woordmerk en WijKopenAutos heeft onvoldoende onderbouwd waarom Dealerdirect haar na 22 augustus 2016 al voor het woordmerk in rechte had moeten betrekken. De voorzieningenrechter overweegt verder dat het uitsluitend recht op een merk wordt verkregen door de inschrijving van het merk, waarvan het depot is verricht binnen het Benelux-gebied (artikel 2.2 BVIE). Het merkrecht ontstaat dus op dat moment van inschrijving. Dat betekent dat pas vanaf het moment van inschrijving daadwerkelijk als merkhouder tegen inbreukmakers kan worden opgetreden, hetgeen Dealerdirect ook heeft gedaan (artikel 2.20 BVIE). Dat Dealerdirect in augustus 2016 jegens WijKopenAutos een beroep deed op het Uniemerk voor klasse 12 doet in onderhavige procedure niet ter zake, nu Dealerdirect het Uniemerk niet aan haar vorderingen ten grondslag legt. Dat Dealerdirect zich reeds op het Uniemerk baseert jegens derden doet aan het voorgaande evenmin iets af. Niet valt in te zien waarom deze omstandigheid ertoe zou moeten leiden dat Dealerdirect thans geen spoedeisend belang kan hebben ten aanzien van een vermeende inbreuk op het woordmerk door WijKopenAutos. Spoedeisendheid opgavevordering 4.
41. De voorzieningenrechter stelt voorop dat het spoedeisend belang in een kortgedingprocedure voor alle voorzieningen afzonderlijk moet worden vastgesteld. 4.
42. De opgavevorderingen van Dealerdirect genoemd onder sub II van de dagvaarding worden afgewezen bij gebrek aan spoedeisend belang. Dealerdirect heeft niet gesteld dat deze vorderingen ertoe dienen om verdere inbreuken te beëindigen of te voorkomen. Ten aanzien van het spoedeisend belang bij de opgavevorderingen geldt naar voorlopig oordeel bovendien dat, gelet op het feit dat WijKopenAutos betwist dat Dealerdirect door haar handelen schade heeft geleden of zal lijden en de onvoldoende betwiste stelling van WijKopenAutos dat een dergelijke opgave van informatie complex en zeer ingrijpend voor haar is, het belang van WijKopenAutos bij afwijzing van de opgavevorderingen op dit moment zwaarder weegt dan het belang van Dealerdirect bij toewijzing daarvan. Merkinbreuk 4.
43. Ter beoordeling ligt voor of in het kader van dit kort geding voldoende aannemelijk is geworden dat de rechter in een bodemprocedure tot de conclusie zal komen dat sprake is van de gestelde merkinbreuk door WijKopenAutos. De voorzieningenrechter overweegt als volgt. 4.
44. Vaststaat dat WijKopenAutos het teken ‘ik wil van mijn auto af’ gebruikt voor dezelfde waren en diensten als die waarvoor het woordmerk van Dealerdirect zijn ingeschreven, namelijk klasse 35 - reclame en bemiddeling bij het leggen van contacten tussen klanten en verkopers van voertuigen. Evenmin in geschil is dat WijKopenAutos voor dit gebruik geen toestemming van Dealerdirect heeft verkregen. Partijen verschillen van mening over de vraag of het gebruik van het teken ‘ik wil van mijn auto af’ door WijKopenAutos op onder meer haar website www.wijkopenautos.nl een inbreuk op het woordmerk van Dealerdirect oplevert. 4.
45. De voorzieningenrechter zal dan ook beoordelen of WijKopenAutos inbreuk maakt op het woordmerk. Uit de stellingen van Dealerdirect volgt dat Dealerdirect haar vorderingen eerst en vooral grond op het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. 4.
46. Op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE heeft de merkhouder het recht het gebruik van een teken door een derde zonder zijn toestemming te verbieden in het geval dat teken gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk en in het economisch verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren als waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. Van overeenstemming tussen het merk en het teken is sprake indien zij, globaal beoordeeld, naar de totaalindruk die zij maken, visueel, auditief en/of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat het relevante publiek waren voorzien van het teken verwart met waren van de merkhouder (directe verwarring), dan wel dat daardoor bij het relevante publiek de indruk wordt gewekt dat er enig economisch verband bestaat tussen de waren voorzien van het teken en het merk van de merkhouder (indirecte verwarring). Daarbij dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen, waaronder de onderscheidingskracht en de bekendheid van het merk. Of sprake is van verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld volgens de totaalindruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren achterlaat, met inachtneming van alle relevante factoren en omstandigheden van het concrete geval, waaronder in ieder geval de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het merk en het teken, de soortgelijkheid van de waren en het onderscheidend vermogen van het merk. 4.
47. WijKopenAutos stelt dat moet worden uitgegaan van de nietigheid van het woordmerk, omdat het woordmerk ieder onderscheidend vermogen mist voor de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven (artikel 2.11 lid 1 onder b BVIE) en dat het volledig beschrijvend is (artikel 2:11 lid 1 onder c BVIE). Zij heeft in dit kader een vordering tot nietigverklaring/vervallenverklaring ingediend bij het BBIE (zie 2.17). De voorzieningenrechter overweegt als volgt. 4.
48. Voor een dergelijk uitgangspunt dat moet worden uitgegaan van de nietigheid van het woordmerk is in dit kort geding slechts plaats indien in zodanige mate aannemelijk is dat het BBIE de vordering, strekkende tot nietigverklaring, zal toewijzen/gegrond verklaren en WijKopenAutos gelijk zal geven, dat daar thans op mag worden vooruit gelopen. Daarvan is geen sprake. Naar voorshands oordeel moet ervan worden uitgegaan dat het woordmerk onderscheidend vermogen bezit om als merk te kunnen dienen, nu het woordmerk niet volledig beschrijvend is voor de betreffende waren en diensten, zoals ook blijkt uit de inschrijving daarvan als woordmerk bij het Benelux merkenregister waarbij het door het BBIE op onderscheidend vermogen is getoetst. Dat het EUIPO in 2014 de inschrijving van ‘ik wil van mijn auto af’ als Uniemerk heeft geweigerd maakt deze afzonderlijke toetsing van het BBIE niet anders. Dealerdirect heeft in het kader van dit kort geding voldoende aannemelijk gemaakt dat het woordmerk door intensief en consequent gebruik in de markt sinds 2006 een zekere bekendheid heeft verworven. Dealerdirect heeft daarnaast sinds 2011 het samengestelde merk Benelux geregistreerd voor waren en diensten die verband houden met het online bemiddelen in voertuigen, waarin het woordmerk als dominant gemeenschappelijk element terugkomt in de combinatie met het element .nl (zie 2.4). Door het marktaandeel van het woordmerk, de gestelde reclamebestedingen, de gevoerde handelsnaam ‘ikwilvanmijnautoaf.nl’ en de duur van het gebruik van het woordmerk, is het onderscheidend vermogen van het woordmerk naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter ingeburgerd. Dit alles maakt dat het relevante publiek op basis van het woordmerk de betreffende waren en diensten meer en meer zal identificeren als afkomstig van één bepaalde onderneming, zijnde Dealerdirect. Dat het woordmerk ook door derden wordt gebruikt op soortgelijke online-platformen - zoals WijKopenAutos stelt - doet hier niets aan af. Uit de door WijKopenAutos aangehaalde concurrerende verkoopsites blijkt alleen dat het woordmerk als teken is opgenomen in de URL van een webpagina’s van concurrerende verkoopsites. Op basis daarvan kan niet zonder meer worden geconcludeerd dat het gebruik van het woordmerk als teken op verkoopsites gangbaar gebruik is (geworden) en het onderscheidend vermogen van het woordmerk daardoor is verwaterd. Daarnaast heeft Dealerdirect in dit kader gemotiveerd gesteld - hetgeen niet is betwist door WijKopenAutos - dat er een inbreukmakende partij inmiddels heeft ingestemd met het staken en gestaakt houden van het gebruik van het woordmerk. De gestelde ondeugdelijkheid van het inburgeringsdossier van Dealerdirect - wat daar ook van zij - kan thans niet worden beoordeeld door de voorzieningenrechter. Voor de in het geding gebrachte marktonderzoeken en de vaststelling wie het gelijk aan haar zijde heeft met betrekking tot de deugdelijkheid van het inburgeringsdossier, is nader onderzoek noodzakelijk en dit gaat het bestek van een kort geding (ver) te buiten. 4.
49. Bij de beoordeling van de mate van overeenstemming tussen het woordmerk en het teken en het gevaar voor verwarring gaat de voorzieningenrechter voor wat betreft het relevante publiek uit van het algemene publiek, oftewel van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument. 4.
50. Er is in dezen sprake van een dusdanige gelijkenis dat geoordeeld kan worden dat het teken en het woordmerk met elkaar overeenstemmen als bedoeld in artikel 2:20 lid 1 sub b BVIE. Verder is voldoende aannemelijk gemaakt dat WijKopenAutos het teken dat zij gebruikt, in het economisch verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gebruikt als Dealerdirect. Immers, WijKopenAutos is eveneens een online-platform voor particuliere autoverkoop gericht op consumenten die hun auto willen verkopen via het internet. Aldus resteert de vraag of het gebruik van het teken ‘ik wil van mijn auto af’ door WijKopenAutos gevaar voor verwarring meebrengt in de onder 4.18 genoemde directe of indirecte zin. 4.
51. Gezien de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten alsmede de overeenstemming tussen het merk en het teken en de bekendheid van het woordmerk acht de voorzieningenrechter in ieder geval indirect verwarringsgevaar aanwezig. Het in aanmerking komende publiek (zoals in 4.21 omschreven) zal vanwege die omstandigheden kunnen denken dat de diensten van WijKopenAutos gekoppeld zijn aan de diensten van Dealerdirect, dan wel dat WijKopenAutos en Dealerdirect op enigerlei wijze zijn verbonden. Dat WijKopenAutos op haar homepagina www.wijkopenautos.nl prominent onder het kopje gratis diensten het teken “ik wil van mijn auto af” afbeeldt hetgeen identiek is aan het woordmerk, versterkt de gedachte dat WijKopenAutos en Dealerdirect aan elkaar gelieerd zijn. Er zijn volgens de voorzieningenrechter ook voldoende concrete aanwijzingen dat er zich regelmatig verwarring bij de consument voortdoet. Uit de verzamelde klantenreviews van diverse grote online review websites, zoals Starred, Facebook, Trustpilot, Google review overgelegd door Dealerdirect en WijKopenAutos alsmede de verklaringen van partijen over en weer ter zitting blijkt dat bezoekers en (potentiële) klanten van Dealerdirect en WijKopenAutos de dienstverlening van beide ondernemingen met elkaar verwarren, althans dat zij niet weten met welke onderneming zij hebben gesproken of van welke onderneming zij een voorlopig bod hebben ontvangen op hun auto. De verwarring bij de consument doet zich niet alleen voor bij het gebruik van de website www.wijkopenautos.nl, maar blijkend uit de overgelegde verzamelde klantenreviews kennelijk ook daarna. Voorts gebruikt WijKopenAutos op haar webpagina, zoals overgelegd door Dealerdirect (zie 2.9), het teken in de volgende zinnen en context: “Denk jij:” Ik wil van mijn auto af”? (…) “als je besluit “ik wil van mijn auto af” (…) Dus weet je “ik wil van mijn auto af”? Dus denk je aan “ik wil van mijn auto af” denk dan gelijk aan wijkopenautos.nl (…).” Gelet op voorgaande acht de voorzieningenrechter het voldoende aannemelijk dat de verwarring bij de consument mede wordt veroorzaakt door het veelvuldig gebruik van het teken op www.wijkopenautos.nl door WijKopenAutos alsmede door verbanden te leggen tussen het teken en WijKopenAutos.nl. Slotsom 4.
52. Uit het vorenstaande volgt dat WijKopenAutos merkinbreuk pleegt op het woordmerk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Op grond daarvan komt de vordering van Dealerdirect met betrekking tot het woordmerk voor toewijzing in aanmerking. De vraag of Dealerdirect daarnaast een geslaagd beroep kan doen op artikel 6:162 BW behoeft in het licht hiervan geen afzonderlijke bespreking meer. 4.
53. Het gevorderde verbod tot het staken van de merkinbreuk is toewijsbaar voor zover dit betrekking heeft op het gebruik van het teken ‘ik wil van mijn auto af’ door WijKopenAutos, een en ander op de wijze zoals in het dictum is vermeld. 4.
54. Staking van het merkinbreuk op het woordmerk zal niet met onmiddellijke ingang worden bevolen zoals gevorderd, nu een redelijke termijn gegund moet worden om aan de bevelen in het dictum te voldoen. De voorzieningenrechter acht een termijn van drie werkdagen hiervoor voldoende. 4.
55. Het opleggen van een dwangsom is passend en geboden. De dwangsom zal ten opzicht van het gevorderde onder sub I worden gematigd en gemaximeerd. Proceskosten 4.
56. WijKopenAutos zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Dealerdirect vordert op de voet van artikel 1019h Rv veroordeling van WijKopenAutos in de volledige proceskosten, welke kosten voor wat betreft de advocaatkosten volgens de door haar overgelegde specificatie tot op heden € 11.828,87 (exclusief btw) bedragen. Nu het ingediende kostenoverzicht niet is betwist door WijKopenAutos en de opgegeven kosten in lijn zijn met het indicatietarief voor een normaal kort geding in een IE-zaak ad maximaal € 15.000,- gaat de voorzieningenrechter uit van de redelijkheid en evenredigheid van de opgegeven kosten. De totale kosten aan de zijde van Dealerdirect worden begroot op: Dagvaarding: € 85,44 Griffierecht: € 626,00 Salaris advocaat: € 11.828,87 Totaal: € 12.540,31 De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten zal worden toegewezen met inachtneming van de hierna te bepalen termijn. 4.
57. De nakosten, waarvan Dealerdirect betaling vordert, zullen op de in het dictum weergegeven wijze worden begroot. 4.
58. De voorzieningenrechter zal de termijn als bedoel in artikel 1019i Rv bepalen op zes maanden na de datum van dit vonnis. 5De beslissing De voorzieningenrechter: In het incident 5.
59. wijst het gevorderde af, 5.
60. begroot de proceskosten in het incident tot onbevoegdheid aan de zijde van Dealerdirect op nihil. In de hoofdzaak 5.
61. beveelt WijKopenAutos om binnen drie