ECLI:NL:RBROT:2022:7793

vonnis RECHTBANK ROTTERDAM Team handel en haven zaaknummer / rolnummer: C/10/635559 / KG ZA 22-226 Vonnis in kort geding van 30 mei 2022 in de zaak van de vennootschap onder firma [eiser01] , gevestigd te [vestigingsplaats01] , eiseres, advocaat mr. R. Hemstra te Groningen, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOEG BOUW & INSTALLATIETECHNIEK B.V. , gevestigd te [vestigingsplaats02] , gedaagde, advocaat mr. M. Kooiman te Rotterdam. Partijen worden hierna [eiser01] en [gedaagde01] genoemd. 1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: de dagvaarding van 20 april 2022 met producties 1 tot en met 23 producties 24 tot en met 26 van [eiser01] de conclusie van antwoord met producties 1 tot en met 29 de mondelinge behandeling gehouden op 16 mei 2022 de pleitnota van [eiser01] de pleitnota van [gedaagde01] . 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald. 2. De feiten 2.1. Uit het handelsregister blijkt dat [eiser01] een uitzendbureau is. Zij drijft sinds 1 februari 2001, eerst onder een andere naam, een onderneming die in het economisch verkeer actief en gespecialiseerd is in de arbeidsbemiddeling van overwegend praktisch opgeleide vakkrachten in de bouw, techniek, afbouw en aanverwante sectoren. Sinds haar start is zij gevestigd in de provincie Limburg, op dit moment in de plaats [plaats01] . De handelsnaam ‘ [handelsnaam01] ’ gebruikt zij sinds begin 2003. De naam ‘ [eiser01] ’ is ontstaan door samenvoeging van de achternamen van de twee oorspronkelijke vennoten, de heren [naam persoon01] en [naam persoon02] . In de naamgeving heeft de voorliefde van deze vennoten voor de zeilsport een rol gespeeld. Sinds 1 januari 2012 is [naam persoon03] medevennoot. [eiser01] is sinds 9 augustus 2002 actief op het internet onder de domeinnaam [domeinnaam01] 2.2. Uit het handelsregister blijkt dat [gedaagde01] een uitleen-/organisatieadviesbureau is. Zij houdt zich sinds haar oprichting op 14 november 2014 onder de naam ‘ [handelsnaam02] ’ bezig met advisering en arbeidsbemiddeling binnen de specialismen Elektro-, Installatietechniek, Bouw en Financieel, overwegend in het middelbaar en hogere opleidingssegment. Sinds haar start is zij gevestigd te [vestigingsplaats02] . De naam ‘ [gedaagde01] ’ staat voor ‘ [naam01] ’. Enig aandeelhouder van [gedaagde01] is [bedrijf01] die op 8 juni 2012 is opgericht. De bestuurders van [gedaagde01] zijn de heren [naam persoon04] en [naam persoon05] . [bedrijf01] is houder van de domeinnamen [domeinnaam02] (sinds 2016) en [domeinnaam03] (sinds 16 april 2012). [gedaagde01] maakt met toestemming van [bedrijf01] gebruik van deze domeinnamen. 2.3. [bedrijf01] heeft op 30 december 2013 het hieronder weergegeven beeldmerk ‘ [gedaagde01] ’ ingeschreven in het Benelux Merkenregister en op 11 januari 2017 het woordmerk ‘ [gedaagde01] ’. Het woord- en het beeldmerk zijn onder meer geregistreerd in klasse 35 - werving van personeel. Aan [gedaagde01] is voor het gebruik van het woord- en beeldmerk een licentie verleend. [afbeelding bedrijfslogo] 2.4. Medio 2021 heeft [eiser01] geconstateerd dat [gedaagde01] gebruik maakt van de handelsnaam ‘ [handelsnaam02] ’. [gedaagde01] maakt daarmee volgens [eiser01] op verschillende wijzen inbreuk op haar handelsnaam ‘ [handelsnaam01] ’. [eiser01] heeft [gedaagde01] verzocht en, voor het eerst bij brief van 2 juli 2021, gesommeerd dit inbreukmakende gebruik te staken en gestaakt te houden. Uit o.a. de schriftelijke reactie van 8 juli 2021 en haar feitelijk handelen blijkt dat [gedaagde01] aan het verzoek/de sommatie van [eiser01] geen gevolg wenst te geven. [gedaagde01] is kort gezegd van mening dat geen sprake is van gevaar voor verwarring. 3. Het geschil 3.1. [eiser01] vordert om bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: primaír : 1. [gedaagde01] te bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van [eiser01] te staken en gestaakt te houden, waaronder het gebruik van de aanduiding ‘ [naam02] ’ in welke vorm dan ook, in het bijzonder als handelsnaam, alsmede in de domeinnaam ' [domeinnaam02] ', een en ander op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare en aan [eiser01] te betalen dwangsom; subsidiair : 2. [gedaagde01] te bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van [eiser01] te staken en gestaakt te houden, waar-onder het gebruik van de aanduiding ‘ [naam02] ’ in welke vorm dan ook, in het bijzonder als handelsnaam, alsmede in de domeinnaam ' [domeinnaam02] ', voor zover zij die aanduiding gebruikt voor haar activiteiten of de promotie daarvan buiten de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, een en ander op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare en aan [eiser01] te betalen dwangsom; in alle gevallen : 3. [gedaagde01] te bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis het gebruik van het woord- en beeldmerk ‘ [gedaagde01] ’ te staken en gestaakt te houden voor de betrokken waren en diensten (Klasse 35), op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare en aan [eiser01] te betalen dwangsom; 4. [gedaagde01] te veroordelen tot vergoeding van de volledige proceskosten van [eiser01] op grond van artikel 1019h Rv, zoals nader door [eiser01] gespecificeerd, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag, met bepaling dat, indien deze kosten niet binnen veertien dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis zijn voldaan, [gedaagde01] daarover zonder nadere sommatie wettelijke rente is verschuldigd tot aan de dag der algehele voldoening; 5. de termijn zoals bedoeld in artikel 1019i lid 1 Rv te bepalen op zes maanden na de datum van dit vonnis. 3.2. [gedaagde01] voert verweer. Zij concludeert kort gezegd tot afwijzing van de vorderingen van [eiser01] en veroordeling van [eiser01] in de volledige proceskosten op grond van artikel 1019h Rv. 3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4. De beoordeling Spoedeisend belang 4.1. [gedaagde01] stelt dat uit het stilzitten van [eiser01] sinds juli 2021 kan worden afgeleid dat zij niet een dermate spoedeisend belang heeft bij haar bovendien verstrekkende en deels onomkeerbare vorderingen dat de uitkomst van een bodemprocedure niet kan worden afgewacht. De voorzieningenrechter is anders van oordeel. Reeds uit de aard van de zaak en de door [eiser01] gestelde voortdurende inbreuk op haar handelsnaamrecht met toenemende gevolgen voor haar bedrijfsvoering, vloeit de spoedeisendheid van [eiser01] bij haar vorderingen in voldoende mate voort. Dat [eiser01] langere tijd heeft gewacht met het aanhangig maken van dit kort geding doet daaraan niet af. Het tijdverloop kan immers deels worden verklaard doordat partijen hebben geprobeerd hun geschil in der minne te beslechten, wat, zo is medio november 2021 gebleken, niet is gelukt. Inbreuk handelsnaamrecht? 4.2. Artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw) luidt: Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. 4.3. Tussen partijen staat vast dat [eiser01] sinds begin 2003 de handelsnaam ‘ [handelsnaam01] ’ rechtmatig voert en dat [gedaagde01] sinds november 2014 de handelsnaam ‘ [handelsnaam02] ’ voert. Beide namen zijn, gelet op de aard van de activiteiten van partijen, niet beschrijvend van aard. 4.4. Om te beoordelen of [gedaagde01] met het gebruik van de naam ‘ [naam02] ’ inbreuk maakt op de handelsnaam van [eiser01] , moet de vraag of handelsnaamrechtelijke verwarring te duchten valt vanuit het perspectief van het normaal oplettende publiek en met inachtneming van alle omstandigheden van het geval worden beantwoord. Het begrip verwarringsgevaar moet sinds de prejudiciële zaak Dairy Partners (HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269) normatief worden ingevuld, ook in het geval van conflicten tussen niet-beschrijvende handelsnamen. 4.5. Bij het antwoord op de vraag of hier een verbod op zijn plaats is, is de enige relevante factor dus verwarringsgevaar. In zijn algemeenheid geldt dat als het publiek de aanwezigheid van een nieuwe handelsnaam opmerkt die overeenstemt met een handelsnaam die het publiek al kent dat onvoldoende is voor het aannemen van verwarringsgevaar. In de verhouding tussen partijen komt het in het bijzonder aan op het volgende: 4.5.1. Bij globale beoordeling van de handelsnamen van partijen valt allereerst op dat het dominante bestanddeel van de jongere handelsnaam van [gedaagde01] onmiskenbaar en in een niet geringe mate visuele gelijkenis met de oudere handelsnaam van [eiser01] vertoont. Dit geldt ook nu [eiser01] zich in haar naam bedient van twee hoofd- en twee kleine letters en [gedaagde01] alleen van hoofdletters. Ook voor wat betreft de auditieve kenmerken is de voorzieningenrechter van oordeel dat sprake is van onmiskenbare gelijkenis: (het hoofdbestanddeel van) beide namen wordt/worden op dezelfde wijze uitgesproken. De stelling van [gedaagde01] dat ‘ [eiser01] ’ met Limburgs/Duitse tongval als ‘Bög’ wordt uitgesproken, heeft zij niet concreet onderbouwd en is bovendien betwist door [eiser01] . Dan is niet aannemelijk dat op grond van de verschillende uitspraak van beide namen kan worden aangenomen dat het om verschillende ondernemingen gaat en om die reden geen verwarringsgevaar te duchten valt. Ten aanzien van de begripsmatige kenmerken is gebleken dat de beide (niet-beschrijvende) handelsnamen een verschillende achtergrond hebben. De handelsnaam van [eiser01] is verbonden aan de zeilsport en die van [gedaagde01] staat voor ‘ [naam01] ’. Voor het normaal oplettende publiek zal dat verschil in betekenis evenwel niet onmiddellijk als zodanig te duiden zijn. Tot zover volgt de voorzieningenrechter [eiser01] in haar standpunt. 4.5.2. Het eerste barstje in het betoog van [eiser01] vertoont zich ten aanzien van de door haar gestelde overeenkomsten in de huisstijl van partijen. Die overeenkomsten zouden bijdragen aan het te duchten gevaar voor verwarring. Onbestreden is evenwel dat het [eiser01] is die meerdere malen haar huisstijl en logo heeft veranderd en dat met die veranderingen in elk geval haar huisstijl feitelijk steeds meer naar de huisstijl van [gedaagde01] is bewogen. Dat blijkt uit haar eigen productie 10 bezien in combinatie met o.a. producties 13 tot en met 15 van [gedaagde01] . Anders dan in de dagvaarding is betoogd, heeft [eiser01] ter zitting gesteld dat de veranderingen in haar huisstijl moeten worden gezien in het kader van ‘meegaan met de tijd' en ‘het volgen van een trend’ en dat een huisstijl slechts een bijkomstige omstandigheid is die geen doorslaggevende betekenis heeft voor het antwoord op de vraag of sprake is van verwarringsgevaar. Wat daarvan inhoudelijk ook zij, gelet op deze door [eiser01] laatstelijk ingenomen stelling gaat het niet aan om op dit punt vast te houden aan het verwijt dat zij [gedaagde01] maakt dat [gedaagde01] met haar huisstijl (en logo) handelsnaamrechtelijke verwarring ten laste van [eiser01] (heeft) veroorzaakt. 4.5.3. Verder is aannemelijk dat de aard en de doelgroep van beide ondernemingen, in elk geval in oorsprong, verschillen. Aannemelijk is dat [eiser01] zich als kleinschalig uitzendbureau in Zuid-Limburg, zo staat op haar website, overwegend richt(

1. te)op arbeidsbemiddeling van uitvoerende (lager opgeleide) vakkrachten. Daartegenover richtte [gedaagde01] zich vanaf haar start, en dat doet zij nog steeds, op overwegend middelbaar en hoger opgeleid technisch en financieel personeel voor het MKB+ en grote ondernemingen. Illustratief voor het bestaan van die verschillen is dat partijen vanaf de aanvang van [gedaagde01] in november 2014 tot aan het moment dat [eiser01] rond juli 2021 op de door haar geschetste wijze van [gedaagde01] op de hoogte kwam zonder enig probleem, of beter gezegd zonder enige bekendheid met elkaar, naast elkaar hebben geopereerd. Zelfs als in die periode tussen (een deel van) de activiteiten van partijen (in bepaalde regio’
2. s)al zekere raakvlakken en/of complementariteit bestond heeft dat er niet toe geleid dat zich op enige wijze handelsnaamrechtelijke verwarring heeft voorgedaan. Pas nadat [eiser01] zich vanaf eind 2021 meer specifiek is gaan richten op bemiddeling in de markt van de middelbaar en hoger opgeleiden, zo stelt [gedaagde01] onbetwist, ontving [eiser01] telefoontjes van mensen die dachten dat zij naar [gedaagde01] hadden gebeld (zie haar producties 22 en 24). Dat dit feitelijk vervelend is voor [eiser01] , maar ook niet meer dan dat, volgt de voorzieningenrechter. Juridisch gezien valt een dergelijke latere verandering van haar ondernemingsactiviteiten in de richting van [gedaagde01] en de gevolgen daarvan echter niet automatisch onder de bescherming van haar oorspronkelijke handelsnaamrecht. Daartegenover is voorshands aannemelijk dat [gedaagde01] zich met de openstelling van één, ook nog onsuccesvol gebleken, vacature voor een lager opgeleide kracht slechts verwaarloosbaar schuldig heeft gemaakt aan het verrichten van activiteiten op het werkterrein van [eiser01] . 4.5.4. Voor wat betreft het geografische bereik is het volgende van belang. Op grond van de producties is aannemelijk dat [eiser01] haar activiteiten, in oorsprong en ook nu nog, overwegend in (Zuid-)Limburg verricht. Gebleken is dat zij feitelijk slechts in beperkte mate in andere regio’s van Nederland opereert. Zij stelt wel dat dit anders is, maar maakt dit verder niet aannemelijk. [gedaagde01] was in oorsprong actief in de Randstad en in de loop der jaren heeft zij haar activiteiten uitgebreid in/naar de regio’s Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Leiden, Utrecht, Breda, Eindhoven, Apeldoorn en Arnhem. Zij is niet actief in (Zuid-) Limburg. Aannemelijk is dat beide partijen (een deel van) hun activiteiten hebben uitgebreid in de richting van de ander, al dan niet met behulp van aanprijzingen op hun respectieve websites, via social media en marketingcampagnes. Tevens aannemelijk is dat zij feitelijk in zekere mate overlappend landelijk bereik hebben gekregen. Dit doet evenwel niet af aan de omstandigheid dat [eiser01] heeft nagelaten concreet en met stukken te onderbouwen dat zij haar handelsnaamrecht jegens [gedaagde01] kan doen gelden buiten de regio Limburg. Als dat al het geval is, heeft [eiser01] vervolgens nagelaten om met relevante en objectieve stukken aan te tonen in welke mate als gevolg van de geografische overlap reëel verwarringsgevaar is te duchten en bovendien wat voor nadelig effect dat op haar bedrijfsvoering heeft (gehad). In de situatie dat partijen in de periode november 2014 - medio 2021 zonder problemen naast elkaar hebben geopereerd, zelfs niet van elkaars bestaan wisten, en het dus ook zo kan zijn dat verwarringsgevaar het gevolg is van de uitbreiding van de ondernemingsactiviteiten van [eiser01] in de richting van [gedaagde01] zonder dat zij buiten de regio Limburg een (ouder) handelsnaamrecht geldend kan maken, is de voorzieningenrechter van oordeel dat [eiser01] haar verwijten aan het adres van [gedaagde01] op dit moment in redelijkheid niet kan maken. 4.5.5. Dat sprake is van hoge mate van intrinsiek aan de naam ‘ [eiser01] ’ verbonden of door bekendheid bij het publiek verworven onderscheidend vermogen van die naam is door [eiser01] niet concreet gesteld noch gebleken. 4.6. De door [eiser01] gestelde negen gevallen van feitelijke verwarring (zie het als producties 22 en 24 overgelegde logboek) worden niet aangemerkt als doorslaggevende indicatie voor het opleggen van een verbod. De inhoud van het logboek is, bij gebrek aan concrete onderbouwing, weinig objectiveerbaar. Veeleer lijkt sprake te zijn van als gevolg van de wijziging van de aard en de regio’s van de ondernemingsactiviteiten van [eiser01] ontstane misverstanden omtrent de identiteit van de beide ondernemingen dan wel van onoplettendheid van de beller. Dit kan daarom reeds niet zonder meer worden afgewenteld op [gedaagde01] . Bovendien stelt [gedaagde01] dat zij andersom tot op heden nimmer is benaderd door mensen die dachten met [eiser01] van doen te hebben. Niet reëel te achten is dat de bij [eiser01] feitelijk plaatsgevonden verwarring ook normatief verwarrend is voor een normaal oplettend publiek. Bovendien is de plaatsgevonden verwarring van relatief beperkte ernst (behoudens het enkele geval van verwarring met betrekking tot de verstrekte wachtwoorden). Ook om die reden is een verbod in dit geval geen passende manier om in te grijpen in het economisch speelveld van partijen. 4.7. Alles afwegende komt de voorzieningenrechter dan ook tot het voorlopige oordeel dat, ondanks de geconstateerde gelijkenissen, mogelijke raakvlakken en overlap, geen (direct of indirect) verwarringsgevaar valt te duchten als bedoeld in artikel 5 Hnw. 4.8. In het verlengde van het hiervoor overwogene is evenmin aannemelijk dat sprake is van inbreuk door [gedaagde01] op de handelsnaam van [eiser01] door haar gebruik van de onder 2.2 genoemde domeinnamen en het onder 2.3 genoemde beeld- en woordmerk ‘ [gedaagde01] ’. Proceskosten 4.9. [eiser01] wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld. [gedaagde01] maakt aanspraak op een volledige proceskostenvergoeding op grond van artikel 1019h Rv en begroot haar kosten in dit verband op € 9.990,75 inclusief kantoorkosten van 5%. Nu [eiser01] de hoogte van de advocaatkosten van [gedaagde01] niet heeft bestreden en het bedrag onder het maximale bedrag van € 15.000,00 voor een normaal kort geding volgens de indicatietarieven in IE-zaken ligt, wijst de voorzieningenrechter de door [gedaagde01] gevorderde advocaatkosten als zijnde redelijke en evenredige proceskosten ex artikel 1019h Rv integraal toe. De kosten aan de zijde van [gedaagde01] worden begroot op: - griffierecht € 676,00 - salaris advocaat 9.990,75 Totaal € 10.666,75 [gedaagde01] heeft op grond van artikel 6:119a BW wettelijke rente over de proceskosten gevorderd. Omdat de toepassing van dit artikel alleen ziet op vorderingen tot betaling van het op grond van een overeenkomst verschuldigde, is deze bepaling niet van toepassing op vorderingen tot betaling van proceskosten. Slechts de wettelijke rente van artikel 6:119 BW is toewijsbaar over de proceskosten, zulks met inachtneming van de hierna te bepalen termijn. Hoewel [gedaagde01] het in de conclusie van antwoord heeft over nakosten, heeft zij niet geconcludeerd tot de betaling daarvan. De voorzieningenrechter neemt daarom in de beslissing daartoe geen veroordeling op. 5. De beslissing De voorzieningenrechter 5.1. wijst de vorderingen af, 5.2. veroordeelt [eiser01] in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde01] tot op heden begroot op € 10.666,75, te vermeerderen met de wettelijke rente op grond van artikel 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de veertiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling, 5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad, 5.4. wijst het meer of anders gevorderde af. Dit vonnis is gewezen door mr. P. de Bruin en in het openbaar uitgesproken op 30 mei 2022.1734/2009