Vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 305536 / KG ZA 08-262 Vonnis in kort geding van 29 april 2008 in de zaak van
(2). Dit gebruik kan verwarring doen ontstaan bij het publiek, nu de tekens worden gebruikt voor gelijke waren en diensten en de indruk wordt gewekt dat op deze website adressen worden getoond van de boerengolfbanen die van [A] c.s. een licentie hebben. Bovendien is sprake van inbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 onder d BVIE. 3.2.3. De hiervoor weergegeven afbeelding op de website stemt op verwarringwekkende wijze overeen met het Beneluxmerk, zodat sprake is van inbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. 3.2.4. Het gebruik van de namen boerengolf, boerengolfadressen en farmersgolf en de domeinnamen boerengolfadressen.nl en farmersgolf.eu is naast merkgebruik ook als handelsnaamgebruik aan te merken. Door het gebruik maakt [gedaagde] inbreuk op de handelsnaamrechten van [A] c.s. omdat het tot verwarring tussen de ondernemingen van partijen bij het publiek kan leiden. Het gebruik is bovendien in strijd met artikel 5a Handelsnaamwet. 3.2.5. Bovenomschreven handelen van [gedaagde] is bovendien aan te merken als een onrechtmatige daad jegens [A] c.s., nu hij ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de goede naam en reputatie van [A] c.s., waardoor [A] c.s. schade leiden. Verder handelt [gedaagde] onrechtmatig jegens [A] c.s.: -door het op zijn website plaatsen van bovengenoemde foto's, waarmee [gedaagde] meelift op de investeringen en de reputatie van [A] c.s. en nog verdere verwarring sticht; -met de op de website geplaatste tekst met betrekking tot mogelijke handhaving door [A] c.s. van hun merkrechten, waarmee [gedaagde] derden aanzet tot inbreukmakend gedrag; -door de domeinnaam [a].nl te registreren en deze door te linken naar zijn eigen website met als doel geïnteresseerden in het spel naar zijn eigen website te lokken, waarmee [gedaagde] beoogt ten nadele van [A] c.s. financieel voordeel te behalen. 3.3. [gedaagde] voert zakelijk weergegeven het navolgende verweer. 3.3.1. [eiser A] is niet de bedenker van het spel Boerengolf of de benaming Boerengolf. Het merk is geregistreerd lang nadat het spel onder die benaming bekend was geworden en ook algemeen zo aangeduid. [gedaagde] betwist de geldigheid van het merk BOERENGOLF omdat het merk elk onderscheidend vermogen mist (artikel 7 lid 1 onder b GMeVo), beschrijvend is (artikel 7 lid 1 onder c GMeVo) of omdat de benaming Boerengolf in het normale taalgebruik de gebruikelijke benaming van het spel is geworden (artikel 7 lid 1 onder d GMeVo). De tekens Boerengolf voldoen bovendien niet aan de eis van artikel 4 GMeVo dat zij geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. [A] c.s. hebben niet aangetoond dat het merk is ingeburgerd. De geldigheid van het merk stuit ook af op artikel 8 lid 4 onder a GMeVo omdat, zoals [A] c.s. wisten, de tekens Boerengolf al geruime tijd vóór de inschrijving van het merk door vele derden werd gebruikt. 3.3.2. Gezien het voorgaande is in hoge mate waarschijnlijk dat het merk BOERENGOLF door de bodemrechter nietig zal worden verklaard. Het zelfde geldt voor het merk FARMERSGOLF. 3.3.3. Het Beneluxmerk wordt gedomineerd door het woord Boerengolf. Ook dit merk is daarom beschrijvend en om die reden nietig. 3.3.4. Het gebruik van de tekens Boerengolf kan niet tot verwarring bij het publiek leiden omdat het publiek niet in staat is aan de hand van deze tekens de door [A] c.s. aangeboden waren of diensten te onderscheiden. 3.3.5. Van het door [A] c.s. gestelde intensieve gebruik van het merk BOERENGOLF is geen sprake. Het merk BOERENGOLF heeft geen bekendheid. 3.3.6. Het gebruik van de tekens Boerengolf kan niet verboden worden. Boerengolf is een soortnaam waarop het bepaalde in artikel 12 onder b GMeVo van toepassing is. De tekens worden gebruikt om aan te geven welke sport op het terrein wordt bedreven c.q. om aan te geven dat artikelen worden verkocht die geschikt zijn voor het spelen van Boerengolf, wat volgens artikel 12 onder c GMeVo is toegestaan. [gedaagde] verwijst in dit verband onder meer naar het arrest van het Hof van Justitie EG van 23 februari 1999, LJN AD3020, inzake BMW - Deenink. 3.3.7. Het gebruik van de domeinnaam Boerengolfadressen.nl is toegestaan omdat, daargelaten de geldigheid van het merk, registratie van de domeinnaam plaatsvond vóór registratie van het Gemeenschapsmerk. 3.3.8. De onder 2.7 weergegeven afbeelding is inmiddels van de website verwijderd. De afbeelding was geplaatst door [...], een bedrijf dat op de website van [gedaagde] Boerengolf aanbiedt. Conform artikel 6:196c lid 4 B.W. heeft [gedaagde] de afbeelding verwijderd nadat hij daarom was verzocht. 3.3.9. Betwist wordt dat [A] c.s. de handelsnamen Boerengolf en/of Farmersgolf gebruiken. Bovendien kan geen verwarring ontstaan, omdat op de website de gegevens van [gedaagde] vermeld worden. Voor een verbod op grond van artikel 5a Handelsnaamwet is geen ruimte omdat het merk BOERENGOLF niet ziet op fabrieks- en of handelswaren en geen verwarring kan ontstaan. 3.3.10. [gedaagde] heeft de domeinnaam [a].nl losgekoppeld van zijn website en aangeboden de domeinnaam om niet over te dragen aan [eiser A]. Deze heeft het aanbod afgewezen zodat bij dit deel van de vordering kennelijk geen belang bestaat. 3.3.11. De onder 2.9 bedoelde foto's heeft [gedaagde] zelf gemaakt. Niet is in te zien waarom het plaatsen van die foto's op de website onrechtmatig zou zijn. De foto's kunnen geen verwarring bij het publiek veroorzaken, de gefotografeerde speelterreinen zijn niet herkenbaar. De onder 2.10 vermelde tekst op de website is niet onrechtmatig. [gedaagde] heeft recht op vrijheid van meningsuiting. In de tekst is bovendien vermeld dat het betrekking heeft op de situatie op 24 mei 2006. Toen was het merk BOERENGOLF nog niet ingeschreven. 4. De beoordeling 4.1. Voor zover de vorderingen van [A] c.s. zijn gebaseerd op de Gemeenschapsmerken is deze rechtbank bevoegd van die vorderingen kennis te nemen op grond van de artikelen 91 lid 1, 92 en 93 lid 1 GmeVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet E.G.- verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het Beneluxmerk is deze rechtbank bevoegd omdat de gestelde merkinbreuk ook in dit arrondissement plaatsvindt (artikel 4.6 lid 1 BVIE). 4.2. De spoedeisendheid van de gevorderde voorzieningen vloeit voort uit de gestelde voortdurende inbreuken op de merk- en handelsnaamrechten van [A] c.s. 4.3. De voorzieningenrechter stelt allereerst vast dat [gedaagde] niet betwist dat hij de tekens Boerengolf en Farmersgolf en de domeinnamen Boerengolfadressen.nl en Farmersgolf.eu gebruikt ter onderscheiding van een aan het publiek aangeboden spel en dat dus sprake is van merkgebruik. Eveneens is onbetwist dat hij deze tekens (tevens) als handelsnamen gebruikt. 4.4. Een belangrijk deel van het verweer van [gedaagde] komt erop neer dat de geldigheid van de Gemeenschapsmerken wordt betwist. In dit verband is van belang dat artikel 95 lid 1 GMeVo bepaalt dat de rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk het Gemeenschapsmerk als geldig beschouwen, tenzij dit door de gedaagde bij een reconventionele vordering tot vervallen- of nietigverklaring wordt bestreden. Deze bepaling ziet allereerst op de bodemprocedure en kan in deze procedure, die gericht is op het treffen van voorlopige en beschermende maatregelen, niet onverkort worden toegepast omdat een reconventionele vordering tot vervallen- of nietigverklaring in deze procedure niet mogelijk is. Niettemin is het vermoeden van geldigheid ook in deze procedure tot uitgangspunt te nemen. 4.5. Indien [gedaagde] niet in een bodemprocedure op merkinbreuk wordt aangesproken maar niettemin meent dat er reden is voor nietigverklaring van de Gemeenschapsmerken BOERENGOLF en FARMERSGOLF kan hij bij het in de verordening bedoelde Bureau een vordering tot nietigverklaring instellen. Zolang dat niet is gebeurd brengt het vermoeden van geldigheid mee dat in deze procedure moet worden uitgegaan van de geldigheid van de Gemeenschapsmerken. Daarvoor is te meer reden omdat de geldigheid van de merken door het Bureau is vooronderzocht en het Bureau, zoals blijkt uit de door [A] c.s. overgelegde correspondentie, haar aanvankelijke bezwaren tegen registratie van het merk BOERENGOLF op grond van het ontbreken van onderscheidend vermogen en beschrijvendheid van de gebruikte tekens heeft laten varen nadat [A] c.s. gedocumenteerd hadden aangevoerd dat sprake was van inburgering. 4.6. Dat het Beneluxmerk beschrijvend is, kan vooralsnog evenmin worden aangenomen. De enkele omstandigheid dat dit woord-/beeldmerk, zoals [gedaagde] aanvoert, het beschrijvende element Boerengolf bevat maakt het merk nog niet nietig. Dat is alleen dan het geval indien het merk uitsluitend bestaat uit beschrijvende tekens of benamingen (artikel 2.28 lid 1 onder c BVIE). [gedaagde] laat ten onrechte de figuratieve elementen buiten beschouwing. 4.7. Voor het voorgaande is niet relevant dat [eiser A] niet de bedenker is van het spel dat hij onder de merken aanbiedt. Onderscheid moet worden gemaakt tussen enerzijds de waar of dienst die wordt aangeboden, het spel, en anderzijds het merk waaronder dat gebeurt. [A] c.s. kunnen [gedaagde] of anderen niet de exploitatie van het spel verbieden. [A] c.s. onderkennen dat. Maar waar het hier om gaat is de vraag of [gedaagde] tekens gebruikt, gelijk aan of overeenstemmend aan de merken, ter onderscheiding van dezelfde of soortgelijk waren en diensten als waarvoor de merken zijn ingeschreven. 4.8. Voor wat betreft het gebruik van de tekens Boerengolf en Farmersgolf is sprake van dezelfde tekens voor dezelfde waren of diensten. Dit gebruik moet dus in beginsel zonder meer worden verboden op grond van artikel 9 lid 1 onder a GMeVo. 4.9. Het gebruik van de tekens Farmersgolf.eu, boerengolfadressen en boerengolfadressen.nl moet volgens artikel 9 lid 1 onder b worden verboden indien de tekens worden gebruikt voor dezelfde waren of diensten (zoals hier het geval
- is)en zodanig overeenstemmen met het merk, dat daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan. De verwarring kan inhouden dat merk en teken worden verward (directe verwarring) dan wel dat de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbenden op merk en teken (indirecte verwarring). Afgezien van het hiervoor behandelde en verworpen verweer van [gedaagde] dat de Gemeenschapsmerken geen onderscheiden vermogen hebben (wat er volgens [gedaagde] toe zou leiden dat dan ook geen sprake kan zijn van verwarring) heeft [gedaagde] niet bestreden dat verwarring kan ontstaan. In het bijzonder heeft hij niet bestreden dat bij het publiek de indruk kan ontstaan van een economische band tussen [gedaagde] en [A] c.s. Het gebruik van de tekens Farmersgolf.eu en boerengolfadressen(.
- nl)moet dus eveneens in beginsel worden verboden. 4.10. [gedaagde] kan zich niet beroepen op de in artikel 12 GMeVo neergelegde beperking op het merkrecht. Voor de onder c genoemde beperking geldt dat de noodzaak van gebruik van het merk vooralsnog niet is in te zien nu, naar [gedaagde] zelf heeft aangevoerd, het spel ook onder andere namen zoals weidegolf, kolfgolf en klompengolf bekend is. Maar daargelaten de vraag of zich de onder b en c genoemde gevallen voordoen, moet voorshands worden geoordeeld dat geen sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel omdat een economische band tussen de onderneming van [gedaagde] en die van [A] c.s. wordt gewekt. 4.11. Gebruik van de tekens voor niet soortgelijke waren of diensten (artikel 9 lid 1 onder c GMeVo) doet zich niet voor, zodat in het midden kan blijven of de merken, zoals [A] c.s. hebben gesteld, moeten worden aangemerkt als bekende merken. 4.12. Voor zover [gedaagde] met het onder 3.3.7 vermelde verweer beroep wil doen op de in artikel 107 GMeVo gemaakte uitzondering voor oudere rechten van plaatselijke betekenis heeft hij dit verweer onvoldoende gemotiveerd. [gedaagde] maakt in dat geval niet duidelijk op welk recht hij het oog heeft. Registratie van een domeinnaam schept op zichzelf geen rechten die door artikel 107 worden beschermd. Evenzeer wordt niet toegelicht hoe een ouder recht zich verhoudt tot het oudere Beneluxmerkrecht en de oudere domeinnamen van [A] c.s. 4.13. [A] c.s. hebben de stellingen van [gedaagde] over de gang van zaken met betrekking tot de onder 2.7 weergegeven afbeelding niet bestreden, zodat van de juistheid daarvan wordt uitgegaan. Aannemende dat [gedaagde] niet verantwoordelijk is geweest voor plaatsing van deze afbeelding op de website en nu door [A] c.s. niet is gesteld dat [gedaagde] op andere wijze inbreuk heeft gemaakt op het Beneluxmerk, wordt de vordering tot een verbod op inbreuk op dit merk afgewezen. 4.14. In het midden kan blijven of [A] c.s. zich kunnen beroepen op oudere handelsnaamrechten dan [gedaagde]. Vooralsnog wordt geoordeeld dat de door [gedaagde] gebruikte handelsnamen moeten worden verboden op grond van artikel 5a Handelsnaamwet. Door het gebruik van de handelsnamen kan verwarring ontstaan over herkomst van de waren en diensten. De stelling van [gedaagde] dan artikel 5a Handelsnaamwet geen toepassing vindt omdat het merk BOERENGOLF niet ziet op (de voorzieningenrechter begrijpt: ingeschreven is voor) fabrieks- en of handelswaren wordt verworpen. Aan te nemen is dat artikel 5a Handelsnaamwet ook ziet op oudere merken voor diensten terwijl bovendien het merk BOERENGOLF is ingeschreven onder meer voor waren. 4.15. De registratie en het gebruik van de domeinnaam [a].nl is, zoals [gedaagde] ook niet bestrijdt, als onrechtmatig jegens [eiser A] aan te merken. Zoals [A] c.s. onweersproken hebben gesteld, maakte het aanbod van [gedaagde] tot overdracht van de domeinnaam deel uit van een meeromvattend, voor [A] c.s. niet aanvaardbare schikkingsvoorstel. Door dat aanbod te weigeren is het belang bij de in deze procedure gevorderde overdracht van de domeinnaam niet komen te vervallen. 4.16. De voorzieningenrechter is voorshands met [gedaagde] van mening dat de onrechtmatigheid van de op de website geplaatste foto's niet is in te zien. Hetzelfde geldt voor de op de website geplaatste opvatting van [gedaagde] over de juridische positie van [A] c.s. Het staat [gedaagde] in beginsel vrij daarover zijn mening kenbaar te maken. Bijzondere omstandigheden die aan zijn uitlatingen een onrechtmatig karakter geven worden voorshands niet aanwezig geoordeeld. 4.17. Het voorgaande leidt tot toewijzing van de vorderingen als hierna vermeld. De overige vorderingen zijn onvoldoende gemotiveerd, te onbepaald of gaan verder dan noodzakelijk is om aan het spoedeisende belang van [A] c.s. tegemoet te komen en worden afgewezen. [gedaagde] wordt als voornamelijk in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten. Deze bedragen volgens de onbestreden opgave van [A] c.s. € 15.720,95. 5. De beslissing De voorzieningenrechter: - beveelt [gedaagde] om, na verloop van één week na betekening van dit vonnis, iedere inbreuk op de merkrechten van [A] c.s. binnen de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, waaronder het gebruik van de tekens 'boerengolf', 'farmersgolf' en 'boerengolfadressen' ter onderscheiding van spellen identiek aan of lijkend op het spel Boerengolf van [A] c.s. dan wel hieraan gerelateerde diensten of producten; - beveelt [gedaagde] om, na verloop van één week na de betekening van dit vonnis, het gebruik te staken en gestaakt te houden van de handelsnamen 'Boerengolf', 'Farmersgolf' en/of 'Boerengolfadressen', alsmede daarmee overeenstemmende namen, in Nederland of in enig medium gericht op Nederland, waaronder het internet, voor de exploitatie van het spel Boerengolf dan wel de exploitatie van Boerengolfbanen; - beveelt [gedaagde] om binnen 14 dagen na de betekening van dit vonnis op eigen kosten de registratie van de domeinnamen boerengolfadressen.nl, farmersgolf.eu en [a].nl over te dragen aan De 3 B.V., een en ander conform de instructies/reglementen van de Stichting Internet Domeinnaamregistraties Nederland (SIDN) en de European Registry for Internet Domain Names (EURID); - veroordeelt [gedaagde] tot betaling aan [A] c.s. van een dwangsom van € 2.000,- voor elke keer of elke dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat [gedaagde] nalatig is aan deze veroordelingen te voldoen; - bepaalt dat de dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding - veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, tot aan dit vonnis aan de zijde van [A] c.s. begroot op € 15.720,95; - verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; - wijst het meer of ander gevorderde af; - bepaalt de in artikel 1019i Rv. bedoelde termijn op zes maanden. Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 29 april 2008. 1 Verordening (EG) 40/94 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk 2 Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)