ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8991

(1)bekrachtigd door de Hoge Raad

(2)in de door Lego tegen Mega Brands aanhangig gemaakte procedure. Het Bossche Hof heeft in dat arrest op grond van overgelegde marktonderzoeken aangenomen dat bij het publiek behoefte bestaat aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid van de door Lego geproduceerde bouwstenen, waardoor nabootsing van afmetingen en overige vormaspecten die daarvoor noodzakelijk is niet onrechtmatig is, ook niet indien daardoor verwarring kan ontstaan. De voorzieningenrechter is met Banbao van oordeel dat het bestaan van die standaardisatiebehoefte als uitgangspunt dient te worden genomen in het onderhavige kort geding. Dat de van die marktonderzoeken opgemaakte rapporten waarop het bestaan van die standaardisatiebehoefte is gebaseerd volgens Lego (

1. te)laat waren ingediend zodat zij onvoldoende gelegenheid heeft gehad tegenonderzoeken te doen en dat die marktonderzoeken grote gebreken zouden hebben vertoond, doet daar voorshands oordelend niet aan af. Het had op de weg van Lego gelegen om door middel van marktonderzoeken - tot het uitvoeren waarvan zij inmiddels ampel gelegenheid heeft gehad - aan te tonen dat, zoals zij in het onderhavige geding stelt, zo'n standaardisatiebehoefte niet zou bestaan, hetgeen zij echter heeft nagelaten. 5.7. Hoewel het bestaan van standaardisatiebehoefte bij afnemers van constructie-speelgoed met zich brengt dat het nabootsen van een product op zichzelf niet tot onrechtmatigheid leidt, betekent dit nog niet dat het Banbao zonder meer vrij staat de bouwstenen van Lego op verwarringwekkende wijze na te bootsen. De Hoge Raad heeft in voornoemd arrest immers overwogen: "3.5.2 (...) Dat een bij afnemers van de producten bestaande behoefte aan standaardisatie een rechtvaardiging kan zijn voor het verwarringwekkend nabootsen van een product (...) brengt niet mee dat bij de aanwezigheid van een dergelijke behoefte op de nabootser niet langer de (...) verplichting rust om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door de als gevolg van de aanpassing aan de standaard bestaande gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt. Beslist is slechts dat gevaar voor verwarring niet in de weg staat aan rechtmatige nabootsing, indien de zojuist genoemde verplichting is nageleefd. 3.5.3 Het hof is evenwel kennelijk en niet onbegrijpelijk van oordeel geweest dat de door de rechtbank vastgestelde, in hoger beroep niet bestreden, uiterlijke verschillen tussen de steentjes van Mega Brands en die van Lego - de kleur en de (plaats van
2. de)naamsvermelding - voldoende zijn om, gegeven de bij de potentiële kopers bestaande behoefte bouwsteentjes te verkrijgen die naar maatvoering en uiterlijk passen op/bij de steentjes die men al bezit, het gevaar van nodeloze verwarring te voorkomen." 5.8. Banbao heeft aangevoerd dat zij aan de verplichting om nodeloos verwarringsgevaar te voorkomen heeft voldaan, doordat de bouwstenen iets hoger zijn (5 Banbao basis bouwstenen zijn net zo hoog als 6 Legoblokjes en de Big Blocks hebben een afwijkende maatvoering in hoogte en breedte), doordat de noppen van de Banbao bouwstenen iets hoger zijn, door een andere kleur waar dit mogelijk was (maar niet als het primaire kleuren, zwart of wit betreft en niet voor de Big Blocks), door gebruik van ander materiaal en de aanwezigheid van een deuk in één van de noppen bij de basis bouwstenen en doordat op de Banbao bouwstenen geen merk of ander (herkomst)teken is aangebracht, waardoor het publiek zal begrijpen dat de bouwsteen dus niet afkomstig is van Lego, aldus Banbao. Dat standpunt wordt verworpen. 5.9. Naar voorlopig oordeel zijn de afwijkende maatvoering van de Banbao bouwstenen en de afwijkende hoogte van de noppen onvoldoende om door het weinig oplettend kopend publiek, dat de beide producten meestal niet naast elkaar ziet

(3)en dus afgaat op een onvolledig herinneringsbeeld, te worden opgemerkt. Hetzelfde geldt voor de al dan niet aanwezige kleur- en materiaalverschillen. De deuk in één van de noppen is voorts niet bij alle basis bouwstenen van Banbao aanwezig en zal derhalve evenmin als punt van verschil worden opgemerkt. Haar door Lego gemotiveerd bestreden stelling dat het publiek zal opmerken dat de bouwstenen níet van Lego zijn omdat er geen enkele naam of teken op staat is door Banbao niet onderbouwd met een marktonderzoek of anderszins en wordt door de voorzieningenrechter voorshands niet aannemelijk geacht. 5.

1. Ter zitting heeft Banbao desgevraagd verklaard dat er geen enkel bewaar of beletsel bestaat tegen het aanbrengen van een merknaam of teken op de bouwstenen, bijvoorbeeld tussen de noppen. Banbao heeft niet bestreden dat daarmee het gevaar voor verwarring bij het publiek kan worden tegengegaan of in elk geval verminderd, zoals door Lego aangevoerd. Aldus heeft Banbao naar voorlopig oordeel niet voldaan aan de op haar rustende verplichting om alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat nodeloze verwarring ontstaat door het aanbieden van naam- en tekenloze bouwstenen die wat uiterlijke vormgeving betreft nagenoeg gelijk zijn aan de bouwstenen van Lego. Daarmee staat voorshands vast dat Banbao jegens Lego onrechtmatig heeft gehandeld door de basis bouwstenen en Duplo bouwstenen van Lego slaafs na te bootsen en kan een verbod daarop worden toegewezen als in het dictum verwoord. Bouwstenen - inbreuk op modelrecht 5.
2. De geldigheid van het Beneluxmodel weergegeven in 2.5 hiervoor is niet bestreden, zodat van de geldigheid daarvan is uit te gaan. Lego heeft onweersproken gesteld dat Banbao bouwstenen aanbiedt die daaraan identiek zijn, zodat voorshands wordt geoordeeld dat de betreffende bouwstenen van Banbao bij het publiek geen andere algemene indruk wekken dan de bouwstenen volgens het model. De op inbreuk op dit model gebaseerde vorderingen komen derhalve eveneens voor toewijzing in aanmerking. Overige elementen - slaafse nabootsing 5.
3. Ook ten aanzien van de overige elementen, zoals afgebeeld in 2.8 hiervoor, heeft Lego zich op het standpunt gesteld dat deze door Banbao slaafs worden nagebootst. Banbao heeft zich daartegen verweerd met de stelling dat deze elementen geen eigen positie op de markt innemen omdat deze een banale, aan de werkelijkheid ontleende vormgeving hebben en/of dat deze elementen technisch/ functioneel zijn bepaald zodat geen andere vormgeving kan worden gekozen zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid af te doen. 5.
4. De voorzieningenrechter stelt voorop dat producten een eigen positie op de markt innemen als zij zich aanmerkelijk onderscheiden van andere in de handel zijnde producten. Hoe die plaats op de markt is verworven komt bij de beoordeling van de vraag of op onrechtmatige wijze slaafs is nagebootst geen belang toe

(4). Dat een eigen positie op de markt veroorzaakt wordt door de historische monopoliepositie van Lego, zoals Banbao aanvoert, is naar voorlopig oordeel dan ook niet relevant. Dat in aanmerking genomen oordeelt de voorzieningenrechter ten aanzien van de in het geding zijnde overige elementen als volgt. 5.14. De voorzieningenrechter beschouwt de deur, de autovoorruit en de trap (afbeeldingen (c), (e-

1. f)en (
2. s)in 2.8) als bouwstenen die vanwege de noppen als afkomstig van Lego zullen worden herkend en derhalve een eigen plaats op de markt innemen. Voor de (nagenoeg) exacte kopieën daarvan die door Banbao worden aangeboden geldt derhalve hetzelfde als hiervoor in 5.9 en 5.10 is overwogen. 5.15. Ten aanzien van de bouwhelm (b), de megafoon (g), het vlaggetje (h), het wiel (i), de toeter (j), de boom (k), de tak/ bladeren (l), de bijl (p), de vlam (
3. q)en de bloem (
4. r)(zie de afbeeldingen in 2.8), is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat ook deze een eigen positie op de markt hebben. Uit onder meer de door Banbao als productie 19 overgelegde afbeelding van een bouwhelm blijkt dat de gebruikelijke vormgeving van een bouwhelm wordt gekenmerkt door drie verticale verhoogd liggende banen die van voor naar achter lopen. Lego heeft daarentegen gekozen voor acht smallere ribbels die van het midden uit naar buiten lopen. Ook de kleur van de bouwhelm van Lego, rood, is niet kenmerkend voor een bouwhelm waarvoor geel gebruikelijk is. De toeter, het vlaggetje, het wiel en de megafoon zijn door Lego eveneens op een specifieke manier vormgegeven die niet als standaard of gebruikelijk voor een dergelijk product kan worden aangemerkt. Anders dan Banbao heeft aangevoerd, kan een vlag bijvoorbeeld in allerlei afmetingen, wapperend, niet-wapperend, met inkeping, zonder inkeping, links van de stok of rechts van de stok afwaaiend worden weergeven. De specifieke keuzes die Lego heeft gemaakt voor de vormgeving van haar vlag en die zij ook consequent gebruikt, is daarmee kenmerkend voor - en herkenbaar als afkomstig van - Lego en (slechts behoudens het verbindingselement dat niet bepalend is voor de uiterlijke vormgeving van de vlag) niet technisch bepaald. Voor de toeter, het wiel en de megafoon gelden mutatis mutandis dezelfde overwegingen. Naar voorlopig oordeel heeft Banbao onvoldoende gedaan om binnen de mogelijkheden die er zijn haar producten anders vorm te geven teneinde nodeloze verwarring te voorkomen. De identieke elementen die Banbao aanbiedt moeten dan ook worden aangemerkt als ongeoorloofde nabootsingen van de elementen van Lego. 5.16. Ten aanzien van de boom heeft Banbao aanvankelijk aangevoerd dat deze geheel technisch bepaald is, maar ter zitting heeft zij erkend dat de verticale inkepingen geen (technische) functie hebben. Naar voorlopig oordeel geldt dat ook voor de rest van de boom. Vanzelfsprekend moet de vormgeving zodanig zijn dat het element herkenbaar is als een boom, maar binnen het concept 'boom' bestaat veel vormgevingsvrijheid. De ronde voet, de hoogte, de puntvorm en ook de horizontale inkepingen zijn uitsluitend het resultaat van een vormgevingskeuze van Lego. Hetzelfde geldt voor de tak/ bladeren, waarvan Banbao niet heeft onderbouwd waaruit de door haar gestelde technische bepaaldheid bestaat. De enkele verwijzing naar een niet overgelegd octrooi volstaat daartoe niet. De omstandigheid dat een element een technische aspect heeft betekent immers niet dat de vormgeving daardoor dwingend wordt bepaald. Ook geldt derhalve dat voorshands geoordeeld wordt dat Banbao onvoldoende heeft gedaan om binnen de mogelijkheden die er zijn haar producten anders vorm te geven teneinde nodeloze verwarring te voorkomen. De identieke elementen die Banbao aanbiedt moeten dan ook worden aangemerkt als ongeoorloofde nabootsingen van de elementen van Lego. 5.17. Terzake van de bijl heeft Banbao gesteld dat deze een typische Middeleeuwse vorm zou hebben waarvan niet kan worden afgeweken, omdat deze dan niet herkenbaar zou zijn als Middeleeuws. Banbao heeft echter nagelaten deze stelling te onderbouwen, zodat de voorzieningenrechter de keuze voor een gekarteld snijvlak, de puntige achterkant, het vierkantje op de stok en de hoekige punt eveneens beschouwt als een specifieke vormgevingskeuze van Lego, die maakt dat haar bijl een eigen plaats op de markt inneemt. Banbao heeft deze vormgevingsaspecten exact gekopieerd zonder dat daarvoor enige noodzaak bestond, waarmee zij gevaar voor verwarring omtrent de herkomst sticht. Ook daarmee handelt zij onrechtmatig jegens Lego. 5.18. Voor de vlam en de bloem, ten slotte, geldt opnieuw dat deze op vele manieren vormgegeven kunnen worden en dat deze elementen door de specifieke consequent gebruikte vormgeving als van Lego afkomstig worden herkend. Door op geen enkel punt af te wijken van de door Lego gekozen vormgeving, terwijl dit wel mogelijk was zonder afbreuk te doen aan de bruikbaarheid en de deugdelijkheid van het product, heeft Banbao naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter ook deze elementen van Lego op onrechtmatige wijze slaafs nagebootst. 5.19. Ten aanzien van een aantal van de hiervoor genoemde elementen heeft Banbao gewezen op enkele verschillen, die evenwel nauwelijks waarneembaar zijn en door het onoplettende publiek dat beide producten niet naast elkaar waarneemt niet zullen worden opgemerkt. Ten aanzien van alle hiervoor genoemde elementen geldt dat Banbao binnen de technische eisen (indien al aanwezig) voldoende ruimte had voor afwijking, die zij niet heeft benut. Door niet alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig was om verwarring bij het publiek te voorkomen, heeft Banbao jegens Lego onrechtmatig gehandeld. De op slaafse nabootsing van de overige elementen gebaseerde vorderingen liggen daarmee tot zover voor toewijzing gereed. 5.20. De politiepet en de integraalhelm met bijbehorend vizier en het tuinhek (respectievelijk afbeeldingen (a), (m-
5. n)en (
6. o)in 2.8) nemen voorshands oordelend geen eigen plaats in op de markt. De vorm van de genoemde elementen is dusdanig gebruikelijk dat niet valt in te zien dat deze als Lego-elementen zouden worden herkend. Datzelfde geldt voor de ladder (d), waarvan de vormgeving bovendien ook technisch is bepaald - de ladder moet indachtig de standaardisatiebehoefte in de ladder van Lego kunnen schuiven - zodat de identiek vormgegeven elementen van Banbao niet als ongeoorloofde slaafse nabootsing kunnen worden aangemerkt en de daarop gebaseerde vorderingen voor deze elementen dienen te worden afgewezen. Minifiguur - auteursrecht 5.21. Banbao heeft betoogd dat de minifiguur van Lego louter bestaat uit vormgeving die noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect, in het bijzonder ingegeven door de positie die het figuurtje staand en zittend moet kunnen innemen op en tussen de bouwstenen. De voorzieningenrechter is met Banbao voorshands van oordeel dat de losneembare verbinding van de benen met de romp en van de romp met het hoofd door middel van noppen en gaten als zodanig noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Datzelfde geldt voor het feit dat de armen en benen draaibaar zijn. Ook de verwijzing van Banbao naar het inmiddels vervallen US octrooi 4,205,482 (hierna: US 482) en de conclusie dat de daarin onder bescherming gestelde technische aspecten nu vrij toepasbaar zijn, is in beginsel juist. Dit betekent echter niet dat de vormgeving van de minifiguur eveneens vrij zou zijn. Het werkbegrip van artikel 10 Aw vindt zijn begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect

(5). Ook wanneer de vorm van een werk tot stand is gekomen in een met het oog op het behalen van een technisch effect beperkte keuzevrijheid, kan derhalve sprake zijn van een werk dat een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt.

(6)5.22. Teneinde de minifiguur in staande respectievelijk zittende toestand te kunnen verbinden met een bouwsteen dienen aan de achterzijde respectievelijk voorzijde uitsparingen te worden aangebracht. Dat stelt eisen aan de breedte en diepte van de voeten en - als de torso als bouwsteen gebruikt zou worden - van de onderzijde van de torso. Echter, voor het verbinden van de minifiguur met de bouwstenen (en de onderlinge uitwisselbaarheid van de benen, torso's en hoofden van andere figuurtjes) is, zoals Lego terecht stelt, niet vereist dat de voeten en benen ook hoekig zijn en evenmin dat de torso hoekig is en een trapezoïde vorm heeft. Dat dit ook anders vormgegeven kan worden - met behoud van de verbindingsmogelijkheden - blijkt uit de als productie 21 door Lego overgelegde en hieronder afgebeelde afbeeldingen van de Doctor Who figuur en de Jack Stone figuur, die rondere, meer met de menselijke anatomie overeenstemmende, vorm van benen en torso hebben. minifiguren Docto Who en Jack Stone 5.23. Evenmin is er een technisch bepaalde reden voor de positionering, lengte, buiging en vormgeving van de armen, voor de plaats van bevestiging van de pols aan de U-vormige handen en voor de vormgeving van die handen. Het feit dat het hoofd (theoretisch) ook als bouwsteentje bruikbaar zou moeten zijn, zoals Banbao stelt, brengt alleen met zich dat aan de onderzijde een uitsparing moet zijn aangebracht en aan de bovenzijde een nop - tevens voor het bevestigen van een haarstukje of hoofddeksel. De vorm van het hoofd wordt - en is - daardoor evenwel niet technisch bepaald, hetgeen reeds blijkt uit het feit dat de diameter van het hoofd groter is dan de breedte van een 1x1 Lego bouwsteentje. Dat voor al die aspecten andere mogelijkheden bestaan zonder aan de functionaliteit (en onderlinge uitwisselbaarheid van onderdelen) van de minifiguur af te doen is opnieuw te zien aan de vormgeving van de Jack Stone figuur en Doctor Who figuur. Die figuren hebben een langere onderarm, andere buiging van de arm, een kortere of geen pols, de pols niet precies in het midden van de hand en een 'menselijk' gezicht met neus en oren in reliëf. Ook de lengte van de minifiguur als geheel wordt niet bepaald door de hoogte van de bouwstenen - hetgeen reeds blijkt uit het feit dat de basisbouwstenen van Banbao iets hoger zijn en zij de hoogte van haar minifiguur daarop niet heeft aangepast. 5.24. Uit het voorgaande vloeit voort dat naar voorlopig oordeel de vormgevingskeuzes die Lego heeft gemaakt bij het ontwerp van haar minifiguur niet technisch bepaald zijn. De door haar gemaakte keuzes zijn evenmin ingegeven door de anatomie van de mens, gezien de afwijkende verhoudingen (relatief korte benen, groot hoofd en grote handen) en vormen (trapezevormige romp die naar boven toe smaller is, cilindervormig hoofd en vierkante benen) van de minifiguur. Voor zover Banbao heeft willen stellen dat de Lego minifiguur is ontleend aan een of meer andere speelgoedfiguren, in het bijzonder het Playmobil figuur, wordt dat verworpen. Naar voorlopig oordeel vertoont de Lego minifiguur daarmee niet of nauwelijks overeenkomsten. Enig ander vormgevingserfgoed dat dateert van voor het eerste ontwerp van de Lego minifiguur is door Banbao niet aangevoerd. Dat leidt tot de conclusie dat de vorm van de minifiguur oorspronkelijk is en het resultaat van creatieve keuzes zodat het auteursrechtelijke bescherming geniet. 5.25. De tekeningen die op de minifiguurtjes zijn aangebracht - kleding en gezichtsuitdrukkingen - komen evenzeer voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. De stelling van Banbao dat de afbeeldingen op de minifiguur telkens uit de werkelijkheid zijn gegrepen en daarom niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking zouden komen, dient voorshands te worden verworpen. Hoewel bij een bepaald stereotype (politieman, brandweerman, boef etc.) bepaalde uitrusting hoort, kan die op verschillende manieren worden vormgegeven en is de specifieke uitvoering ervan door Lego wel degelijk het resultaat van subjectieve keuzes. Lego heeft er bijvoorbeeld voor gekozen om de boef niet te voorzien van het 'gebruikelijke' zwart-wit gestreepte pak, maar van een grijs met wit gestreept jasje met knopen en een openstaande kraag, terwijl de broek geheel grijs is. Bij de uitmonstering van een politieman heeft Lego gekozen voor een zwart pak, terwijl in Nederland een blauw pak wordt gedragen ('blauw op straat', zoals Banbao ter zitting terecht opmerkte). Daarop is rechts een politiebadge aangebracht, is links op dezelfde hoogte een vestzakje getekend en zijn er drie koperkleurige knopen in het midden, twee aan weerszijden op de revers en een op de borstzak. Banbao heeft gesteld dat dit ontleend zou zijn aan politiekostuums die vroeger (halverwege de vorige eeuw) werden gedragen. Daargelaten dat de genoemde details geenszins herkenbaar zijn terug te vinden op de vage zwart-wit foto die Banbao heeft overgelegd, kan dit er ook niet aan af doen dat de aankleding van de politieman binnen al de mogelijkheden die er zijn om de figuur het aanzien van een politieman te geven, het resultaat is van subjectieve keuzes die maken dat deze voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. 5.26. Ook de gele ronde hoofdjes met minimalistisch getekende gezichtjes zijn het resultaat van subjectieve keuzes, die niet technisch zijn ingegeven, noch aan de werkelijkheid zijn ontleend. De verwijzing door Banbao naar de klassieke smiley doet er niet aan af dat de keuze voor een smiley-achtig gezicht op een 3 dimensionaal figuurtje oorspronkelijk moet worden geacht, nog daargelaten dat de mini-figuurtjes van Lego verschillende uitdrukkingen hebben waarvan er veel aanzienlijk afwijken van de klassieke smiley. 5.27. Dat de identiek vormgegeven minifiguur van Banbao aan die van Lego is ontleend is niet weersproken. Voorshands oordelend maakt Banbao met haar minifiguur daarom inbreuk op de auteursrechten op de Lego minifiguur, waarvan niet gemotiveerd is bestreden dat die aan Lego toekomen. Dat geldt naar voorlopig oordeel niet alleen voor de minifiguren met identieke uitrusting, maar ook voor de anders uitgemonsterde minifiguren (zoals bijvoorbeeld die afgebeeld zijn op de diverse verpakkingen), nu de vormgeving dermate bepalend en karakteristiek is voor de Lego minifiguur, dat een andere uitmonstering van een overigens identiek vormgegeven minifiguur aan de overeenstemmende totaalindruk niet af kan doen. De vorderingen voor zover gebaseerd op auteursrechtinbreuk op de minifiguur komen derhalve voor toewijzing in aanmerking. DUPLO figuur - auteursrecht 5.28. Terzake van de Duplo figuur heeft Lego zich onder meer op het standpunt gesteld dat dit een auteursrechtelijk beschermd werk is, waarop door Banbao met haar Big Blocks figuur inbreuk wordt gemaakt. 5.29. Banbao heeft aangevoerd dat de Duplo figuur een voor dergelijke poppetjes gebruikelijke vormgeving zou hebben en zou zijn ontleend aan de BRIO figuur. Voor zover Banbao daarmee heeft gepoogd te bestrijden dat de Duplo figuur een auteursrechtelijk beschermd werk zou zijn, wordt dat gepasseerd, nu Banbao dat op geen enkele wijze heeft onderbouwd. Zij heeft geen afbeelding van het BRIO figuur overgelegd en evenmin andere afbeeldingen uit het vormgevingserfgoed voor dergelijke figuren die haar stelling zouden kunnen schragen. Naar voorlopig oordeel is de Duplo figuur het resultaat van creatieve keuzes en komt het voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Dat het auteursrecht bij Lego berust is niet bestreden. 5.30. Banbao heeft verder aangevoerd dat de vormgeving van de Duplo figuur in hoge mate technisch is bepaald en dat Banbao binnen de mogelijkheden voldoende is afgeweken van de Duplo figuur. De voorzieningenrechter verwerpt dat standpunt. Weliswaar dienen aan de onderzijde van de voeten en aan de achterkant van de benen uitsparingen te zijn aangebracht voor het verbinden van de staande respectievelijk zittende figuur met een Duplo bouwblok (respectievelijk Big Block), doch dat schrijft de vormgeving van voeten en benen niet dwingend voor. Dat geldt ook voor de hand. Hoewel de hand wel zo moet zijn vormgegeven dat daarin accessoires kunnen worden vastgeklemd, is dat niet bepalend voor de aanzet van de pols en evenmin voor de vormgeving aan de buitenzijde van de hand. Evenmin valt in te zien - en heeft Banbao niet toegelicht - welke vormgevingsaspecten van de armen, torso en het hoofd technisch bepaald zouden zijn. 5.31. Voorshands oordelend wekt de Big Blocks figuur van Banbao dezelfde totaalindruk als de Duplo figuur van Lego. Het relatief grote hoofd - breder dan hoog, relatief plat, opstaande neus in de breedte, recht naar buiten staande oorschelpen waarvan de bovenkant naar voren buigt, de vierkante torso die bij de schouders smaller is dan bij de heup, de elleboogloze armen die rond van de torso afhangen, de aanzet van de pols iets uit het midden van de hand en de suggestie van vingers aan de buitenzijde van de hand door een brede opstaande rand over het midden ervan - allemaal sterk afwijkend van de gebruikelijke anatomie van een mens - zijn allemaal op identieke wijze terug te vinden bij zowel de oude als de nieuwe figuur van Banbao. Dat de benen en voeten van de nieuwe Big Blocks figuur iets rechter zijn vormgegeven en dat de benen bij de nieuwe Banbao figuur afzonderlijk kunnen bewegen waardoor zich tussen de benen een afzonderlijke strook bevindt, is ondergeschikt aan de vele punten van overeenstemming en kan niet voorkomen dat de totaalindruk dezelfde is. 5.32. Naar voorlopig oordeel wordt niet alleen inbreuk gemaakt op de auteursrechten van Lego op de Duplo figuur met de nieuwe en oude Big Blocks figuren die een zelfde uitmonstering hebben als een Lego figuur (zoals die afgebeeld in 2.10). Ook hier geldt dat de vormgeving van de figuur voorshands dermate bepalend wordt geacht voor de totaalindruk, dat een andere uitmonstering van de Big Block figuur niet afdoet aan de overeenstemmende totaalindruk. Verpakkingen - auteursrecht 5.33. Banbao heeft aangevoerd dat de verpakkingen van Lego passen binnen de stijl die binnen de branche voor verpakkingen van soortgelijk kinderspeelgoed (zoals Playmobil, bouwdozen etc) gebruikelijk is en dat deze daarom niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking zouden komen. De voorzieningenrechter verwerpt dat verweer, reeds omdat uit de door Banbao ter onderbouwing van dat verweer overgelegde afbeeldingen van verpakkingen van andere speelgoedproducenten niet duidelijk is of deze al op de markt waren voordat Lego haar verpakkingen ontwierp. Naar voorlopig oordeel blijkt uit de door Banbao overgelegde afbeeldingen dan ook niet dat toepassing van een skyline op de achtergrond een bekend door Lego overgenomen stijlelement zou zijn, zoals Banbao aanvoert. 5.34. Uit de door Banbao overgelegde afbeeldingen blijkt voorts dat sommige fabrikanten (Revell, Knex, Meccano) net als Lego kaders gebruiken waarbinnen de producten worden afgebeeld en waarbij het product iets het kader uitkomt, maar ook dat de wijze waarop dat kader wordt gevormd duidelijk afwijkt van de manier waarop Lego dat doet. Evenmin kan uit de getoonde verpakkingen worden afgeleid dat het gebruikelijk is dat voertuigen schuin staan afgebeeld met de voorzijde naar de linker onderhoek gericht. 5.35. Het standpunt van Banbao dat Lego 'kennelijk' geen bezwaar maakt tegen de producten (die conform bijgeleverde instructie kunnen worden gebouwd) die Banbao aanbiedt, zodat zij ook geen bezwaar kan maken tegen het afbeelden van die producten op de verpakkingen en de verpakkingen dus geabstraheerd van die producten zouden moeten worden beoordeeld, berust op een onjuist begrip van het standpunt van Lego. Zij heeft zich immers wel degelijk op het standpunt gesteld dat de Banbao producten een nabootsing vormen van de producten van Lego en dat het afgebeelde product dient te worden betrokken in de beoordeling van de totaalindruk die de verpakking wekt. 5.36. Naar voorlopig oordeel hebben de verpakkingen van Lego een eigen oorspronkelijk karakter en dragen zij het persoonlijke stempel van de maker, zodat deze auteursrechtelijke bescherming toekomen. Niet bestreden is dat de auteursrechten aan Lego toekomen. 5.37. De verpakkingen van de City productlijn van Lego worden gekenmerkt door de navolgende auteursrechtelijk beschermde elementen: a. een kader aan de linkerzijde dat wordt omlijnd door een grijs-metaalkleurige rand met schaduwrand, die links onderaan rond naar rechts wegloopt; b. de achtergrond wordt gekenmerkt door een blauw/grijze skyline van een grote stad met wolkenkrabbers; c. op de voorgrond is een stukje asfalt afgebeeld, veelal met daarvoor of daarachter een stukje gras (met uitzondering van de boot, die in het water is afgebeeld); d. het afgebeelde product komt enigszins uit het kader en de voorzijde van de voertuigen is naar linksonder gericht; e. de ruimte links van het kader is uitgevoerd in effen kleur blauw en daarin staat bovenaan de merknaam Lego en daaronder in witte cijfers de viercijferige productcode en de leeftijdindicatie; f. aan de voorzijde is het product, zoals je dat kunt bouwen met de elementen die in de verpakking zitten, afgebeeld 'in actie', voorzien van de mini-figuren die bezig zijn hun werkzaamheden te verrichten; g. op de korte zijkant van de verpakking staat rechts een kader afgebeeld met linksboven een ronde hoek en links de merknaam met daaronder de productcode; h. op de lange zijkant van de verpakking staan de minifiguurtjes uit de verpakking afgebeeld in actie, tegen de achtergrond van een blauwgrijze skyline, bij de brandweerwagens op groene (gras) ondergrond, bij de politievoertuigen op bruin/grijze ondergrond. Aan de rechterzijde is een vierkant kader opgenomen met daarin een afbeelding van een minifiguur; i. op de achterzijde staat linksboven het merkteken met daaronder de productcode en verder zijn er meerdere kaders van verschillende afmeting met daarin afbeeldingen van (onderdelen van) het voertuig en de minifiguurtjes in actie, opnieuw tegen de achtergrond en voorgrond als omschreven onder (

1. b)en (c). 5.38. Bij de aangevallen verpakkingen van Banbao voor de brandweerauto met aanhangwagen, de brandweer ladderwagen, de politie arrestatiebus, de politieboot en de politiestations is element (
2. a)terug te vinden in iets afwijkende vorm, in die zin dat de grijs/metaalkleurige band bovenaan een knik naar rechts maakt. Verder zijn de elementen (b), (
3. c)en (
4. d)op dezelfde manier toegepast. In het eveneens in effen kleur uitgevoerde kader - bij de politiethemadozen in exact dezelfde kleur blauw - staat de merknaam linksboven, de leeftijdindicatie links (onderaan) met daaronder in wit de eveneens viercijferige productcode (element (e)). Element (
5. f)is op dezelfde wijze terug te vinden bij de Banbao verpakkingen. Daarbij merkt de voorzieningenrechter op dat de ontwerpen (te bouwen bouwwerken) ook een grote mate van overeenstemming vertonen, die - anders dan Banbao stelt - niet direct kan worden teruggevoerd op de realiteit. Ook element (
6. g)is op dezelfde wijze toegepast bij de Banbao verpakkingen, evenals element (h), met die afwijking dat in het kader rechts niet een minifiguur is afgebeeld, maar een voertuig. Ook element (
7. i)is toegepast op de Banbao verpakkingen, in het geval van de brandweerauto met aanhanger ook met identieke vlakverdeling en zeer vergelijkbare afbeeldingen. 5.39. Naar voorlopig oordeel is van de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Lego verpakkingen zoveel door Banbao overgenomen bij haar verpakkingen, dat de totaalindruk dezelfde is. Gezien de mate van overeenstemming tussen de verpakkingen van Lego en die van Banbao is het redelijkerwijs niet aan twijfel onderhevig dat de verpakkingen van Banbao aan die van Lego zijn ontleend. Banbao heeft gewezen op enkele verschillen, zoals de andere manier waarop een kader is gevormd (element (a)). Dit verschil is evenwel zodanig onopvallend in het licht van de overige punten van overeenstemming dat de verpakkingen van Banbao daardoor niet een andere totaalindruk maken. Hooguit moeten sommige verpakkingen van Banbao worden aangemerkt als nabootsing in gewijzigde vorm die niet als een nieuw oorspronkelijk werk kunnen worden aangemerkt. 5.40. Gelet op het voorgaande moet voorshands worden aangenomen dat Banbao inbreuk maakt op de auteursrechten van Lego met betrekking tot de verpakkingen voor de brandweerauto met aanhanger, de brandweer ladderwagen, de politie arrestatiebus, de politieboot en de politiestations. 5.41. Daarnaast is de verpakking van de raceauto van Banbao naar voorlopig oordeel eveneens inbreukmakend. Net als bij de verpakking van de raceauto van Lego uit de serie 'Racers' overheersen de kleuren geel, zwart en groen, rijdt de sterk gelijkende raceauto van rechts naar links (enigszins naar onderen) over een asfaltweg met op de achtergrond een stadiontribune. Aan de linkerzijde is door middel van een zilvergrijze lijn een kader gevormd dat boven naar rechts afbuigt en bestaat het vlak links van het kader uit een zwart ruitpatroon. Aan de linkerbovenzijde is het merkteken aangebracht en daaronder (bij Banbao verder naar onder) de leeftijdindicatie en de viercijferige productcode. Door voor een sterk op de racewagen van Lego lijkend product al deze elementen uit de verpakking van die Lego-racewagen over te nemen wekt die verpakking dezelfde totaalindruk als de verpakking van de raceauto van Lego uit de serie 'Racers'. Gelet op de grote mate van overeenstemming moet worden aangenomen dat Banbao de verpakking van haar raceauto aan die van Lego heeft ontleend, hetgeen Banbao ook niet gemotiveerd heeft bestreden. 5.42. Ten aanzien van de Lego verpakkingen voor een dinosaurus en een kiepwagen geldt dat deze zeer eenvoudig zijn vormgegeven en alleen bestaat uit een afbeelding van het product tegen een vage achtergrond. Aangezien echter de door Banbao aangeboden producten op vrijwel identieke wijze zijn vormgegeven als die van Lego en eveneens prominent op haar verpakking zijn afgebeeld, is naar voorlopig oordeel ook daarbij sprake van een overeenstemmende totaalindruk. 5.43, Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de vorderingen gebaseerd op auteursrechtinbreuk op de Lego verpakkingen toewijsbaar zijn zoals in het dictum verwoord. Productlijn - stelselmatige nabootsing 5.44. Ten slotte heeft Lego aangevoerd dat Banbao onrechtmatig jegens haar zou handelen door een groot deel van haar productlijn stelselmatig na te bootsen, wat betreft de thema's (politie, brandweer, bouw, race auto's, helden, piraten, ridders/middeleeuwen en dieren) en de vormgeving van de presentatie daarvan (op de verpakking). Nu Lego desgevraagd expliciet heeft toegelicht dat zij in het kader van dit kort geding alleen bezwaar maakt tegen de in productie 10 (in dit vonnis onder 2.11) afgebeelde en hiervoor beoordeelde verpakkingen (en dus niet tegen de overige in productie 19 afgebeelde verpakkingen), begrijpt de voorzieningenrechter deze stelling van Lego derhalve aldus dat zij Banbao een verwijt maakt dat zij dezelfde thema's hanteert en daarbinnen soortgelijke producten voert. Zonder verdere onderbouwing, die ontbreekt, valt niet in te zien dat het Banbao niet zou vrijstaan deze binnen de speelgoedbranche gebruikelijke thema's en producten te voeren. De keuze voor een thema en voor bepaalde producten daarbinnen - de specifieke uitvoering ervan buiten beschouwing gelaten - is in zijn algemeenheid vrij. De op stelselmatige nabootsing van de productlijn van Lego gebaseerde vorderingen zullen derhalve worden afgewezen. In hoeverre Banbao de vormgeving van die overige producten dan wel de verpakking ervan in die mate heeft nagebootst dat daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan en daarmee jegens Lego onrechtmatig zou hebben gehandeld, ligt in dit kort geding niet ter beoordeling voor. Misbruik machtspositie 5.45. Het standpunt van Banbao dat Lego misbruik zou maken van haar machtspositie of afspraken zou maken die het kartelverbod schenden wordt gepasseerd, bij gebreke van een deugdelijke onderbouwing van dat standpunt. Belangenafweging 5.46. Het verweer van Banbao dat zij erop mocht vertrouwen dat Lego geen actie tegen haar zou ondernemen wordt verworpen. Alleen al uit het feit dat Lego, zoals Banbao bekend was, verwikkeld was in andere procedures tegen aanbieders van met haar bouwstenen compatibele producten, kon Banbao opmaken dat Lego haar rechten wellicht ook jegens haar zou inroepen. Evenmin heeft Lego haar recht om jegens Banbao op te treden verwerkt door niet eerder een procedure aanhangig te maken. Het stond Lego vrij eerst te bezien in hoeverre Banbao een blijvende speler op de markt zou zijn, temeer nu veel aanbieders van vergelijkbare producten eendagsvliegen zijn en het ondoenlijk is tegen allemaal direct juridische stappen te ondernemen, naar Lego onweersproken heeft gesteld. Het feit dat Lego al eerder op de hoogte was van de Banbao producten maakt dat niet anders. 5.47. Het argument van Banbao dat toewijzing van de vorderingen niet gerechtvaardigd is omdat zij juist alles in het werk stelt om een zelfstandig merk te positioneren en daarmee een eigen positie op de markt te verkrijgen overtuigt niet. De wijze waarop zij haar producten en de verpakkingen daarvoor vormgeeft wijst er eerder op dat zij heeft geprobeerd zo dicht mogelijk tegen Lego aan te blijven. Daarmee heeft zij het risico over zich afgeroepen dat Lego zich hiertegen zou verzetten, welk risico zich ook heeft gerealiseerd. Dat toewijzing van de vorderingen van Lego tot gevolg zou hebben dat Banbao 'volledig wordt weggevaagd' zoals zij heeft aangevoerd valt binnen haar risicosfeer en maakt niet dat binnen het kader van de belangenafweging Lego haar rechten niet jegens Banbao geldend zou mogen maken. Beoordeling andere grondslagen 5.48. Nu de respectieve vorderingen reeds op andere grond voor toewijzing in aanmerking komen en Lego geen belang heeft gesteld bij afzonderlijke beoordeling van de vorderingen op merken- en modelrechtelijke grondslag, kan in het midden blijven of sprake is van inbreuk op het vormmerk van Lego met betrekking tot de minifiguur of op modelrecht op haar Duplo figuur. Voor zover Lego slaafse nabootsing ten grondslag heeft gelegd aan haar vorderingen ten aanzien van de bouwstenen waarvoor zij modelrecht heeft en de verpakkingen, geldt dat zij hierbij evenmin belang heeft, nu die vorderingen wegens inbreuk op modelrecht respectievelijk auteursrecht zullen worden toegewezen. De vorderingen 5.49. De stelling van Banbao dat de vorderingen te algemeen zijn geformuleerd wordt van de hand gewezen. Anders dan Banbao stelt is het niet aan Lego dan wel de voorzieningenrechter om te bepalen welke wijzigingen Banbao moet doorvoeren om nodeloze verwarring te voorkomen. Wel zal de voorzieningenrechter de gevorderde veroordeling om het doen plegen van inbreukmakende of onrechtmatige handelingen te staken afwijzen, nu daaromtrent door Lego niets is gesteld. Evenmin komt voor toewijzing in aanmerking de gevorderde veroordeling om de inbreukmakende producten in voorraad te hebben, nu dit geen verveelvoudiging of openbaarmaking is en evenmin nodeloze verwarring bij het publiek kan veroorzaken. Dat laatste geldt ook voor het vervaardigen, zodat ook dit onderdeel van het gevorderde wordt afgewezen. 5.50. De door Banbao verlangde overgangsperiode (4 jaar) is gegeven haar inbreukmakend en onrechtmatig handelen en de gerechtvaardigde belangen van Lego niet toewijsbaar. Onder de gegeven omstandigheden is een periode van 2 weken om Banbao in de gelegenheid te stellen om aan de veroordelingen te voldoen redelijk te achten. 5.51. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding de gevorderde recall af te wijzen. Zoals door Lego aangevoerd beoogt een dergelijke vordering immers aan een onrechtmatige toestand een einde te maken. Wel zal de recall, gelet op de aard van de producten en de belangen van de afnemers/ gebruiker(tje)s ervan, worden beperkt tot niet-particulieren. 5.52. De gevorderde veroordeling informatie te verstrekken omtrent herkomst en distributiekanalen dient naar Lego heeft aangevoerd eveneens om verder onrechtmatig handelen te voorkomen en is eveneens toewijsbaar. Wel zal voor nakoming daarvan 4 weken worden gegund gelet op de gevorderde accountantsverklaring. De belangen van Lego zijn voldoende gediend bij bepaling dat de verklaring van een onafhankelijke registeraccountant dient te zijn, zodat de beperkte keuze uit slechts enkele door Lego genoemde accountantskantoren wordt afgewezen. Proceskosten 5.53. Banbao zal als de in conventie in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Lego stelt zich op het standpunt dat de proceskostenveroordeling voor 70% van de totaal bestede tijd op de voet van artikel 1019h Rv bepaald dient te worden, gelet op het aandeel van de handhaving van intellectuele eigendomsrechten in verhouding tot de op slaafse nabootsing gebaseerde vorderingen. Banbao heeft dat niet bestreden en nu dit redelijk voorkomt zal ook de voorzieningenrechter daarvan uitgaan. Lego heeft 70% van haar totale kosten begroot op een bedrag van Euro 65.397,34 en deze gespecificeerd naar bestede uren per advocaat en de aard van de verrichte werkzaamheden. Banbao heeft zich op het standpunt gesteld dat deze specificatie niet is 'zoals het hoort', omdat het geen uitdraai uit de urenadministratie betreft. Dat verweer wordt verworpen, nu de verstrekte specificatie voldoende inzicht geeft in de aard en omvang van de verrichte werkzaamheden. Overigens heeft Banbao de hoogte van de kosten niet gemotiveerd bestreden, zodat deze zullen worden toegewezen als gevorderd, vermeerderd met 30% van het liquidatietarief, zijnde Euro 244,80. 6. De beoordeling in reconventie 6.1. Uit de toewijzing van de vorderingen van Lego volgt dat de reconventionele vordering - een wapperverbod - niet voor toewijzing in aanmerking komt. Banbao zal worden veroordeeld in de proceskosten van Lego in reconventie. Nu de vorderingen in reconventie nauw samenhangen met de procedure in conventie en Lego niet afzonderlijk opgave heeft gedaan van haar proceskosten in reconventie, worden die kosten gesteld op nihil. 7. De beslissing De voorzieningenrechter: in conventie 7.1. veroordeelt Banbao binnen 2 weken na betekening van dit vonnis in Nederland te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de auteursrechten van Lego op de minifiguur, de Duplo figuur en de in 2.11 afgebeelde verpakkingen, in het bijzonder te staken en gestaakt houden elke verveelvoudiging en openbaarmaking van deze werken, daaronder mede begrepen ieder vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, verkopen, leveren en uitvoeren van de inbreukmakende producten van Banbao omschreven in dit vonnis; 7.2. veroordeelt Banbao binnen 2 weken na betekening van dit vonnis in Nederland te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de in 2.5 afgebeelde Beneluxmodellen op bouwstenen, meer in het bijzonder doch daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, te staken en gestaakt houden het gebruik zoals gespecificeerd in artikel 3.16 BVIE; 7.3. veroordeelt Banbao binnen 2 weken na betekening van dit vonnis in Nederland te staken en gestaakt te houden het (anderszins) onrechtmatig handelen jegens Lego, bestaande uit het aanbieden, in de handel brengen, verkopen, leveren, uitvoeren van de basis bouwstenen, Big Blocks en de overige elementen, afgebeeld in 2.6, 2.7 en 2.8 van dit vonnis. 7.4. veroordeelt gedaagde binnen 4 weken na betekening van dit vonnis aan de advocaat van eiseres schriftelijk opgave te doen van alle informatie die Banbao bekend is omtrent de herkomst en distributiekanalen van de inbreukmakende en slaafs nagebootste producten van Banbao (waaronder begrepen, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot namen en adressen van de betrokken (rechts)personen), welke opgave dient te geschieden middels een accountantsrapport door een van partijen onafhankelijke registeraccountant welke dient te zijn vergezeld van documentatie waaruit de juistheid en volledigheid van die gegevens blijken; 7.5. veroordeelt gedaagde binnen twee weken na betekening van dit vonnis zonder enige begeleidende tekst aan al haar afnemers, niet zijnde particulieren, van de inbreukmakende of slaafs nagebootste producten van Banbao in Nederland een brief op eigen briefpapier per aangetekende post te verzenden met uitsluitend de volgende tekst: "De voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage heeft ons onlangs veroordeeld om u langs deze weg het volgende te berichten. Recentelijk hebben wij aan u producten verkocht onder de naam BANBAO. De rechter heeft geoordeeld dat de door ons geleverde bouwdozen inbreuk maken op de auteursrechten van de LEGO Group, en/of anderszins onrechtmatig handelen jegens de LEGO Group opleveren. Wij hebben op last van de rechter de genoemde producten onmiddellijk uit ons assortiment gehaald. Wij verzoeken u vriendelijk doch zeer dringend om alle door ons aan u geleverde BANBAO producten onmiddellijk aan ons te retourneren. Uiteraard zullen wij u het volledige aankoopbedrag en eventuele transportkosten vergoeden. Een kopie van het vonnis is bijgesloten. Hoogachtend, Banbao Europe B.V." onder gelijktijdige toezending aan mr. drs. A.M.E. Verschuur, advocaat van eiseressen, van een kopie van elke verzonden brief alsmede van de verzendingsbewijzen daarvan; 7.6. bepaalt dat Banbao een onmiddellijk opeisbare dwangsom verbeurt van € 5.000,- voor iedere dag, daarbij ieder gedeelte van een dag als hele gerekend, dat gedaagde niet (volledig) voldoet aan één of meer van de tegen haar uitgesproken veroordelingen, in dier voege dat deze dwangsom evenzoveel keer verschuldigd zal zijn als aan (onderdelen van) de genoemde veroordelingen niet (volledig) wordt voldaan, of, zulks ter keuze van Lego, van € 1.000,- voor ieder product waarmee gedaagde niet voldoet aan één of meer van de tegen haar uitgesproken veroordelingen, in dier voege dat deze dwangsom evenzoveel keer verschuldigd zal zijn als aan (onderdelen van) de genoemde veroordelingen niet (volledig) wordt voldaan, tot een maximum van € 1.000.000,-; 7.7. veroordeelt Banbao in de kosten van de procedure in conventie, aan de zijde van Lego tot op heden begroot op € 65.642,14; 7.8. verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 7.9. bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv op zes maanden na heden; 7.10. wijst het meer of anders gevorderde af; in reconventie 7.11. wijst de vorderingen af; 7.12. veroordeelt Banbao in de kosten van de procedure in reconventie, aan de zijde van Lego tot op heden begroot op nihil. Dit vonnis is gewezen door mr. R. Kalden en bij haar ontstentenis in het openbaar uitgesproken door mr. P.H. Blok op 24 oktober 2011. 1 12 juni 2007, IER 2007,79 (Mega Brands - Lego) 2 20 november 2009, LJN: BJ6999 (Lego - Mega Brands) 3 zie HR 7 juni 1991 LJN ZC0273 (Rummikub) 4 Rb. 's-Hertogenbosch, 6 juni 2007, LJN: BA7211(Fatboy-HMG) 5 vgl HR 16 juni 2006, LJN AU8940 (Kecofa - Lancôme) 6 vgl HR 29 juni 2001, LJN AB2391 (Impag / Milton Bradley)