ECLI:NL:RBUTR:2006:AW6732

vonnis RECHTBANK UTRECHT Sector handels- en familierecht zaaknummer / rolnummer: 209876 / KG ZA 06-259 Vonnis in kort geding van 2 mei 2006 in de zaak van de vennootschap naar Oostenrijks recht RED BULL GMBH, gevestigd te Fuschl am See, Oostenrijk, eiseres, procureur mr. B.F. Keulen, advocaat mr. S.A. Klos en mr. J.A.K. van den Berg, beiden te Amsterdam, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PROCTER & GAMBLE NEDERLAND B.V., gevestigd te Rotterdam, gedaagde, procureur mr. J.M. van Noort, advocaat mr. T. Cohen Jehoram en mr. V.A.J. Gassler, beiden te 's-Gravenhage. Partijen zullen hierna Red Bull en Procter & Gamble genoemd worden. 1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding - de mondelinge behandeling - pleitnota en producties van Red Bull - conclusie van antwoord, pleitnota en producties van Procter & Gamble. 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald. 2. De feiten 2.1. Red Bull is houder van het internationale woordmerk "RED BULL", IR nummer 641378, geregistreerd op 24 februari 1995. Deze internationale merkregistratie was gebaseerd op de Duitse registratie van dat woordmerk onder nummer 2081750, geregistreerd op 20 oktober 1994 met gelding voor de Benelux. Het merk is ingeschreven voor een uiteenlopende reeks van waren, waaronder niet-alcoholische dranken en snoep. 2.2. Red Bull is tevens houder van een Gemeenschapsmerk dat bestaat uit hetzelfde woordmerk "RED BULL" als het onder 2.1 vermelde internationale woordmerk. 2.3. Red Bull gebruikt haar woordmerk voor een non-alcoholische frisdrank, die enkele stoffen met een opwekkende werking bevat en om die reden wordt aangeduid als een "energy drink". Red Bull verhandelt deze energy drink in blikjes. 2.4. Procter & Gamble verhandelt onder het merk “Vicks” (in sommige landen “Wick”) onder meer pastilles en hoestbonbons. In 2005 heeft Procter & Gamble, eerst in Duitsland en Oostenrijk en later ook in Nederland, onder de naam "RED ENERGY" een nieuw soort pastilles op de markt gebracht, die één of meer stoffen bevatten met een opwekkende werking. Deze pastilles worden verhandeld in zakjes, waarop behalve de naam "RED ENERGY" ook het merk “Vicks” of “Wick” staat afgebeeld. 2.5. Red Bull heeft in Oostenrijk voor het Handelsgericht Wien een gerechtelijke procedure aangespannen tegen een Oostenrijkse Procter & Gamble-vennootschap, twee Duitse Procter & Gamble-vennootschappen en een Amerikaanse Procter & Gamble-vennootschap. In die procedure, hierna ook te noemen: de Oostenrijkse procedure, heeft Red Bull gevorderd dat aan de gedaagden het gebruik van het teken "RED ENERGY" moest worden verboden op de grond dat de gedaagden door gebruik van dat teken inbreuk maakten op haar, Red Bulls, merkrechten, waaronder - voor zover hier van belang - het recht op het onder 2.2 vermelde gemeenschapswoordmerk "RED BULL" en op een woordmerk “RED”. Het Handelsgericht Wien heeft het gevorderde verbod afgewezen voor zover dit gebaseerd was op het woordmerk "RED BULL", maar heeft het verbod op grond van het woordmerk “RED” toegewezen. 3. Het geschil 3.1. Red Bull vordert - samengevat - het volgende: a. Aan Procter & Gamble moet worden bevolen het gebruik te staken van het teken "RED ENERGY" dan wel van enig ander teken dat overeenstemt met het onder 2.1 bedoelde internationale woordmerk "RED BULL"; b. Procter & Gamble moet binnen een bepaalde termijn door middel van een accountant bepaalde gegevens verstrekken; c. Procter & Gamble moet binnen een bepaalde termijn na opgave van de onder b. bedoelde gegevens de opgegeven hoeveelheid inbreukmakende producten laten vernietigen in bijzijn van een deurwaarder; d. Procter & Gamble moet EUR 100.000,-- betalen als voorschot op een vergoeding van schade; e. De termijn als bedoeld in artikel 260 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering moet worden bepaald op zes maanden na de betekening van dit vonnis; de onderdelen a, b, en c op straffe van een dwangsom. 3.2. Procter & Gamble voert verweer. 3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4. De beoordeling 4.1. Procter & Gamble heeft als meest vérstrekkend verweer aangevoerd dat de Nederlandse rechter in deze zaak niet bevoegd is. Zij heeft dit verweer primair gegrond op artikel 27, lid 2, EEX-Verordening, omdat het volgens haar in de Oostenrijkse procedure en in het onderhavige kort geding gaat om vorderingen als bedoeld in lid 1 van dat Verordeningsartikel. Subsidiair legt Procter & Gamble aan de onbevoegdheid ten grondslag dat Red Bull misbruik zou maken van het procesrecht door in dit kort geding op inhoudelijk dezelfde gronden als in de Oostenrijkse procedure een voorziening te vragen die in die Oostenrijkse procedure reeds is geweigerd. 4.2. Dit verweer faalt. Red Bull heeft in dit kort geding haar vordering gebaseerd op de Benelux-inschrijving van haar internationale merkregistratie, zodat de Benelux-Merkenwet (BMW) van toepassing is. De bevoegdheidsregels van deze wet gaan vóór op de bevoegdheidsregels van de EEX-Verordening, nu het Benelux-Merkenverdrag, waar de BMW deel van uitmaakt, als een verdrag in de zin van artikel 71 EEX-Verordening moet worden aangemerkt. 4.3. Echter, ook indien artikel 27 EEX-Verordening van toepassing zou zijn, zou het beroep op onbevoegdheid niet kunnen slagen. Dan zou immers gelden dat het niet gaat om zaken tussen dezelfde partijen, nu in Oostenrijk een Oostenrijkse, Duitse en Amerikaanse vennootschap de gedaagden zijn en in het onderhavige geding een Nederlandse vennootschap de gedaagde partij is. Het enkele feit dat alle gedaagde vennootschappen tot dezelfde groep behoren en dat zij respectievelijk in Oostenrijk en in Nederland dezelfde Vicks-pastilles verhandelen, brengt immers nog niet mee dat die vennootschappen met elkaar vereenzelvigd zouden kunnen of moeten worden. Daarvoor zouden nadere feiten of omstandigheden vereist zijn, doch dergelijke feiten of omstandigheden zijn in dit geding niet gesteld en zijn ook niet gebleken. 4.4. De subsidiaire grond voor de onbevoegdheid, misbruik van procesrecht, kan niet slagen, omdat - zoals hiervoor onder 4.3 reeds is overwogen - geen van de gedaagde partijen in Oostenrijk dezelfde is als de gedaagde partij in het onderhavige geding, zodat de uitspraak in de Oostenrijkse procedure niet kan gelden voor de gedaagde in dit kort geding. 4.5. Om diezelfde reden kan toepassing van artikel 105 Verordening inzake het Gemeenschapsmerk (Verordening EG 40/94) ook buiten toepassing blijven. 4.6. Procter & Gamble heeft verder nog verzocht om aanhouding van de zaak op grond van artikel 28, lid 1, EEX-Verordening. Zij heeft daarbij echter geen of onvoldoende belang, nu zij zelf - zoals gezegd - niet gebonden wordt door de uitspraak in de Oostenrijkse procedure en het risico van onverenigbare beslissingen zich niet voordoet, gezien het voorlopige karakter van een eventuele voorziening in dit kort geding. 4.7. Nu uit het voorgaande volgt (

1. i)dat het beroep op onbevoegdheid en het verzoek om aanhouding afgewezen moeten worden en (
2. ii)dat de BMW van toepassing is, wordt ter voldoening aan het vereiste van artikel 37 BMW vastgesteld dat (de voorzieningenrechter
3. in)deze rechtbank bevoegd is, nu de door Red Bull gestelde merkinbreuk (mede) in dit arrondissement plaatsvindt en het gevorderde bevel tot het staken van die merkinbreuk (mede) in dit arrondissement moet worden uitgevoerd. 4.8. Aldus komt thans aan de orde dat Procter & Gamble als verweer hebben aangevoerd dat Red Bull niet-ontvankelijk is in haar vordering. 4.9. Dit verweer kan evenmin slagen. Procter & Gamble heeft ook op dit punt als grond voor haar verweer gesteld dat Red Bull misbruik maakt van het procesrecht op de wijze zoals hiervoor onder 4.1 is weergegeven. Zoals hiervoor onder 4.4 reeds is overwogen, kan deze stelling niet worden aanvaard. 4.10. Thans komt de inhoudelijke beoordeling van de vordering aan de orde. Red Bull stelt als grond voor die vordering dat het door Procter & Gamble gebruikte teken "RED ENERGY" inbreuk maakt op haar, Red Bulls, exclusieve recht op het onder 2.1 vermelde internationale woordmerk "RED BULL". Zij beroept zich daarvoor op artikel 13, onderdeel A 1, sub b dan wel sub c, BMW, zodat onderzocht moet worden of aan de daar gestelde eisen is voldaan. Daarvoor is het volgende van belang. 4.11. Allereerst geldt voor de merkinbreuk bedoeld in genoemd subonderdeel b, dat het teken gebruikt moet worden voor dezelfde of soortgelijke waren. In dit geval gaat het niet om dezelfde waren, zodat de soortgelijkheid moet worden beoordeeld. Die beoordeling is volgens onderdeel B van artikel 13 BMW niet beperkt tot de klassenindeling van waren. 4.12. Overwogen wordt dat in dit geval, anders dan Red Bull heeft gesteld, betwijfeld moet worden of er wel sprake is van soortgelijke waren, nu het teken van Procter & Gamble voor snoepjes wordt gebruikt en het merk van Red Bull voor frisdrank. Er is wel sprake van enige verwantschap, nu de beide producten als energie-opwekkend gepresenteerd worden, maar dat kan op zich zelf niet meebrengen dat er van soortgelijkheid sprake is. 4.13. Aldus komt aan de orde of aan de eisen van subonderdeel c is voldaan. In dat geval moet het gaan om een bekend merk. Gelet op de onweersproken stellingen van Red Bull op dit punt, kan "RED BULL" als een bekend merk beschouwd worden. Wat de soort van waren betreft, kan volgens vaste rechtspraak in het midden blijven of het gebruik van het teken soortgelijke of niet-soortgelijke waren betreft. 4.14. Vervolgens moet beoordeeld worden of er (voldoende) overeenstemming tussen teken en merk bestaat. Overigens zou deze eis ook gelden voor subonderdeel b, indien er wél sprake van soortgelijke waren zou zijn, zoals Red Bull heeft bepleit. Voor de beoordeling op dit punt moet volgens vaste rechtspraak het teken in de vorm zoals het wordt gebruikt, worden vergeleken met het merk in de vorm zoals het is ingeschreven. Daarbij gaat het - eveneens volgens vaste rechtspraak - om de totaalindrukken, waarbij aan de overeenkomsten tussen teken en merk meer belang toekomt dan aan de verschillen. 4.15. De vergelijking betreft aldus, enerzijds, het teken "RED ENERGY", dat door Procter & Gamble wordt gebruikt met grote, in kleur opgevulde hoofdletters in een bepaalde stijl, en, anderzijds, het merk "RED BULL", geschreven met hoofdletters, die niet in een bijzondere vorm of kleur zijn uitgevoerd. Dat Procter & Gamble voornemens is de verpakking van de pastilles enigszins te wijzigen, kan buiten beschouwing blijven, nu het teken "RED ENERGY" op de nieuwe verpakking op dezelfde wijze zal worden afgebeeld als op de oude verpakking. Visueel gezien valt dan op dat de totaalindrukken van het teken en het merk alleen al door de lettervorm van het teken "RED ENERGY" niet of nauwelijks overeenkomen. Wat de woorden zelf betreft, is de overeenstemming beperkt tot het woord RED. Dit woord is enkel de benaming van een kleur, waaraan op zich zelf geen onderscheidend vermogen toekomt. Ook in de beide woordcombinaties komt aan dat woord geen of onvoldoende onderscheidend vermogen toe. Immers, het woord RED staat weliswaar in de beide combinaties voorop, doch - anders dan Red Bull heeft gesteld - brengt dat niet mee dat dit woord als het kenmerkende of meest onderscheidende deel moet worden aangemerkt, nu het in de beide combinaties slechts een kwalificatie vormt van het daaropvolgende zelfstandige naamwoord. Om die reden zal bij globale waarneming van de woordcombinaties door een gemiddelde en normaal oplettende consument het woord RED dan ook niet in overwegende mate de aandacht trekken. Bij een auditieve beoordeling spelen de lettervormen uiteraard geen rol, maar voor het overige geldt hetgeen ten aanzien van de visuele beoordeling reeds is overwogen, nu immers ook in auditief opzicht geldt dat de overeenstemming beperkt is tot het woord RED. In begripsmatig opzicht moet vooralsnog gelden dat "RED ENERGY" als begrip zó zeer verschilt van "RED BULL" als begrip, dat in dit opzicht tussen teken en merk weinig of geen overeenstemming bestaat. 4.16. Voor zover Red Bull voorts nog heeft bepleit dat ook andere elementen in de vergelijking betrokken moeten worden, zoals de vermelding van bepaalde slagzinnen of ingrediënten, geldt dat deze elementen bij het bepalen van de mate van overeenstemming buiten beschouwing moeten blijven, nu het daarbij alleen gaat om het merk zoals dit is ingeschreven en in dit geval de merkregistratie enkel de woorden “RED BULL” zonder nadere toevoegingen omvat. 4.17. De voorgaande overwegingen leiden tot de slotsom dat het teken "RED ENERGY" niet in voldoende mate overeenstemt met het merk "RED BULL" om tot een merkinbreuk te kunnen leiden. Het gevorderde bevel om het gebruik van dat teken te staken, is derhalve niet voor toewijzing vatbaar. 4.18. De overige onderdelen van de vordering betreffen nevenvoorzieningen en zijn als zodanig dus evenmin voor toewijzing vatbaar. 4.19. De vordering zal derhalve in alle onderdelen worden afgewezen. 4.20. Red Bull zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Procter & Gamble worden begroot op: - vast recht EUR 248,-- - salaris procureur -- 816,-- Totaal EUR 1.064,-- 5. De beslissing De voorzieningenrechter: 5.1. wijst de vordering af; 5.2. veroordeelt Red Bull in de proceskosten, aan de zijde van Procter & Gamble tot op heden begroot op EUR 1.064,--; 5.3. verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Dit vonnis is gewezen door mr. H.J. Schepen en is in het openbaar uitgesproken op 2 mei 2006.? w.g. griffier w.g. rechter