Sygn. akt. I ACa 288/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lutego 2013 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSA Andrzej Palacz Sędziowie: SA Anna P

kpc, który przewidywał zasadę prekluzji dowodowej został uchylony przez art.1 pkt. 46 ustawy z dnia 16 września 2011r. o zmianie ustawy – kodeks postepowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2011. 233.1381) – z dniem 3 maja 2012 r. Miał jednak zastosowanie w czasie procesu toczącego się przed Sądem I instancji. Strony miały więc obowiązek stosować się do rygoru wynikającego z art.

§ 1kpc.

Odnosząc to stwierdzenie to okoliczności wcześniej naprowadzonych należy stwierdzić, że strony mogły także w trakcie procesu podnosić twierdzenia i składać dowody, o ile wykazały, że nastąpiło to w terminie dwutygodniowym od dnia, w którym powołanie ich stało się możliwe. Z przedłożonego przez pozwanego wydruku okładki czasopisma T. (...) ze znakiem T. (...) wynika, że czasopismo zostało wydane 6 września 2010 r. Termin dwutygodniowy wynikający z art.

§ 1kpc należało więc liczyć od września 2010 r.

Trudno przyjąć, by pełnomocnik powoda, znając zarzut pozwanego m.in. dotyczący tego, iż powód nie używa znaku T. (...), nie powziął wcześniej, tj. we wrześniu 2010 r. informacji o wydaniu czasopisma T. (...) znakiem T. (...) – tak istotnej dla zniweczenia zarzutu pozwanego. Przepis art.

§ 1kpc adresowany jest także do Sądu.

Konsekwencją bowiem naruszenia przez powoda obowiązku z art.

§ 1kpc, tj.

zgłoszenia z opóźnieniem nowych faktów i dowodów, jest konieczność pominięcia przez Sąd w podstawie faktycznej rozstrzygnięcia prekludowanego faktu, a wcześniej – na etapie poprzedzającym wydanie orzeczenia, pominięcia przeprowadzenia sprekludowanego dowodu. Podsumowując powyższe należy zauważyć, że stwierdzenie przez Sąd Okręgowy w uzasadnieniu wyroku, iż powód nie wykazał, że używa on w obrocie w zakresie oznaczenia wydawnictwa znaku T. (...) – jest trafne. Ustalenie faktyczne zawarte we wcześniejszej części uzasadnienia było wadliwe, bowiem zostało oparte na dowodzie prekludowanym. Jak jednak zostanie wskazane w dalszej części uzasadnienia wyroku – okoliczność, czy powód używa znaku T. (...) od września 2010 r., czy od marca 2011 r. w logotypie- nie ma decydującego znaczenia. Odnośnie zarzutu naruszenia art. 328 § 2 kpc – to trzeba przyznać powodowi częściowo rację, bowiem wywody Sądu Okręgowego w części dotyczącej żądań pozwu na podstawie przypisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji są niepełne i w zasadzie ograniczone zostały do przytoczenia treści przypisów oraz tez orzeczeń Sądów Apelacyjnych. Okoliczność ta sama przez się nie dyskwalifikuje jednak wydanego orzeczenia. Odnośnie zarzutów naruszenia prawa materialnego: Powód poszukuje ochrony prawnej zarówno na podstawie przepisów prawa własności przemysłowej, jak i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co jest dopuszczalne w sytuacji gdy według twierdzeń powoda-naruszenie prawa do znaku towarowego stanowi jednocześnie czyn nieuczciwej konkurencji. Powód zarzucił naruszenia art. 296 ust 2 pkt 1 i 2 p.w.p., zarzucając jego błędną wykładnię. Powodowi przysługuje prawo do dwóch znaków towarowych: TV 14 i T. (...). Jest bezsporne, że pozwany nie używa znaku TV 14, a więc nie używa znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towaru w odniesieniu do identycznych towarów (art. 296 ust. 2 pkt 1). Należało ocenić, czy pozwany stosuje znak podobny do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych, co skutkuje zajściem ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym. Przede wszystkim należy zauważyć, że zastrzeżony znak towarowy TV 14 jest tylko znakiem słownym, a nie znakiem słowno – graficznym. W treści ustalonego świadectwa ochronnego nie zastrzeżono ani wielkości znaku, ani kształtu czcionki, czy też kolorystyki. Podobieństwo polega na tym, że znak TV połączony jest z liczbą 14, podobnie jak oznaczenie T. – używane przez pozwanego z liczbą

1. Podobieństwa powód upatruje w tym, że oba oznaczenia umieszczone są w górnej części okładki, gdzie zwykle umieszczany jest tytuł czasopisma, a nadto pozwany stosuje podobną kolorystykę. Zarzut o stosowaniu podobnej kolorystyki nie jest skuteczny skoro – jak już wyżej wskazano, znak towarowy powoda TV 14 nie obejmuje zastrzeżenia koloru. Nie przekonywujący jest też argument mający świadczyć o podobieństwie – związany z miejscem umieszczenia oznaczenia T. (...) – tj. w górnej części okładki, skoro zdecydowana większość czasopism tytuły umieszcza w górnej części okładki. Zarzut naruszenia art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp w odniesieniu do znaku towarowego powoda TV 14 jest więc nieuzasadniony. Nie może zakazać Sąd pozwanemu używania znaku, którego pozwany nie używa (TV 14), ani który nie jest podobny do tego znaku w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp. Zarzut naruszenia art. 296 pkt 2 ust. 2 pwp w określeniu do znaku TV 14 – jest bezzasadny . Odnośnie naruszenia art. 296 ust. 2 pkt 1 i 2 pwp przez umieszczenie przez pozwanego na okładce czasopisma Ekran TV dodatkowego oznaczenia T. (...): Bezsporne jest, że powodowi przysługuje prawo do znaku towarowego T. (...). Sąd Okręgowy odmawiając powodowi ochrony prawa odnośnie znaku towarowego T. (...) uznał przede wszystkim, że znak T. (...) nie posiada zdolności odróżniającej. Sąd Okręgowy przyjął, powołując się na orzecznictwo Sądu Najwyższego, że przy stosowaniu art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie jest wyłączone badanie zdolności odróżniającej zarejestrowanego znaku towarowego. Sąd podkreślił, że znakom towarowym powoda przysługuje domniemanie posiadania zdolności odróżniającej. W ocenie tego Sądu pozwany obalił to domniemanie, twierdząc że oznaczeniem T. (...) posługuje w celach informacyjnych. Cyfra 14 jest informacją o zawartości czasopisma i odnosi się do liczby dni, których dotyczy program telewizyjny. Jak wynika ze świadectwa ochronnego na znak towarowy – T. (...)- jest znakiem słownym. Podobnie jak w odniesieniu znaku TV 14- nie zastrzeżono jego żadnych bliższych cech. Oznacza to, że każde użycie oznaczenia T. (...) prze osobę trzecią bez względu na kolor, wielkość, kształt czcionki jest nie uprawnione. Pozwany umieszczając na wydawanym przez siebie czasopiśmie Ekran TV oznaczenie dodatkowe T. (...) naruszył przepis art. 296 ust. 2 pkt 1 pwp., użył bowiem znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów (czasopism (...)). Należy zauważyć, że znak towarowy T. (...) przeznaczony jest do oznaczenia towarów lub usług wymienionych w załączniku świadcetwa wg klasyfikacji nicejskiej 09,16,35,39,41,
2. Pkt 16 obejmuje m.in. czasopisma (periodyki). Udzielenie praw ochronnych rodzi domniemanie, że zostały spełnione przesłanki do wydania pozytywnej decyzji przez Urząd Patentowy. Pozwany dążył w procesie do obalenia tego domniemania zarzucając, że znaki towarowe powoda nie mają zdolności odróżniającej, a wyłącznie służą do przekazania informacji nabywcy czasopisma o jego treści (program telewizyjny), ilości dni przedstawionego programu telewizyjnego (14 dni). Orzecznictwo Sądu Najwyższego dopuszcza możliwość, by w procesie o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy – dowodzić, że znak towarowy zarejestrowany ma „słabą” siłę odróżniającą lub w ogóle nie ma zdolności odróżniającej. W powołanych w sprawie orzeczeniach sądów wyrażone były stanowiska co do braku zdolności odróżniającej liczb – jako zarejestrowanych znaków towarowych. W niniejszej sprawie zastrzeżone znaki towarowe nie składają się z samych liczb, ale stanowią zlepek słowno-liczbowy T. (...) i TV
3. Nie można podzielić stanowiska pozwanego, że oznaczenie jego czasopisma Ekran TV dodatkowo poprzez umieszczenie przy tytule oznaczenia T. (...) ma charakter wyłącznie informacyjny, a przez to nie narusza praw powoda do zastrzeżonego na jego rzecz znaku towarowego. Zgodność z prawem użycia znaku towarowego przez osobę trzecią w celu wskazania istotnych informacji – cech danego czasopisma uzależnione jest od tego, czy jest to niezbędne dla uwypuklenia tych cech (wskazania, że dane czasopismo zawiera program telewizyjny na 14 dni). Ma to miejsce tylko wówczas, gdy użycie przez osobę trzecią znaku towarowego jest jedynym sposobem do podania odbiorcom kompletnej skrótowej informacji o cechach danego czasopisma. W niniejszej sprawie taka sytuacja nie zachodzi. Można bowiem przedstawić w inny sposób informację o istotnych cechach czasopisma ( tj. program telewizyjny na dwa tygodnie ), chociażby w ten sposób, jak to uczynił pozwany po wydaniu postanowienia w postępowaniu o zabezpieczeniu roszczeń powoda – wpisując na okładce czasopisma Ekran TV oznaczenie 14 teledni zamiast słów T. (...). Reasumując powyższe trafnie zarzucił powód, naruszenie przepisu art. 296 ust. 2 pkt 1 pwp., poprzez przyjęcie, że oznaczenie T. (...), jakim posługuje się pozwany, nie jest identycznym ze znakiem zarejestrowanym przez powoda tj. znakiem T. (...) w odniesieniu do identycznych towarów. Skutkowało to koniecznością zmiany zaskarżonego wyroku poprzez uwzględnienie (w części) żądania pozwu sformułowanego w pkt 1 w sposób przedstawiony w pkt I wyroku. Badanie żądania przez pryzmat art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p jest bezprzedmiotowe, w sytuacji gdy w ocenie Sądu Apelacyjnego zachowania pozwanego spełniają znamiona opisane w art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p Podobne stanowisko o bezprzedmiotowości oceny zarzutu Sąd Apelacyjny zajmuje w odniesieniu do art. 156 p.w.p. Zarzut naruszenia art. 157 w zw. z art. 169 ust. 1 i ust. 4 i 5 pwp jest niezasadny. Wprawdzie Sąd Okręgowy stwierdził w końcowej części uzasadnienia, swego wyroku że powód nie wykazał, że używa w obrocie w zakresie oznaczenia wydawnictwa (...), ale to stanowisko nie stanowiło dla Sądu Okręgowego decydującej przesłanki, dla oddalenia powództwa. Z art. 157 pwp wynika, że uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie może zakazać innej osobie używania znaku, jeżeli znaku tego nie używał w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1, ust. 4 i 5 p.w.p. Z art. 169 ust 1 p.w.p. wynika z kolei, że prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat po dniu wydania decyzji o uchyleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania. Dowodzenie, czy i od kiedy powód korzystał w obrocie ze znaku ochronnego T. (...) nie ma jednak znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, co już wyżej wzmiankowano. Prawo ochronne nie wygasa bowiem samoistnie z upływem okresu nieużywania znaku. Do jego wygaśnięcia, oprócz upływu czasu, konieczny jest skutecznie wniesiony wniosek uprawionego podmiotu i wydanie decyzji przez Urząd Patentowy. Bez wniosku uprawnionego i bez decyzji organu, prawo ochronne, nawet nieużywane jest chronione i ciągle funkcjonuje w obrocie. Odnośnie zarzutów naruszenia przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz U. 2003.153.1503 j.t). Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy – w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony może wystąpić z określonymi roszczeniami. Zakres roszczeń przysługujących przedsiębiorcy z u.z.n.k. jest wyznaczony zakresem zarzucanych sprawcy czynów. Roszczenia, które powód sformułował w pozwie w pkt 2.1, 2.2, 2.3 to roszczenia o zaniechanie przez pozwanego określonych działań (art. 18 ust. 1 u.z.n.k.). W sporze z zakresu nieuczciwej konkurencji istotne ma znaczenie prawidłowe sformułowanie treści żądania pozwu w zakresie roszczenia o zaniechanie. Żądanie powinno precyzyjnie określać konkretne zakazane działania. Oceniając pod tym względem żądania powoda wymienione w pkt. 2.1, 2.2, pozwu należy stwierdzić, że są sprzeczne z art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. Są one zbyt ogólnikowe. Zasadnie zwrócił na to uwagę pozwany w odpowiedzi na pozew. Żądanie pozwu powinno być możliwie skonkretyzowane, gdyż powód nie może pozostawić Sądowi sformułowania treści żądania, ponieważ dopiero konkretna treść może być poddana weryfikacji przez organ stosujący prawo. Zakres działania Sądu wyznacza art. 321 kpc. Redukcja żądań pozwu jest dopuszczalna, ale Sąd nie jest jednak uprawniony do uszczegółowienia żądań i to w taki sposób, by nadać żądaniu taką treść, by było ono możliwe do wyegzekwowania i posiadało wyraźnie określone granice. Odnośnie żądania określonego w pkt 2.
4. powód domaga się zakazania pozwanemu bezprawnego korzystania z kampanii reklamowej powoda. Należy w tym miejscu zauważyć, że Sąd Okręgowy w uzasadnieniu wyroku ( str 15, k 1355) stwierdził, że nie było możliwe ustalenie ewentualnego wpływu kampanii reklamowej powoda dotyczącej wprowadzenia na rynek dwutygodnika, na sprzedaż tego nowego dwutygodnika. Tego stwierdzenia, którym jednocześnie Sąd uzasadnił oddalenie dowodu z opinii biegłego w tym zakresie – powód w apelacji nie podważył. Uwzględnienie żądania w pkt. 2.3 nie ma więc żadnego oparcia w zebranym materiale dowodowym. Odnośnie żądania określonego w pkt. 2.4- W istocie to żądanie jest powtórzeniem żądania sformułowanego w pkt. 1 pozwu, które to żądanie Sąd Apelacyjny częściowo uwzględnił, zakazując pozwanemu używania oznaczenia T. (...). Zbędne jest zatem dodatkowe sformułowanie zakazu w sposób opisany w pkt 2.4, skoro poprzez zakazanie pozwanemu używania oznaczenia (...), powód osiągnął cel procesu jakim było wyeliminowanie z obrotu czasopisma Ekran TV z dodatkowym oznaczeniem (...). Odnośnie żądania pozwu przedstawionego w pkt. 2.5: Orzeczony przez Sąd Apelacyjny zakaz używania oznaczenia (...) wyeliminuje liczbę 14 z okładki czasopisma Ekran TV. Odnośnie pozostałych elementów szaty graficznej wymienionych przez powoda przykładowo tj. element w postaci perforacji taśmy filmowej i kolorystyki tzw. „flagi” opartej na połączeniu koloru czerwonego i białego – brak jest uzasadnienia dla takiego żądania. Element graficzny w postaci perforacji taśmy filmowej i kolorystyki „flagi” pozwany stosował jeszcze zanim powód wprowadził na rynek czasopismo TV 14, na co wskazują załączone do akt archiwalne okładki tego czasopisma ( k 802-808). Roszczenia z art. 18 ust.1 pkt 1 u.z.n.k. przysługują przedsiębiorcy w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji. Niewątpliwie u podstaw uwzględnienia sformułowanych roszczeń o zaniechanie leży wykazanie, że pozwany dopuścił się czynów nieuczciwej konkurencji. Sąd Apelacyjny w niniejszej sprawie w pierwszej kolejności ocenił jednak zasadność i sposób sformułowanych żądań o zaniechanie. Z wyżej przedstawionej oceny wynika, że żądania oparte na art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k nie mogą być uwzględnione – bądź to ze względu na sposób ich sformułowania, bądź ze względu na brak oparcia żądań w świetle zebranego materiału dowodowego. Dlatego bezprzedmiotowa – w tej sytuacji staje się ocena merytoryczna zarzutów naruszenia przez Sąd Okręgowy art. 3, 10, 13 u.z.n.k, bo nawet podzielenie zarzutów powoda i ustalenie, że pozwany dopuścił się czynów nieuczciwej konkurencji nie wpłynie na treść wyroku. Odrębną bowiem kwestią jest wykazanie dopuszczenia się przez pozwanego czynów nieuczciwej konkurencji, jako przesłanki do żądania udzielenia ochrony z art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k i odrębną jest kwestia zasadności sposobu uzyskania tej ochrony. Bez względu na to, czy pozwany dopuścił się czynów nieuczciwej konkurencji, powód nie może uzyskać w tym procesie ochrony z art. 18 ust. 1 pkt w sposób przedstawiony w żądaniu pozwu z uwagi bądź to wadliwość sformułowanych żądań bądź to na brak wykazania podstaw tych żądań w materiale dowodowym zebranym w sprawie, czy tez ich bezprzedmiotowość. Powództwo części dotyczącej roszczeń opartych na ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zasadnie więc zostało oddalone przez Sąd I instancji, choć z innych motywów, niż to wskazał Sąd Apelacyjny. Odnośnie żądania zasądzenia kwoty 59.364 zł: Roszczenie o zapłatę powód wywodzi z naruszenia ustawy prawo własności przemysłowej. Sąd Okręgowy nie dokonał oceny tego żądania, przyjmując, że powództwo co do zasady – nie jest usprawiedliwione. Odmienna ocena Sądu Apelacyjnego, w której Sąd ten przyjął, że pozwany naruszył art., 296 ust. 2 pkt 1 pwp spowodowała konieczność uchylenia wyroku w części dotyczącej żądania zasądzenia kwoty 59.364 zł, bowiem istota sporu w tym zakresie nie została rozpoznana (art. 386 § 4 kpc). Odnośnie kosztów procesu: Jak już wcześniej wzmiankowano – Sąd Okręgowy przeoczył kwestię prawidłowego określenia wysokości opłaty sądowej należnej od zgłoszonego powództwa. Wymaga to podjęcia przez Sąd czynności określonych w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Z tych przyczyn, a także z uwagi na treść wyroku wydanego przez Sąd Apelacyjny, orzeczenie o kosztach procesu i kosztach apelacyjnych nie było możliwe. Dlatego Sąd orzekł jak w pkt. III wyroku w oparciu o art. 108 kpc.