Sygn. akt IV CSK 504/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 marca 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Marta Romańska (sprawozda

ust. 5 (a contrario) pr. aut. w zw. art. 65 §

§ 2k.c.

poprzez wyłożenie okoliczności dotyczących statusu i sposobu działania powoda w Spółce „S. I.” jako uzasadniających przyjęcie, że doszło do przeniesienia przez powoda na tę Spółkę praw do spornego utworu na podstawie umowy licencji niewyłącznej; - art. 41 ust. 2, art. 67 ust. 3 w zw. z art. 67 ust.

ust. 5 (a contrario) pr. aut. w zw. art. 49 pr. aut. oraz art. 65 §

§ 2k.c.

poprzez przyjęcie, że Spółka „S. I.” na podstawie udzielonej jej niewyłącznej licencji na korzystanie ze spornego utworu udzieliła pozwanemu dalszej licencji na korzystanie z niego, bez ograniczeń czasowych, na wszystkich polach eksploatacji; - art. 12 ust. 1 w zw. z art. 67 ust. 1 oraz ust. 5 (a contrario) pr. aut. poprzez jego zastosowanie na zasadzie analogii do utworu niepracowniczego; - art. 203 k.h. w zw. z art. 58 § 1 k.c. poprzez ich niezastosowanie; - art. 53 i art. 65 pr. aut. w zw. art. 65 §

§ 2k.c.

poprzez przyjęcie konwersji nieważnej umowy przeniesienia praw autorskich dotyczących spornego utworu na umowę licencji niewyłącznej; - art. 43 ust. 1, art. 45 pr. aut. w zw. z 627 k.c. oraz 67 ust. 1 pr. aut. w zw. z art. 65 §

§ 2k.c.

poprzez niezastosowanie tych przepisów i przyjęcie, że zawierając umowę o dzieło (art. 627 k.c.) o wartości 4.000 zł, Spółka „S. I.” i pozwany uzgodnili, iż pozwany, z momentem przekazania mu egzemplarza spornego utworu, uzyska od Spółki „S. I.” licencję na korzystanie z tego utworu na wszystkich polach eksploatacji; - art. 52 ust. 1 pr. aut. w zw. z art. 65 §

§ 2k.c.

poprzez przyjęcie, że przekazanie pozwanemu egzemplarza spornego utworu wskazuje na to, iż wolą Spółki „S. I.” i 8 pozwanego było przekazanie pozwanemu, wraz z tym egzemplarzem, praw autorskich do niego; - art. 2 ust. 2 pr. aut. poprzez jego niezastosowanie w związku z błędną wykładnią pojęcia „opracowanie" i przyjęcie, że opracowaniem jest utwór, który przejmuje wszystkie elementy utworu pierwotnego i zawiera dodatkowe elementy, natomiast nie jest opracowaniem utwór stworzony przez innego twórcę; - art. 79 w zw. z art. 17 w zw. art. 67 ust. 4 a conlrario pr. aut. i przyjęcie, że legitymacja czynna do dochodzenia roszczeń przysługuje Spółce „S. I.”, nie zaś powodowi; art. 68 oraz art. 67 ust. 4 a contrario pr. aut. w zw. z art. 17 i art. 79 pr. aut. w zw. z art. 65 §

§ 2k.c.

poprzez wadliwe wyłożenie oświadczenia woli Spółki „S. I.” skierowanego do pozwanego 14 marca 1997 r., którym Spółka domaga się od pozwanego zaprzestania korzystania ze spornego utworu, a było to oświadczenie o wypowiedzeniu licencji niewyłącznej skutkujące powstaniem po stronie powoda uprawnienia do dochodzenia od pozwanego roszczeń związanych z korzystaniem z utworu za czas do zaprzestania korzystania z niego z końcem 2006 r. Powód zarzucił nadto, że zaskarżony wyrok wydany został z naruszeniem przepisów postępowania, to jest art. 328 § 2 k.p.c. w zw. z art. 391 k.p.c. poprzez skonstruowanie uzasadnienia zaskarżanego wyroku w sposób wariantowy i dokonanie kilku alternatywnych przypisań jednego ustalonego stanu faktycznego pod różne podstawy prawne; - art. 6 k.c. w związku ze stosowaniem art. 52 ust. 1 pr. aut. oraz w związku z stosowaniem art. 67 ust.

ust. 5 pr. aut. w zw. z art. 65 §

§ 2k.c.

Powód wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego ewentualnie o uchylenie tego wyroku oraz orzeczenie co do istoty sprawy poprzez uwzględnienie powództwa w całości i zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu. Pozwana wniosła o oddalenie skargi kasacyjnej. Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

1. Skoro kasacja została oparta na obu podstawach wymienionych w art. 3931 k.p.c., to w pierwszej kolejności rozważenia wymagają zarzuty formalne 9 dotyczące dotychczasowego postępowania, w którym został ustalony stan faktyczny będący podstawą wyrokowania. Dopiero wtedy, gdy okażą się one nieuzasadnione, Sąd Najwyższy na podstawie ustaleń, którymi jest związany (art. 39813 § 2 k.p.c.), może ocenić zasadność naruszenia prawa materialnego (por. m.in. wyrok SN z 28 kwietnia 2005 r., II CK 495/04, nie publ., z 15 kwietnia 2004 r., IV CK 274/03, nie publ., z 23 marca 1997 r., II CKN 60/97, OSNC 1997, nr 9, poz. 28). Artykuł 328 § 2 k.p.c. może stanowić usprawiedliwioną podstawę skargi kasacyjnej tylko wtedy, gdy uzasadnienie zaskarżonego wyroku nie zawiera wszystkich koniecznych elementów bądź zawiera oczywiste braki, które uniemożliwiają kontrolę kasacyjną wyroku (por. m.in. wyrok SN z 9 września 2010 r., I CSK 679/10, nie publ. i powołane tu orzecznictwo). Wyjaśnienie w uzasadnieniu wyroku jego podstawy prawnej powinno wskazywać te przepisy prawne, które stanowią podstawę rozstrzygnięcia. Zaskarżony wyrok spełnia te wymagania, bo skoro Sąd Apelacyjny oceniał zasadność zgłoszonego roszczenia przy przyjęciu różnych wariantów odpowiedzialności pozwanego, to oczywistym jest, że każdy z tych wariantów musiał powiązać z przepisami prawa materialnego, które go usprawiedliwiały. Odrębną kwestią jest natomiast odpowiedź na pytanie, czy Sąd właściwie zastosował wskazane przez siebie normy prawa materialnego. Wadliwości w tym zakresie mogą być jednak podnoszone w ramach pierwszej podstawy, wymienionej w art. 3983 § 1 pkt 1 k.p.c.
2. W sprawie ustalone zostało, że powód jest autorem projektu wzorniczego obudowy, w której pozwany w latach 1996-2006 r. wprowadzał na rynek ultrasonograf A. Projekt ten powstał w efekcie zawarcia przez pozwanego ze Spółką „S.I.” umowy o jego opracowanie. W wyniku prac projektowych powstał utwór chroniony prawem autorskim. Autorem utworu mogła być tylko osoba fizyczna, nie zaś spółka, a zatem powodowi przysługiwały osobiste i majątkowe prawa autorskie do projektu obudowy. Co do zasady, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu (art. 17 pr. aut.). 10 Sąd Apelacyjny nie zaakceptował stanowiska Sądu Okręgowego, że opracowany przez powoda projekt obudowy ultrasonografu był utworem pracowniczym. Podstawą wyróżnienia tej kategorii utworów jest art. 12 pr. aut. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. Sąd Apelacyjny trafnie zauważył, że o zakwalifikowaniu stosunku prawnego, w jakim pozostają strony jako umowy o pracę decyduje faktyczne zrealizowanie się elementów charakterystycznych dla stosunku pracy, a mianowicie przede wszystkim świadczenia pracy przez pracownika z zamiarem realizowania obowiązków pracowniczych, czyli świadczenie pracy podporządkowanej (także – poleceniom pracodawcy) w czasie i miejscu oznaczonym przez pracodawcę (por. wyroki Sądu Najwyższego z 4 grudnia 1997 r., I PKN 394/97, OSNP 1998, nr 20, poz. 595; z 28 października 1998 r., I PKN 416/98 OSNP, 1999, nr 24, poz. 775; z 6 marca 2007 r., I UK 302/06, OSNP 2008, nr 7-8, poz. 110). Ustalenia na temat zadań wykonywanych przez powoda w Spółce „S. I.” nie pozwalają na przypisanie powodowi statusu pracownika tej Spółki. Powód nie był nikomu podporządkowany organizacyjnie i służbowo, nie miał konkretnego zakresu obowiązków, decydował o wszystkich sprawach Spółki, w której nie pracowała żadna inna osoba. W sprawie nie wykazano nadto, żeby Spółka „S. I.” zawarła z powodem umowę o pracę w sposób zgodny z art. 203 k.h. Dokonując wykładni tego przepisu w aspekcie możliwości zawierania z członkami zarządu spółki prawa handlowego umów o pracę Sąd Najwyższy w uchwale z 8 marca 1995 r., I PZP 7/95 (OSNAP 1995, nr 18, poz. 227), stwierdził, że umowa o pracę zawarta przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą przez wspólnika, będącego prezesem jej jednoosobowego zarządu, z tym wspólnikiem, jest nieważna. W wyroku z 19 stycznia 2010 r., I UK 281/09, LEX nr 577826, Sąd Najwyższy przyjął, że umowa o pracę zawarta z członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez osobę nieumocowaną do tej czynności jest bezwzględnie nieważna (art. 58 § 1 k.c. w zw. z art. 300 k.p. i art. 210 k.s.h.). 11 Stworzenie utworu przez wspólnika spółki prawa handlowego, będącego członkiem jej zarządu, niezwiązanego ze spółką umową o pracę obejmującą obowiązek podejmowania działalności twórczej, nie uzasadnia prawa spółki do utworu na podstawie art. 12 pr. aut. W orzecznictwie wyrażony został wprawdzie pogląd, że członek zarządu spółki kapitałowej może też wykonywać swoje czynności na podstawie innych stosunków cywilnoprawnych niż umowa o pracę (por. wyrok Sąd Najwyższy z 11 maja 2009 r., I UK 15/09; wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 12 listopada 2008 r., I ACa 227/08, Apel.-W-wa 2009, nr 3, poz. 22), ale o ile byłyby to stosunki prawne nawiązane na podstawie umowy, to przy ocenie tego, czy doszło do ich ważnego nawiązania należałoby uwzględnić wymagania oznaczone w art. 203 k.h. Niezależnie jednak od powyższego, brak byłoby podstaw do stwierdzenia, że utwór stworzony przez wspólnika spółki prawa handlowego, będącego członkiem jej zarządu, a związanego ze spółką inną umową prawa cywilnego niż umowa o pracę jest utworem, do którego stosuje się art. 12 pr. aut. Sąd Apelacyjny uznał, że powód nie był związany ze Spółką „S. I.” umową zlecenia, czy inną umową o świadczenie usług, a zatem w związku z takim stosunkiem umownym Spółka nie mogła nabyć praw do projektu obudowy wykonanego przez powoda.
3. Artykuł 41 pr. aut. stanowi, że autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy, a nabywca autorskich praw majątkowych może je przenieść na inne osoby, chyba że umowa stanowi inaczej. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu (licencja), obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione. W świetle powyższego rozważenia wymagała okoliczność, czy powód przeniósł na Spółkę „S. I.” przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do projektu obudowy ultrasonografu oraz czy Spółka mogła je przenieść dalej, na pozwanego. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych i umowa zastrzegająca wyłączność korzystania z utworu (licencja wyłączna) wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (art. 53 i art. 67 pkt 5 pr. aut.). 12 Niewątpliwie powód i Spółka „S. I.” nie zawarli w tej formie umów, które by dotyczyły przeniesienia na Spółkę praw do utworu stworzonego przez powoda. Sąd Apelacyjny zaakceptował jednak stanowisko alternatywnie rozważane przez Sąd Okręgowy, że prawo do projektu obudowy zostało przeniesione przez powoda na Spółkę „S.I.” na podstawie umowy o udzielenie Spółce licencji niewyłącznej. Do zawarcia takiej umowy miało dojść przed zawarciem przez Spółkę „S. I.” z pozwanym umowy o sprzedaż projektu wzorniczego i przed wydaniem projektu pozwanemu, a zatem w okresie obowiązywania art. 203 k.h., którego odpowiednikiem w aktualnym stanie prawym jest art. 210 k.s.h. Zgodnie z art. 203 k.h. w umowach pomiędzy spółką a członkami zarządu reprezentuje spółkę rada nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą wspólników. W zamyśle ustawodawcy przepis ten miał chronić spółkę, jej wspólników i wierzycieli przed niekorzystnymi dla spółki decyzjami jej zarządu, a znajdował zastosowanie, kiedy podmioty te występowały po przeciwnych stronach sporu sądowego albo po przeciwnych stronach umowy. Artykuł 203 k.h. ma zastosowanie nie tylko do umowy o pracę (o czym była mowa wyżej), lecz do każdej umowy, którą członek zarządu spółki miałby zawrzeć ze spółką, a niezachowanie oznaczonych nim wymagań oznacza nieważność umowy. Sądy obu instancji uznały, że umowa o udzielenie licencji niewyłącznej pomiędzy powodem i Spółką, w skład zarządu której wchodził, została zawarta w formie ustnej, ale w ustaleniach tych Sądów nie ma mowy o tym, czy przy zawieraniu umowy Spółka „S. I.” była reprezentowana zgodnie z wymaganiami oznaczonymi w art. 203 k.h. W świetle ustaleń faktycznych przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia nie można zatem odeprzeć zarzutów skarżącego dotyczących naruszenia przez Sąd Apelacyjny art. 203 k.h. w zw. z art. 58 § 1 k.c.
4. Z zaakceptowanych przez Sąd Apelacyjny ustaleń Sądu Okręgowego wynika, że projekt obudowy powstał w wykonaniu umowy o dzieło, przy czym powierzającym wykonanie dzieła miał być pozwany, a wykonawcą – Spółka „S. I.”, za którą działał powód. W innym znowu miejscu uzasadnienia Sąd jednak stwierdził, że między pozwanym i Spółką „S. I.” doszło do zawarcia umowy o sprzedaż projektu wzorniczego obudowy ultrasonografu, a zatem innej umowy niż umowa o dzieło. O zawarciu którejś z tych umów w relacjach między spółkami ma 13 świadczyć okoliczność, że Spółka „S. I.” wystawiła fakturę za wykonanie projektu wzorniczego, a pozwany za ten projekt zapłacił i został mu on wydany w formie szkiców i prototypu obudowy. Z tych samych faktów Sąd Okręgowy wyprowadził zaakceptowany przez Sąd Apelacyjny wniosek, że między Spółką „S. I.” a pozwanym doszło do zawarcia umowy, której przedmiotem było udzielenie zezwolenia na nieograniczone w czasie korzystanie z utworu – projektu wzorniczego obudowy ultrasonografu na wszystkich polach eksploatacji, przy czym umowa taka nie została zawarta na piśmie. W stosunkach cywilnoprawnych jest wprawdzie możliwe zawarcie umowy przez czynności konkludentne, niemniej jednak wnioskowanie o zawarciu takiej umowy jest dopuszczalne wówczas, gdy ustalone okoliczności faktyczne sprawy przemawiają za tym, że czynność miała miejsce między podmiotami uprawnionymi do zaciągania pewnych zobowiązań i że strony czynności określiły przynajmniej konieczne konstrukcyjne elementy umowy. Nie można wnioskować o zawarciu przez Spółkę „S. I.” z pozwanym umowy o przeniesienie na niego autorskich praw majątkowych do projektu wzorniczego obudowy ultrasonografu bez uprzedniego stwierdzenia, że Spółce takie prawa przysługiwały, a w świetle rozważań przeprowadzonych wyżej (pkt 2) w sprawie nie dokonano ustaleń pozwalających na takie wnioski i oceny. Sąd Apelacyjny przyjął jednak, że pomiędzy Spółką „S. I.” a pozwanym doszło do zawarcia umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do projektu wzorniczego obudowy ultrasonografu, przy czym z uwagi na niezachowanie formy zastrzeżonej dla tej umowy pod rygorem nieważności (art. 53 pr. aut.) możliwa jest konwersja czynności i przyjęcie, że Spółka „S. I.” udzieliła pozwanemu dalszej licencji i zezwoliła mu na korzystanie z utworu na wszystkich polach eksploatacji. Nie można wnioskować o udzieleniu przez Spółkę „S. I.” na rzecz pozwanego dalszej licencji, w warunkach gdy nie zostały poczynione w sprawie ustalenia pozwalające na stwierdzenie, że tej Spółce została ważnie udzielona licencja na korzystanie z utworu przez jego twórcę. Zasadą przy tym jest, że licencjobiorca nie może upoważnić innej osoby do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji, chyba że jego umowa z twórcą stanowi inaczej (art. 67 ust. 3 pr. aut.). Gdyby nawet przyjąć, że powód udzielił Spółce „S. I.” licencji niewyłącznej na korzystanie z 14 utworu, to z ustaleń dokonanych przez Sądy obu instancji nie wynika, jakie były postanowienia tej umowy co do możliwości udzielenia dalszej licencji przez licencjobiorcę. Zarzut naruszenia art. 67 ust. 3 pr. aut. okazał się zatem zasadny. Dla przyjęcia, że pomiędzy stronami umowy o dzieło (art. 627 k.c.) doszło do udzielenia zamawiającemu dorozumianej licencji niewyłącznej na korzystanie z utworu będącego wynikiem wykonania tej umowy nie jest wystarczające wykonanie i wydanie egzemplarza dzieła oraz jego przyjęcie przez zamawiającego i zapłata wynagrodzenia. Zamawiający, który twierdzi, że po wykonaniu dzieła udzielona mu nadto została licencja niewyłączna na korzystanie z utworu na wszystkich polach eksploatacji powinien wykazać, że między nim a wykonawcą zostało zawarte porozumienie, na mocy którego wykonawca wyraził zgodę na korzystanie z utworu, a zapłacone przez zamawiającego wynagrodzenie uwzględnia, poza wynagrodzeniem za wykonanie dzieła, także wynagrodzenie za korzystanie z niego w zakresie udzielonej mu licencji.
5. W świetle ustaleń faktycznych przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia, powoda należy uznać za autora projektu obudowy do ultrasonografu A., natomiast obudowa ultrasonografu Desmin jest dziełem pracowników pozwanego, niezależnym od koncepcji i prototypu urządzenia A. Ma ona cechy samodzielnej twórczości i cechy odróżniające od obudowy prototypu i koncepcji stworzonej przez powoda. Przy tych ustaleniach faktycznych nie sposób jest uznać, że projekt obudowy ultrasonografu Desmin ma charakter opracowania projektu obudowy ultrasonografu A. W sprawie nie zostały dokonane takie ustalenia faktyczne, które by mogły uzasadniać tezę, iż projekt obudowy ultrasonografu Desmin ma charakter opracowania utworu, jakim był projekt obudowy ultrasonografu A. W tej sytuacji nie sposób jest uznać, że w sprawie doszło do naruszenia art. 2 ust. 2 pr. aut. poprzez jego niezastosowanie w związku z błędną wykładnią pojęcia „opracowanie”. Ustalenia faktyczne poczynione w sprawie nie pozwalają bowiem na zastosowanie art. 2 ust. 2 pr. aut. do oceny projektu obudowy ultrasonografu Desmin.
6. Trafnie skarżący zarzuca, że Sąd Apelacyjny błędnie ocenił jego legitymację do dochodzenia roszczeń przewidzianych przez art. 78 i 79 pr. aut. Z roszczeniami zmierzającymi do ochrony autorskich praw majątkowych (art. 79 15 pr. aut.) może wystąpić uprawniony, a więc twórca lub pierwotny nabywca praw autorskich albo ich następcy prawni, a także licencjobiorca wyłączny (art. 67 ust. 4 pr. aut.) oraz organizacje zbiorowego zarządzania. Powód bez wątpienia ma status twórcy projektu obudowy, a z ustaleń Sądów nie wynika, by powód przeniósł na inną osobę majątkowe prawa autorskie do tego utworu albo żeby udzielił licencji wyłącznej na korzystanie z niego. Autorskie prawa osobiste są ściśle związane z osobą twórcy i powstają z chwilą ustalenia utworu. W razie naruszenia praw osobistych o udzielenie ochrony zwrócić się może twórca, a po jego śmierci (przy braku odmiennej jego woli) – osoby wskazane w art. 78 ust. 2 pr. aut. Trafnie Sąd Apelacyjny wskazał, że przesłanką dla dochodzenia roszczeń przewidzianych tym przepisem jest stwierdzenie bezprawności działania sprawcy naruszenia. W świetle wątpliwości, jakie powstają w związku z oceną okoliczności, w jakich pozwany przystąpił do korzystania z projektu przygotowanego przez powoda stwierdzenie, że jego działanie nie było bezprawne jest przedwczesne. Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 39815 k.p.c. oraz art. 108 § 2 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. i art. 39821 k.p.c., Sąd Najwyższy orzekł, jak w sentencji.