← Slovensko

§ 4 zákona č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach

Najvyšší súd 3Sţhuv/2/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloţenom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a členov senátu JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci ţalobcu: A., X. I. C. U., právne zastúpený A. P., advokátkou, N. P., proti ţalovanému: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Jána Švernu 43, Banská Bystrica, za účasti: H., s.r.o., V.L., právne zastúpený P. P. advokátom, M., L,. v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia ţalovaného č. POZ 720-2006 II/17-2010 zo dňa

  1. marca 2010, konajúc o odvolaní ţalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 1Scud/6/2010-105 zo dňa
  2. novembra 2010, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 1Scud/6/2010-105 zo dňa
  3. novembra 2010 p o t v r d z u j e . Ţalobcovi náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a. O d ô v o d n e n i e I. Krajský súd v Banskej Bystrici napadnutým rozsudkom zamietol ţalobu ţalobcu, ktorou sa domáhal zrušenia rozhodnutia ţalovaného č. POZ 720-2006 II/17-2010 zo dňa
  4. marca 2010 a nepriznal mu náhradu trov konania. Uvedeným rozhodnutím ţalovaný zastúpený predsedníčkou, zamietol rozklad podaný navrhovateľom výmazu ochrannej známky A. a prvostupňové rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. POZ 720-2006 N/152-2008/St zo dňa 3Sţhuv/2/2011 2 07.08.2008 potvrdil. Uvedeným prvostupňovým rozhodnutím boli podľa § 11 ods. 2 písm. b/ zákona č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochranných známkach) v spojení s § 4 ods. 1 písm. a/. c/, e/ a § 4 ods. 3 zákona o ochranných známkach, zamietnuté námietky podané namietateľom (ţalobcom) proti zápisu prihláseného slovného označenia „B.“ č. sp. POZ 720-2006 (ďalej len prihlásené označenie) do registra ochranných známok, prihlasovateľom H., s.r.o. Krajský súd napadnutý rozsudok odôvodnil tým, ţe po preskúmaní veci a postupu ţalobcu v rozsahu a z dôvodov uvedených v ţalobe dospel k záveru, ţe rozhodnutie a postup ţalovaného sú v súlade so zákonom. Posúdenie otázky zameniteľnosti označení patrí do správnej úvahy ţalovaného a súd v zmysle § 245 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku preskúmava iba to, či takého rozhodnutie nevybočilo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom. Správny orgán je kompetentný urobiť si úsudok o zameniteľnosti (vrátane podobnosti) porovnávaných označení na základe správnej úvahy, ktorú podrobne uvedie v odôvodnení rozhodnutia. Relevantnými, pre zrušenie rozhodnutia súdom, by boli len zistené zjavné logické rozpory v úsudku správneho orgánu, resp. porušenie základných pravidiel správneho konania. Súd, konajúc podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku, nemôţe nahrádzať správne uváţenie, na základe ktorého rozhodol správny orgán. Z odôvodnenia rozhodnutia ţalovaného, ako aj prvostupňového rozhodnutia vyplýva, ţe ţalovaný podrobne argumentačne vyhodnotil jednotlivé zohľadňované aspekty posudzovania zameniteľnosti, ako aj procesný postup v konaní. Prvostupňový súd sa v otázke uplatňovania princípu plnej jurisdikcie v konaní súdov podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku stotoţnil s právnym záverom súdov Slovenskej republiky, v zmysle ktorého, ak rozhodovanie o určitých otázkach je predmetom správneho uváţenia, neprislúcha súdu, aby nad rámec vlastných právomocí, vlastnou úvahou nahrádzal toto oprávnenie správneho orgánu, pretoţe by neoprávnene vstupoval do právomoci orgánu exekutívy, ktorá mu neprináleţí. K úspešnému uplatneniu námietok proti zápisu označenia do registra je potrebné preukázať majiteľom skoršej ochrannej známky predpokladaný dôvod, ktorým je zhodnosť alebo podobnosť označenia so staršou ochrannou známkou. Prvostupňový súd sa stotoţnil so stanoviskom ţalovaného, ţe ak nie je preukázaná skutočnosť, ţe ide o zhodné alebo podobné označenia, na výsledku rozhodnutia nemôţe nič zmeniť skutočnosť, ţe by kolidujúce označenia boli pouţívané aj na zhodných tovaroch. Rovnako aj preukázaná skutočnosť, ţe namietané ochranné známky poţívajú statut ochranných známok dobrého mena, nemôţe vyvrátiť záver o tom, ţe kolidujúce označenia nie sú podobné. Keďţe správny orgán z komplexného posúdenia zameniteľnosti porovnávaných označení dospel k záveru, ţe zverejnené označenie nie je ani podobné s namietanými ochrannými známkami, ďalšie podrobnejšie posudzovanie zhodnosti alebo podobnosti tovarov, resp. posudzovanie, či namietané ochranné známky majú dobré meno, už nie je rozhodujúce. Prvostupňový súd poukázal na to, ţe z odôvodnenia rozhodnutia správneho orgánu vyplýva, ţe vyhodnocoval predmetnú otázku, keď k nej zaujal také stanovisko, ţe prípadná podobnosť či zhodnosť 3Sţhuv/2/2011 3 tovarov, resp. konštatovanie dobrého mena namietaných ochranných známok, nie sú smerodajnými skutočnosťami, keďţe predmetné ochranné známky nie sú podobné. Ak nebola naplnená podmienka podobnosti označení, uvedenú skutočnosť neovplyvní ani preukázané dobré meno, či zvýšená rozlišovacia spôsobilosť namietaných ochranných známok, resp. skutočnosť, ţe označenia by boli pouţívané na podobných aţ zhodných tovaroch. Na záver krajský súd uviedol, ţe napadnuté rozhodnutia ţalovaného povaţuje za súladné aj s rozhodnutiami Súdneho dvora Európskej únie. Ţalovaný pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámeny z hľadiska vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti kolidujúcich označení, zohľadnil celkový dojem, ktorý vyvolávajú, pričom zobral do úvahy predovšetkým ich rozlišujúce a prevaţujúce prvky (rozsudok Súdu I. stupňa vo veci T-292/01 bod 47). V danom prípade ţalovaný po vyhodnotení jednotlivých aspektov dospel k záveru, ţe neexistuje zameniteľnosť porovnávaných ochranných známok, v dôsledku čoho konštatoval, ţe neexistuje riziko zámeny porovnávaných ochranných známok ani prípade zhodnosti tovarov. K obdobnému názoru dospel Súdny dvor Európskej únie v rozsudku ESD C-106/03, keď po posúdení, ţe neexistuje akákoľvek podobnosť medzi skoršou ochrannou známkou a ochrannou známkou, ktorá je predmetom prihlášky, rozhodol, ţe neexistuje pravdepodobnosť zámeny bez ohľadu na to, aká je všeobecná známosť skoršej ochrannej známky alebo stupeň zhodnosti alebo podobnosti dotknutých tovarov alebo sluţieb. Pri posudzovaní zhodnosti ide o kumulatívne podmienky a v prípade, ak čo len jedna z týchto podmienok nie je splnená, nemôže existovať pravdepodobnosť zámeny. Výrok o náhrade trov konania odôvodnil ustanovením § 250k ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) a neúspešnému ţalobcovi náhradu trov konania nepriznal. II. Proti rozsudku krajského súdu podal ţalobca prostredníctvom svojho právneho zástupcu včas odvolanie, v ktorom ţiadal, aby odvolací súd odvolaním napadnuté rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 1Scud/6/2010-105 zo dňa 03.11.2010 zmenil tak, ţe rozhodnutie ţalovaného POZ 720-2006 II/17-2010 zo dňa 09.03.2010 sa zrušuje a vec sa vracia na ďalšie konanie. Zároveň ţiadal priznať náhradu trov prvostupňového a odvolacieho konania. Ţalobca uviedol, ţe Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) posudzoval námietky podané ţalobcom na základe skorších známkových práv „BOTOX“ proti prihláške ochrannej známke Spoločenstva č. 007568994 „Botoceutical“ prihlasovanej v triede 3, 5 a 35 medzinárodného triedenia. Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ďalej len OHIM) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva č. 007568994 „Botoceutical“ zamietol na základe námietok zaloţených na ochranných známkach so slovným prvkom „BOTOX“. 3Sţhuv/2/2011 4 OHIM v predmetnom rozhodnutí najprv porovnával tovary a sluţby a došiel k záveru, ţe: - u napadnutých tovarov v triede 3 existuje zhodnosť; - u napadnutých výrobkov v triede 5 tieţ konštatoval zhodnosť s tovarmi namietateľa; - u napadnutých sluţieb v triede 35 konštatoval, ţe tovary chránené staršími ochrannými známkami sú zhodné s tovarmi, ohľadom ktorých sú poskytované napadnuté sluţby... Preto sú zhodné. Preto celkovo OHIM uzavrel, ţe existuje určitý stupeň medzi predmetnými výrobkami namietateľa a sluţbami prihlasovateľa. OHIM ďalej v rozhodnutí porovnával predmetné označenia a dospel k záveru, ţe: - stupeň vizuálnej podobnosti medzi nimi je o niečo niţší neţ priemerný; - stupeň fonetickej podobnosti medzi konfliktnými ochrannými známkami je o niečo niţší neţ priemerný; - nie je moţné vykonať ich významové porovnanie vzhľadom na to, ţe porovnávané označenia nemajú ţiaden význam. OHIM tieţ hodnotil tvrdenia o vyššej rozlišovacej spôsobilosti hodnotiac predloţené doklady týkajúce sa dobrého mena, ktoré namietané ochranné známky poţívajú na území Európskej únie a zhodnotil, ţe staršie ochranné známky „BOTOX“ získali prinajmenšom vo Veľkej Británii vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti prostredníctvom ich pouţívania pre farmaceutické prípravky a kozmetiku na liečbu vrások. V ďalšom ţalobca si dovoľuje odcitovať doslovný preklad argumentácie OHIM z predmetného rozhodnutia, ktorý sa týka celkového posúdenia: Podľa judikatúry Súdneho dvora musia byť ochranné známky pri určovaní existencie pravdepodobnosti zámeny porovnávané prostredníctvom celkového posúdenia vizuálnych, fonetických a sémantických podobností medzi známkami. Porovnanie „musí byť založené na celkovom dojme vyvolanom známkami, majúc na pamäti predovšetkým ich rozlišovacie a dominantné súčasti“. Pravdepodobnosť zámeny musí byt' hodnotená globálne, berúc do úvahy všetky okolnosti prípadu. Pravdepodobnosť zámeny v sebe nesie určitú vzájomnú závislosť medzi relevantnými faktormi a predovšetkým podobnosť medzi ochrannými známkami a medzi tovarmi alebo službami. V súlade s tým nižší stupeň podobnosti medzi tovarmi a službami môže byt' vyrovnaný vyšším stupňom podobnosti medzi známkami a naopak. Okrem toho, čím vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť staršia známka má, tým vyššie je nebezpečenstvo zámeny. Známky s vysokou rozlišovacou spôsobilosťou, či už prirodzenou alebo spôsobenou dobrým menom, ktoré na trhu požívajú, požívajú širšiu ochranu než známky s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou. 3Sţhuv/2/2011 5 Pre účely takéhoto globálneho posúdenia sa za priemerného spotrebiteľa dotyčnej kategórie výrobkov považuje spotrebiteľ rozumne informovaný a rozumne opatrný a obozretný. Do úvahy by však mala byt' vzatá aj skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ má len zriedka možnosť priameho porovnania medzi odlišnými známkami, ale musí sa spoliehať na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchováva v mysli. Tiež je potrebné mat' na pamäti, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa pravdepodobne bude meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb (rozsudok zo dňa
  5. júna 1999 v prípade C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, ECR 1-3819). Bolo rozhodnuté, že napadnuté tovary a služby prihlášky ochrannej známky Spoločenstva sú čiastočne zhodné a čiastočne podobné s tovarmi starších ochranných známok. Pokiaľ ide o relevantnú verejnosť, táto sa skladá z kvalifikovaných profesionálov a takisto priemerných spotrebiteľov. Označenia konfliktných ochranných známok vykazujú určitý stupeň vizuálnej a fonetickej podobnosti, vyplývajúcej zo spoločného začiatku „boto“. Čo sa týka rozlišovacej spôsobilosti porovnávaných ochranných známok, dôkazy poskytnuté namietateľom presvedčivo preukazujú, že jeho staršie ochranné známky „BOTOX“ požívajú vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti v dôsledku ich používania vo V. Británii pre farmaceutické prípravky a kozmetiku na liečbu vrások. Pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť napadnutej známky „Botoceutical“,OHIM poznamenáva, že jeho prípona „ceutical“ by pre po anglicky hovoriacich spotrebiteľov nevyhnutne navodzovala paralelu so slovom „pharmaceutical“ a v súlade s tým spoľahlivý terapeutický prospech pre spotrebiteľa. Preto predmetnú príponu považuje pre túto časť relevantnej verejnosti za pomerne slabú pre tovary a služby, ktorých sa týka. Záverom OHIM podotýka, že podľa ustálenej judikatúry venuje spotrebiteľ vo všeobecnosti väčšiu pozornosť začiatku známky, skôr než jej koncu (rozsudok zo dňa
  6. marca 2005 v prípade T- 112/03 L'Oréal SA v OHIM - Revlon (Suisse) SA („FLEXI AIR“), ECR-949). Z tohto dôvodu hrá skutočnosť, že podobnosť medzi konfliktnými ochrannými známkami vyplýva z ich spoločného začiatku „boto“, významnú úlohu pri posudzovaní podobnosti medzi nimi. V súlade s princípom vzájomnej závislosti a berúc do úvahy po prvé zhodnosť a podobnosť medzi tovarmi a službami konfliktných ochranných známok, po druhé podobnosť medzi ich označeniami vyplývajúcu zo spoločného začiatku „boto“, po tretie vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, ktorý požíva vo V. Británii a nakoniec slabý charakter prípony „ceutical“ napadnutej známky s ohľadom na po anglicky hovoriacich spotrebiteľov, je OHIM toho názoru, že existuje pravdepodobnosť zámeny medzi prihláškou ochrannej známky Spoločenstva a namietateľovými staršími ochrannými známkami Spoločenstva č. 1 999 481 a č. 3 700 317 prinajmenšom zo strany relevantnej verejnosti vo V. Británii. 3Sţhuv/2/2011 6 V tomto ohľade je treba podotknúť, že spotrebitelia majú tendenciu pamätať si skôr podobnosti než odlišnosti medzi označeniami. Okrem toho je potrebné vziať do úvahy aj skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ má len zriedka možnosť priameho porovnania medzi odlišnými známkami a musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchováva v mysli (viď Lloyd, citovaný vyššie). Okrem toho je treba poznamenať, že pravdepodobnosť zámeny hoci aj s ohľadom len na časť relevantnej verejnosti v Spoločenstve (ako v našom prípade vo V. Británii) postačuje ako relatívny dôvod pre odmietnutie predmetnej prihlášky ochrannej známky Spoločenstva. Toto vyplýva z jednotnej povahy ochrannej známky Spoločenstva (rozsudok zo dňa
  7. marca 2005 v prípade T-33/03 Osotspa Co. Ltd v OHIM („Hai“), ECR 11-763). Prihlasovateľ tvrdí, že skutočnosť, že na trhu a v registroch ochranných známok existuje množstvo ochranných známok obsahujúcich predponu „boto“, vylučuje pravdepodobnosť zámeny medzi dotyčnými ochrannými známkami. V tomto ohľade OHIM podotýka, že formálna koexistencia určitých známok v registri nie je sama o sebe obzvlášť relevantná. Malo by tiež byť preukázané, že koexistujú na trhu, čo by vlastne mohlo naznačovať, že spotrebitelia sú zvyknutí vídať tieto známky bez toho, že by si ich zamieňali. Preto za neprítomnosti presvedčivých argumentov a dôkazov musí byt' tento argument prihlasovateľa odmietnutý ako nepodložený (rozsudok zo dňa
  8. mája 2005 v prípade T-31/03 Grupo Sada, P.A., SA v OHIM („Grupo Sada“), ECR II-1667). V dôsledku toho musí byt' napadnutá prihláška ochrannej známky Spoločenstva zamietnutá podľa Článku 8

(1)(
  1. b)CTMR v celom rozsahu. Ţalobca k vyššie citovanému rozhodnutiu dodáva, ţe jeho argumentácia uvedená v ţalobe, rozklade a námietkach plne korešponduje s argumentáciou uvedenou OHIM v tomto rozhodnutí. Ţalobca je významnou technologickou a farmaceutickou americkou spoločnosťou, ktorá ponúka špeciálne farmaceutické a zdravotnícke produkty po celom svete. Táto spoločnosť bola zaloţená v roku 1950 a vyvíja a zavádza produkty v oblasti oftalmológie, neurológie, lekárskej dermatológie a estetiky a ďalších špecializovaných oblastiach. Pôsobí vo viac ako 100 krajinách sveta a má viac ako 5 200 zamestnancov. Ţalobca je majiteľom rozsiahleho známkového radu zaloţeného na slovnom prvku „BOTOX“. Ide jednak o národné ochranné známky (v počte 5), a jednak o ochranné známky Spoločenstva (v počte 6). Všetky tieto ochranné známky sú na území Slovenskej republiky platné, a to tak, ţe národné ochranné známky ţalobcu poţívajú prioritu uţ od roku 1991 a roku 2000. Ochranné známky Spoločenstva sú na území Slovenskej republiky platné od 01.05.2004 s výnimkou CTM č. 5244942 „FROM THE CREATORS OF BOTOX“, ktorej prihláška bola podaná 07.08.2006. 3Sţhuv/2/2011 7 Ochranná známka „BOTOX“ má vo vzťahu k chráneným výrobkom v triede 5 a 3 medzinárodného triedenia nielen vysokú rozlišovaciu spôsobilosť vzhľadom na originalitu štruktúry a kompozície, ale poţíva aj dobré meno na území Slovenskej republiky, ako aj na celom svete, resp. je všeobecne známa medzi spotrebiteľmi. Na dôkaz tohto predloţil ţalobca krátke rešerše z internetových stránok www.google.sk, www.pravda.sk a www.zoznam.sk. Po rýchlom nahliadnutí je zrejmé, ţe internetový vyhľadávač GOOGLE.SK našiel 7.260.000 odkazov na kľúčové slovo „BOTOX“, internetový vyhľadávač ZOZNAM.SK našiel 3.069 odkazov a internetový vyhľadávač PRAVDA.SK našiel 50 článkov so slovným prvkom „BOTOX“. Ţalobca za týmto účelom predloţil len čiastočné výstupy týchto internetových vyhľadávačov pre účely preukázania, ţe ochranná známka „BOTOX“ je skutočne všeobecne známa, spotrebitelia ju poznajú, beţne sa s ňou v dennej tlači stretávajú, čo jej priznáva štatút ochrannej známky s dobrým menom. Porovnanie výrobkov Ţalobca opätovne namieta, ţe prvostupňový súd ani ţalovaný nepovaţoval za potrebné skúmať zhodnosť alebo podobnosť prihlasovaných a chránených výrobkov, čo je v rozpore s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie a rozhodovacou činnosťou OHIM tak, ako je uvedené v citovanom rozhodnutí. Pre účely spoľahlivého zistenia stavu veci, ako to vyţaduje správny poriadok, je ţalovaný povinný z úradnej povinnosti takéto porovnanie zakaţdým vykonať, inak nemôţe komplexne a spoľahlivo posúdiť vec pre účely rozhodnutia. Ochranné známky ţalobcu sú zapísané najmä - v triede 5 medzinárodného triedenia, predovšetkým pre „farmaceutické prípravky na liečbu neurologických porúch, svalovej distónie, porúch hladkého svalstva, autonómnych nervov, bolesti hlavy, vrások, mozgovej obrny, športových úrazov, kŕčov, trasľavky a bolesti, hyperhydrózy“. Ochranná známka Spoločenstva č. 3700317 „BOTOX“ je zapísaná aj v triede 3 medzinárodného triedenia pre „kozmetiku, krémy na tvár a mlieka, krémy na pokožku a mlieka“. Prihláška ochrannej známky č. 720-2006 „Botoceutical“ je chránená pre „kozmetiku, prípravky proti vráskam“ v triede 3 a pre „farmaceutické výrobky, hygienické výrobky na liečebné účely“ v triede 5 medzinárodného triedenia. Z uvedeného vyplýva, ţe prihlasované výrobky, t.j. „kozmetika, prípravky proti vráskam“ v triede 3 sú zhodné a vysoko podobné s chránenými výrobkami CTM č. 3700317, t.j. „kozmetika, krémy na tvár a mlieka, krémy na pokoţku a mlieka“. Rovnako výrobky prihlasované v triede 5 „farmaceutické výrobky, hygienické výrobky na liečebné účely“ sú zhodné a vysoko podobné s chránenými výrobkami, t.j. „farmaceutické prípravky na liečbu neurologických porúch, svalovej distónie. porúch hladkého svalstva, autonómnych nervov, bolesti hlavy, vrások, mozgovej obrny, športových úrazov, kŕčov, trasľavky 3Sţhuv/2/2011 8 a bolesti, hyperhydrózy“. Porovnanie označení Ţalovaný aj súd prvého stupňa v rámci rozhodovacieho procesu opomenuli vziať do úvahy skutočnosť, ktorú ţalobca v priebehu celého administratívneho a súdneho konania namietal a to existenciu zhodnej časti „boto“ v porovnávaných označeniach, keď uviedli, ţe rozdielna koncovka „-ceutical“, či uţ vizuálneho alebo fonetického hľadiska zabezpečí rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovanému označeniu. Opomenuli pri tom však vziať do úvahy fakt, ţe prípona „-ceutical“ nemá dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť na to, aby odlíšila porovnávané označenia, či uţ z hľadiska vizuálneho, fonetického a ani z hľadiska celkového dojmu. Ţalobca argumentuje tým, ţe v jednotlivých registroch ochranných známok existuje zapísané veľké mnoţstvo ochranných známok práve s koncovkou „-ceutical“ v triede 3 a 5 medzinárodného triedenia pre iných majiteľov, ako je prihlasovateľ napadnutej ochrannej známky, t.j., ţe prípona „-ceutical“ nie je v prospech prihlasovateľa dištinktívna, originálna, t.j. spôsobilá akýmkoľvek spôsobom zabezpečiť odlíšenie od chránených označení. Na dôkaz tohto ţalobca predloţil tzv. hitlisty (tzv. prehľady zapísaných ochranných známok platných na území Slovenskej republiky s koncovkou „-ceutical“). Okrem ochranných známok tvorených slovom „PHARMACEUTICAL“ (v počte 9), ide o nasledovné medzinárodné ochranné známky: - č. 1028275 „DERMOCEUTICAL“, trieda 3 - č. 936957 „TRANSCEUTICAL“, trieda 3,5,35 - č. 981140 „TRANSFERCEUTICAL“, trieda 5 - Pokiaľ ide o ochranné známky Spoločenstva, takýchto zapísaných ochranných známok je 40, t.j. opätovne okrem ochranných známok tvorených slovným prvkom „PHARMACEUTICAL“, sú registrované a platné na území Slovenskej republiky tieto ochranné známky: - č. 8218182 „LIPOCEUTICAL“, trieda 5 - č. 7403397 „EPICEUTICAL“, trieda 3,5,44 - č. 7132863 „BEAUTICEUTICAL“, trieda 3,5,44 - č. 6405864 „FRITACEUTICAL“, trieda 5 - č. 6364483 „COSMOCEUTICAL“, trieda 3,5 - č. 5814199 „SUPERCEUTICAL“, trieda 3,5 - č. 5717566 „creativ-ceutical“, trieda 5,41,42 - č. 4664801 „Enerceutical“, trieda 3,5,29 - č. 4615639 „SURGICEUTICAL“, trieda 3 3Sţhuv/2/2011 9 - č. 4005088 „Phytoceutical“, trieda 3, 5,44 - č. 3700201 „HAIRCEUTICAL“, trieda 3 - č. 3665015 „CLEVERCEUTICAL“, trieda 3,5, 10 - č. 34110578 „natraceutical“, trieda 1, 5, 30, 35 - č. 2645828 „OLEOCEUTICAL“, trieda 5, 29, 30 - č. 2521177 „TARGACEUTICAL“, trieda 5 - č. 1834910 „HORMOS NUTRACEUTICAL“, trieda 1, 5, 30, 32, 42 - č. 1624972 „Riceutical“, trieda 3, 29, 30, 32 - č. 1500438 „VITACEUTICAL LABS“, trieda 5, 40 - č. 855874 „ORACEUTICAL“, trieda 3,5,42 V národnom registri ochranných známok okrem napadnutej prihlášky ochrannej známky „Botoceutical“ sú zapísané ochranné známky tvorené koncovkou „-ceutical“ alebo „-ceutikum“, čo je slovenská verzia tejto koncovky v triede 3 alebo 5 medzinárodného triedenia. Ide o tieto ochranné známky: - č. 167225 „PRINCETON PHARMACEUTICAL PRODUCTS“ - č. 202429 „Imunonutraceutikum“ - č. 202430 „Dermanutraceutikum“ - č. 202431 „Arterionutraceutikum“ - č. 202432 „CHONDRONUTRACEUTIKUM“ - č. 202433 „ARTHRONUTRACEUTIKUM“ - č. 202759 „IVAX Phamaceuticals“ Podľa názoru ţalobcu, ţalovaný a súd prvého stupňa priznali prípone „-ceutical“ napadnutého označenia rozlišovaciu spôsobilosť, ktorá má však vzhľadom na vymenovaný prehľad zapísaných ochranných známok s touto koncovkou, nulovú hodnotu. Ţalovaný zaloţil posúdenie vizuálneho aj fonetického hľadiska práve na tejto koncovke, ktorá nemá ţiadnu rozlišovaciu spôsobilosť a zhodnú počiatočnú a jedinú dištinktívnu časť vo vzťahu k zapísaným výrobkom potlačil do úzadia natoľko, ţe námietky zamietol, čím podľa názoru ţalobcu pochybil vo svojom rozhodnutí a súd prvého stupňa sa s týmto hodnotením porovnávaných ochranných známok stotoţnil. Ţalovaný dokonca v závere svojho hodnotenia tvrdil, ţe porovnávané označenia sú rozdielne zo sémantického hľadiska, pritom pri samotnom porovnaní z hľadiska sémantického povaţoval výrazy „BOTOX“ a „Botoceutical“ za fantazijné, bez ţiadneho významu. Preto ţalobca má za to, ţe toto hodnotenie ţalovaným a súdom prvého stupňa je inkoherentné. Pokiaľ ide o fonetické a vizuálne hľadisko, sám ţalovaný priznal, ţe pozornosť spotrebiteľov sa sústreďuje predovšetkým na začiatok označení, ktorý je v tomto prípade zhodný – „BOTO/Boto“. Podľa názoru ţalobcu ide o jedinú dištinktívnu časť napadnutého označenia, ktorá je úplne zhodná s počiatočnou časťou namietaných ochranných známok a intenzita tejto zámeny je zvýšená o to viac, ţe obe označenia sa vzťahujú na zhodné a vysoko podobné výrobky. Skutočnosť, ţe porovnávané označenia majú rozdielny počet 3Sţhuv/2/2011 10 písmen alebo rozdielny počet hlások nemôţe mat' vplyv na toto hodnotenie berúc do úvahy vyššie uvedené argumenty. Súd prvého stupňa odmietol tieto argumenty ţalobcu a plne sa stotoţnil so závermi ţalovaného s čím ţalobca nesúhlasí, preto vzhľadom na vysokú zameniteľnosť porovnávaných označení má ţalobca za to, ţe napadnuté rozhodnutie súdu prvého stupňa i ţalovaného je potrebné zrušiť a vec vrátiť na nové prejednanie. Dobré meno Súd prvého stupňa uvádza v odôvodnení rozsudku, ţe ak nebola naplnená podmienka podobnosti označení, uvedenú skutočnosť neovplyvní ani preukázané dobré meno, či zvýšená rozlišovacia spôsobilosť namietaných ochranných známok, resp. skutočnosť, ţe označenia by boli pouţívané na podobných aţ zhodných tovaroch. S týmto konštatovaním ţalobca nemôţe súhlasiť aj s odkazom na citované rozhodnutie OHIM. Ţalobca v ţalobe namietal, ţe ţalovaný v napadnutom rozhodnutí neposúdil dobré meno chráneného označenia „BOTOX“. Napriek pripusteniu toho, ţe rozlišovacia spôsobilosť označenia „BOTOX“ je vyššia vzhľadom na vytvorený rozsiahly známkový rad s týmto slovným prvkom, ţalobca je presvedčený, ţe pre účely spoľahlivého zistenia stavu veci, ako to vyţaduje správny poriadok, je ţalovaný povinný z úradnej povinnosti takéto posúdenie zakaţdým vykonať v prípade, ţe je to námietkovým dôvodom, inak nemôţe komplexne a spoľahlivo posúdiť vec pre účely rozhodnutia. Ţalobca opakuje, ţe skutočnosť, či ochranná známka má dobré meno alebo nie, zohráva významnú úlohu pri identifikácii výrobku spotrebiteľom. Dobré meno je u ochrannej známky vyjadrením toho, ţe verejnosť známku v dôsledku jej uţívania pozná a spojuje ju s dobrými vlastnosťami, ktoré od výrobkov alebo sluţieb takto označených očakáva a venuje jej svoju dôveru. Táto skutočnosť má za následok zvýšenie hodnoty takejto známky. Známka s dobrým menom je známkou natoľko silnou, ţe odlišuje svojho majiteľa od iných osôb bez obmedzenia na určitý druh tovaru alebo sluţieb. Známosť známky širokou verejnosťou, jej spojovanie v podvedomí spotrebiteľov s tradičnými dobrými vlastnosťami výrobkov alebo úrovňou poskytovaných sluţieb, hlavne schopnosť známky vyvolať vo verejnosti dôveru v ňou označený tovar v súvislosti s ktorým je známka uţívaná, sú skutočnosti, z ktorých vyplýva, ţe známka má „dobrú povesť“. Ţalobca v tejto súvislosti odkazoval na Paríţsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva, a to konkrétne na článok 6 bis: Únijné krajiny sa zaväzujú buď z úradnej povinnosti, ak to zákonodarstvo krajiny dovoľuje, alebo na žiadosť záujemcu, ţe odmietnu alebo zrušia zápis a zakážu používanie továrenskej alebo obchodnej známky, ktorá je reprodukciou, napodobením alebo prekladom, ktorý môže vyvolať zámenu so známkou, o ktorej podľa posudku príslušného úradu krajiny zápisu alebo používania je tam všeobecne známe, ţe je už známkou osoby 3Sţhuv/2/2011 11 oprávnenej používať výhody tohto dohovoru a používanou pre rovnaké alebo podobné výrobky. Rovnako tomu je, ak podstatná časť známky je reprodukciou takej známky všeobecne známej alebo napodobením, ktoré môže spôsobiť zámenu s ňou. V tejto súvislosti porovnávané označenia „BOTOX“ a „Botoceutical“ nemajú ţiaden význam, t.j. sú fantazijné, plní dobré meno jednej z nich dôleţitú rolu, t.j. spotrebitelia si práve na základe notoricky známeho dobrého mena lepšie túto známku zapamätajú a označenie, ktoré je jej, čo i len z časti podobné, ju budú s ňou spájať. V tomto bode ţalovaný argumentoval, a súd na prvom stupni sa s touto argumentáciou stotoţnil, ţe zhodná časť „boto-“ je súčasťou aj iných ochranných známok zapísaných v triede 3 a 5 medzinárodného triedenia, majiteľmi ktorých sú iné podnikateľské subjekty, preto len na základe počiatočnej zhodnej časti nemôţe dôjsť k asociácii medzi porovnávanými označeniami. V tomto ohľade citoval tri ochranné známky. Ţalovaný ale značne pochybil pri vyberaní týchto ochranných známok, pretoţe dve z týchto ochranných známok nie sú platné na území Slovenskej republiky, pretoţe ich prihlášky boli napadnuté námietkami pred OHIM, t.j. ide o stále neregistrované prihlášky ochranných známok. Konkrétne ide o CTM č. 4847943 "BOTOPEPTIL" a CTM č. 6046046 "BOTODERM". Vzhľadom na to, ţe tieto známky nie sú dosiaľ registrované, je odkaz na nich ţalovaným predčasný a irelevantný. Ţalobca konštatoval, ţe ochranná známka „BOTOT“ je platná od roku 1954 a je zapísaná pre výrobky v triede 3 pre "zubné pasty a všetky skrášľovacie výrobky" a v triede 5 pre "všetky hygienické výrobky". Ak si logo z roku 1954 preloţíme z francúzštiny, je zrejmá úplná odlišnosť medzi označením "BOTOX" a textom loga v slovenskom znení „Jediná skutočná ústna voda od BOTOTA pre ústa a zuby hygienická a antiseptická, 2, rue de Clichy, Place de la Trinite, Paríţ, Francúzsko“. Preto ani poukaz na túto ochrannú známku ţalovaným nie je podľa názoru ţalobcu relevantný. V citovanom rozhodnutí OHIM je uvedené: Prihlasovateľ tvrdí, že skutočnosť, že na trhu a v registroch ochranných známok existuje množstvo ochranných známok obsahujúcich predponu "BOTO", vylučuje pravdepodobnosť zámeny medzi dotyčnými ochrannými známkami. V tomto ohľade Úrad podotýka, že formálna koexistencia určitých známok v registri nie je sama o sebe obzvlášť relevantná. Malo by tiež byt' preukázané, že koexistujú na trhu, čo by vlastne mohlo naznačovať, že spotrebitelia sú zvyknutí vídať tieto známky bez toho, že by si ich zamieňali. Preto za neprítomnosti presvedčivých argumentov a dôkazov musí byt' tento argument prihlasovateľa odmietnutý ako nepodložený (rozsudok zo dňa 11. mája 2005 v prípade T-3l/03 Grupo Sada, P.A., SA v OH/M („Grupo Sada“), ECR //-1667). Ţalobca zhodne s argumentáciou OHIM uvedenú v citovanom rozhodnutí dospel k záveru, ţe pre účely komplexného posúdenia nie je moţné opomenúť posúdenie všetkých relevantných otázok, t.j. 3Sţhuv/2/2011 12 - nie je moţné neposúdiť zhodnosť/ podobnosť výrobkov a/alebo sluţieb; - existenciu dobrého mena či pravdepodobnosť asociácie medzi označeniami, ak podľa názoru ţalovaného nie sú označenia nepodobné. Ţalovaný sám pritom vo svojom rozhodnutí konštatoval, ţe pozornosť spotrebiteľov sa sústreďuje predovšetkým na začiatok označení, ktorý je v tomto prípade zhodný - "BOTO/Boto". Preto nie je namieste konštatovanie, ţe porovnávané označenia nie sú nepodobné, resp. ţe akákoľvek podobnosť je na strane verejnosti vylúčená. Pri svojom hodnotení opomenul ţalovaný vziať do úvahy, ţe koncovka „-ceutical“ má slabú rozlišovaciu spôsobilosť a na tejto koncovke so slabou rozlišovacou spôsobilosťou zaloţil svoje rozhodnutie o nepodobnosti označení "BOTOX" a "Botoceutical". Súd prvého stupňa s týmto záverom súhlasil. Preto ţalobca napadol rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním. Ţalobca ďalej uviedol, ţe existuje rozpor medzi obmedzeným rozsahom súdneho prieskumu správnych rozhodnutí zaloţených na správnom uváţení tak, ako je stanovený v § 245 ods. 2 O.s.p. a medzi úplným prieskumom takýchto rozhodnutí stanoveným v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (tzv. plná jurisdikcia). Ţalobca podotýka, ţe Slovenská republika tento Dohovor prijala 18.03.1992 zákonom č. 209/1992 Zb. a pre Slovenskú republiku je platný od 01.01.1993, v dôsledku čoho sa tento Dohovor, v súlade s čl. 154c ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ústava) stal súčasťou ústavného poriadku Slovenskej republiky. Uvedené ustanovenie ústavy totiţ stanovuje, ţe medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ktoré Slovenská republika (ďalej len SR) ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom pred nadobudnutím účinnosti tohto ústavného zákona, sú súčasťou jej právneho poriadku a majú prednosť pred zákonom, ak zabezpečujú väčší rozsah ústavných práv a slobôd. Pre úplnosť ţalobca uvádza, ţe citované ustanovenie ústavy nadobudlo účinnosť 01.07.2001. Zo znenia tohto ustanovenia vyplýva, ţe Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd má prednosť pred pouţitím § 245 ods. 2 O.s.p., nakoľko Dohovor zaručuje väčší rozsah ústavných práv a slobôd, keďţe zabezpečuje právo na prejednanie veci nezávislým a nestranným súdom, ktorý rozhoduje o občianskych právach a záväzkoch v plnej jurisdikcii. Ochranu práv k ochrannej známke ako nehmotnému statku je bezpochyby moţné podradiť pod ochranu majetku, a teda medzi základné občianske práva. Článok 6 uvedeného Dohovoru nerozlišuje skutkové okolnosti a právne otázky; i skutkové okolnosti majú totiţ rovnako určujúci význam pre výsledok konania, ktoré sa týka "práv a záväzkov občianskej povahy". V nadväznosti na to je potrebné poukázať na rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Albert de Le Compte z 10.2.1983, A-58, ods. 29, v ktorom Súd konštatoval, ţe kaţdé rozhodnutie správneho orgánu musí podliehať následnej kontrole buď zo strany iného orgánu spĺňajúceho poţiadavky čl. 6 ods. 1 Dohovoru alebo súdu, ktorý má tzv. plnú jurisdikciu. Tento pojem pritom v správnom súdnictve predstavuje moţnosť súdov preskúmať nielen právnu, ale aj vecnú a skutkovú 3Sţhuv/2/2011 13 stránku napadnutého rozhodnutia, čo tieţ znamená, ţe súd je oprávnený vykonávať rozhodnutie. Poţiadavky plnej jurisdikcie tak v sebe okrem iného zahŕňajú aj právo správneho súdu hodnotiť nezávisle na správnom orgáne skutkový stav (a to buď zistený v dostatočnom rozsahu správnym orgánom alebo v prípade nepostačujúceho rozsahu doplnený súdom), viazanosť správneho orgánu pri zrušení jeho rozhodnutia a vrátení veci na nové prejednanie nielen právnymi, ale aj skutkovými otázkami a nakoniec tieţ moţnosť zmeniť rozhodnutie. Jedným z najcharakteristickejších znakov judikatúry štrasburských orgánov na ochranu ľudských práv týkajúcej sa aplikovateľnosti článku 6 ods. 1 Dohovoru ohľadom toho, či ide o právo alebo záväzok občianskoprávneho charakteru, je extenzívnosť výkladu tohto pojmu. V súlade s týmto trendom nie je rozhodujúce, aký orgán o danej veci rozhoduje (teda môţe ísť tak o súdny, ako aj správny orgán), nerozhoduje tu ani povaha zákona, ktorý daný právny vzťah vo vnútroštátnom práve upravuje a nezáleţí dokonca ani na povahe strán (spadajú sem teda aj prípady, v ktorých proti sebe stoja súkromná osoba a verejný orgán). Rozsah čl. 6 Dohovoru tak pokrýva všetky prípady, v ktorých je výsledok konania rozhodujúci pre práva alebo záväzky súkromnoprávnej povahy (rozhodnutie vo veci Ringeisen v. Rakúsko zo 16.07.1971, s. A č. 13, str. 39). V prípade rozhodovania o zápise ochrannej známky, resp. o námietkach proti jej zápisu ide o procedúru verejnoprávneho charakteru, konečným dôsledkom je však rozhodnutie, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňuje práva majiteľa ochrannej známky (či uţ v postavení namietateľa alebo prihlasovateľa). Tieto práva (teda moţnosť pouţívať ochrannú známku a vylúčiť kaţdú neoprávnenú osobu z jej pouţívania, resp. pouţívania zameniteľného označenia) pritom môţeme zaradiť pod právo na ochranu majetku tak, ako je vyjadrené v čl. 20 ods. 1 Ústavy. Tento názor podporuje aj skutočnosť, ţe ochranná známka ako nehmotný statok s vyčísliteľnou hodnotou tvorí významnú súčasť majetku jej majiteľa a ako taká môţe byt' predmetom právnych dispozícií. Potvrdil to aj Európsky súd pre ľudské práva vo veci Procola v. Luxembursko z 28.9.1995, s. A č. 326, str. 15, keď pod čl. 6 Dohovoru podradil aj konania, ktorých výsledok má dopad na právo majetkovej povahy, ako spory občianskoprávnej povahy. Rozhodnutím súdu vo veci zápisu ochrannej známky porušujúcej známkové práva namietateľa tak dochádza k zásahu do práva na ochranu majetku, teda súd v správnom súdnictve v takejto veci rozhoduje o občianskych právach a záväzkoch. Na záver ţalobca predloţil nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorým odmietol ústavnú sťaţnosť podanú proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, kde podľa názoru ţalobcu Ústavný súd Slovenskej republiky a contrario rozhodol, ţe pokiaľ ide o rozhodnutia meritórne/konečné, je namieste aplikácia zásady plnej jurisdikcie, t.j. Dohovoru o ochrane ľudských práv a Dohody TRIPS, ktoré patria medzi medzinárodné zmluvy, ku ktorým SR pristúpila, a ktoré priznávajú väčší rozsah práv a slobôd, budú mat' prednosť pred platnou právnou úpravou SR v rámci rozhodovacej činnosti súdov. III. 3Sţhuv/2/2011 14 Ţalovaný vo vyjadrení k odvolaniu navrhol, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len najvyšší súd) napadnutý rozsudok krajského súdu v zmysle § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil a účastníkom konania nepriznal právo na náhradu trov konania. V odvolaní ţalobca odkazuje, cituje a na viacerých miestach odvolania opiera svoju argumentáciu o rozhodnutie Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu č. B 1 534075 zo dňa 11.10.2010, pričom uvádza, ţe OHIM prihlášku ochrannej známky Spoločenstva č. 007468994 „Botoceutical“ zamietol na základe námietok zaloţených na ochranných známkach so slovným prvkom „BOTOX“. Ţalobca uvádza, ţe jeho argumentácia uvedená v ţalobe, rozklade a námietkach plne korešponduje a argumentáciou uvedenou OHIM v danom rozhodnutí. Uvedené rozhodnutie OHIM avšak ešte nenadobudlo právoplatnosť (v zmysle článku 58 a nasl. nariadenia Rady ES č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva bolo napadnuté odvolaním, a teda nie je moţné hovoriť kategoricky o zamietnutí prihlášky ochrannej známky Spoločenstva. Ţalovaný dodáva nasledovné: - predovšetkým je potrebné, a to aj za situácie, ţe rozhodnutie námietkového oddelenia OHIM č. B l 534075 bolo vydané aţ šesť mesiacov po druhostupňovom rozhodnutí ţalovaného, zdôrazniť, ţe akokoľvek sú rozhodnutia námietkových oddelení OHIM cenným zdrojom o praxi a rozhodovacej činnosti tejto komunitárnej inštitúcie, nie sú pre ţalovaného a jeho rozhodovaciu prax nijakým spôsobom záväzné; - „nezáväznosť“ rozhodnutí námietkových oddelení OHIM pre rozhodovaciu prax ţalovaného je umocnená aj tým, ţe v rozhodovacej praxi námietkových oddelení OHIM je moţné nájsť stopy nejednotnosti - pozri napríklad posúdenie sémantiky označenia „BOTOX“, kde v rozhodnutí č. B l 534075 námietkové oddelenie OHIM uzatvorilo, ţe slovo „BOTOX“ nemá ţiadny význam v jednotlivých jazykoch, zatiaľ čo v rozhodnutí B 1 284 845 zo dňa 22.02.2010 (ktorým boli zamietnuté námietky proti zápisu označenia „BOTODERM“ zaloţené na ochranných známkach so slovným prvkom „BOTOX“ – rozhodnutie tieţ nie je právoplatné, bolo napadnuté odvolaním) námietkové oddelenie OHIM priznalo tomuto prvku význam, keďţe sa objavuje v slovníku (https://www.collinslanguage.com./results.aspx) ako zapísaná ochranná známka, konkrétne BOTOX®, ktorá označuje prípravok z botulinum toxinu pouţívaný na ošetrovanie svalového spazmu a na odstraňovanie vrások; - v daných súvislostiach je moţné zmieniť aj stav v Českej republike, kde ochranná známka „BOTOCEUTICAL“ bola platne zapísaná do registra ochranných známok, a súvisiace analogické rozhodnutie predsedu Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky č. O – 435047 zo dňa 30.09.2008 o zamietnutí rozkladu a potvrdení rozhodnutia o zamietnutí námietok zaloţených na ochranných známkach so slovným prvkom „BOTOX“ proti zápisu slovného označenia „BOTOCEUTICAL“ do registra ochranných známok (výpis ochranné známky Č. 310086 „BOTOCEUTICAL“ – príloha č. 2 – a rozhodnutie predsedu Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky č. O – 435047 zo dňa 30.09.2008 – príloha č. 3) K jednotlivým námietkam ţalobcu ţalovaný ďalej uvádza: 3Sţhuv/2/2011 15 Porovnanie výrobkov Ţalobca v odvolaní namieta, ţe prvostupňový súd ani ţalovaný nepovaţoval za potrebné skúmať zhodnosť alebo podobnosť tovarov a dodáva, ţe pre účely spoľahlivého zistenia stavu veci, ako to vyţaduje správny poriadok, je ţalovaný povinný z úradnej povinnosti takéto porovnanie (tovarov) zakaţdým vykonať, inak nemôţe komplexne a spoľahlivo posúdiť vec pre účely rozhodnutia. Ţalovaný je presvedčený, ţe detailné porovnanie tovarov by v tomto prípade nemalo vplyv na jeho konečné rozhodnutie a teda plne sa stotoţňuje so záverom prvostupňového súdu, ţe ak nebola naplnená podmienka podobnosti označení [tzn. jedna z kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm.
  2. a)zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ďalej len zákon č. 506/2009 Z.z.], na výsledku rozhodnutia nemôţe nič zmeniť skutočnosť, ţe by kolidujúce označenia boli pouţívané aj na zhodných tovaroch. Absencia výslovného, resp. detailného porovnania tovarov alebo sluţieb teda neznamená, ţe ţalovaný nezohľadňoval zhodnosť resp. podobnosť tovarov. Na základe uvedeného, aj s ohľadom na zásadu hospodárnosti konania, je potrebné odmietnuť názor ţalobcu o povinnosti ţalovaného z úradnej moci za účelom spoľahlivo zisteného stavu veci vykonať detailné, výslovné porovnanie tovarov a sluţieb aj v prípadoch, keď také porovnanie nemôţe mať vplyv na konečné rozhodnutie ţalovaného. Uvedená rozhodovacia prax v konaní o námietkach, kedy ţalovaný k výslovnému, detailnému porovnaniu tovarov a sluţieb pristúpil len v konaniach, v ktorých zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo sluţieb mohla ovplyvniť rozhodnutie vo veci samej, nebola spochybnená ani v právoplatne skončených súdnych konaniach (napr. rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. značka 3Sţhuv/3/2008, rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. značka lScud/21/2008-36). Porovnanie označení Ţalobca ďalej v odvolaní namieta, ţe ţalovaný ako aj prvostupňový súd opomenuli vziať do úvahy fakt, ţe prípona „-ceutical“ nemá dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť na to, aby odlíšila porovnávané označenia, či uţ z hľadiska vizuálneho, fonetického alebo z hľadiska celkového dojmu. Zároveň ţalobca argumentuje tým, ţe v registroch ochranných známok je V. mnoţstvo ochranných známok práve s koncovkou „-ceutical“, zapísaných pre triedy 3 a 5, pre iných majiteľov, ako je prihlasovateľ napadnutého označenia. Prípona „- ceutical“ nemá podľa ţalobcu ţiadnu rozlišovaciu spôsobilosť. Ţalovaný pritom podľa názoru ţalobcu zaloţil posúdenie vizuálneho aj fonetického hľadiska práve na tejto koncovke, ktorá nemá ţiadnu rozlišovaciu spôsobilosť a zhodnú počiatočnú a jedinú dištinktívnu časť vo vzťahu k zapísaným výrobkom potlačil do úzadia natoľko, ţe námietky zamietol. Ţalobca konkrétne (predloţením hitlistov) poukázal na medzinárodne zapísané ochranné známky a ochranné známky Spoločenstva s koncovkou „-ceutical“. Ţalobcom uvedené národné ochranné známky zapísané v registri ochranných známok vedenom Úradom 3Sţhuv/2/2011 16 priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky však buď končia na odlišnú koncovku „-ceutikum“ (5 ochranných známok) alebo ide o označenia obsahujúce celé anglické plnovýznamové slovo „pharmaceutical“ (2 ochranné známky), a teda sú z pohľadu posudzovania rozlišovacej spôsobilosti koncovky „-ceutical“ ako súčasti rôznych fantazijných označení irelevantné. Nemoţno totiţ tvrdiť, ţe pretoţe časť „-ceutical“ je súčasťou plnovýznamového anglického slova „pharmaceutical“, je potrebné ju povaţovať, aj keď je pouţitá v kombinácii s fantazijným prvkom, a teda tvorí súčasť fantazijného označenia, za časť prihlasovaného označenia s nízkou alebo dokonca s nulovou rozlišovacou spôsobilosťou. Podľa názoru ţalovaného ide o umelé rozdeľovanie prihlasovaného označenia a tieţ slova „pharmaceutical“, ktoré nezodpovedá vnímaniu priemerného spotrebiteľa. Ţalobca v súvislosti s uvedeným ďalej poukazuje na to, ţe pravdepodobnosť zámeny označení, a teda aj všetky faktory, ktoré sú spôsobilé ju ovplyvniť, a miera ich vplyvu, musia byť vzhľadom na teritoriálny charakter práv vyplývajúcich z ochrany ochrannej známky registrovanej na území Slovenskej republiky posudzované vţdy z pohľadu priemerného slovenského spotrebiteľa. Prípona „-ceutical“ v slovenskom jazyku nič neznamená a nie je ani beţne pouţívaná. Všetky relevantné namietateľom uvedené ochranné známky sú známkami platnými na celom území Európskej únie (aj ním uvedené medzinárodné ochranné známky boli zaregistrované pre územie Európskej únie ako celku a nie priamo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky), tzn. ţe bez ďalšieho nemoţno povaţovať za preukázané, ţe sú v nejakej konkrétnej miere vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky pouţívané, a teda, ţe ide pre priemerného spotrebiteľa o označenie vo vzťahu k príslušným tovarom beţné, vďaka čomu koncovka „-ceutical“ má nízku či dokonca nulovú mieru rozlišovacej spôsobilosti. V preklade neprávoplatného rozhodnutia námietkového oddelenia OHIM č. B 1 534075 uvádzanom v odvolaní je síce ţalobcom zvýraznená časť, kde je vyslovený záver o pomerne slabej rozlišovacej spôsobilosti prípony „-ceutical“. Tento záver sa však týka skupiny anglicky hovoriacich spotrebiteľov tovarov označených ochrannou známkou Spoločenstva, u ktorých by táto „nevyhnutne navodzovala paralelu so slovom „pharmaceutical“ a v súlade s tým spoľahlivý terapeutický prospech pre spotrebiteľa“. Avšak uvedené neplatí, resp. je vylúčené v prípade priemerného slovenského spotrebiteľa, slovná časť „-ceutical“ nie je z pohľadu priemerného slovenského spotrebiteľa slovom s konkrétnym významom, preto nemoţno hovoriť, ţe by z pohľadu slovenského priemerného spotrebiteľa bola akýmkoľvek spôsobom opisná a z tohto dôvodu by bol oslabený jej vplyv na celkový dojem z prihlasovaného označenia. Ţalovaný je presvedčený, ţe na koncovku „ceutical“ prihliadal správne, pretoţe v konaní nebola zistená jej nízka či dokonca nulová rozlišovacia spôsobilosť, a súčasne povaţuje za potrebné pripomenúť, ţe ide o väčšiu časť prihlasovaného označenia, ktorá ho podstatným spôsobom odlišuje od ochranných známok žalobcu „botox“, končiacich na písmeno „x“, ktoré vzhľadom na jeho zriedkavé používanie upúta pozornosť slovenského spotrebiteľa a je preňho ľahko zapamätateľné. 3Sţhuv/2/2011 17 Ţalobca v odvolaní namieta inkoherentnosť hodnotenia ţalovaným a prvostupňovým súdom a uvádza, ţe ţalovaný v druhostupňovom rozhodnutí tvrdil, ţe porovnávané označenia sú rozdielne zo sémantického hľadiska, avšak pri samotnom porovnaní z hľadiska sémantického povaţoval výrazy „botox“ a „botoceutical“ za fantazijné, je potrebné toto tvrdenie ţalobcu ako účelové, vytrhnuté z kontextu a nemajúce oporu v odôvodnení druhostupňového rozhodnutia, odmietnuť. V nadväznosti na uvedené ţalovaný poukazuje na to, ţe v druhostupňovom rozhodnutí konštatoval, ţe výrazy „botox“ a „botoceutical“ sú fantazijné a nemoţno im prisúdiť ţiadny význam. To znamená, ţe rozhodujúce pre posúdenie podobnosti označení budú hľadisko fonetické a vizuálne. Následne ţalovaný pri hodnotení podobnosti označení, kedy uţ bral do úvahy aj výsledky porovnaní označení z hľadiska fonetického a vizuálneho, konštatoval, ţe „vzhľadom na vyššie uvedené posúdenie vizuálneho, fonetického a sémantického porovnania konfliktných označení orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, ţe porovnávané označenia nie sú podobné, keďţe ich odlišná dĺţka a rozdielna prípona „-ceutical“ v prihlásenom označení postačujú na jeho odlíšenie od namietaných ochranných známok.“ Ďalej v rámci komplexného hodnotenia pravdepodobnosti zámeny ţalovaný konštatoval, ţe „prihlásené označenie bolo posúdené na základe vizuálneho, fonetického a sémantického porovnania, pri súčasnom rešpektovaní všetkých vyššie uvedených okolností ako dostatočne odlišné a spôsobilé odlíšiť tovary prihlasovateľa od tovarov namietateľa označených namietanými ochrannými známkami aj v prípade zhodnosti týchto tovarov.“ Dobré meno Ţalobca ďalej napáda záver prvostupňového súdu, ţe ak nebola naplnená podmienka podobnosti označení (ako jedna z kumulatívnych podmienok uplatnených námietkových dôvodov), na výsledku rozhodnutia nemôţe nič zmeniť preukázanie skutočnosti, ţe namietané ochranné známky poţívajú štatút ochranných známok s dobrým menom. Ţalobca je presvedčený, ţe pre účely spoľahlivého zistenia stavu veci, ako to vyţaduje správny poriadok, je ţalovaný povinný z úradnej povinnosti posúdenie dobrého mena zakaţdým vykonať v prípade, ak je to námietkovým dôvodom, inak nemôţe komplexne a spoľahlivo posúdiť vec pre účely rozhodnutia. Ţalovaný je presvedčený, ţe posúdenie dobrého mena by v tomto prípade nemalo vplyv na jeho konečné rozhodnutie (dobré meno ochranných známok nemôţe konštatovanú nepodobnosť označení ovplyvniť) a teda plne sa stotoţňuje s uvedeným záverom prvostupňového súdu. Ţalovaný sa plne stotoţnil aj so stanoviskom prvostupňového súdu týkajúcim sa poukazu ţalobcu na článok 6bis Paríţskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva, ţe v danom prípade nebola „preukázaná skutočnosť, že by podstatná časť prihlásenej známky bola reprodukciou namietaných známok, resp. jej napodobením. Za takéto nie je možné považovať označenia, ktoré v sebe obsahujú niekoľko zhodných písmen, hoci 3Sţhuv/2/2011 18 aj v rovnakom poradí, ak vzhľadom na posúdenie všetkých aspektov s prihliadnutím na celkový dojem ide o označenia, ktoré nie sú podobné.“ V nadväznosti na uvedené ţalovaný uvádza, ţe ţalovaný uţ vo svojom prvostupňovom rozhodnutí správne konštatoval, ţe len samotná existencia skupiny rovnakých písmen „boto“ v ochranných známkach ţalobcu a aj v prihlásenom označení nie je skutočnosťou svedčiacou v prospech pravdepodobnosti zámeny označení, t.j. neodôvodňuje ani vznik mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti posudzovaných označení. Žalovaný poukazuje aj na to, že časť „boto“ je u ochranných známok žalobcu vždy spojená s písmenom „x“, u prihláseného označenia predstavuje tiež len jeho časť, ktorá je spojená s úplne iným zoskupením písmen („ceutical“), a navyše časť „boto“ nepôsobí v porovnávaných označeniach výrazne originálnym dojmom. Ţalovaný je toho názoru, ţe v danom prípade nemoţno hovoriť ani o prvku, ktorý by priemerný spotrebiteľ ako samostatný prvok v posudzovaných označeniach a najmä v ochranných známkach ţalobcu vnímal. Ţalovaný povaţuje takéto umelé rozdeľovanie označení ţalobcom za nezodpovedajúce skutočnému vnímaniu priemerného spotrebiteľa. Posúdeniu vplyvu prvku „boto“ (ak ho teda moţno vôbec nazývať samostatným prvkom z pohľadu priemerného spotrebiteľa) na moţnosť vzniku asociácie medzi posudzovanými označeniami sa ţalovaný v konaní venoval len v reakcii na tvrdenia ţalobcu v námietkach, má však za to, ţe posudzované označenia v skutočnosti spoločný prvok (v zmysle spotrebiteľmi vnímateľného samostatného prvku) ani neobsahujú. Ţalobca sám v konaní uvádzal, ţe ochranná známka „BOTOX“ je známa u širokej verejnosti v súvislosti s látkou botulinum toxin typu A a s injekciami pouţívanými v estetickej kozmetike na odstránenie vrások. Vzhľadom na iné tvrdenie ţalobcu, ţe ochranná známka „BOTOX“ má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť aj vďaka originalite štruktúry a kompozície, ţalovaný poukazuje na to, ţe ochranné známky ţalobcu „BOTOX“, sú tvorené spojením začiatočných dvoch, resp. troch písmen názvu účinnej látky „botulinum toxin“. Aj v tejto súvislosti ţalovaný upozorňuje na uţ spomínané umelé rozdeľovanie označenia „BOTOX“ ţalobcom, ktoré však nezodpovedá skutočnému vnímaniu priemerného spotrebiteľa. Pre úplnosť ţalovaný uvádza, ţe by bolo dôvodné predpokladať, ţe spotrebiteľ vníma aj samotné spojenie písmen „boto“ (pouţité aj ako súčasť iných označení) za príznačné len pre ţalobcu jedine vtedy, ak by žalobca spojenie písmen „boto“ používal nielen s koncovkou „x“, ale s rôznymi koncovkami a utváral by si tak známkový rad označení začínajúcich na skupinu písmen „boto“. Aj to však len za predpokladu, ţe uvedené spojenie písmen by súčasne pre podobné tovary a sluţby nevyuţívali aj iné subjekty na trhu. Len na základe zhody v prvých štyroch písmenách „boto“ však nemoţno konštatovať, ţe priemerný spotrebiteľ sa bude domnievať, ţe aj prihlásené označenie „botoceutical“ patrí do známkového radu ţalobcu zaloţeného na prvku „botox“, a to ani pokiaľ vychádzame z vysokej rozlišovacej spôsobilosti ochranných známok ţalobcu. 3Sţhuv/2/2011 19 Druhostupňový orgán ţalovaného poukázal na existenciu aj iných označení, ktoré sa tieţ začínajú, resp. obsahujú prvok „boto“. Ako príklad vymenoval dve prihlášky ochranných známok Spoločenstva a jednu medzinárodne zapísanú ochrannú známku. Je pravda, a túto skutočnosť ţalovaný uvádzal uţ vo vyjadrení k ţalobe ţalobcu, ţe samotná existencia týchto troch označení môţe, ale aj nemusí znamenať, ţe sa s časťou „boto-“ slovenský priemerný spotrebiteľ stretáva aj v označeniach tovarov a sluţieb iných subjektov. K skutočnosti, ţe dve z označení sú ešte len predmetom konania o zápise do registra ochranných známok Spoločenstva je však potrebné pripomenúť, ţe zápis do registra ochranných známok nie je podmienkou pouţívania označenia. Pokiaľ ţalobca poukázal na kombinovaný charakter ţalovaným uvedenej medzinárodne zapísanej ochrannej známky, ţalovaný nepovaţuje kombinovaný charakter tejto ochrannej známky za prekáţku preukázania tej skutočnosti, ţe existencia aj iných označení obsahujúcich spojenie písmen „boto“ svedčí o tom, ţe spojenie štyroch písmen „boto“ zrejme nedisponuje aţ takou originalitou v tom zmysle, ţe by bolo dôvodné predpokladať, ţe v daných súvislostiach (najmä, ak ţalobca pouţíva spojenie „boto“ vţdy ako súčasť slova „BOTOX“) si bude spotrebiteľ označenie obsahujúce „boto“ spájať vţdy so ţalobcom. Na tomto mieste ţalovaný povaţuje za potrebné pripomenúť, ţe celá súvisiaca argumentácia ţalovaného ako aj ţalobcu je ovplyvnená ich protichodným hodnotením prípony „-ceutical“, keď ţalobca, na rozdiel od ţalovaného, povaţuje príponu „-ceutical“ za prvok so zníţenou, resp. nulovou rozlišovacou spôsobilosťou. V záverečnej časti odvolania sa ţalobca zaoberá otázkou tzv. plnej jurisdikcie. Ako sa ţalovaný vyjadril v konaní pred prvostupňovým súdom, princíp plnej jurisdikcie je premietnutý aj do znenia piatej časti druhej hlavy Občianskeho súdneho poriadku. Avšak jeho pôsobenie vo veciach prieskumu vecí tzv. verejnoprávnych nie je neobmedzené (§ 250i ods. l O.s.p. a § 250i ods. 2 O.s.p., § 250j ods. 5 O.s.p.); právna úprava predovšetkým vo všeobecnej rovine neumoţňuje, aby súd preberal úlohu správneho úradu a nahrádzal jeho voľnú úvahu úvahou vlastnou, čo je plne v súlade s ústavným princípom deľby moci. K rozsahu prieskumu rozhodnutí ţalovaného podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku sa niekoľkokrát vyjadrila aj judikatúra - je moţné odkázať napríklad na novší rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 31. 03. 2010, č. k. 6Sţhuv/1/2009, podľa ktorého "otázka zameniteľnosti prihláseného označenia s už zapísanou ochrannou známkou alebo s prihláseným označením so skorším právom prednosti a z toho vyplývajúci zásah do starších práv majiteľa ochrannej známky alebo do práv prihlasovateľa skôr prihláseného označenia, je podľa názoru odvolacieho súdu otázkou skutkovou. Vlastné posúdenie zameniteľnosti je – rovnako ako iné skutkové otázky vyskytujúce sa v rozmanitých typoch správneho konania – vecou voľného hodnotenia dôkazov správnym orgánom. Preto ak žalobca namieta nesprávnosť hodnotenia zameniteľnosti ochrannej známky správnym orgánom, môže súd rozhodnutie správneho orgánu skúmať (a to iba v medziach žaloby) len z hľadiska ustanovenia § 40b ods. 2, 3 zákona o ochranných známkach, t. j. či rozhodnutie obsahuje úvahu, na základe ktorej správny orgán dospel k záveru o zameniteľnosti či naopak nezameniteľnosti známok, a či takáto úvaha neodporuje spisu, skutkovým zisteniam 3Sţhuv/2/2011 20 a zásadám logického myslenia alebo či nie je inak vadná. V tejto súvislosti považuje odvolací súd za potrebné zdôrazniť, že súd nemôže namiesto hodnotenia správneho orgánu postaviť hodnotenie vlastné, a rozhodnúť tak o veci samej, a to aj keby mal za to, že by sám rozhodné skutočnosti hodnotil odchylne. Tým by súd prekročil svoju právomoc. " Ţalovaný sa teda plne stotoţnil so záverom prvostupňového súdu obsiahnutom v odôvodnení jeho rozsudku týkajúcim sa princípu plnej jurisdikcie a ţalobcom namietanej rozpornosti ustanovenia § 245 ods. 2 Os.p. s článkom 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len Dohovor) Ţalovaný si v súvislosti s uvedeným dovoľuje namietnuť, ţe princíp tzv. plnej jurisdikcie v zmysle čl. 6 ods. l Dohovoru je plne uplatniteľný v súkromnoprávnych veciach, teda vo veciach, v ktorých správny orgán rozhodol v rámci svojej zákonnej kompetencie o súkromnoprávnych nárokoch, pričom sa prejavuje predovšetkým vo vzťahu k posudzovaniu, resp. doplňovaniu skutkovej stránky a moţnosti nahradiť rozhodnutie správneho orgánu rozhodnutím súdu (t. j. súdna kontrola, resp. preskúmavanie rozhodnutí správnych orgánov vo veciach, ktoré patria od oblasti súkromného práva). Ţalovaný je toho názoru, ţe samotný zápis, resp. vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú či zrušenie ochrannej známky nie je vecou súkromnoprávnou, je rozhodnutím o verejnom subjektívnom práve, pričom predmetom dotknutého konania (v danom prípade námietkového) je vyriešenie otázky naplnenia, resp. nenaplnenia zákonom ustanovených podmienok pre zápis ochrannej známky do registra, resp. pre jej zneplatnenie alebo zrušenie. Pokiaľ ide o poukaz ţalobcu na jeden z charakteristických znakov judikatúry štrasburských orgánov na ochranu ľudských práv týkajú

🔗 Na úradný zdroj

AI výklad z oficiálneho znenia zákona. Orientačný, nenahrádza právne poradenstvo.