Najvyšší súd Slovenskej republiky 3Sţh/1/2015 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci ţalobcu: Prof. Ing. I. T., Dr. Sc., B., zastúpený: Advokátska kancelária JUDr. CIMRÁK s

ustanovenia § 250j ods. 2 písm. a) O.s.p., vec vrátil ţalovanému na ďalšie konanie a ţalobcovi priznal náhradu trov konania. Predmetným rozhodnutím ţalovaný potvrdil prvostupňové rozhodnutie č. PÚV 153 - 2010/ UV 5780 I- 84 - 2013 zo dňa 4. júla 2013, ktorým bol zamietnutý návrh na výmaz úţitkového vzoru číslo 5780, ktorého majiteľom je ďalší účastník. Prvostupňový súd poukázal na názor ţalovaného, ktorý pri posudzovaní namietaného dokumentu D4 dospel k záveru, ţe ţalobca má chránené riešenie obsiahnuté v tomto dokumente ako účinnú látku, ktorá mala obsahovať najmenej jednu jódovanú voľnú alebo viazanú nenasýtenú mastnú kyselinu všeobecného vzorca. V predmetnom dokumente je uvedené, ţe účinnú látku moţno pripraviť aj z rybieho tuku a jódu, a preto je moţné výrobok

napadnutého úţitkového vzoru a uvedenú účinnú látku z dokumentu D 4 stotoţniť z hľadiska kvalitatívneho zloţenia. Zároveň uviedol, ţe v predmetnom dokumente nie je uvedený konkrétny príklad s rybím tukom, kde by bola uvedená účinná látka špecifikovaná kvantitatívnym zastúpením rybieho tuku a jódu tak, ako je to definované v znení nároku 1 na ochranu napadnutého úţitkového vzoru. Dokument D 4 neobsahuje všetky znaky definované v nároku na ochranu, keď chýba 2 3Sţh/1/2015 kvantitatívne vymedzenie obsahu zloţiek, a preto nie je ho moţné povaţovať za dokument, ktorý by obsahoval riešenie, ktoré je prekáţkou novosti. Ak je v namietanom dokumente uvedené, a teda v stave techniky známe technické riešenie spočívajúce v tom, ţe sa atómy jódu viaţu na atómy uhlíka nenasýtených mastných kyselín obsiahnutých v rastlinnom a ţivočíšnom tuku v miestach ich nenasýtených väzieb a chránená je kombinácia dvoch látok a to jódu a nenasýtenej mastnej kyseliny, ktorou

opisu podstaty riešenia môţe byť aj rybí tuk bez toho, aby bola uvedená kvantifikácia týchto dvoch zloţiek, nemoţno logickou úvahou dospieť k záveru, ţe je chránený, a teda aj známy len určitý kvantitatívny pomer týchto dvoch zloţiek. Naopak tým, ţe v nárokoch na ochranu účinnej látky v namietanom dokumente D 4 nebol uvedený kvantitatívny pomer, je logicky chránený akýkoľvek kvantitatívny pomer týchto dvoch zloţiek, ktorý je z technického hľadiska moţný. Úvaha, ţe výber konkrétneho pomeru z moţných moţností pomeru jednej a druhej zloţky je riešením novým, je v rozpore so zásadami logického myslenia.

názoru súdu, neobstojí námietka ţalobcu, ţe ţalovaný porušil správny poriadok tým, ţe nevykonal dokazovanie aj prípadne znaleckým posudkom. Ţalovaný postupoval

§ 52zákona číslo 517/2007 Z.z.

o úţitkových vzoroch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o úţitkových vzoroch), keď vykonal dokazovanie dôkazmi predloţenými účastníkmi konania. Správny orgán je špecializovaný pre oblasť priemyslových práv a ochranných známok, do ktorého kompetencie bolo zverené posúdiť, či prihlásené riešenia spĺňajú podmienky zákona na ich právnu ochranu. II. Voči predmetnému rozsudku Krajského súdu podal ţalovaný v zákonom určenej lehote odvolanie, v ktorom po popise priebehu konania pred správnym orgánom uviedol, ţe hoci závery uvedené v odôvodnení prvostupňového rozsudku majú na prvý pohľad svoj logický základ, nemoţno ich aplikovať pri rozhodovaní o poskytnutí ochrany technickým riešeniam, kde je zavedený inštitút tzv. selektívneho vynálezu, ktorý predstavuje jeden z viacerých základných princípov posudzovania novosti, najmä v oblasti chémie.

tohto princípu, ak stav techniky zahŕňa širší rozsah, úplne prekrývajúci rozsah nárokovaný v prihláške, neznamená to, ţe znalosť všeobecného riešenia, teda akéhokoľvek kvantitatívneho pomeru je prekáţkou novosti konkrétneho kvantitatívneho rozsahu. Pri hodnotení novosti selektívnych vynálezov je nutné dodrţiavať zásadu, ţe podrozsah vybraný zo známeho rozsahu je nový nie kvôli novoobjavenému účinku, ale ţe je nový sám osebe. To, ţe dokument D 4 zahŕňa akékoľvek kvantitatívne pomery, nevylučuje udelenie ochrany na riešenie, ktoré definuje konkrétny kvantitatívny pomer. Z hľadiska práva úţitkových vzorov sa jedná o nové riešenie. Táto prax je v súlade s princípmi odvolacích senátov Európskeho patentového úradu ako súčasť ich ustálenej judikatúry a ktoré vyplývajú predovšetkým z rozhodnutia T 198/

1. Pre udelenie ochrany na takýto podrozsah prostredníctvom inštitútu úţitkového vzoru alebo patentu je rozhodujúce posúdenie splnenia podmienky vynálezcovskej činnosti, ktorej nesplnenie však v návrhu nebolo uplatňované a úrad ho nemohol preto posudzovať. V spornom prípade, v dokumente D 4 nie je uvedený konkrétny príklad s rybím tukom a nie je v ňom uvedené ţiadne konkrétne vymedzenie zastúpenia jednotlivých zloţiek. V prípade, ţe je definícia vynálezu uvedená termínom "obsahuje“, výpočet jednotlivých zloţiek nie je ukončený a takto definované riešenie môţe obsahovať aj ďalšie zloţky. Pokiaľ je definícia riešenia uvedená termínom "pozostáva z", to znamená, ţe výpočet jednotlivých zloţiek je ukončený a definované riešenie nemôţe obsahovať ďalšie zloţky. 3 3Sţh/1/2015 V napadnutom úţitkovom vzore výţivová podporná zloţka pre ľudskú výţivu pozostáva z dvoch zloţiek, rybieho oleja a jódu, a teda nemôţe obsahovať ďalšie zloţky a v namietanom dokumente D 4, zubná pasta obsahuje okrem jódovanej nenasýtenej mastnej kyseliny aj timol, resp. jeho jódovanú formu, zlúčeniny fluóru a prídavné pomocné látky, a preto v súlade s vyššie uvedeným základným princípom posudzovania novosti je riešenie definované v napadnutom úţitkovom vzore nové vzhľadom na namietaný dokument D
2. Z uvedeného dôvodu Krajský súd v Banskej Bystrici nesprávne právne posúdil vec, keď na ňu uplatnil len všeobecné zásady logiky bez toho, aby zohľadnil zauţívané a úradmi priemyselného vlastníctva všeobecne akceptované zásady pri posudzovaní novosti technických riešení na účely patentovej ochrany alebo ochrany inštitútom úţitkového vzoru. V tejto súvislosti poukázal na ustanovenie § 245 ods. 2 O.s.p., ako aj rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 3SţoKS 153/2006, Ústavného súdu Slovenskej republiky č. II ÚS 197/
3. Poukázal tieţ na zásadne technický charakter predmetu konania o výmaze úţitkového vzoru. Rozhodujúca úvaha ţalovaného o novosti napadnutého úţitkového vzoru je zaloţená na prísne technickom posúdení relevantného stavu techniky, ktorého je schopný len odborník v danej oblasti techniky. Polemika o dokumente D 4 sa týka výlučne technického stavu.

ţalovaného, správny súd by nemal autoritatívne vstupovať do tejto polemiky, keď pod titulom nápravy „nelogickej“ úvahy ţalovaného, sám postavil svoje vlastné skutkové závery na nastolené technické otázky. Vzhľadom na uvedené skutočnosti dospel krajský súd ohľadom otázky novosti napadnutého úţitkového vzoru k nesprávnym skutkovým zisteniam a vec nesprávne právne posúdil. Ţiadal odvolací súd, aby prvostupňový rozsudok zmenil a ţalobu zamietol. III. Nesprávnosť právneho posúdenia veci Krajským súdom namietal vo svojom včas podanom odvolaní aj pribratý účastník konania PharmDr. J. Z..

jeho názoru, ţalovaný v napadnutom rozhodnutí posúdil novosť riešenia vyplývajúcu z definície hlavného nároku úţitkového vzoru ÚV 5780 technickými znakmi,

ktorých výţivová podporná zloţka pre ľudskú výţivu na báze jódovaného rybieho tuku sa vyznačuje tým, ţe pozostáva z rybieho oleja v mnoţstve 99,999 aţ 99,997 % hmotn., obohateného organicky viazaným jódom v mnoţstve 0,001 aţ 0,003 % hmotn., naviazaným na pod skupinu omega3-viac nenasýtených mastných kyselín s dĺţkou reťazca 20 a viac atómov uhlíka. Nárok na ochranu 1 predstavuje konečný výpočet zloţiek daného výrobku, a teda riešenie chráni výlučne 2 zloţky v uvedených hmotnostných percentách, pričom je stanovené, ţe druhá zloţka je naviazaná na presne určenú podskupinu omega3-viac nenasýtených mastných kyselín s dĺţkou reťazca 20 a viac atómov uhlíka. Vzhľadom na uvedené, námietkou voči novosti riešenia UV 5780 môţu v tomto konkrétnom prípade byť len také dokumenty, ktoré opisujú výrobok pozostávajúci z uvedených dvoch zloţiek v definovanom v zastúpení, pričom jód je naviazaný na presne určenú podskupinu omega3-viac nenasýtených mastných kyselín s dĺţkou reťazca 20 a viac atómov uhlíka. Technickému riešeniu môţe byť teda upretá novosť len v prípade, ak by sa jednalo o ochranu rovnakého riešenia obsahujúceho všetky základné znaky namietaného riešenia v jednom namietanom dokumente. Takúto poţiadavku ani jeden 4 3Sţh/1/2015 zo ţalobcom predloţených dokumentov nespĺňa ani popisuje výrobok, ktorý by mal súčasne všetky znaky uvedené v nároku na ochranu 1 ÚV

1. Ţalobcom predloţené úţitkové vzory 3913, 3836, 3626 a 3633 ako i patent 285401 B 6 nie sú v rozpore s novosťou riešenia chráneného platným úţitkovým vzorom ÚV 5780 ďalšieho účastníka. Ţalobcom predloţený úţitkový vzor číslo 3588 (zubná pasta) v časti popisu spomína rybí tuk bez toho, aby jeho pouţitie nejako spresnil. Rybí tuk ako zloţka riešenia nie je vôbec spomenutá v príkladoch uskutočnenia a zároveň nie je špecifikovaný v nárokoch na ochranu ÚV
2. Námietka ţalobcu uplatnená v ţalobe preto nemôţe byť dôvodná, keďţe sa nejedná o rovnaké technické riešenie. Ţalobcovo tvrdenie o existencii skoršieho úţitkového vzoru s ochranou rovnakého riešenia neobstojí. Porovnaním nároku 1 ÚV 3588 s nárokom 1 ÚV 5780 je zrejmé, ţe sa nejedná o rovnaké chemické zlúčeniny. Nárok 1 ÚV 5780 definuje presne a jednoznačne konečný výpočet zloţiek daného výrobku a riešenie teda chráni výlučne 2 zloţky a to rybí olej a jód v uvedených mnoţstvách a v hmotnostných percentách so stanovením, ţe druhá zloţka je naviazaná na presne určenú podskupinu omega3-viac nenasýtených mastných kyselín s dĺţkou reťazca 20 a viac atómov uhlíka a popisu priemyselného vyuţitia ako výţivového doplnku. Naproti tomu, nárok 1 ÚV 3588 je definovaný pomocou troch všeobecných chemických vzorcov, môţu definovať veľké mnoţstvo rôznych chemických zlúčenín, pričom sa predpokladá jeho vyuţitie na výrobu konkrétneho produktu, zubnej pasty. Nemoţno súhlasiť s odôvodnením súdu prvého stupňa, ţe ak v nárokoch na ochranu účinnej látky v namietanom dokumente D 4 nebol uvedený kvantitatívny pomer, je logicky chránený akýkoľvek kvantitatívny pomer týchto dvoch zloţiek, ktorý je z technického hľadiska moţný, najmä s odvolaním sa na Európsky patentový dohovor ku, ktorému pristúpila aj Slovenská republika (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky číslo 47/2008 Z.z.). Poukázal na rozhodovaciu prax Európskeho patentového dohovoru vyplývajúcu z rozhodnutí T 651/91, T 776/07, T 1174/05, T 6/04, T 7/86, T 85/87, T 133/
3. Technické riešenie chránené ÚV 5780 vo vzťahu k ÚV 3588 je nutné hodnotiť ako nové, a teda rozhodnutie ţalovaného je vecne správne a vydané v súlade so zákonmi. Prvostupňový súd sa pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia nezaoberal výkladom zákona a Európskeho patentového dohovoru v praxi ani konštantnou praxou Európskeho patentového úradu, a preto jeho rozsudok vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Na základe uvedených dôvodov navrhol odvolaciemu súdu, aby zrušil rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici, vec mu vrátil na ďalšie konanie a pribratému účastníkovi priznal náhradu trov konania. IV. Ţalobca vo svojom vyjadrení k odvolaniu ţalovaného a pribratého účastníka konania uviedol, ţe úlohou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky je preskúmať vecnú správnosť prvostupňového rozhodnutia a nie prehodnocovať správnosť záverov krajského súdu na základe nesúhlasu odvolateľa. Ak rozhodnutie na základe zistení krajského súdu bolo vydané v konaní, ktoré trpí vadou spôsobilou ovplyvniť jeho zákonnosť a krajský súd svoje 5 3Sţh/1/2015 zistenie presvedčivo a s poukazom na procesné ustanovenia náleţite odôvodní, niet dôvodu, aby sa odvolací súd zaoberal opakujúcimi námietkami. Prvostupňový súd sa vo svojom rozsudku stotoţnil s námietkou ţalobcu, ţe v súlade s § 7 zákona o úţitkových vzoroch je stavom techniky všetko, čo bolo sprístupnené verejnosti, teda nielen nároky na ochranu skorších úţitkových vzorov, a teda aj namietaných dokumentov, ale celý obsah týchto dokumentov. Z obsahu ţalobou napadnutého rozhodnutia vyplynulo, ţe ţalovaný ako aj prvostupňový správny orgán posudzovali namietaný úţitkový vzor výlučne s nárokmi na ochranu skorších úţitkových vzorov v rozpore s ustanovením § 7 zákona o úţitkových vzoroch. Uţ takéto pochybenie ţalovaného bolo dôvodom na zrušenie ţalobou napadnutého rozhodnutia pre jeho nezákonnosť, čo súd náleţite odôvodnil. Neobstojí námietka ţalovaného, ţe prvostupňový súd autoritatívne vstúpil do technickej problematiky a pod titulom nápravy nelogickej úvahy ţalovaného, sám fakticky postavil svoje vlastné skutkové závery na nastolené technické otázky. Ţalovaný a vedľajší účastník sa nevyjadrili k otázke, aký lepší a neočakávaný účinok prináša namietaný úţitkový vzor v porovnaní s ostatnými úţitkovými vzormi. Navrhol odvolaciemu súdu napadnutý rozsudok ako vecne správny potvrdiť a priznať ţalobcovi náhradu trov odvolacieho konania, ktoré špecifikoval. V. Najvyšší súd Slovenskej republiky v odvolacom konaní postupoval v zmysle ust. § 492 ods. 2 zákona č. 162/2015 Z. z. (Správny súdny poriadok), účinného od 01.07.2016,

ktorého sa odvolacie konania

piatej časti Občianskeho súdneho poriadku, začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona dokončia

doterajších predpisov, t.j.

zákona č. 99/1963 Zb., Občiansky súdny poriadok (O.s.p.). Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej aj „najvyšší súd“ alebo „odvolací súd“) ako súd odvolací (§ 246c ods. 1 veta prvá O. s. p. v spojení s § 10 ods. 2 O. s. p.), preskúmal napadnutý rozsudok a konanie, ktoré mu predchádzalo (

§ 246cods.

1 veta prvá O. s. p. v spojení s § 211 ods. 2. O. s. p.) v rozsahu dôvodov uvedených v odvolaniach a dospel k záveru, ţe odvolanie je dôvodné. Rozhodol bez nariadenia odvolacieho pojednávania

ustanovenia § 250ja ods. 2 vety prvej O. s. p., s tým, ţe deň vyhlásenia rozhodnutia bol zverejnený minimálne päť dní vopred na úradnej tabuli súdu a na internetovej stránke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky www.nsud.sk. V správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe ţalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť postupu a rozhodnutí orgánov verejnej správy, ktorými sa zakladajú, menia alebo zrušujú práva alebo povinnosti fyzických alebo právnických osôb, ako aj rozhodnutí, ktorými práva a právom chránené záujmy týchto osôb môţu byť priamo dotknuté (§ 244 ods. 1, 2 O.s.p.). 6 3Sţh/1/2015 V prípadoch, v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, ţe bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu, a ţiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia a postupu, súd postupuje

ustanovení druhej hlavy piatej časti O.s.p. (§ 247 ods. 1 O.s.p.). Pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia je pre súd rozhodujúci skutkový stav, ktorý tu bol v čase vydania napadnutého rozhodnutia (§ 250i ods. 1 prvá veta O.s.p.). Preto v správnom súdnictve súd dokazovanie zásadne nevykonáva, vykonáva len také dokazovanie, ktoré je nevyhnutné na preskúmanie napadnutého rozhodnutia, t.j. jeho rozsah je obmedzený účelom správneho súdnictva (§ 250i ods. 1 veta druhá O.s.p.). Úlohou súdu v správnom súdnictve (prvostupňového ani odvolacieho) nie je nahradzovať činnosť správnych orgánov pri zisťovaní skutkového stavu dopĺňaním rozsiahleho dokazovania, ale preskúmať zákonnosť ich rozhodnutí, teda to, či kompetentné orgány pri riešení konkrétnych otázok vymedzených ţalobou rešpektovali príslušné hmotnoprávne a procesnoprávne predpisy, t.j. preskúmať aj postup, ktorý predchádzal vydaniu týchto rozhodnutí s prihliadnutím na záväznosť zisteného skutkového stavu, ktorý tu bol v čase ich vydania.

§ 246cods.

1 veta prvá O.s.p. pre riešenie otázok, ktoré nie sú priamo upravené v tejto časti, sa pouţijú primerane ustanovenia prvej, tretej a štvrtej časti tohto zákona. Odvolací súd v rozsahu odvolacích dôvodov preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo, pričom v rámci odvolacieho konania skúmal aj napadnuté rozhodnutie ţalovaného správneho orgánu a konanie mu predchádzajúce, najmä z toho pohľadu, či sa súd prvého stupňa vysporiadal so všetkými zásadnými námietkami uvedenými v ţalobe a z takto vymedzeného rozsahu, či správne posúdil zákonnosť a správnosť napadnutého rozhodnutia ţalovaného správneho orgánu. Predmetom súdneho prieskumu je rozhodnutie ţalovaného č. PÚV 153-2010/ÚV 5780 II/117-2014 zo dňa 18.08.2014, potvrdzujúce prvostupňové rozhodnutie, ktorým bol zamietnutý návrh ţalobcu na výmaz úţitkového vzoru číslo 5780 s názvom „Výţivová podporná zloţka na ľudskú výţivu“. Zákon o úţitkových vzoroch upravuje právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením, právnou ochranou a uplatnením technického riešenia, ktoré je predmetom prihlášky úţitkového vzoru alebo úţitkového vzoru.

§ 4cit.

zákona, technické riešenie je spôsobilé na ochranu úžitkovým vzorom, ak je nové, je výsledkom vynálezcovskej činnosti a je priemyselne využiteľné.

§ 7ods.

1 aţ 4 cit. zákona, technické riešenie sa povaţuje za nové, ak nie je súčasťou stavu techniky

odsekov 2 aţ 4.

§ 34ods. 1, sprístupnené verejnosti akýmkoľvek spôsobom. 7 3Sţh/1/2015

čl. 93 alebo čl. 153 Európskeho patentového dohovoru. Utajovaná patentová prihláška sa povaţuje za zverejnenú uplynutím 18 mesiacov odo dňa vzniku práva prednosti.

ust. § 44 ods. 1 cit. zákona, na návrh tretej osoby úrad vykoná výmaz úţitkového vzoru z registra (ďalej len "výmaz"), ak a) predmet úţitkového vzoru nie je spôsobilý na ochranu

§ 4

aţ 6, b) bola prihlasovateľom osoba, ktorá nemala právo na ochranu úţitkovým vzorom

§ 10ods.

1, § 10 ods. 3 alebo § 11 ods. 1, c) prihláška nespĺňa podmienku

§ 32ods.

3,

1. d)predmet úţitkového vzoru ide nad rámec pôvodného podania prihlášky,
2. e)pre toho istého prihlasovateľa bolo zapísaných viac úţitkových vzorov so zhodným predmetom,
3. f)neboli splnené podmienky na zápis úţitkového vzoru do registra

predpisov platných v čase jeho zápisu.

§ 45ods.

1 cit. zákona, návrh na výmaz musí obsahovať právne a skutkové odôvodnenie a súčasne sa musia predloţiť alebo označiť dôkazy, ktoré navrhovateľ výmazu predloţí a o ktoré sa návrh na výmaz opiera. Rozšírenie alebo doplnenie návrhu na výmaz nie je prípustné; na také rozšírenie alebo doplnenie úrad v rámci konania a rozhodovania vo veci neprihliada. Technickým riešením môţe byť napríklad nový výrobok alebo zariadenie, nová látka, či zmes látok, nový spôsob výroby alebo pouţitie známej látky na nový účel. 8 3Sţh/1/2015 Najvyšší súd Slovenskej republiky preskúmal obsah administratívneho spisu obsahujúci doklady, ktorými ţalobca preukazuje nárok na ochranu svojho úţitkového vzoru, doklady pribratého účastníka týkajúce sa zápisu jeho úţitkového vzoru do registra, obsah rozhodnutia správneho orgánu. Pri posudzovaní veci prihliadal najmä na rozsah ochrany vyplývajúci z úţitkového vzoru č. 5780 pri porovnaní s rozsahom ochrany úţitkových vzorov 3913, 3836, 3626 a 3633 ako i patent 285401 B 6, určeného znením nárokov na ochranu špecifikovaných v priloţených dokumentoch D 1 aţ D

1. V konaní pred správnym orgánom a súdom prvého stupňa sa prihliadalo iba na námietky uvedené ţalobcom v jeho návrhu na výmaz úţitkového vzoru doručeného ţalovanému dňa 21.08.2012, v ktorom namietal, ţe v úţitkovom vzore číslo 5780 dochádza k porušovaniu priemyselných práv ţalobcu z dôvodu, ţe sa nejedná o nové technické riešenie PharmDr. J. Z.. S prihliadnutím na ustanovenie § 45 ods. 1 zákona o úţitkových vzoroch, správny orgán ani súd neprihliadali na rozšírenie dôvodov návrhu na výmaz úţitkového vzoru ţalobcu zo dňa 09.06.
2. Prvostupňový súd svoje rozhodnutie zaloţil na porovnaní obsahu nárokov na ochranu vyplývajúcich z úţitkového vzoru registrovaného v prospech ţalobcu číslo 3588 a úţitkového vzoru registrovaného v prospech pribratého účastníka číslo
3. Nárok ţalobcu na ochranu v úţitkovom vzore číslo 3588 spočíva v nasledovnej špecifikácii: "
4. Zubná pasta so zvýšeným účinkom zabudovania fluóru do tvrdých štruktúru zubov, obsahujúca zlúčeniny fluóru a prídavné pomocné látky, vyznačujúce sa tým, ţe ako účinnú látku obsahuje najmenej jednu jódovanú voľnú alebo viazanú nenasýtenú mastnú kyselinu všeobecného vzorca (nasleduje chemický vzorec 1) a to individuálne, alebo v kombinácií s alkoholickým roztokom timolu alebo jeho jódovanej formy všeobecného vzorca (nasledujú chemické vzorce pre 2 a 3).
5. Zubná pasta

nároku 1, vyznačujúca sa tým, ţe obsahuje v hmotn. % - 10 aţ 30 % jódovaných mastných kyselín s obsahom 50 aţ 200 mg jódu a to ako indivíduum alebo v kombinácii s 0 - 05 aţ 1 % alkoholického roztoku timolu alebo jódovaného timolu s obsahom 10 - 15 mg timolu v 100 ml alkoholického roztoku a ďalej 0, 5 - 1 % fluoridu sodného, 1, 5 - 5 % hydrouhličitanu sodného, 20 - 50 % uhličitanu vápenatého, 5 - 15 % fosfátu sodného, 0, 3 - 2 % esterového tuku, 20 - 45 % vody, 0, 2 - 3 % penidla, 10 - 35 % glycerínu a prípadne 0 - 3 % prímesi zo skupiny zahŕňajúcej enzýmy, inhibítory, kryštalizácie, mikroprvky , zlúčeniny zniţujúce citlivosť tvrdých tkanív, látky s protizápalovým účinkom, látky na zastavovanie krvácania a antibakteriálne látky.“ Nárok pribratého účastníka na ochranu v úţitkovom vzore číslo 5780 spočíva v nasledovnej špecifikácii: „1. výţivová podporná zloţka pre ľudskú výţivu na báze jódovaného rybieho tuku vyznačujúca sa tým, ţe pozostáva z rybieho oleja v mnoţstve 99, 999 aţ 99, 997 % hmotn. obohateného organicky viazaným jódom v mnoţstve 0, 001 aţ 0, 003 % hmotn., naviazaným na podskupinu omega-3 viac nenasýtených mastných kyselín s dĺţkou reťazca 20 a viac atómov uhlíka. 9 3Sţh/1/2015 2. výţivová podporná zloţka na ľudskú výţivu na báze jódovaného rybieho tuku

nároku

1. vyznačujúca sa tým, ţe nenasýtenými kyselinami sú eikosapentaénová kyselina s dĺţkou reťazca 20 atómov uhlíka a dokosahexaénová kyselina s dĺţkou reťazca 22 atómov uhlíka.“ Najvyšší súd Slovenskej republiky zdôrazňuje, ţe podstatným vo veci je vymedzenie nárokov na ochranu, pretoţe ním sa v zmysle § 8 ods. 3 zákona o úţitkových vzoroch vymedzuje predmet, ktorý má byť chránený úţitkovým vzorom. Z toho vyplýva, ţe z nárokov na ochranu musí byť zrejmé, čo má byť konkrétne chránené úţitkovým vzorom a v akom rozsahu. Ďalšie náleţitosti, ako popis technického riešenia, prípadne jeho dokumentáciu moţno vyuţiť pre náleţitú predstavu technického riešenia, jeho pochopenia, ako i výkladu nárokov na ochranu, avšak určujúcim kritériom je formulácia samotných nárokov na ochranu príslušného technického riešenia. Z obsahu rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici nie je zrejmé, ako sa súd vysporiadal s obsahom vyššie špecifikovaných nárokov na ochranu obsiahnutých v úţitkových vzoroch ţalobcu a pribratého účastníka. Prvostupňový súd zameral svoju pozornosť na zistenie, ţe v dokumente D 4 – zloţenie zubnej pasty (úţitkový vzor číslo 3588) je uvedené, ţe okrem iných prvkov, účinnú látku moţno pripraviť aj z rybieho tuku a jódu bez kvantitatívneho vymedzenia týchto dvoch prvkov, čo zodpovedá zloţeniu uvedenému v úţitkovom vzore číslo
2. Z jeho rozhodnutia však nie je zrejmé, z akého dôvodu nevzal do úvahy argumenty ţalovaného – odborného orgánu, ktorý poukazoval na stabilne prítomný prvok obsiahnutý v zubnej paste, a to zlúčeniny fluóru popri kombinácii s účinnou látkou, jednou jódovanou voľnou alebo viazanou nenasýtenou mastnou kyselinou všeobecného vzorca, spolu s ďalšími vymenovanými prídavnými látkami ako aj na rozdielne kvantitatívne zloţenie predmetov ochrany a rozdielny spôsob vyuţitia – nový účel. Poţiadavku vykonania znaleckého dokazovania krajský súd vyhodnotil ako nedôvodnú argumentujúc tým, ţe ţalovaný správny orgán je špecializovaný pre oblasť priemyslových práv a ochranných známok, do ktorého kompetencie bolo zverené posúdiť, či prihlásené riešenia spĺňajú podmienky zákona na ich právnu ochranu. V rozpore s týmto názorom však súd sám svojou úvahou nahradil odborné posúdenie nárokov na ochranu, keď vyslovil, ţe názory prezentované ţalovaným nepodliehajú logike a vyslovil svoj odborný názor na vec. Z obsahu predloţených dokladov je zrejmé, ţe v otázke rozsahu posudzovaných nárokov na ochranu nemajú účastníci konania zhodný názor, pričom jeho posúdenie je vecou odborného stanoviska. Ţalobca na preukázanie svojich odborných tvrdení ţiadal, aby bol vo veci ustanovený príslušný súdny znalec, ktorý by zodpovedal na príslušné odborné otázky. Túto poţiadavku hodnotí najvyšší súd ako dôvodnú. O trovách súdneho konania rozhodne v zmysle § 224 ods. 2 O.s.p. krajský súd v ďalšom konaní. Odvolací súd v senáte rozhodol pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od
3. mája 2011). 10 3Sţh/1/2015 P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu opravný prostriedok nie je prípustný. V Bratislave dňa 23.11.2016 JUDr. Ivan R U M A N A, v.r. predseda senátu Za správnosť vyhotovenia: Emília Čičková