ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080923.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Print deze pagina Afdrukformaat S M L XL Nieuwe JUPORTAL-zoekopdracht Sluit Tab Hof van beroep van Brussel Vonnis/arrest van 23 september 2008 ECLI nr: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20080923.8 Rolnummer: 2006/AR/1294 Rechtsgebied: Intellectuele eigendom Invoerdatum: 2009-04-21 Raadplegingen: 174 - laatst gezien 2026-07-02 17:57 Fiche UTU-thesaurus: HANDELS-, ECONOMISCH EN FINANCIEEL RECHT - INTELLECTUELE RECHTEN - Merk - Beneluxmerk - Tekens die een merk kunnen vormen HANDELS-, ECONOMISCH EN FINANCIEEL RECHT - INTELLECTUELE RECHTEN - Merk - Beneluxmerk - Beschermingsomvang Beneluxmerk - Overeenstemmend teken - verwarring HANDELS-, ECONOMISCH EN FINANCIEEL RECHT - INTELLECTUELE RECHTEN - Merk - Beneluxmerk - Beschermingsomvang Beneluxmerk - Beperkingen van het uitsluitend recht HANDELS-, ECONOMISCH EN FINANCIEEL RECHT - INTELLECTUELE RECHTEN - Merk - Beneluxmerk - Beschermingsomvang Beneluxmerk - Uitputting HANDELS-, ECONOMISCH EN FINANCIEEL RECHT - INTELLECTUELE RECHTEN - Merk - Beneluxmerk - Rechtshandhaving Beneluxmerk - Schadevergoeding en andere vorderingen HANDELS-, ECONOMISCH EN FINANCIEEL RECHT - INTELLECTUELE RECHTEN - Merk - Beneluxmerk - Rechtshandhaving Beneluxmerk - Vordering tot staken Vrije woorden: verval van aan merk verbonden rechten gedogen gebruik van een jonger ingeschreven merk vordering tot staken beeldmerk Tekst van de beslissing ARREST N° Het Hof van Beroep te BRUSSEL, achtste kamer, na beraadslaging, spreekt volgend arrest uit : Rep. Nr. 2008/ A.R. nr. 2006/AR/1294 & 2006/AR/1371 & 2006/AR/1432 MERKEN INZAKE 2006/AR/1294 : 8ste kamer

1. N.V. FRAMACO, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Nieuwstraat 46,
2. N.V. SIRCO, met maatschappelijke zetel te 2100 Deurne, Bisschoppenhoflaan 635, appellanten, vertegenwoordigd door Meester Philippe Péters, advocaat te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 177/6; TEGEN : 1.De vennootschap naar Duits recht MUSTANG Bekleidungswerke GmbH + Co. KG, met maatschappelijke zetel te 74653 Künzelsau (Duitsland), Austrasse 10, eerste geïntimeerde, vertegenwoordigd door Meester Erik Valgaeren en Meester Kristien Van Lint, advocaten te 1000 Brussel, Loksumstraat 25; 2.De vennootschap naar Spaans recht MUSTANG INTER S.L., met maatschappelijke zetel te 03293 Elche (Spanje), Alicante, Ptda Algoda, P2, 37, tweede geïntimeerde, vertegenwoordigd door Meester Ruth Vermeire loco Meester Paul Maeyaert, advocaat te 1000 Brussel, Havenlaan 86 C B 414; 3.N.V. CAPRETTO, met zetel te 9620 Zottegem, Meersstraat 90, derde geïntimeerde, vertegenwoordigd door Meester Reina Roggeman loco Meester Gregor Keppens, advocaat te 9200 Dendermonde, Franz Courtensstraat 2; INZAKE 2006/AR/1371 : N.V. CAPRETTO, met zetel te 9620 Zottegem, Meersstraat 90, appellante, vertegenwoordigd door Meester Reina Roggeman logo Meester Gregor Keppens, advocaat te 9200 Dendermonde, Franz Courtensstraat 2; TEGEN : 1.De vennootschap naar Duits recht MUSTANG Bekleidungswerke GmbH + Co. KG, met maatschappelijke zetel te 74653 Künzelsau (Duitsland), Austrasse 10, eerste geïntimeerde, vertegenwoordigd door Meester Erik Valgaeren en Meester Kristien Van Lint, advocaten te 1000 Brussel, Loksumstraat 25;
3. N.V. FRAMACO, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Nieuwstraat 46,
4. N.V. SIRCO, met maatschappelijke zetel te 2100 Deurne, Bisschoppenhoflaan 635, tweede en derde geïntimeerden, vertegenwoordigd door Meester Philippe Péters, advocaat te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 177/6; 4.De vennootschap naar Spaans recht MUSTANG INTER S.L., met maatschappelijke zetel te 03293 Elche (Spanje), Alicante, Ptda Algoda, P2, 37, vierde geïntimeerde, vertegenwoordigd door Meester Ruth Vermeire loco Meester Paul Maeyaert, advocaat te 1000 Brussel, Havenlaan 86 C B 414; INZAKE 2006/AR/1432 : De vennootschap naar Spaans recht MUSTANG INTER S.L., met maatschappelijke zetel te 03293 Elche (Spanje), Alicante, Ptda Algoda, P2, 37, appellante, vertegenwoordigd door Meester Ruth Vermeire loco Meester Paul Maeyaert, advocaat te 1000 Brussel, Havenlaan 86 C B 414; TEGEN : 1.De vennootschap naar Duits recht MUSTANG Bekleidungswerke GmbH + Co. KG, met maatschappelijke zetel te 74653 Künzelsau (Duitsland), Austrasse 10, eerste geïntimeerde, vertegenwoordigd door Meester Erik Valgaeren en Meester Kristien Van Lint, advocaten te 1000 Brussel, Loksumstraat 25;
5. N.V. CAPRETTO, met zetel te 9620 Zottegem, Meersstraat 90, tweede geïntimeerde, vertegenwoordigd door Meester Reina Roggeman logo Meester Gregor Keppens, advocaat te 9200 Dendermonde, Franz Courtensstraat 2;
6. N.V. FRAMACO, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Nieuwstraat 46,
7. N.V. SIRCO, met maatschappelijke zetel te 2100 Deurne, Bisschoppenhoflaan 635, derde en vierde geïntimeerden, vertegenwoordigd door Meester Philippe Péters, advocaat te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 177/6; Gelet op het vonnis dat, na tegenspraak, op 25 januari 2006 gewezen werd door de rechtbank van koophandel te Brussel; Er wordt geen akte van betekening van voormeld vonnis voorgelegd; Gelet op het verzoekschrift tot hoger beroep dat, tijdig en regelmatig naar de vorm, op 5 mei 2006 voor de NV FRAMACO (hierna "Framaco") en de NV SIRCO (hierna "Sirco") neergelegd werd ter griffie van het hof; Gelet op het verzoekschrift tot hoger beroep dat, tijdig en regelmatig naar de vorm, op 12 mei 2006 voor de NV CAPRETTO (hierna "Capretto") neergelegd werd ter griffie van het hof; Gelet op het verzoekschrift tot hoger beroep dat, tijdig en regelmatig naar de vorm, op 19 mei 2006 voor de vennootschap naar Spaans recht MUSTANG INTER S.L. (hierna "Mustang Inter") neergelegd werd ter griffie van het hof; Gelet op de voor partijen neergelegde conclusies; Gehoord de mondelinge uiteenzetting van de raadslieden van partijen; Gelet op de voor partijen neergelegde stavingstukken. I. SAMENVATTING VAN DE RELEVANTE FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN.
8. De heer Pascual Ros Aguilar is de titularis van het beeldmerk SIXTYSEVEN BY MUSTANG dat het voorwerp uitmaakt van de internationale inschrijving d.d. 20 mei 2004 onder nummer 827.830 en van het beeldmerk SIXTYSEVEN BY MUSTANG dat het voorwerp uitmaakt van de Benelux inschrijving d.d. 14 december 1998 met nummer 639.
9. Bij een vonnis dat op 8 februari 2006 gewezen werd door de Rechtbank te 's Gravenhage werd, recht doende op een vordering van Mustang Bekleidungswerke, de Benelux inschrijving nummer 639.511 vervallen verklaard en werd de doorhaling ervan in het Benelux Merkenregister bevolen. Mustang Bekleidungswerke, wiens vordering voor het overige ongegrond verklaard werd, heeft op 29 maart 2006 tegen dit vonnis hoger beroep aangetekend. De beroepsprocedure is hangend. De heer Ros is tevens titularis van een aantal Spaanse merken, die geen bescherming genieten in de Benelux (cfr. bladzijde 28 van de definitieve syntheseconclusie van Mustang Bekleidungswerke). De heer Ros was tenslotte titularis van het beeldmerk "CALZADOS MUSTANG" dat het voorwerp uitmaakte van de internationale inschrijving onder nummer 664.479 (met aanduiding van de Benelux) d.d. 27 september 1996 voor laarzen, schoenen en pantoffels (kaft I, stuk 1 van Mustang Inter, met name een logo van een paard in een cirkel met bovenaan het woord "CALZADOS" en onderaan het woord "MUSTANG". In de loop van de procedure voor het hof is echter gebleken dat het merk ingeschreven onder nummer 664.479 vervallen is sedert 27 september 2006 wegens het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving van dat merk (stukken 9 en 9bis van Mustang Bekleidungswerke), feit waaromtrent er geen betwisting bestaat. Mustang Inter, vennootschap die opgericht werd op 18 september 1995, was, krachtens een licentieovereenkomst die op 22 juli 1998 gesloten werd tussen haarzelf en de heer Ros (kaft I, stuk 3 van Mustang Inter), de licentienemer van dit thans vervallen merk. De licentieovereenkomst waarvan sprake werd niet ingeschreven in het Benelux merkenregister. Mustang Inter voert aan dat zij het gebruik van het merk MUSTANG voor schoenen, waarmee een aantal vennootschappen die (mede) opgericht werden door de heer Ros met diens toestemming als merkhouder een aanvang genomen hebben met ingang van 1964, verder gezet heeft sedert haar oprichting op 18 september
11. Mustang Bekleidungswerke is fabrikant van jeanskleding in Europa sedert 1958 en van schoenen sedert augustus 1996, aanvankelijk enkel in Duitsland en sedert 2002 eveneens in de Beneluxlanden. Zij verkoopt jeanskleding en schoenen onder het merk MUSTANG. Mustang Bekleidungswerke beschikt over de volgende merkinschrijvingen: -Benelux inschrijving nummer 4.229 van het woordmerk MUSTANG d.d. 5 februari 1971 voor klasse 25 (kleding); -internationale inschrijving nummer 484.304 van het woordmerk MUSTANG d.d. 28 maart 1984 voor klasse 25 (schoeisel), met gelding in onder meer de Benelux; -internationale inschrijving nummer 602.643 van het beeldmerk MUSTANG d.d. 13 mei 1993 voor onder meer klasse 25 (kledingstukken en schoeisel), met gelding in onder meer de Benelux; -internationale inschrijving nummer 657.694 van het beeldmerk MUSTANG d.d. 21 februari 1996 voor onder meer klasse 25 (kledingstukken en schoeisel), met gelding in onder meer de Benelux.
12. Framaco en Sirco baten in België 20 schoenwinkels uit onder de naam "KEN". Framaco voert aan sedert 1996 een niet-exclusieve distributeur in België te zijn van Mustang schoenen geproduceerd door Mustang Inter. Capretto is een onderneming gespecialiseerd in de invoer en de detailverkoop van schoenen in België. Zij baat schoenenwinkels uit in Aalst, Halle, Gent, Geraardsbergen, Oudenaarde en Zottegem. Zij voert sedert 1999 onder meer MUSTANG schoenen in België in, om ze te commercialiseren.
13. Tussen Mustang Bekleidungswerke en Mustang Inter waren en zijn in verschillende landen voor hoven en rechtbanken geschillen aangaande merkenrechten hangend. Op 8 oktober 2004 heeft Mustang Bekleidungswerke krachtens een beschikking die op 30 september 2004 gewezen werd door de beslagrechter te Brussel, een beslag inzake namaak laten leggen in handen van de belangrijkste verdelers van Mustang Inter, zijnde Framaco en Sirco. Tot een zelfde beslag werd op 18 februari 2005 overgegaan bij Capretto, krachtens een beschikking gewezen op 4 februari 2005 door de beslagrechter te Oudenaarde. In het kader van de beide beslagen inzake namaak werd er een verslag van beschrijvend beslag (en inzake het beslag bij Framaco en Sirco tevens een aanvullend verslag) opgesteld door gerechtsdeskundige J. Muylle. Ter gelegenheid van het beslag inzake namaak bij Framaco en Sirco, werden er 6.474 paar schoenen in beslag genomen, voor een aankoopwaarde van 156.031,83 euro. Bij Capretto werden er ongeveer 1.300 paar schoenen in beslag genomen. Door Framaco en Sirco, alsmede door Capretto werd derden verzet aangetekend tegen de respectieve beschikkingen gewezen door de beslagrechters te Brussel en te Oudenaarde, doch dit werd ongegrond verklaard bij beschikkingen die gewezen werden op respectievelijk 8 april en 14 september
15. Op 28 december 2004 ging Mustang Bekleidungswerke over tot dagvaarding van Mustang Inter, Framaco en Sirco voor de rechtbank van koophandel te Brussel. Op 22 april 2005 ging zij over tot dagvaarding van Capretto en van Mustang Inter voor de rechtbank van koophandel te Oudenaarde. De zaak werd verzonden naar de rechtbank van koophandel te Brussel.
16. Mustang Bekleidungswerke verzocht de eerste rechter om : -te zeggen voor recht dat Mustang Inter, Framaco, Sirco en Capretto zich door het gebruik van het teken MUSTANG voor schoenen te kwader trouw schuldig gemaakt hebben aan een inbreuk op haar rechten op het merk MUSTANG dat het voorwerp uitmaakt van de Benelux inschrijving nummer 4.229 en de internationale inschrijvingen met de nummers 484.304, 602.643 en 657.694; -Mustang Inter, Framaco, Sirco en Capretto verbod op te leggen om in de Benelux het teken MUSTANG en elk ander merk MUSTANG van Mustang Bekleidungswerke overeenstemmend met het teken te gebruiken, onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 euro per paar schoenen voorzien van het inbreuk plegend teken MUSTANG of van een ander met het merk MUSTANG van Mustang Bekleidungswerke overeenstemmend teken dat zij na de betekening van het gevorderde vonnis in de Benelux tentoon stellen, te koop aanbieden, verkopen of anderszins uit handen geven; -Mustang Inter, Framaco, Sirco en Capretto te veroordelen tot het verstrekken aan Mustang Bekleidungswerke van een schriftelijke door een revisor of erkend accountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave, met aanbieding van een kopie van alle ter staving van die opgave relevante bescheiden van : - de totale hoeveelheid door Mustang Inter geproduceerde, en door Framaco en Sirco bestelde en/of gekochte inbreukmakende schoenen; - de totale hoeveelheid door Mustang Inter, Framaco, Sirco en Capretto verkochte inbreukmakende schoenen (gespecifieerd naar model); - de door Mustang Inter betaalde productiekosten en door Framaco en Sirco betaalde inkoopprijzen voor de inbreukmakende schoenen, alsook de gerealiseerde verkoopprijzen (gespecifieerd naar model); - het totale bedrag van de door Mustang Inter, Framaco, Sirco en Capretto genoten bruto winst minus BTW, als gevolg van de verhandeling van de inbreukmakende schoenen; - de namen en adressen van alle bij de productie en verhandeling van de inbreukmakende schoenen betrokken (rechts)personen die de inbreukmakende schoenen aan Mustang Inter, Framaco, Sirco en Capretto geleverd hebben; - de namen en adressen van alle (rechts)personen aan wie Mustang Inter, Framaco, Sirco en Capretto de inbreukmakende schoenen geleverd hebben, dit alles binnen de acht dagen na de betekening van het gevorderde vonnis, op straffe van een dwangsom van 2.500 euro per dag vertraging; -een gerechtsdeskundige aan te stellen om op basis van deze door Mustang Inter, Framaco, Sirco en Capretto te verstrekken gegevens, de winstderving in hoofde van Munstang Bekleidungswerke te bepalen, evenals de door de Mustang Inter, Framaco, Sirco en Capretto bij de verkoop van de inbreukplegende schoenen genoten winst; -Mustang Inter, Framaco, Sirco en Capretto hoofdelijk te veroordelen wegens het plegen van inbreuk op genoemde rechten van Mustang Bekleidungswerke, tot het betalen aan deze laatste van een provisionele schadevergoeding van 250.000 euro, onder voorbehoud van verhoging; -Mustang Inter, Framaco, Sirco en Capretto te veroordelen wegens het te kwader trouw inbreuk plegen op genoemde rechten van Mustang Bekleidungswerke, enerzijds tot het afdragen aan deze laatste van de ten gevolge van de merkinbreuk genoten winst, alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande, en anderzijds tot de vernietiging op hun kosten van de overblijvende inbreukmakende schoenen. Wat de tegenvorderingen betreft, vroeg Mustang Bekleidungswerke de eerste rechter om deze tegenvorderingen ongegrond te verklaren en, in elk geval, Mustang Inter, Framaco, Sirco en Capretto te veroordelen in de gerechtskosten.
17. Mustang Inter verzocht de eerste rechter om : - in hoofdorde : - de vordering van Mustang Bekleidungswerke ongegrond te verklaren; - te zeggen voor recht dat Mustang Inter het recht heeft om verder in de Benelux gebruik te maken van het merk MUSTANG voor schoenen, minstens gebruik te maken van de oudere handelsnaam MUSTANG; - de gedeeltelijke vervallenverklaring voor het territorium van de Benelux uit te spreken van het merk MUSTANG, gedeponeerd op 28 maart 1984 onder nummer 484.304 en dienvolgens de ambtshalve doorhaling van de inschrijving van het merk te bevelen in het Benelux Merkenregister; -Mustang Bekleidungswerke te veroordelen tot een schadevergoeding van 472.828 euro, onder voorbehoud van herleiding of vermeerdering; - in ondergeschikte orde : - de vordering tot vrijwaring van Framaco en Sirco ongegrond te verklaren; - Mustang Bekleidungswerke minstens te horen veroordelen tot vrijwaring van de bij Framaco en Sirco ontstane schade als gevolg van de door haar gelegde beslagen; - Mustang Bekleidungswerke te veroordelen in alle kosten.
18. Framaco en Sirco verzochten de eerste rechter om : -de vordering van Mustang Bekleidungswerke onontvankelijk, minstens ongegrond te verklaren; -te zeggen voor recht dat Mustang Inter het recht heeft om verder in de Benelux gebruik te maken van het merk MUSTANG voor schoenen, minstens gebruik te maken van de handelsnaam MUSTANG in de Benelux; -vast te stellen dat Mustang Bekleidungswerke rechtsmisbruik heeft gepleegd door haar vordering laattijdig in te stellen; -Mustang Bekleidungswerke te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding van 500.000 euro, onder voorbehoud van herleiding of vermeerdering, ter vergoeding van de door Framaco geleden financiële schade; -in ondergeschikte orde en voor zover de vordering van Mustang Bekleidungswerke gegrond zou verklaard worden : - Mustang Inter te horen veroordelen om Framaco en Sirco te vrijwaren voor elke veroordeling die tegen haar zou uitgesproken worden; -Mustang Bekleidungswerke te veroordelen in de kosten van het geding.
19. De conclusie die voor Capretto neergelegd werd voor de eerste rechter strekte ertoe om : - in hoofdorde : - de vordering van Mustang Bekleidungswerke ongegrond te horen verklaren; - te horen zeggen voor recht dat Mustang Inter het recht heeft om verder in de Benelux gebruik te maken van het merk MUSTANG voor schoenen, minstens gebruik te maken van de handelsnaam MUSTANG in de Benelux; - Mustang Bekleidungswerke te horen veroordelen tot betaling van een schadevergoeding van 40.000 euro, onder voorbehoud van wijziging, ter vergoeding van de financiële schade die geleden werd door Capretto, meer de gerechtelijke intresten; - te horen zeggen voor recht dat elk beslag dat gelegd werd ten laste van Capretto dient te worden gelicht en dat bij gebrek aan vrijwillige handlichting door Mustang Bekleidungswerke binnen de 8 dagen na het gevorderde vonnis, het vonnis zal gelden als handlichting; - in ondergeschikte orde : - mocht de eerste rechter van oordeel zijn dat de vordering van Mustang Bekleidungswerke gegrond is, te horen zeggen voor recht dat Capretto niet gehouden is tot betaling van de schadevergoeding gevorderd door Mustang Bekleidungswerke en Capretto zodoende niet hoofdelijk met Mustang Inter tot schadevergoeding kan aangesproken worden; - Mustang Bekleidungswerke te horen veroordelen tot een schadevergoeding van 40.000 euro, meer de gerechtelijke intresten; - in uiterst ondergeschikte orde : - voor zover de vordering van Mustang Bekleidungswerke al dan niet geheel of gedeeltelijk lastens Capretto en Mustang Inter gegrond zou verklaard worden, Mustang Inter te horen veroordelen tot vrijwaring van Capretto voor elke veroordeling die lastens haar zou uitgesproken worden, zowel in hoofdsom als in intrest en kosten; - Mustang Inter te horen veroordelen tot betaling van een schadevergoeding van 40.000 euro, meer de gerechtelijke intresten; - met betrekking tot het beslag : - te zeggen voor recht dat het beslag op de goederen van Capretto in elk geval dient gelicht te worden met betrekking tot de schoenen van/met het merk "Maria Mare"; -Mustang Bekleidungswerke te horen veroordelen in de kosten van het geding.
20. Bij het bestreden vonnis heeft de eerste rechter de vordering van Mustang Bekleidungswerke ontvankelijk en gegrond verklaard, met dien verstande dat hij : -de gevorderde dwangsom op het verbod om in de Benelux het teken Mustang en elk ander met het merk Mustang van Mustang Bekleidungswerke overeenstemmend teken te gebruiken bepaalde op 100 euro per paar schoenen voorzien van het inbreukplegend teken Mustang of van een ander met het merk Mustang van Mustang Bekleidungswerke overeenstemmend teken, dat na de betekening van het eerste vonnis in de Benelux door Mustang Inter, Framaco, Sirco of Capretto zou tentoongesteld, te koop aangeboden, verkocht of anderszins uit handen gegeven worden; -de provisioneel gevorderde schadevergoeding waartoe Mustang Inter, Framaco, Sirco en Capretto in solidum veroordeeld werden, bepaalde op 12.500 euro; -de heer Carlo Van der Herten aanstelde als gerechtsdeskundige; -Mustang Inter veroordeeld heeft in drie vierden van de kosten en Framaco, Sirco en Capretto in solidum veroordeeld heeft in één vierde van de kosten; -de vorderingen van appellanten ontvankelijk doch ongegrond verklaard heeft, behoudens de tegenvordering van Capretto in de mate waarin deze strekte tot de handlichting van het beslag op de schoenen van het merk Maria Mare en voor recht gezegd werd dat het beslag op de schoenen van voormeld merk diende gelicht te worden.
21. Het hoger beroep van Mustang Inter strekt ertoe om : -het bestreden vonnis gedeeltelijk teniet te horen doen; -voorafgaandelijk, de vordering tot wering uit de debatten van stuk 2 van Kaft VII van het dossier van Mustang Inter ongegrond te horen verklaren; -in hoofdorde : -te horen vaststellen dat Mustang Bekleidungswerke het gebruik van het jonger ingeschreven merk met nummer 664.479 voor schoeisel heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, zodat de rechten om zich tegen dat gebruik te verzetten verwerkt zijn wegens gedogen; -voor recht te horen zeggen dat Mustang Inter bijgevolg gerechtigd is om het aangevochten gebruik van het woord MUSTANG als merk voor schoeisel verder te zetten (zowel met als zonder de weergave van een mustangpaard in een cirkel wanneer het merk visueel wordt weergegeven); -voor recht te horen zeggen dat Mustang Inter gerechtigd is om het woord MUSTANG als handelsnaam voor schoeisel gerelateerde activiteiten verder te zetten; -voor recht te horen verklaren dat de rechten voor de Benelux op het woordmerk MUSTANG voor schoeisel dat het voorwerp uitmaakt van de internationale inschrijving 484.304 van 28 maart 1984 vervallen zijn wegens niet-gebruik, minstens voor recht te horen zeggen dat Mustang Bekleidungswerke zich op grond van artikel 2.27.3 BVIE niet meer op basis van haar merkinschrijving met nummer 484.304 kan verzetten tegen het gebruik van het merk MUSTANG voor schoenen door Mustang Inter; -ambtshalve de doorhaling te horen uitspreken van de vervallen verklaarde inschrijving; -voor recht te horen zeggen dat Mustang Bekleidungswerke zich op grond van artikel 2.27.3 BVIE niet meer op basis van haar merkinschrijvingen met nummer 602.643 en nummer 657.694 kan verzetten tegen het gebruik van het merk MUSTANG voor schoenen door Mustang Inter; -Mustang Bekleidungswerke te horen veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding ten bedrage van 492.043 euro, minstens de aanstelling van een deskundige te horen bevelen met als opdracht om de schade te begroten die door Mustang Inter geleden werd ingevolge de door Mustang Bekleidungswerke opgestarte procedures; -in ondergeschikte orde : -voor recht te horen zeggen dat gelet op één of meer andere ingeroepen bronnen van coëxistentie, Mustang Inter gerechtigd is om het gebruik van het woord MUSTANG als merk voor schoeisel verder te zetten (zowel met als zonder de weergave van een mustangpaard in een cirkel wanneer het merk visueel wordt weergegeven), minstens voor recht te horen zeggen dat Mustang Inter gerechtigd is om het woord MUSTANG als handelsnaam voor schoeisel gerelateerde activiteiten verder te zetten; -in meer ondergeschikte orde : -vast te horen stellen dat Mustang Bekleidungswerke het gebruik van het jonger ingeschreven merk nummer 664.479 voor schoeisel heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, zodat de rechten om zich tegen dat gebruik te verzetten verwerkt zijn wegens gedogen; -voor recht te horen zeggen dat Mustang Inter gerechtigd is om het aangevochten gebruik van het woord MUSTANG als merk voor schoeisel verder te zetten (met een mustangpaard in een cirkel wanneer het merk visueel wordt weergegeven); -in nog meer ondergeschikte orde : -voor recht te horen zeggen dat gelet op één of meer andere ingeroepen bronnen van coëxistentie, Mustang Inter gerechtigd is het gebruik van het woord MUSTANG als merk voor schoeisel verder te zetten (met de weergave van een mustangpaard in een cirkel) en voor recht te horen zeggen dat Mustang Inter gerechtigd is om het woord MUSTANG als handelsnaam voor schoeisel gerelateerde activiteiten verder te zetten; -in uiterst ondergeschikte orde : -voor zover het bestreden vonnis zou bevestigd worden wat de staking betreft van het teken MUSTANG voor schoenen in de Benelux : -het stakingsbevel te horen beperken tot de door Mustang Bekleidungswerke aangevochten tekens (met name de woordtekens MUSTANG), en aldus met uitsluiting van het teken MUSTANG met mustangpaard in een cirkel; -Mustang Bekleidungswerke te horen veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding van 150.000 euro, onder voorbehoud van vermindering of vermeerdering in de loop van het geding; -geen dwangsom te horen opleggen, minstens de gevorderde dwangsom te horen verminderen; -in elk geval een plafond voor de dwangsom te horen opleggen; -in elk geval : -alle overige vorderingen van Mustang Bekleidungswerke ongegrond te horen verklaren; -alle vorderingen van Framaco, Sirco en Capretto lastens Mustang Inter ongegrond te horen verklaren; -de namens Mustang Bekleidungswerke betaalde borgsom van 3.000 euro als (gedeeltelijke) dekking van de vordering van Framaco en Sirco tot betaling van een schadevergoeding, toe te kennen aan Framaco en Sirco; -Mustang Bekleidungswerke te horen veroordelen in de kosten van het geding, met inbegrip van een rechtsplegingsvergoeding begroot op 10.000 euro.
22. Het hoger beroep van Framaco en Sirco strekt ertoe om : -het bestreden vonnis teniet te horen doen; -de oorspronkelijke vordering van Mustang Bekleidungswerke ongegrond te horen verklaren; -Mustang Bekleidungswerke te horen veroordelen tot betaling van een schadevergoeding van 500.000 euro, onder voorbehoud van vermindering of vermeerdering in de loop van de procedure; -in ondergeschikte orde, voor zover het bestreden vonnis geheel of gedeeltelijk zou bevestigd worden, Mustang Inter te horen veroordelen tot vrijwaring van Framaco en Sirco tegen de lastens hen uitgesproken veroordelingen; -voor recht te horen zeggen dat de internationale inschrijving nummer 484.304 van Mustang Bekleidungswerke, voor wat de Benelux betreft, vervallen dient te worden verklaard, de vervallenverklaring uit te spreken en de schrapping uit het Benelux merkenregister te horen bevelen; -Mustang Bekleidungswerke te veroordelen in de kosten van het geding, een rechtsplegingsvergoeding van 15.000 euro inbegrepen.
23. Het hoger beroep van Capretto strekt ertoe om : -het bestreden vonnis te horen teniet doen en, -in hoofdorde : -de oorspronkelijke vordering van Mustang Bekleidungswerke ten laste van Capretto ongegrond te horen verklaren; -Mustang Bekleidungswerke te horen veroordelen tot betaling van een schadevergoeding van 75.000 euro, onder voorbehoud van vermindering of vermeerdering in de loop van de procedure, voor de financiële schade geleden door Capretto, meer de gerechtelijke intresten; -te horen zeggen voor recht dat elk beslag gelegd ten laste van Capretto dient te worden gelicht alsmede dat bij gebreke aan vrijwillige handlichting door Mustang Bekleidungswerke binnen de acht dagen na dit arrest, dit arrest zal gelden als handlichting; -in ondergeschikte orde : -te horen zeggen voor recht dat Capretto niet gehouden is tot betaling van de schadevergoeding gevorderd door Mustang Bekleidungswerke en derhalve niet hoofdelijk samen met Mustang Inter kan aangesproken worden door Mustang Bekleidungswerke; -Mustang Bekleidungswerke te horen veroordelen tot het betalen van dezelfde schadevergoeding van 75.000 euro, meer de gerechtelijke intresten, zoals in hoofdorde gevorderd; -in uiterst ondergeschikte orde : -voor zover de oorspronkelijke vordering van Mustang Bekleidungswerke al dan niet geheel of gedeeltelijk lastens Mustang Inter zou bevestigd worden, deze te horen veroordelen tot vrijwaring van Capretto voor elke tegen haar uitgesproken veroordeling, zowel in hoofdsom, in intresten als in kosten; -terzelfdertijd, Mustang Inter te horen veroordelen om aan Capretto een schadevergoeding te betalen van 75.000 euro, meer de gerechtelijke intresten; - Mustang Bekleidungswerke te horen veroordelen in de kosten van het geding.
24. Mustang Bekleidungswerke verzoekt het hof om : -wat de hoofdvorderingen in beroep betreft : -het stuk 2 van kaft VII van het dossier van Mustang Inter en de uitspraak van het BHIM van 17 januari 2006 in verband met het merk Old River, wegens een ontbrekende vertaling in het Nederlands ervan, uit de debatten te weren; -het hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond te verklaren; -derhalve het bestreden vonnis te bevestigen, met dien verstande dat de relevante bescheiden te voegen bij de door appellanten aan Mustang Bekleidungswerke te verstrekken schriftelijke en door een revisor of erkend accountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave deze zijn die opgesomd worden op bladzijde 12 van de syntheseconclusie na pleidooi die voor Mustang Bekleidungswerke neergelegd werd op 20 april 2008; -de vrijgave te bevelen van de namens Mustang Bekleidungswerke betaalde borgsom ten belope van 3.000 euro, samen met de desgevallend op dit bedrag vervallen intresten, door betaling door de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van dit bedrag (met referenties "P.S. 0400017 - JBC 44630") samen met de op bedoeld bedrag vervallen intresten op de derden-rekening met nummer 310-0015980-61 van het kantoor van haar raadslieden, met vermelding van de referte "2004342"; -wat betreft het incidenteel beroep : -appellanten te veroordelen in betaling aan Mustang Bekleidungswerke van de kosten van het geding, de rechtsplegingsvergoeding van 30.000 euro inbegrepen. II. BESPREKING. De samenvoeging van de drie hoger beroepen van appellanten.
25. Het hoger beroep van, respectievelijk, Mustang Inter, Framaco en Sirco, en van Capretto, zijn gericht tegen hetzelfde vonnis. Het hof voegt de drie beroepsprocedures samen, om ze samen te behandelen. De door Mustang Bekleidungswerke gevorderde wering uit de debatten van stuk 2 van Kaft VII van Mustang Inter en van de uitspraak van het BHIM van 17 januari 2006 in verband met het merk Old River (waarnaar verwezen wordt op pagina 26 van de synthesesconclusie van Mustang Inter).
26. Mustang Bekleidungswerke vordert dat stuk 2 van Kaft VII van Mustang Inter uit de debatten zou geweerd worden, omdat er van dit stuk, dat in het Spaans is opgesteld, door Mustang Inter geen vertaling in het Nederlands verschaft werd. Het betrokken stuk is een conclusie die voor de heer Ros neergelegd werd in het kader van een gerechtelijke procedure die in Spanje gevoerd werd. Een vertaling van de volgens Mustang Inter relevante paragrafen uit deze conclusie, waaruit zij argumenten put, staat te lezen op bladzijde 35 van haar syntheseconclusie in hoger beroep. Het verzoek tot wering uit de debatten van het betrokken stuk is zodoende ongegrond. Wat betreft de uitspraak van het BHIM van 17 januari 2006 in verband met het merk Old River (stuk 29 van de Kaft rechtspraak en rechtsleer die neergelegd werd voor Mustang Inter) stelt het hof vast dat het een uitspraak betreft waarvan een Spaanse versie neergelegd werd, zonder dat er hiervan een (gehele of gedeeltelijke) vertaling in het Nederlands werd verschaft. Het hof begrijpt in voldoende mate de inhoud van de neergelegde beslissing. Er bestaat, gelet op hetgeen voorafgaat, geen aanleiding toe om het betrokken stuk uit de debatten te weren. De grond van het geschil. Voorafgaandelijk aan de bespreking van de middelen en argumenten die door partijen aangevoerd worden, stelt het hof het volgende vast :
27. Mustang Bekleidungswerke verwijt Mustang Inter dat zij in de Benelux het teken "MUSTANG" op schoenen en schoendozen gebruikt. Zij verwijt Framaco, Sirco en Capretto dat zij de bewuste schoenen, verpakt in de schoendozen waarvan sprake, verkoopt. Mustang Bekleidungswerke voert herhaaldelijk uitdrukkelijk aan dat zij in het kader van de procedures die zij ingeleid heeft tegen Mustang Inter, Framaco, Sirco en Capretto, procedures die beslecht werden door het bestreden vonnis, in het kader van de beroepsprocedure (slechts) twee tekens laakt, te weten deze die afgedrukt staan op bladzijde 11 van haar definitieve syntheseconclusie. Het betreft de twee tekens waarvan zij aanvoert dat zij "het inbreukplegend gebruik op schoenen in de Benelux heeft vastgesteld". De oorspronkelijke vordering van Mustang Bekleidungswerke strekte er toe "te zeggen voor recht dat Mustang Inter, Framaco, Sirco en Capretto zich door het gebruik van het teken MUSTANG voor schoenen schuldig gemaakt hebben aan inbreuken te kwader trouw op haar rechten op het merk MUSTANG dat het voorwerp uitmaakt van de Benelux inschrijving nummer 4.229 en van de internationale inschrijvingen met de nummers 484.304, 602.643 en 657.694". De vordering van Mustang Bekleidungswerke was en is gesteund op artikel 2.20.
28. a en b BVIE. Bespreking van de relevante middelen en argumenten die door de partijen aangevoerd worden.
29. Mustang Inter verzoekt het hof om vast te stellen dat Mustang Bekleidungswerke het gebruik van het merk met nummer 664.479, dat in vergelijking met de door Mustang Bekleidungswerke ingeroepen merken een "jonger ingeschreven" merk is, voor schoeisel heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, zodat de rechten om zich tegen dat gebruik te verzetten verwerkt zijn wegens gedogen. De door Mustang Bekleidungswerke gelaakte tekens worden gebruikt in een vorm die verschilt van het merk 664.479 in de vorm waarin het is ingeschreven. Mustang Inter beroept zich op artikel 9 van de Richtlijn 89/104 van 21 december 1988, dat luidt als volgt : "De houder in een Lid-Staat van een in artikel 4, lid 2 bedoeld ouder merk die het gebruik van een in die Lid-Staat later ingeschreven merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet meer op grond van het oudere merk vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard noch bezwaar maken tegen het gebruik van het jongere merk voor de waren of diensten vaarvoor dat jongere merk is gebruikt, tenzij het jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd". De implementatie van deze bepaling in artikel 14bis BMW (thans 2.24.1 BVIE zoals van toepassing sedert de inwerkingtreding op 1 januari 2004 van de wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001) luidt als volgt : "
30. De houder van een ouder merk die het gebruik van een ingeschreven jonger merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet meer op grond van zijn oudere recht de nietigheid van het jongere merk inroepen ingevolge artikel 14, onder B, onderdeel 1, noch zich verzetten tegen het gebruik van het jongere merk ingevolge artikel 13, onder A, lid 1, onder a, b en c, met betrekking tot waren waarvoor het merk is gebruikt, tenzij het te kwader trouw gedeponeerd is." Artikel 2.24.2 BVIE luidt als volgt : "
31. Het gedogen van het gebruik van een ingeschreven jonger merk als bedoeld in lid 1, geeft de houder van het later ingeschreven merk niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het oudere merk". Het hof overweegt dienaangaande het volgende :
32. Gelet op het feit dat het merk ingeschreven onder nummer 664.479 vervallen is sedert 27 september 2006 (cfr. artikel 2.26
33. BVIE), kan Mustang Inter zich hoe dan ook met ingang van deze datum wat dit vervallen merk betreft, niet meer beroepen op artikel 2.24 BVIE. Artikel 2.24 BVIE veronderstelt immers het gebruik van een voor de Benelux ingeschreven jonger merk dan dat van de houder van het oudere merk, hetgeen blijkt uit de lezing van lid
34. en
35. van dit artikel. Aangezien het ("jongere") merk ingeschreven onder nummer 664.479 vervallen is sedert 27 september 2006, is er sedert die datum geen sprake meer van "het gebruik van een ingeschreven jonger merk". Voor het teken dat het voorwerp uitmaakte van de inschrijving met nummer 664.479 bestaat er immers volgens de informatie die aan het hof meegedeeld werd, sedert 27 september 2006 geen geldige merkinschrijving meer. Gelet op het feit dat de oorspronkelijke vordering van Mustang Bekleidungswerke (met het voorwerp zoals ter gelegenheid van het overzicht van de procedurevoorgaanden uiteengezet werd), alsmede de tussenvorderingen (of, samengevat, het geschil tussen partijen) dateren van vóór het verval van het merk ingeschreven onder nummer 664.479, dient echter, niettegenstaande het verval van dit merk op 27 september 2006, beoordeeld te worden of er tot op die datum al dan niet sprake was van een bewust gedogen van het gebruik van dit merk vanwege Mustang Bekleidungswerke in de zin van artikel 2.24.
36. BVIE, zoals door Mustang Inter wordt ingeroepen.
37. Mustang Inter voert terecht aan dat noch uit de Richtlijn 89/104 d.d. 21 december 1988, noch uit artikel 2.24 BVIE blijkt dat enkel de houder van het jongere merk, met uitsluiting van diens licentiehouder, te weten Mustang Inter, dit artikel kan inroepen. Gelet op de inhoud van artikel 2.24.
38. BVIE behoort het aan Mustang Inter, die zich op dit artikel beroept, om aan te tonen dat tot op 27 september 2006 aan de volgende voorwaarden voldaan werd : -het bestaan van een gedurende vijf opeenvolgende jaren ingeschreven jonger merk; -het gebruik van dat merk gedurende vijf opeenvolgende jaren; -het bewust gedogen van dat gebruik van het ingeschreven merk door de houder van het oudere merk.
39. Er bestaat geen betwisting over het feit dat het gebruik van het merk MUSTANG voor schoeisel in de Benelux voor het eerst door Mustang Bekleidungswerke aangevochten werd op 27 september
40. De heer Ros was op dat ogenblik houder van het merk dat sedert 27 september 1996 ingeschreven was onder nummer 664.479 (internationale inschrijving met aanduiding van de Benelux). Op het ogenblik waarop Mustang Bekleidungswerke voor het eerst het gebruik door appellanten van het teken MUSTANG voor schoeisel in de Benelux aanvocht, was het merk 664.479, acht jaar ingeschreven.
41. Er bestaat geen betwisting tussen partijen over het feit dat er verschillen bestaan tussen de wijze waarop het merk is ingeschreven en de twee gelaakte tekens. Mustang Inter voert dienaangaande terecht aan dat krachtens artikel 5, C, 2 van het Unieverdrag van Parijs en artikel 2.26.
42. BVIE het gebruik van een merk in een vorm die verschilt van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, irrelevant is in de mate dat de verschillen het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk niet wijzigen. Bij het onderzoek naar de vraag of de gebruikte vorm afwijkingen bevat die het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk wijzigen, moet rekening gehouden worden met de dominante (of prominente) en onderscheidende bestanddelen van het ingeschreven merk. De waarneming dient te worden beoordeeld uit het oogpunt van de gemiddelde, normaal geïnformeerde, oplettende en omzichtige consument. Het hof stelt in casu vast dat Mustang Inter terecht aanvoert dat er tussen het tot 27 september 2006 ingeschreven merk 664.479 en het door Mustang Inter gebruikte beeld van een mustangpaard in een cirkel, zonder de vermelding "CALZADOS", geen noemenswaardige verschillen kunnen worden aangemerkt, hetgeen ook geoordeeld werd door de Rechtbank van 's Gravenhage in haar vonnis van 8 februari
43. Door de weglating van het woord "CALZADOS" ziet men immers niet in dat het onderscheidend vermogen van het betrokken merk zou gewijzigd zijn, aangezien de tekst "CALZADOS" in het teken als geheel in visueel opzicht van ondergeschikte betekenis is en het merk wordt gedomineerd door het dravende paardje met daarin in vette letters het woord "MUSTANG". Het besluit van het hof luidt echter anders wat de verschillen betreft tussen het merk dat ingeschreven was onder nummer 664.479 (waarvan het gebruik, met of zonder de vermelding van het woord "CALZADOS", tot op heden door Mustang Bekleidungswerke niet werd gelaakt) en de twee door Mustang Bekleidungswerke in het kader van deze procedure gelaakte tekens. Er kan immers in casu niet gesteld worden dat het woordbestanddeel MUSTANG, element van het merk dat ingeschreven was onder nummer 664.479, het meest dominante en onderscheidende element van dit merk uitmaakte en dat het beeld van een mustangpaard in een cirkel het onderscheidend vermogen ervan niet wijzigde. Het beeld van een mustangpaard in een cirkel fungeert in casu immers niet als een louter decoratief element en reproduceert niet louter het woordbestanddeel MUSTANG. Het brengt integendeel conceptueel en visueel iets bij en is op zich minstens even dominant of prominent als het woord MUSTANG. Daarenboven bewijst Mustang Inter geenszins hetgeen zij voorhoudt en is ook niet zonder meer aannemelijk dat het beeld van het mustangpaard veel minder gemakkelijk in de herinnering van het in aanmerking te nemen publiek (de gemiddelde, normaal geïnformeerde, oplettende en omzichtige consument) opgeslagen en terug opgeroepen wordt dan het woordbestanddeel MUSTANG, of nog dat de aandacht van het in aanmerking te nemen publiek in de eerste plaats uitgaat naar het woord MUSTANG. Bij de lezing van het vonnis dat op 8 februari 2006 gewezen werd door de Rechtbank van 's Gravenhage stelt het hof trouwens vast dat dit vonnis melding maakt van het feit dat door de heer Aguilar, merkhouder van het merk destijds ingeschreven onder nummer 664.479, in het kader van de procedure zelf aangevoerd werd dat "het beeldmerk wordt gedomineerd door het dravende paardje met daaronder in vette letter "Mustang" (...)", waaruit kan opgemaakt worden dat de merkhouder het dravende paardje minstens als een even dominerend bestanddeel van het merk aanzag als het woord "MUSTANG" (stuk 2 van Kaft IV van Mustang Inter, randnummer 4.3 van het vonnis). Uit hetgeen voorafgaat dient zodoende besloten te worden dat door de eerste rechter terecht werd geoordeeld dat er belangrijke en relevante verschillen bestaan tussen de twee tekens waarvan het gebruik door Mustang Bekleidungswerke aangevochten wordt en het merk dat ingeschreven was onder nummer 664.
44. Door de verschillen tussen het merk in de vorm waarin het was ingeschreven (een cirkel met bovenaan het woord "CALZADOS", in het midden een paardje en onderaan het woord "MUSTANG") en de vormen waarin het door middel van de beide gelaakte tekens gebruikt werd (de loutere vermelding van het woord "MUSTANG"), werd het onderscheidend vermogen van het merk ingeschreven onder nummer 664.479 gewijzigd, zodat er niet voldaan is aan één van de voorwaarden van artikel 2.24 BVIE. Het gebruik van de in het kader van deze procedure gelaakte tekens kan niet beschouwd worden als een gebruik van het merk ingeschreven onder nummer 664.
46. Vermits aan één voorwaarde van artikel 2.24.
47. BVIE niet voldaan is wat de twee door Mustang Bekleidungswerke gelaakte tekens betreft (de gelaakte tekens zijn geen voor de Benelux ingeschreven jonger merk), is het overbodig om, wat deze tekens betreft, te onderzoeken of aan de andere twee voorwaarden van dit artikel voldaan was. Het verweer van Mustang Inter gegrond op artikel 2.24.
48. BVIE faalt wat de twee gelaakte tekens betreft en alle andere middelen of argumenten dienaangaande dan deze die hiervoor door het hof werden besproken, zijn niet ter zake dienend. Volledigheidshalve voegt het hof toe aan hetgeen voorafgaat dat de tekens die door Mustang Bekleidungswerke gelaakt worden, als zodanig niet als merk ingeschreven werden in het Benelux merkenregister en dat hoe dan ook artikel 2.24.
49. BVIE door Mustang Inter niet werd/wordt ingeroepen wat deze tekens op zich betreft in de hypothese waarin door het hof zou geoordeeld worden dat de vormen waarin de gelaakte tekens gebruikt worden, het onderscheidend vermogen van het merk 664.479 wijzigen.
50. Het onderzoek van de vraag of er voldaan is aan de twee andere voorwaarden van artikel 2.24.
51. BVIE, met name het gebruik van het merk 664.479 gedurende vijf opeenvolgende jaren en het bewust gedogen van het gebruik van dat (op 27 september 1996 en tot 27 september 2006) ingeschreven jonger merk door Mustang Bekleidungswerke, houder van de door haar ingeroepen oudere merken, is nog relevant wat het merk betreft zoals het tot op 27 september 2006 was ingeschreven onder nummer 664.479 of in de vorm waarin het gebruikt werd zonder de vermelding van het woord "Calzados", gelet op het voorwerp van de oorspronkelijke vordering van Mustang Bekleidungswerke en van de tussenvorderingen van appellanten. Het merk 664.479 werd ingeschreven op 27 september
52. Om te beoordelen of er sprake is van een gebruik van het jongere merk 664.479 gedurende vijf opeenvolgende jaren kan ten vroegste de datum van de inschrijving van dit merk in aanmerking genomen worden, te weten 27 september 1996 en dit gelet op de bewoordingen van artikel 2.24 BVIE : (...) een ingeschreven jonger merk (...). (Eigen onderlijning van het hof) Op 22 juli 1998 werd het merk ingeschreven onder nummer 664.479 door de heer Ros in licentie gegeven aan Mustang Inter. Ten onrechte tracht Mustang Bekleidungswerke een argument te putten uit het feit dat de licentieovereenkomst niet ingeschreven werd in het Benelux merkenregister, zodat zij haar niet tegenstelbaar zou zijn (Mustang Bekleidungswerke verwijst naar artikel 2.33 BVIE dat bepaalt : "(...) de licentie kan niet aan derden worden tegengeworpen dan na inschrijving van het depot van een uittreksel der akte, waaruit (...) die licentie blijkt, of van een daarop betrekking hebbende, door de betrokken partijen ondertekende verklaring, mits dit depot is verricht met inachtneming van de bij uitvoeringsreglement gestelde vormvereisten en tegen betaling van de verschuldigde rechten. (...)"). Het is immers niet omdat de betrokken licentie niet ingeschreven was in het Benelux merkenregister dat het gebruik van het merk 664.479 niet gekend was door Mustang Bekleidungswerke. Het middel dat Mustang Bekleidungswerke uit artikel 2.33 BVIE tracht te putten wat de beoordeling betreft van de vraag te weten of er sprake was van een "bewust gedogen" in de zin van artikel 2.24.
53. BVIE is niet pertinent. Bij de beoordeling van de vraag te weten of er sprake was van een "bewust gedogen", dienen alle relevante concrete omstandigheden in acht genomen te worden, met dien verstande dat "bewust gedogen" in de zin van artikel 2.24.
54. BVIE slaat op het weten of behoren te weten dat een jonger ingeschreven merk wordt gebruikt zonder dat tegen dat gebruik wordt opgetreden en dat er sprake is van een "bewust gedogen" van zodra de houder van het oudere merk op de hoogte was of behoorde te zijn van het gebruik van het jonger ingeschreven merk. Volgens Mustang Bekleidungswerke kunnen er door Mustang Inter geen argumenten worden ingeroepen die slechts aan de merkhouder (de heer Ros) toekomen. Mustang Bekleidungswerke voert tevens aan dat Mustang Inter zich niet kan beroepen op het gebruik vóór haar oprichting door derden van het teken MUSTANG als merk voor schoenen in de Benelux, voor zover dergelijk gebruik in de Benelux voor schoenen al zou plaatsgevonden hebben, hetgeen Mustang Bekleidungswerke betwist. Appellanten voeren terecht aan dat het niet relevant is te weten wie het merk 664.479 in de Benelux voor schoenen gebruikte, aangezien het gebruik door al diegenen die zich van het merk bedienen bij de afzet van de producten en het verrichten van diensten, aan de merkhouder wordt toegeschreven. Wat relevant is, is te weten of Mustang Bekleidungswerke het gebruik van het teken met het woordbestanddeel MUSTANG dat het voorwerp uitmaakt van de inschrijving nummer 664.479, gedurende vijf opeenvolgende jaren heeft gedoogd en dat het gebruik waarvan sprake, plaatsvond met toestemming van de merkhouder. In casu dient onderzocht te worden of er tussen 27 september 1996 (datum van de inschrijving van het "jongere merk") en 27 september 2004 (datum van de neerlegging van het eerste verzoekschrift dat ertoe strekte om te kunnen overgaan tot een beslag inzake namaak, verzoekschrift waaruit blijkt dat zij het gebruik van het teken MUSTANG door appellanten voor schoeisel in de Benelux aanvocht) sprake was van een gebruik op onafgebroken wijze gedurende vijf jaar van het merk 664.479 voor de verkoop van schoenen in de Benelux - gebruik dat toegeschreven wordt aan de merkhouder - en of dit gebruik door Mustang Bekleidungswerke gedoogd werd. Er wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn belangrijkste functie, met name het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er enkel toe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van een merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening gehouden worden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan vastgesteld worden dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, in het bijzonder de gebruiken die in de economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk (HvJ EG, 11 maart 2003, Ansul v Ajax, C-40/01, nrs. 38 en 39). Wanneer het dient voor een reëel commercieel doel, kan, in bovengenoemde omstandigheden, ook een miniem gebruik van het merk of een gebruik door slechts één importeur in de betrokken lidstaat volstaan om aan te tonen dat van het merk een normaal gebruik is gemaakt (HvJ EG, 27 januari 2004, C-259/02, La Mer/Laboratoires Goemar). Gebruik van het merk op facturen richting wederverkopers/detailhandelaren, kan een reëel commercieel doel dienen in bovenvermelde zin, aangezien het op de markt van de detailhandelaren een reële functie kan vervullen ter onderscheiding van de waren als afkomstig van Mustang Inter. Ten onrechte voert Mustang Bekleidungswerke aan dat enkel gebruik richting consumenten/eindverbruikers in overweging mag genomen worden, daarvoor verwijzend naar het arrest Ansul/Ajax dat hiervoor geciteerd werd. Hetgeen Mustang Bekleidungswerke aanvoert wordt niet in voormeld arrest gesteld. Het hof stelt vast dat op facturen van Mustang Inter die neergelegd worden door Mustang Bekleidungswerke, het merk 664.479 staat afgedrukt en dat de oudste van de neergelegde facturen (te weten een factuur gericht tot Framaco, zijnde een detailhandelaar, afnemer van Mustang Inter en uitbater van winkels in België) dateert van 15 april 1999 (stuk 7 B, bijlage XXXIV van Mustang Bekleidungswerke). Het bewijs van het feit dat het merk 664.479 in de periode gaande van 27 september 1996 tot 27 september 2004 effectief gedurende minstens vijf opeenvolgende jaren door Mustang Inter in de Benelux gebruikt werd voor schoeisel, wordt geleverd door de neergelegde facturen gaande van 15 april 1999 (cfr. supra) tot september 2004 en die zodoende een periode bestrijken van meer dan vijf jaren, tijdens dewelke door Mustang Inter op ononderbroken wijze gebruik gemaakt werd op facturen opgesteld naar aanleiding van de verkoop van schoenen, gericht tot diverse detailhandelaars die handel drijven in België en Nederland, van het merk 664.479 (cfr stuk 7 B, bijlage XXXIV, stuk 7 A, XIV tot en met XXIV van Mustang Bekleidungswerke en Kaft V 6 tot en met 10 van Mustang Inter). Mustang Bekleidungswerke voert in de onderhavige procedure aan dat zij van het gebruik van het kwestieuze merk slechts kennis genomen heeft in de loop van
55. Appellanten betwisten dit en verwijzen voor het bewijs van het bewust gedogen van het gebruik van het merk 664.479 gedurende vijf opeenvolgende jaren in de Benelux voor schoeisel, naar het arrest dat op 8 februari 2006 gewezen werd door de rechtbank te ' s Gravenhage. Dit vonnis heeft, in strijd met hetgeen Mustang Inter beweert, geen gezag van gewijsde, weze het maar omdat het gewezen werd in het kader van een procedure die andere partijen tegenstelde dan deze die partij zijn in het kader van de huidige procedure (cfr. artikel 23 Ger. W.). Dat het vonnis d.d. 8 februari 2006 van de Rechtbank van 's Gravenhage geen gezag van gewijsde heeft, neemt echter niet weg dat het hof vermag acht te slaan op de verklaringen die door de partijen gedaan werden in het kader van de procedure die tot dit vonnis aanleiding gaf. Mustang Bekleidungswerke verklaarde in het kader van die procedure het volgende : "Vooropgesteld zij dat het nog niet zo lang is als Aguilar suggereert dat de merken naast elkaar bestaan. Aguilar is pas halverwege de jaren negentig in Duitsland en pas eind jaren negentig in de Benelux actief geworden. (...)" (Conclusie van repliek neergelegd voor Mustang Bekleidungswerke in de zaak met rolnummer 2004.3141, randnummer 7). Uit de lezing van de conclusie van repliek waaruit de voormelde zin geciteerd werd, blijkt dat met "de merken" onder meer het merk 664.479 wordt bedoeld. Uit het voormelde citaat kan zodoende afgeleid worden, enerzijds, (zoals ook de Rechtbank van 's Gravenhage in haar vonnis van 8 februari 2006 deed onder randnummer 4.10) dat Mustang Bekleidungswerke kennis had van het gebruik door de heer Ros (Aguilar) sedert eind jaren '90 in de Benelux van "MUSTANG" als handelsnaam en als (onderdeel van) woord- en beeldmerken en, anderzijds, dat dit gebruik onder meer gebeurde door middel van het merk 664.
56. Aangezien Mustang Bekleidungswerke het gebruik van het merk kent sedert de jaren '90, kende zij het tijdens de relevante periode van 27 september 1996 en daarna gedurende vijf opeenvolgende jaren. Zoals hiervoor reeds werd gesteld, is het niet relevant van wie het gebruik van het merk uitging, zolang het plaatsvond mits toestemming van de merkhouder en dus aan deze laatste kon toegeschreven worden. Dit laatste was minstens van 15 april 1999 tot september 2004 in casu het geval, aangezien Mustang Inter op 22 juli 1998 de licentiehouder werd van het merk 664.
57. Mustang Bekleidungswerke is slechts tegen het gebruik van dit merk opgetreden met ingang van 27 september 2004 (eerste verzoekschrift beslag inzake namaak) en heeft het gebruik zodoende gedurende ten minste vijf opeenvolgende jaren gedoogd. Zoals hiervoor reeds werd gesteld, was het betrokken merk slechts ingeschreven tot 27 september 2006 en kunnen appellanten zich zodoende enkel op het gedogen van het gebruik van dit merk, en dus van het woord MUSTANG in combinatie met het paard in de cirkel, beroepen tot op het ogenblik waarop het was ingeschreven en dus tot uiterlijk 27 september
58. Mustang Bekleidungswerke kon zich bij toepassing van artikel 2.24.1 BVIE tot voormelde datum niet verzetten tegen het gebruik voor schoenen in de Benelux van het woord MUSTANG in combinatie met het paard in de cirkel. Het hof stelt vast dat het gebruik van dat teken (volgens de eigen beweringen van Mustang Bekleidungswerke) - al dan niet als merk - thans nog steeds niet aangevochten of gelaakt wordt door Mustang Bekleidungswerke, hoewel vast is komen te staan dat ze het gebruik ervan kende (zie supra). Aangezien het gebruik tot op heden niet gelaakt wordt, is er thans niets wat zich tegen het gebruik ervan door Mustang Inter voor schoeisel in de Benelux verzet.
59. Hiervoor werd reeds gesteld dat Mustang Bekleidungswerke zich beroept op de artikels 2.20.
60. a. en b. BVIE en zich daarvoor onder meer baseert op de exclusieve rechten van Mustang Bekleidungswerke op het woordmerk MUSTANG die voortvloeien uit de internationale inschrijving met nummer 484.304 van 28 maart 1984 (stuk 2 van Mustang Bekleidungswerke). Mustang Inter verzoekt het hof echter om voor recht te zeggen dat de rechten voor de Benelux op het woordmerk MUSTANG voor schoeisel dat het voorwerp uitmaakt van de internationale inschrijving 484.304 van 28 maart 1984 (het oudste van de door Mustang Bekleidungswerke voor schoeisel ingeroepen merken) vervallen zijn wegens niet-gebruik, minstens voor recht te zeggen dat Mustang Bekleidungswerke zich op grond van artikel 2.27.
61. BVIE niet meer op basis van haar merkinschrijving met nummer 484.304 kan verzetten tegen het gebruik van het merk MUSTANG voor schoenen door Mustang Inter. Zij verzoekt tevens de doorhaling uit te spreken van de vervallen verklaarde inschrijving. Volgens Mustang Inter zou de eerste rechter ten onrechte geoordeeld hebben dat er in casu sprake was van "heling" of "herstel van verval" door het gebruik van het merk dat een aanvang nam in
62. De eerste rechter zou er, aldus beslissend, geen rekening mee gehouden hebben dat er, wat de Benelux betreft, een onderscheid moet gemaakt worden tussen twee regimes en zou daarbij het verkeerde regime toegepast hebben. Mustang Inter verwijst naar het Protocol van 2 december 1992 (in werking getreden op januari 1996) houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, artikel 5, 3 (oud) en 14, D (oud) BMW - "nieuwe" artikels 5.3, a en 14,c BMW (thans de artikels 2.26.
63. a. en 2.
65. en
66. BVIE). Het hof overweegt dienaangaande het volgende : Geregistreerde merken moeten gebruikt worden op straffe van verval. Enerzijds is het door middel van de sanctie van verval bij gebrek aan gebruik de bedoeling om te verhelpen aan de groeiende moeilijkheden om beschikbare merken te vinden. Anderzijds strookt dit eveneens met de aard zelf van het merk. Het merk is immers geen teken dat als dusdanig dient te worden beschermd, het wordt beschermd in de mate dat het producten of diensten van een bepaalde onderneming onderscheidt. Als het verval van een niet-gebruikte merk niet wordt ingeroepen, kan het latente gebrek desgevallend worden "geheeld" door de houder. Wat het Benelux systeem betreft, dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de periode vóór en deze na de invoering van het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken per 1 januari
67. Artikel 5,3 (oud) BMW bepaalt: "Het recht op het merk vervalt (...) voor zover, hetzij binnen drie jaren volgend op het depot, hetzij gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren, noch door de merkhouder, noch door een licentiehouder, zonder geldige reden, enig normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Beneluxgebied (...)" Overeenkomstig artikel 14,d, (oud) BMW spreekt de rechter ambtshalve de doorhaling uit van de depots waardoor de vervallen verklaarde rechten zijn verkregen. Onder het oude regime was het dus niet mogelijk om een merk van verval te redden door er een hernieuwd gebruik van te maken. Het nieuwe artikel 5.2, a. BMW (thans artikel 2.26.
68. a. BVIE) bepaalde : "Het recht op het merk wordt, binnen de in artikel 14, onder c), gestelde grenzen vervallen verklaard a) voor zover gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden, geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Beneluxgebied voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven (...)". Het nieuwe artikel 14, c, BMW (thans artikel 2.
70. en
71. BVIE) bepaalde : "Iedere belanghebbende kan het verval van het merkrecht inroepen in de gevallen vermeld in artikel 5,
72. Het verval van een merkrecht op grond van artikel 5,2,a, kan niet meer worden ingeroepen, wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de periode van vijf jaren en de instelling van de vordering tot vervallenverklaring voor het eerst of opnieuw is gebruikt (...)". Teneinde het Benelux recht aan te passen aan de Merkenrichtlijn, werden er zodoende twee wijzigingen aangebracht : de niet gebruikstermijn werd voor alle gevallen geharmoniseerd op vijf jaren en de nieuwe figuur van het herstel door gebruik werd ingevoerd. Het Protocol van 2 december 1992 dat de BMW aanpast aan de Merkenrichtlijn (hierna "het Protocol") bevat onder meer de volgende overgangsbepalingen : -artikel IV : "Op depots, welke tenminste drie jaren voor de inwerkingtreding van dit Protocol zijn verricht, blijft artikel 5, onder 3, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, zoals dit luidde voor de inwerkingtreding van dit Protocol, van toepassing"; -artikel V : "de houder van een merk kan geen gebruik als bedoeld in artikel 14, onder C, doen gelden, dat aan de datum van inwerkingtreding van dit Protocol voorafgaat.". Uit de Memorie van Toelichting bij het Protocol in verband met de voornoemde artikels, kan afgeleid worden dat artikel 5,3, oud van toepassing blijft op depots van vóór 1 januari
73. Hetgeen voorafgaat impliceert dat merkenrechten die niet normaal zijn gebruikt gedurende de relevante periodes van drie en vijf jaar, onherstelbaar zijn vervallen. Depots daterend van vóór 1 januari 1993 die op 1 januari 1996 niet vervallen waren, kunnen als gevolg van de onmiddellijke inwerkingtreding van het Protocol (artikel 14,c)), in geval van later niet-gebruik gedurende een termijn van vijf jaar of meer, door hergebruik herleven. Depots daterend van vóór 1 januari 1993 die echter vervallen zijn bij toepassing van de oude wet, zijn onherroepelijk vervallen en kunnen door gebruik na 1 januari 1996 niet herleven. Gelet op hetgeen voorafgaat laat Mustang Inter terecht gelden dat een juiste interpretatie van de artikelen IV en V van het Protocol tot de volgende conclusie leidt : -depots daterend van vóór 1 januari 1993 die vóór 1 januari 1996 niet gebruikt werden, zijn onherroepelijk vervallen; -depots daterend van vóór 1 januari 1993 die binnen de drie jaar na het depot gebruikt werden, doch waarvan het gebruik nadien stopgezet werd en de termijn voor vervallenverklaring (vijf jaar) nog loopt op 1 januari 1996 (zodat de periode zal eindigen onder het nieuwe systeem), kunnen worden geheeld door gebruik na 1 januari
74. (cfr. aangaande de "heling" van vervallen merken : Péters Ph.,"Heilung. Mort et resurrection ? Dood en verrijzenis ?", BMM Bulletin, 2005/2, p. 72-75) Mustang Bekleidungswerke voert zelf aan dat zij het merk ingeschreven op 28 maart 1984 onder nummer 484.304 slechts voor schoeisel in de Benelux gebruikt heeft in
75. Aangezien het merk niet gebruikt werd binnen de drie jaar na het depot ervan, was het merk onherroepelijk vervallen op 28 maart 1987 (en a fortiori op 1 januari 1996). De eerste rechter heeft zodoende ten onrechte geoordeeld dat er in casu sprake was van een "heling" van het betrokken merk. De internationale inschrijving met nummer 484.304 d.d. 28 maart 1984 wordt dan ook vervallen verklaard overeenkomstig artikel 5,3 (oud) en 14, D (oud) BMW en de doorhaling van deze inschrijving wordt zodoende bevolen. Mustang Bekleidungswerke kan zich niet beroepen op enig merkrecht voortvloeiend uit het vervallen merk waarvan sprake. Zij kan er op basis van artikel 2.27.
76. BVIE geen middel of argument uit putten in verband met het door haar ingeroepen artikel 2.20.
77. a, b of c BVIE.
78. Mustang Inter vordert dat voor recht zou gezegd worden dat Mustang Bekleidungswerke zich op grond van artikel 2.27.3 BVIE niet meer op basis van haar merkinschrijvingen met nummer 602.643 en nummer 657.694 kan verzetten tegen het gebruik van het merk MUSTANG voor schoenen door Mustang Inter. Artikel 2.
80. a. BVIE (ex artikel 5.2, a BMW) bepaalt het volgende : "Het recht op een merk wordt, binnen de in artikel 2.27 gestelde grenzen, vervallen verklaard voor zover na de datum van inschrijving : a. gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven (...)" Artikel 2.27.
81. BVIE luidt als volgt : "Het verval van een merkrecht op grond van artikel 2.26, lid 2., sub a., kan niet meer worden ingeroepen, wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de periode van vijf jaren en de instelling van de vordering tot vervallenverklaring voor het eerst of opnieuw normaal is gebruikt.(...)" Artikel 2.27.3 BVIE bepaalt het volgende : "De houder van het merkrecht ten aanzien waarvan het verval ingevolge lid 2 niet meer kan worden ingeroepen, kan zich niet ingevolge 2.20, lid 1, sub a, b en c, verzetten tegen het gebruik van een merk waarvan het depot is verricht tijdens de periode waarin het oudere merkrecht vervallen kon worden verklaard op grond van artikel 2.26, lid 2, sub a." Onderzocht dient te worden of de merken ingeschreven onder de nummers 602.643 en 657.694 konden vervallen verklaard worden op grond van artikel 2.26, lid 2, sub a. BVIE. De betrokken merken werden ingeschreven op de volgende data : -internationale inschrijving nummer 602.643 van het beeldmerk MUSTANG d.d. 13 mei 1993 voor onder meer klasse 25 (kledingstukken en schoeisel), met gelding in onder meer de Benelux; -internationale inschrijving nummer 657.694 van het beeldmerk MUSTANG d.d. 21 februari 1996 voor onder meer klasse 25 (kledingstukken en schoeisel), met gelding in onder meer de Benelux. Het hof stelt vast dat niet aangetoond wordt en zelfs niet aannemelijk gemaakt wordt dat er sedert de respectieve data van inschrijving van de betrokken merken gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van de betrokken merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren of diensten waarvoor ze zijn ingeschreven. De inhoud van bijlage C, getiteld "De voorgeschiedenis van huidig geschil", van de syntheseconclusie in hoger beroep d.d. 8 februari 2007 van Mustang Inter laat integendeel het tegenovergestelde vermoeden, aangezien daarin onder meer het volgende te lezen staat : "Ook MBGC (Mustang Bekleidungswerke) bracht destijds een vrij succesvol product op de Europese markt. De Duitse MUSTANG jeansbroeken kenden immers een tiental jaar geleden succes bij de Belgische (en Nederlandse) consument. (...) De verkoop van de Duitse jeansbroeken onder het merk MUSTANG is ondertussen, althans in de Benelux, en meer bepaald in België, sterk (tot quasi-volledig) afgenomen. (...)" (Eigen onderlijning door het hof) Dit onderdeel van de vordering van Mustang Inter is zodoende ongegrond.
82. Mustang Inter beroept zich op de vreedzame coëxistentie van het gebruik van "MUSTANG" door Mustang Bekleidungswerke en Mustang Inter. Mustang Bekleidungswerke zou haar merken sedert de jaren '90 tot 2002 in de Benelux enkel gebruikt hebben voor (jeans)kleding en Mustang Inter zou haar merk en de gelaakte tekens sedert 1996 in de Benelux enkel gebruikt hebben voor schoenen. Er zou volgens Mustang Inter ingevolge de "vreedzame coëxistentie" die er in het verleden in de Benelux bestond, dienen aangenomen te worden dat er geen verwarringsgevaar is in de Benelux tussen het gebruik van "MUSTANG" door Mustang Inter en de Mustang-merken van Mustang Bekleidungswerke. Het hof merkt eerst en vooral op dat wat er zich tussen partijen afgespeeld heeft buiten de Benelux (in Israël of elders) niet relevant is. Vervolgens stelt het hof vast dat Mustang Bekleidungswerke weliswaar het gebruik van het merk 664.479, met daarin het woordbestanddeel MUSTANG gedurende vijf opeenvolgende jaren gedoogd heeft voor schoeisel in de Benelux (cfr. supra), doch dat zij niet het gebruik gedoogt van de gelaakte tekens, noch het gebruik van de merken ingeschreven onder de nummers 639.511 (Benelux inschrijving) en 827.830 (Internationale inschrijving) die het voorwerp waren van de procedure voor de Rechtbank van 's Gravenhage. Partijen hebben geprobeerd om in Europa (waaronder de landen van de Benelux) een samenwerking tot stand te brengen, doch zijn daar niet in geslaagd. In de concrete omstandigheden van de zaak kan zodoende niet geconcludeerd worden tot de vreedzame coëxistentie van merken of tekens, waarop Mustang Inter zich beroept.
83. Mustang Bekleidungswerke kan zich rechtmatig beroepen op het merk MUSTANG dat het voorwerp uitmaakt van : -de Benelux inschrijving nummer 4.229 van het woordmerk MUSTANG d.d. 5 februari 1971 voor klasse 25 (kleding); - de internationale inschrijving nummer 602.643 van het beeldmerk MUSTANG d.d. 13 mei 1993 voor onder meer klasse 25 (kledingstukken en schoeisel), met gelding in onder meer de Benelux; -de internationale inschrijving nummer 657.694 van het beeldmerk MUSTANG d.d. 21 februari 1996 voor onder meer klasse 25 (kledingstukken en schoeisel), met gelding in onder meer de Benelux. Zoals reeds gesteld, is de vordering van Mustang Bekleidungswerke gesteund op artikel 2.20.
84. a en b BVIE. Voor alle duidelijkheid, wijst het hof er andermaal op dat de tekens die door Mustang Bekleidungswerke in het kader van deze procedure gelaakt worden, deze zijn die afgedrukt staan op bladzijde 11 van haar definitieve syntheseconclusie.
85. Artikel 2.20
86. BVIE bepaalt dat het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht geeft, op grond waarvan hij iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken kan verbieden : "a. wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven; b. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende gevaar voor associatie met het merk".
87. Een merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 1 a. BVIE veronderstelt zodoende de volgende cumulatieve voorwaarden : -het bestaan van een merk dat geldig is in de Benelux; -het gebruik door een ander dan de houder van dit merk; -het gebruik door deze andere partij van dit merk voor dezelfde waren als deze waarvoor het merk van de merkhouder is ingeschreven; -het gebruik door deze andere partij van dit merk in het economisch verkeer. Hiervoor werd reeds gesteld dat de inschrijving van het woordmerk MUSTANG onder nummer 484.304 vervallen is, zodat Mustang Bekleidungswerke zich niet op dit merk kan beroepen. De internationale inschrijvingen van de merken onder de nummers 602.643 en 657.694, die onder meer geldig zijn in de Benelux en waarop Mustang Bekleidungswerke zich beroept met betrekking tot artikel 2.20
88. a. BVIE (Mustang Bekleidungswerke beroept zich - logischerwijze - niet op haar Benelux inschrijving met nummer 4.229 voor kleding), zijn geldige inschrijvingen van beeldmerken voor, onder meer, schoenen. Een teken is gelijk aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen (HvJ EG, LTJ Diffusion/Sadas Vertbaudet, 20 maart 2003, C-291/00, nr. 54). De waarneming van gelijkheid tussen een teken en een merk moet in haar geheel worden beoordeeld uit het oogpunt van de gemiddelde, normaal geïnformeerde, oplettende en omzichtige consument. De gemiddelde consument heeft slechts een algemene indruk van het teken. Hij heeft immers slecht zelden de mogelijkheid tekens en merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Bovendien kan zijn aandacht groter of kleiner zijn naargelang van de soort waren of diensten. (HvJ EG, LTJ Diffusion/Sadas Vertbaudet, o.c. nr. 52) Aangezien de waarneming van gelijkheid tussen een teken en een merk niet berust op een rechtstreekse vergelijking van alle kenmerken van de vergeleken bestanddelen, kunnen onbeduidende verschillen tussen een teken en een merk aan de aandacht van de gemiddelde consument ontsnappen (HvJ LTJ Diffusion/Sadas Vertbaudet, o.c. nr. 53). Het hof stelt vast dat in casu de gebruikte gelaakte tekens geen gelijk of identiek gebruik uitmaken door Mustang Inter van de beeldmerken ingeschreven onder de nummers 602.643 en 657.694, die beide in hun geheel beschouwd in vergelijking met de gelaakte tekens verschillen vertonen die dermate beduidend zijn dat zij niet aan de aandacht van de gemiddelde consument ontsnappen. Een inbreuk op artikel 2.20
89. a. BVIE door appellanten staat zodoende niet vast, aangezien één van de voorwaarden daartoe niet vervuld is.
90. Een merkinbreuk in de zin van artikel 2.20
91. b. BVIE vergt de volgende cumulatieve voorwaarden : -het bestaan van een merk dat geldig is in de Benelux; -het gebruik door een andere partij van dit merk of van een daarmee overeenstemmend teken waardoor de mogelijkheid van verwarring bestaat; -het gebruik door deze andere partij van dit merk voor de waren waarvoor het merk van de merkhouder is ingeschreven of voor soortgelijke waren; -het gebruik door deze andere partij van dit merk in het economisch verkeer. Aangezien de inschrijving van het woordmerk MUSTANG onder nummer 484.304 vervallen is, kan Mustang Bekleidungswerke zich niet op dit merk beroepen. Zij kan zich wel beroepen op haar inschrijvingen met nummers 4.229 (Beneluxinschrijving van het woordmerk MUSTANG) en met nummers 602.643 en 657.694 (internationale inschrijvingen van twee beeldmerken MUSTANG); De Benelux inschrijving nummer 4.229 van het woordmerk MUSTANG voor kleding, de internationale inschrijving met nummer 602.643 van het beeldmerk MUSTANG voor kledingstukken en schoeisel en de internationale inschrijving onder het nummer 657.694 van het beeldmerk MUSTANG voor kledingstukken en schoeisel, die onder meer geldig zijn in de Benelux, zijn geldige merkinschrijvingen. In het kader van het onderzoek naar de gegrondheid van de vordering van Mustang Bekleidungswerke in zoverre gebaseerd op artikel 2.20
92. b BVIE dienen de twee door deze laatste gelaakte tekens en de door haar ingeroepen merken op haar naam met elkaar vergeleken te worden voor de beoordeling van het verwarringsgevaar op basis van de geldende principes van het merkenrecht. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar bij het betrokken publiek (de gemiddelde, normaal geïnformeerde, oplettende en omzichtige consument) moet rekening gehouden worden met alle gegevens van het concrete geval en in het bijzonder met de onderscheidende kracht van het ingeroepen merk, de bekendheid ervan, de graad van overeenstemming tussen merk en teken - waarbij dient rekening gehouden te worden met het onderscheidende element van het merk - en de graad van soortgelijkheid tussen de betrokken waren (HvJ EG, 11 november 1997, I.R.D.I., 1997, p. 277, nummer 22; HvJ, 29 september 1998, I.R.D.I., 1998, p. 362 nummers 15-18) Bij de appreciatie van het verwarringsgevaar is een synthetische beoordeling van het merk en het teken vereist (HvJ, 11 november 1997, l.c., nummer 23; HvJ, 29 september 1998, l.c., nummer 16). De globale beoordeling wat de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis betreft, dient te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen (HvJ EG, 22 juni 1999, I.R.D.I., 2000, p. 243, nummers 19). De louter auditieve gelijkenis tussen een merk en een teken kan voldoende zijn om tot een verwarringsrisico te besluiten. Door het Hof van Justitie wordt in verband met de beoordeling van het verwarringsgevaar onderstreept dat "de globale beoordeling van het verwarringsgevaar een zekere onderlinge samenhang veronderstelt tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben (HvJ EG, 29 september 1998, I.c., nummer 17). Concreet betekent dit dat een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten kan worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd. Op grond van de globale beoordeling dient te worden besloten tot het bestaan van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen, dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen, afkomstig zijn (HvJ EG, 29 september 1998, I.c., nummer 29). Er wordt in casu door Mustang Inter betwist dat de merken die door Mustang Bekleidungswerke ingeroepen worden, sterke merken zijn, met een sterk onderscheidend vermogen. Het onderscheidend vermogen van de door Mustang Bekleidungswerke rechtmatig ingeroepen merken blijkt uit feit dat Mustang Bekleidungswerke reeds sedert een tiental jaren (jeans)kleding verkoopt in de Benelux op locaties die een grote aantrekkingskracht uitoefenen op het grote publiek (het hof verwijst dienaangaande naar stuk I, 12 van het stukkenbundel van Framaco en Sirco waaruit blijkt dat de "Ken" winkels van Framaco zijn gesitueerd in "toplocaties" en de niet-betwiste bewering van Framaco en Sirco dat zich in de buurt van deze "Ken" winkels kledingwinkels bevinden waar o.a. Mustangbroeken van Mustang Bekleidungswerke verkocht worden) en uit de door Mustang Bekleidungswerke neergelegde stukken die aantonen dat zij sedert minstens 2002 uitgebreid een verzorgde publiciteit voert en aan de hand van de verkoop van (jeans)kleding een aanzienlijk zakencijfer realiseert in de Benelux (stukken 30 t/m 32 van Mustang Bekleidungswerke). Eén van de ingeroepen merken werd ingeschreven voor kleding (inschrijving dd 5 februari 1971) en twee andere ingeroepen merken werden ingeschreven voor schoeisel en kleding (inschrijvingen dd. 13 mei 1993 en 21 februari 1996). De door Mustang Bekleidungswerke gelaakte tekens worden door appellanten gebruikt voor schoenen. Schoeisel en kleding zijn soortgelijke waren. Ze zijn immers commercieel zeer verwant en zijn tevens naar hun aard, bestemming en gebruik gelijk of minstens zeer complementair Rekening houdend met de bekendheid van de door Mustang Bekleidungswerke ingeroepen merken - zij het voor kleding of schoeisel - evenals met het auditief karakter van de door appellanten gebruikte gelaakte tekens, en de soortgelijkheid van de onder de tekens aangeboden producten, doet de synthetische appreciatie van de tekens in kwestie besluiten dat de twee gelaakte tekens MUSTANG die gebruikt worden door appellanten, verwarring kunnen doen ontstaan met de door Mustang Bekleidungswerke ingeroepen MUSTANG- merken. Door het gebruik van de twee gelaakte tekens kan verwarring ontstaan, doordat ten onrechte de indruk gewekt wordt dat de door appellanten onder de gelaakte tekens aangeboden producten van dezelfde onderneming of minstens van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Om de hiervoor uiteengezette redenen is er dan ook sprake van verwarringsgevaar tussen de door Mustang Bekleidungswerke ingeroepen merken en de twee gelaakte door appellante gebruikte tekens MUSTANG. Er is sprake van een "gebruik van een merk in het economisch verkeer" in de zin van de BMW, indien dit gebruik plaatsvindt in het kader van een bedrijf, van een beroep of van enige andere - niet in de particuliere sfeer verrichte - activiteit waarmee een economisch voordeel beoogd wordt (Benelux Gerechtshof, 9 juli 1984, Nijs C.S./CIBA-GEIGY, Jur., 1984). Het gebruik dat elk der appellanten maakt van de litigieuze tekens MUSTANG maakt een gebruik uit "in het economisch verkeer", aangezien het een gebruik van deze tekens betreft in het kader van hun bedrijfsactiviteit, waarmee ze het bekomen van een economisch voordeel beogen. Terecht voert Mustang Bekleidungswerke zodoende aan dat dient besloten te worden dat appellanten een inbreuk gepleegd hebben op haar merkrechten in de zin van artikel 2.20
93. b. BVIE door het gebruik van de twee door Mustang Bekleidungswerke gelaakte tekens (het hof verwijst wat de inbreuk in hoofde van Framaco, Sirco en Capretto betreft naar hetgeen hieronder meer uitgebreid uiteengezet wordt) als merk (wat het gebruik als merk betreft, verwijst het hof eveneens naar hetgeen hieronder uiteengezet wordt).
94. Mustang Inter voert, op haar beurt, terecht aan dat Mustang Bekleidungswerke zich niet kan verzetten tegen het gebruik van het teken MUSTANG als (onderdeel van) haar handelsnaam en verwijst hiervoor terecht naar artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883 (hierna "het Unieverdrag van Parijs") en artikel 2.23.
95. a. BVIE. Artikel 8 van het Unieverdrag van Parijs bepaalt dat de handelsnaam zal beschermd worden zonder verplichting van depot of inschrijving, onverschillig of hij al dan niet deel uitmaakt van een fabrieks- of handelsmerk. Artikel 2.23.1.a BVIE luidt als volgt : "
96. Het uitsluitend recht (bedoeld wordt het uitsluitend recht waarvan sprake in artikel 2.20.1 BVIE) omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer door een derde : a. van diens naam en adres ; (...) één en ander voor zover er sprake is van een eerlijk gebruik in handel en nijverheid." Ten onrechte voert Mustang Bekleidungswerke aan dat voormeld artikel van het BVIE alleen natuurlijke, en geen rechtspersonen betreft. Dienaangaande staan immers de volgende overwegingen te lezen in het arrest dat op 16 november 2004 gewezen werd door het Hof van Justitie EG inzake Anheuser-Busch/Budejovicky Budvar, C-245/02, overwegingen die het hof zich eigen maakt : "
97. Het is juist dat de Raad van de Europese Unie en de Commissie van de Europese Gemeenschappen een in het proces-verbaal van de Raad bij de vaststelling van richtlijn 89/104 opgenomen gemeenschappelijke verklaring hebben afgegeven volgens welke deze bepaling enkel betrekking heeft op de naam van natuurlijke personen.
98. De uitlegging die in een dergelijke verklaring wordt gegeven, kan evenwel niet in aanmerking worden genomen wanneer de inhoud ervan nergens in de tekst van de betrokken bepaling is terug te vinden, en heeft derhalve geen juridische waarde. Deze beperking is door de Raad en de Commissie overigens uitdrukkelijk erkend in de aanhef van hun verklaring, volgens welke "de hierna weergegeven verklaringen van de Raad en de Commissie (...) geen onderdeel (vormen) van de rechtshandeling en (...) de uitlegging ervan door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen onverlet (laten)" (...).
99. De aanzienlijke beperking van het begrip "naam", zoals deze uit de in punt 78 van het onderhavige arrest vermelde verklaring voortvloeit, is echter niet terug te vinden in de bewoordingen van artikels 6, lid 1, sub a, van richtlijn 89/
100. Bijgevolg heeft deze verklaring geen juridische waarde." Het Hof van Justitie vervolgt in het hiervoor geciteerde arrest in de volgende zin : "
101. De in artikel 6, lid 1, sub a, van de richtlijn 89/104 (artikel 2.23.1.a. BVIE) bedoelde uitzondering kan in beginsel door een derde worden ingeroepen om ter aanduiding van zijn handelsnaam gebruik te mogen maken van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk, ook al gaat het om een onder artikel 5, lid 1, van deze richtlijn vallend gebruik, dat de houder van het merk krachtens de uitsluitende rechten die deze bepaling hem verleent, in beginsel zou kunnen verbieden.
102. Daartoe moet wel sprake zijn (van een) gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, het enige in artikel 6, lid 1, van de richtlijn 89/104 vermelde beoordelingscriterium. De voorwaarde van "eerlijk gebruik" is in wezen een uiting van de verplichting tot loyaliteit ten opzichte van de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder (...)"." Het hof stelt in casu vast dat er geen betwisting kan bestaan over het feit dat Mustang Inter sedert haar oprichting in september 1995 het woord MUSTANG als (onderdeel van) haar handelsnaam gebruikt. Er wordt niet bewezen of aannemelijk gemaakt dat dit gebruik in strijd is met een eerlijk gebruik in nijverheid en handel. Het hof verwijst dienaangaande trouwens naar hetgeen hiervoor uiteengezet werd aangaande het bewust gedogen door Mustang Bekleidungswerke van het gebruik van het merk 664.479, waarvan het woord MUSTANG een bestanddeel vormt. Mustang Bekleidungswerke heeft zich voorafgaandelijk aan de onderhavige procedure nooit verzet tegen het gebruik door Mustang Inter van het woord MUSTANG als (onderdeel van) haar handelsbenaming, weze het op grond van haar merkrechten of op grond van een "eerlijk gebruik in nijverheid en handel" in de zin van artikel 2.23.
103. BVIE. Gelet op voormeld artikel 2.23.1 BVIE en het feit dat er, rekening houdend met alle concrete relevante omstandigheden van de zaak, geen gebruik van de handelsnaam MUSTANG in strijd met een eerlijk gebruik in nijverheid en handel vaststaat, kan Mustang Bekleidungswerke zich op basis van haar merkrechten niet verzetten tegen het gebruik door Mustang Inter van haar handelsnaam. Het beantwoorden van de andere middelen van partijen dienaangaande, dan deze die hiervoor besproken werden, is overbodig.
104. Mustang Inter voert aan dat, gelet op de omstandigheden eigen aan de zaak, het verzet door Mustang Bekleidungswerke tegen het gebruik van het merk MUSTANG voor schoenen door Mustang Inter in de Benelux rechtsmisbruik uitmaakt. De oorspronkelijke vordering van Mustang Bekleidungswerke, gesteund op haar merkrechten, is binnen de in onderhavig arrest bepaalde grenzen, gegrond. Van een rechtsmisbruik door Mustang Bekleidungswerke van haar merkrechten, zoals voorgehouden door Mustang Inter, is zodoende geen sprake.
105. Evenmin kan met betrekking tot de gelaakte tekens door appellanten voorgehouden worden dat Mustang Bekleidungswerke de schijn gewekt heeft dat Mustang Inter deze beide tekens rechtmatig voor de commercialisatie van haar schoenen in de Benelux kon gebruiken. De overeenkomst die tussen partijen met betrekking tot Israël werd gesloten is in verband daarmee niet relevant, aangezien het geen Benelux lidstaat betreft. Voor het overige verwijst het hof naar hetgeen hiervoor reeds uiteengezet werd aangaande de gelaakte tekens en voegt zij daaraan toe dat er uit geen enkel door partijen neergelegd stuk blijkt met ingang van welke datum de gelaakte tekens voor schoenen in de Benelux gebruikt worden, zodat het wekken van een schijn van gedogen (in de gemeenrechtelijke betekenis van het woord) van het gebruik van deze tekens voor de commercialisatie van schoenen in de Benelux niet wordt aangetoond.
106. Mustang Bekleidungswerke heeft, in de mate en binnen de grenzen waarin haar oorspronkelijke vordering gegrond is, geen blijk gegeven van een foutieve handelswijze. Daarenboven maakt het zich vergissen aangaande de draagwijdte van zijn rechten of een interpretatie van een wettekst poneren die niet door de rechter wordt gevolgd, niet noodzakelijk een fout uit in hoofde van een procespartij. Alle concrete omstandigheden in acht genomen, is de vordering van Mustang Inter in de mate waarin ze gesteund is op een "foutieve handelswijze" van Mustang Bekleidungswerke ongegrond.
107. Hetzelfde geldt wat de vordering van Mustang Inter betreft in zoverre gesteund op de rechtsverwerking krachtens het gemene recht. Alle concrete omstandigheden in acht genomen, kan immers niet gesteld worden dat Mustang Bekleidungswerk haar rechtmatig ingeroepen merkrechten (cfr. supra) "verwerkt" heeft. De rechtsverwerking is bovendien geen algemeen rechtsbeginsel in het Belgische recht.
108. Mustang Inter, Framaco, Sirco en Capretto hebben door het gebruik van de door Mustang Bekleidungswerke gelaakte tekens, een inbreuk begaan op artikel 2.20.1 b BVIE. Het leggen van een beslag inzake namaak in handen van Framaco, Sirco en Capretto was zodoende gerechtvaardigd. Volledigheidshalve voegt het hof daar aan toe dat uit de verslagen die opgesteld werden naar aanleiding van de beslagen inzake namaak waartoe werd overgegaan, blijkt dat er ter gelegenheid daarvan enkel schoenen in beslag genomen werden die voorzien waren van de gelaakte tekens, waarvan er tevens een deel voorzien was van een figuurtje dat een popje voorstelt. Gelet op hetgeen voorafgaat, kan geen van appellanten aanspraak maken op schadevergoeding uit hoofde van de beslagen inzake namaak waartoe Mustang Bekleidungswerke liet overgaan.
109. Mustang Bekleidungswerke voert echter ten onrechte aan dat de inbreuk op artikel 2.20 1 b. BVIE door appellanten te kwader trouw begaan werd. Gelet op de concrete omstandigheden van deze zaak, zoals deze hiervoor uiteengezet en in overweging genomen werden en onder meer de gegrondheid van het verweer van Mustang Inter wat het merk 664.479 betreft op grond van artikel 2.24.
110. BVIE, staat niet vast dat appellanten door middel van het gebruik van de gelaakte tekens moedwillig of te kwader trouw inbreuk gepleegd hebben op de weerhouden merkrechten van Mustang Bekleidungswerke (artikel 2.20.1.b. BVIE). Wat Mustang Inter in het bijzonder betreft, oordeelt het hof dat uit het feit dat zij aan Capretto nog schoenen heeft geleverd nadat tot het een beslag inzake namaak was overgegaan bij Framaco en Sirco, geen kwade trouw van Mustang Inter kan afgeleid worden, omdat in de concrete omstandigheden eigen aan deze zaak Mustang Inter zich te goeder trouw heeft kunnen vergissen aangaande de draagwijdte van de respectieve merkrechten van partijen binnen de Benelux. Wat Capretto betreft, voegt het hof toe aan hetgeen voorafgaat dat, in strijd met hetgeen Mustang Bekleidungswerke aanvoert, kwade trouw in hoofde van deze partij niet blijkt uit het feit dat zij in het kader van de procedure van verzet tegen het beslag inzake namaak verklaarde dat deze maatregel haar handelsactiviteit op onhoudbare wijze beïnvloedde, in de mate dat zij niet langer haar economische activiteiten op normale wijze kon uitoefenen, waarbij zij onder meer staande hield dat de zomercollectie die zij in voorraad had niet meer verkoopbaar was. De uitleg die door Capretto gegeven wordt aangaande deze verklaring, die deels op een vergissing berustte, is immers aannemelijk. Gelet op het feit dat er geen kwade trouw in hoofde van appellanten kan weerhouden worden, is de vordering van Mustang Bekleidungswerke die ertoe strekt om appellanten te horen veroordelen tot het afdragen van de door hen bij de verkoop van de inbreukplegende schoenen genoten winst en het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande, ongegrond. De omstandigheden van het geval kunnen geen aanleiding geven tot zulk een veroordeling.
111. Mustang Bekleidungswerke voert aan dat zij ingevolge de in hoofde van appellanten weerhouden merkinbreuk een winstderving zou geleden hebben. Deze bewering, van een partij die slechts sedert 2002 op de schoenenmarkt in de Benelux actief is en die reeds begin 2004 opgetreden is tegen het gebruik door Mustang Inter, Framaco en Capretto van de twee gelaakte tekens, wordt echter niet bewezen of zelfs maar aannemelijk gemaakt, zodat er aan Mustang Bekleidungswerke geen schadevergoeding voor winstderving kan toegekend worden. Anderzijds kunnen appellanten niet ernstig betwisten dat de weerhouden merkinbreuk die begaan werd door appellanten, het onderscheidend vermogen, de aantrekkingskracht, de exclusiviteits- en merkwaarde van de MUSTANG-merken waarop Mustang Bekleidungswerke zich rechtmatig beroept, aangetast heeft en dat Mustang Bekleidungswerke hierdoor schade geleden heeft (uit de vermindering van het onderscheidend vermogen, de aantrekkingskracht, de exclusiviteits- en de merkwaarde van een merk vloeit de vermindering van de financiële waarde daarvan voort), weze het dat de precieze begroting daarvan niet mogelijk is, bij gebrek aan gegevens die een dergelijke begroting mogelijk maken. Ten onrechte verwijt Mustang Inter aan Mustang Bekleidungswerke dat zij niet aan schadebeperking zou gedaan hebben, aangezien Mustang Bekleidungswerke, die sedert 2002 zelf actief is op de Benelux schoenenmarkt, begin 2004 stappen ondernomen heeft om het gebruik van de gelaakte tekens door Mustang Inter, Framaco en Sirco een halt toe te roepen, tekens waarvan niet vaststaat dat zij vóór begin 2004 door appellanten gebruikt werden. Wanneer er geen herstel van de schade in natura kan bevolen worden, zoals het geval is voor wat betreft de vermindering van de aantrekkingskracht en de aantasting van het onderscheidend vermogen van de Mustang-merken waarop Mustang Bekleidungswerke zich rechtmatig beroept, dient het herstel van de schade bij equivalent te gebeuren of met andere woorden door het toekennen van een schadevergoeding. Bij gebrek aan precieze elementen die de begroting van deze schade toelaten, overwegend dat deze precieze elementen niet door een deskundig onderzoek kunnen verschaft worden en rekening houdend met alle concrete elementen van de zaak, wordt de schade die door Mustang Bekleidungswerke geleden werd (cfr. supra) door het hof ex aequo et bono geraamd op 12.500 euro. Aangezien Mustang Inter, Capretto, Framaco en Sirco zich door het gebruik van de gelaakte tekens allen schuldig gemaakt hebben aan een inbreuk op de merkrechten van Mustang Bekleidungswerke (cfr supra), worden zij in solidum veroordeeld tot de bij onderhavig arrest uitgesproken schadevergoeding.
112. De door Mustang Inter gevorderde beperking van het stakingsbevel. Terecht werd er door Mustang Bekleidungswerke in haar definitieve syntheseconclusie op gewezen dat de twee door haar gelaakte tekens door Mustang Inter als merk gebruikt werden. Het gebruik van de gelaakte tekens door appellanten kan in de gegeven omstandigheden door het relevante publiek (zie supra voor de omschrijving daarvan) inderdaad niet anders opgevat worden dan als een gebruik als merk, mede door het feit dat één van beide tekens vergezeld wordt van een kleine R in een cirkel (cfr. dienaangaande in het bijzonder de foto's die ter gelegenheid van de beslagen inzake namaak gemaakt werden door deskundige Joost Muylle), teken dat gebruikt wordt om een merk aan te duiden dat ingeschreven werd in een merkenregister. Het gebruik als merk van de gelaakte tekens wordt door appellanten trouwens niet betwist. Aangezien de vordering van Mustang Bekleidungswerke gesteund op artikel 2.20.
113. b. BVIE gegrond is wat het gebruik van de twee gelaakte tekens als merk betreft, is het onderdeel van haar vordering dat ertoe strekt om aan appellanten een stakingsbevel op te leggen, gegrond in de mate waarin dit ertoe strekt om hen verbod te horen opleggen om de twee gelaakte tekens als merk in de Benelux voor schoeisel verder te gebruiken. Het strekt zich echter niet verder uit dan tot de twee gelaakte tekens en daarenboven doet dit stakingsbevel geen afbreuk aan hetgeen er door het hof beslist wordt aangaande het gebruik van "MUSTANG" als (onderdeel van) de handelsnaam van Mustang Inter.
114. Mustang Inter verzoekt het hof om, voor zover het opgelegde stakingsbevel zou vergezeld worden van een dwangsom, deze dwangsom te beperken tot een redelijk bedrag en eveneens een plafond te voorzien. Het bedrag van de dwangsom werd door de eerste rechter bepaald op 100 euro per paar schoenen, hetgeen een "redelijk" en gerechtvaardigd bedrag is, gelet op de concrete omstandigheden. Het bepalen van een plafond voor de dwangsom, zoals door Mustang Inter gevraagd, is echter niet opportuun, aangezien dit het ontradende effect van de opgelegde dwangsom gedeeltelijk zou kunnen te niet doen.
115. De schade die Mustang Inter aanvoert geleden te hebben, is het gevolg van de merkinbreuk die zij begaan heeft. Zij kan deze schade zodoende niet op Mustang Bekleidungswerke verhalen.
116. Aangaande de vorderingen in vrijwaring van Framaco en Sirco alsmede van Capretto ten overstaan van Mustang Inter, overweegt het hof het volgende. Op Mustang Inter rustte een informatieplicht ten overstaan van haar afnemers. Zoals ter gelegenheid van de uiteenzetting van de feiten gesteld werd, worden er gedurende reeds vele jaren tussen Mustang Inter en Mustang Bekleidungswerke geschillen die verband houden met merkrecht uitgevochten voor hoven en rechtbanken (binnen de Benelux en ook daarbuiten). Mustang Inter kan, gelet op de talrijke procedures en betwistingen die er tussen partijen aangaande het teken "MUSTANG" bestaan, redelijkerwijze niet onwetend geweest zijn van het feit dat het gebruik van de gelaakte tekens voor de verkoop van schoenen in de Benelux mogelijks tot problemen met en desgevallend gerechtelijke stappen van Mustang Bekleidungswerke zou leiden. Nochtans is Mustang Inter in gebreke gebleven om Capretto, Framaco en/of Sirco te informeren aangaande haar merkrechtelijke betwistingen met Mustang Bekleidungswerke, zodat Capretto, Framaco en Sirco door de gelegde beslagen inzake namaak overvallen werden. Anderzijds, laat Mustang Inter terecht gelden dat er op Capretto, Framaco en Sirco als professionele verkopers een onderzoeksplicht rust. Deze onderzoeksplicht stelde zich in grotere mate in hoofde van Framaco en Sirco als in hoofde van Capretto aangezien Framaco en Sirco (wat niet het geval was in hoofde van Capretto) de Mustang Inter schoenen èn de Mustang Bekleidungswerke schoenen in hun 20 winkels naast elkaar verkochten. Van een normaal voorzichtig professioneel verkoper van schoenen, in dezelfde omstandigheden geplaatst, kan verwacht worden dat hij zich zeker zou geïnformeerd hebben aangaande het rechtmatige karakter van het gebruik door haar leveranciers van het teken "MUSTANG". Framaco, Sirco en Capretto deden dit niet, minstens tonen zij niet aan dit gedaan te hebben. Capretto is evenwel in meer beperkte mate tekort gekomen aan deze onderzoeksplicht als professioneel verkoper van schoenen. Gelet op hetgeen voorafgaat, is de vordering in vrijwaring van Framaco en Sirco ten laste van Mustang Inter gegrond ten belope van de helft en deze van Capretto ten laste van Mustang Inter gegrond ten belope van drie vierden.
117. Capretto vordert eveneens schadevergoeding vanwege Mustang Inter. De schade waarvan Capretto gewag maakt vloeit voort uit het beslag inzake namaak dat gelegd werd naar aanleiding van de inbreuk van Capretto op de merkrechten van Mustang Bekleidungswerke. Capretto blijft echter in gebreke om haar schade te bewijzen of aannemelijk te maken (bijvoorbeeld aan de hand van de voorlegging van haar omzetcijfer vóór, tijdens en nà 2004). De vordering tot schadevergoeding van Capretto ten laste van Mustang Inter is zodoende ongegrond.
118. Capretto vordert dat de borgsom die door Mustang Bekleidungswerke betaald werd in het kader van het beslag inzake namaak in haar voordeel zou vrijgemaakt worden ter gedeeltelijke vergoeding van de schade die zij door dit beslag heeft geleden. Hiervoor werd reeds gesteld dat Capretto geen aanspraak kan maken op enige schadevergoeding, zodat haar vordering ongegrond is. Gelet op hetgeen voorafgaandelijk in dit arrest overwogen werd, dient de borgsom die door Mustang Bekleidungswerke betaald werd naar aanleiding van de beslagen inzake namaak, vrijgemaakt te worden in haar voordeel.
119. Capretto verzoekt het hof om de handlichting te bevelen van het beslag inzake namaak waartoe door Mustang Bekleidungswerke bij haar werd overgegaan. Aangezien hiertegen door Mustang Bekleidungswerke geen enkel bezwaar geuit werd, wordt de gevraagde handlichting bevolen.
120. De gevorderde rechtsplegingsvergoedingen. Mustang Inter vordert een rechtsplegingsvergoeding van 10.000 euro, zijnde de basisrechtsplegingsvergoeding gelet op de door haar en lastens haar gevorderde bedragen. Mustang Bekleidungswerke vordert een rechtsplegingsvergoeding van 30.000 euro, zijnde het maximum van de rechtsplegingsvergoeding, rekening houdend met de door haar en lastens haar gevorderde bedragen, alsmede met de complexiteit van de zaak. Capretto vordert een rechtsplegingsvergoeding van 6.000 euro en Framaco en Sirco vorderen samen een rechtsplegingsvergoeding van 15.000 euro, rekening houdend met de gevorderde bedragen en de complexiteit van de zaak. Er is in casu geen reden om af te wijken van de basisrechtsplegingsvergoeding, berekend op basis van de bedragen die door en vanwege de respectieve partijen worden gevorderd. OM DEZE REDENEN : HET HOF, recht doende na tegenspraak, Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. - voegt de hoger beroepen met algemeen rolnummer 2006/AR/1294, 2006/AR/1371 en 2006/AR/1432 samen; - verklaart de hoger beroepen en het incidenteel hoger beroep ontvankelijk en gegrond in de hierna bepaalde mate : - doet de bestreden beslissing teniet, behalve in de mate waarin ze de vorderingen van partijen ontvankelijk verklaarde en de kosten van de procedure in eerste aanleg begrootte; - opnieuw beslissend voor het overige : - zegt voor recht dat Mustang Inter, Framaco, Sirco en Capretto zich door het gebruik als merk in de Benelux voor schoenen van de twee gelaakte tekens "MUSTANG" die afgebeeld staan op bladzijde 11 van de definitieve syntheseconclusie van Mustang Bekleidungswerke, schuldig gemaakt hebben aan een inbreuk (artikel 2.20
121. b BVIE) op haar merkrechten op het merk MUSTANG dat het voorwerp uitmaakt van de Benelux inschrijving nummer 4.229 en de internationale inschrijvingen met de nummers 602.643 en 657.694, dit zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan hetgeen bij onderhavig arrest beslist wordt aangaande het gebruik door Mustang Inter van "MUSTANG" als (onderdeel van) haar handelsnaam; - legt Mustang Inter, Framaco, Sirco en Capretto verbod op om in de Benelux voor schoenen de twee gelaakte tekens "MUSTANG" die afgebeeld staan op bladzijde 11 van de definitieve syntheseconclusie van Mustang Bekleidungswerke, als merk te gebruiken, onder verbeurte van een dwangsom van 100 euro per paar schoenen voorzien van de twee inbreukplegende tekens MUSTANG, of van één daarvan, dat zij na de achtste dag volgend op de betekening van onderhavig arrest in de Benelux tentoon stellen, te koop aanbieden, verkopen of anderszins uit handen geven, met dien verstande dat dit verbod niet geldt voor het teken MUSTANG vergezeld van een Mustangpaard in een cirkel, al dan niet met de vermelding "Calzados", en zonder dat met dit verbod afbreuk wordt gedaan aan hetgeen bij onderhavig arrest beslist wordt aangaande het gebruik door Mustang Inter van "MUSTANG" als (onderdeel van) haar handelsnaam; - veroordeelt appellanten in solidum wegens de vastgestelde inbreuk op de weerhouden merkrechten van Mustang Bekleidungswerke, tot het betalen aan deze laatste van een schadevergoeding ex aequo et bono begroot op 12.500 euro; - zegt voor recht dat Mustang Inter gerechtigd is om het gebruik van het woord MUSTANG als (onderdeel van haar) handelsnaam voor schoeisel gerelateerde activiteiten verder te zetten; - verklaart de rechten voor de Benelux op het woordmerk MUSTANG voor schoeisel dat het voorwerp uitmaakt van de internationale inschrijving 484.304 van 28 maart 1984 vervallen wegens niet-gebruik; - spreekt de ambtshalve doorhaling uit van de vervallen verklaarde inschrijving; - verklaart de vordering in schadevergoeding van Mustang Inter, Framaco, Sirco en Capretto tegen Mustang Bekleidungswerke ongegrond; - verklaart de vordering tot schadevergoeding van Capretto ten laste van Mustang Inter ongegrond; - beveelt de handlichting van de door Mustang Bekleidungswerke bij Capretto gelegde beslagen inzake namaak en zegt voor recht dat bij gebrek aan vrijwillige handlichting, dit arrest als handlichting zal gelden; - verklaart de vordering in vrijwaring van Capretto, Framaco en Sirco ten laste van Mustang Inter gegrond in de hierna bepaalde mate : veroordeelt Mustang Inter om Capretto ten belope van drie vierden en Framaco en Sirco ten belope van de helft te vrijwaren voor de veroordeling die bij onderhavig arrest te hunnen laste uitgesproken wordt ten voordele van Mustang Bekleidungswerke, in hoofdsom, intresten en kosten; - beveelt de vrijgave ten voordele van Mustang Bekleidungswerke van de door haar betaalde borgsom ten belope van 3.000 euro, samen met de desgevallend op dit bedrag vervallen intresten, door betaling door de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van dit bedrag (met referenties "P.S. 0400017 - JBC 44630") samen met de op bedoeld bedrag vervallen intresten op de derden-rekening met nummer 310-0015980-61 van het kantoor van haar raadslieden, met vermelding van de referte "2004342"; - veroordeelt Mustang Bekleidungswerke tot één vierde van de kosten van de procedure in eerste aanleg en van de kosten van de beroepsprocedure, Mustang Inter tot één vierde van deze kosten, Framaco en Sirco tot één vierde van deze kosten en Capretto tot één vierde van deze kosten; - Stelt de kosten van de beroepsprocedure vast op 15.000 euro in hoofde van Mustang Bekleidungswerke, op 10.000 euro in hoofde van Mustang Inter, op 186 euro + 10.000 euro in hoofde van Framaco en Sirco en op 3.000 euro in hoofde van Capretto. Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke achtste kamer van het hof van beroep te Brussel, op 23 september 2008 waar aanwezig waren en zitting hielden : B. LYBEER, Raadsheer dd. Voorzitter, C. VAN SANTVLIET, Raadsheer, E. HERREGODTS, Raadsheer, K. BATSELIER, Griffier. K. BATSELIER E. HERREGODTS C. VAN SANTVLIET B. LYBEER Print deze pagina Afdrukformaat S M L XL Nieuwe JUPORTAL-zoekopdracht Sluit Tab <div