ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050922.8

(1).

(1)Zie H.v.J., 19 sept. 2002, nr C-104/00, Jur. H.v.J. 2002, I, 7581 en 7597. Thesaurus CAS: MERKEN - GEMEENSCHAPSMERK Vrije woorden: MERKEN - EUROPEES RECHT Bureau voor harmonisatie in de interne markt Gemeenschapsmerk Weigering tot inschrijving Gebrek aan onderscheidend vermogen in de Gemeenschap Gevolg met betrekking tot de nietigheid van een Beneluxmerk Thesaurus CAS: MERKEN - BENELUX-MERK Vrije woorden: MERKEN - BENELUX-OVEREENKOMST. BENELUX MERKENWET Bureau voor harmonisatie in de interne markt Gemeenschapsmerk Weigering tot inschrijving Gebrek aan onderscheidend vermogen in de Gemeenschap Gevolg met betrekking tot de nietigheid van een Beneluxmerk Tekst van de beslissing Nr. C.04.0063.N FOOD CHEMICALS, naamloze vennootschap, met zetel te 9910 Knesselare, Oude Brugseweg 2, ingeschreven in het handelsregister te Gent, nummer 120.058, eiseres, vertegenwoordigd door Mr. Ludovic De Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1060 Brussel, Henri Wafelaertsstraat 47-51, alwaar keuze van woonplaats wordt gedaan, tegen PELLICULA, naamloze vennootschap, met zetel te 8870 Izegem, Ambachtenstraat 54, verweerster, vertegenwoordigd door Mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel, Brederodestraat 13, alwaar keuze van woonplaats wordt gedaan. I. Bestreden beslissing Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 oktober 2003 gewezen door het Hof van Beroep te Gent. II. Rechtspleging voor het Hof Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht. Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd. III. Middelen Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan. 1. Eerste middel Geschonden wettelijke bepalingen &§9472; artikel 149 van de Grondwet ; &§9472; de artikelen 23 t.e.m. 27, 1138, 2°, Gerechtelijk Wetboek ; &§9472; de artikelen 10 (ex 5) en 249, lid 3 (ex 189, lid 3) van het E.G.-Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Gemeenschap(pen), goedgekeurd bij wet van 2 december 1957, in de geconsolideerde versie, vastgesteld bij Verdrag van 2 oktober 1997, goedgekeurd bij wet van 10 augustus 1998, gewijzigd bij Verdrag van 26 februari 2001, goedgekeurd bij wet van 7 juni 2002 ; &§9472; de artikelen 1, 7.1. (

1. b)(
2. c)(d), 7.3., 36, 38, 108 t.e.m. 110 en 126 van Verordening (EEG) 40/94 van de Raad d.d. 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk ; &§9472; de artikelen 3.1. (
3. b)(
4. c)(
5. d)en 3.3. van de Richtlijn 89/104/EG Raad 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten ; &§9472; artikel 6quinquies, C.1) van het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 ter bescherming van de industriële eigendom (versie Stockholm van 14 juli 1967), goedgekeurd bij wet van 26 september 1974 ; &§9472; de artikelen 1, 6, 6bis en 14 van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW), bijlage bij het Beneluxverdrag inzake Warenmerken van 19 maart 1962, goedgekeurd bij wet van 30 juni 1969, zoals gewijzigd in uitvoering van de Protocollen van 2 december 1992 en 7 augustus 1996, goedgekeurd bij wet van 11 mei 1995 respectievelijk 3 juni 1999 doch vóór het Protocol van 11 december 2001, houdend wijziging van de BMW, goedgekeurd bij wet van 24 december 2002, in werking getreden op 1 januari 2004 ; &§9472; het beschikkingsbeginsel (algemeen rechtsbeginsel) ; &§9472; het algemeen rechtsbeginsel houdend de eerbiediging van het recht van verdediging. Aangevochten beslissingen 1. Het bestreden arrest verklaart "enkel" het incidenteel hoger beroep van verweerster gedeeltelijk gegrond. Het hervormt het bestreden vonnis en verklaart het woordmerk "PH7 (liquide)" geregistreerd als Benelux merk onder nr. 101.846 nietig en beveelt er de doorhaling van. 2. Deze beslissing is gesteund op volgende overwegingen : - Arrest p. 6, nr. III.3.1.1. "uit stuk XI 1 van het dossier van (verweerster) blijkt dat (eiseres) op 15 september 2000 een gemeenschapswoordmerk "PH7 Liquide" van de klasse 5 gedeponeerd heeft, maar dat de aanvraag geweigerd werd op grond van artikel 7

(1)(

1. b)en (
2. c)van de EMVO, dit wil zeggen wegens afwezigheid van elk onderscheidend vermogen en omdat het om een woord of woordcombinatie gaat, die uitsluitend bestaat uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten ; Onder de rubriek 'acquired distinctiveness' (verworven onderscheidend karakter) is 'no' (neen) vermeld, zodat besloten dient te worden dat het besproken woordmerk bij de aanvraag niet ingeburgerd is. (...) (Eiseres) heeft tegen deze weigering geen beroep aangetekend, zodat zij, samen met de reden ervoor, definitief is (stuk XI 1bis van het dossier van (verweerster)". - p. 7, III.3.1.3. "Wie een Gemeenschapsmerk aanvraagt en een weigering ontvangt (of geconfronteerd wordt met een nietigheid, intrekking of verval), kan terugvallen op het nationale recht. De preambule van de eerste Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (Publ. L/40/1, 11 februari 1989, hierna EMRL, genoemd) vermeldt uitdrukkelijk dat de lidstaten het recht behouden merken die verworven zijn door het gebruik verder te beschermen, door verzet tegen gedeponeerde merken. De EMRL, sluit ook de toepassing niet uit van het recht van de lidstaten voor zover het geen betrekking heeft op merkenrecht (bijvoorbeeld bepalingen met betrekking tot het mededingingsrecht). Ook op grond van de artikelen 108-110 van de Verordening 40/94 van de Raad van de Europese Unie inzake het Gemeenschapsmerk (Publ. L.11/1. 14 januari 1994, hierna EMVO genoemd) kan de aanvrager of de houder van de Gemeenschapsmerk alsnog de omzetting vragen in evenveel nationale merkaanvragen als er E.G.-landen zijn, waar de aanvrager geen gronden van weigering, nietigheid of verval ontmoet. (Eiseres) toont niet aan dat zij een omzetting zou gevraagd hebben, nadat haar een weigering was meegedeeld". - p. 7, III.3.1.4. "De vraag rijst of het oordeel van het Harmonisatiebureau in Alicante, dat 'PH7 Liquide' geen onderscheidend vermogen heeft, een Beneluxrechter die het verzoek tot nietigverklaring van het Beneluxmerk dient te beslechten, bindt. Er dient op het volgende te worden gewezen. De EMRL werd uitgevaardigd precies om het merkenrecht in de Europese Unie te harmoniseren. Het Protocol van 2 december 1992 (van kracht in de Benelux op 1 januari 1996, B.S., 12 maart 1996) implementeert deze richtlijn in de BMW. Dit verplicht de nationale rechter zijn nationale wetgeving van voor en na de richtlijn toe te passen en uit te leggen in het licht van de bewoordingen en het doel ervan (Cass., 2 december 1996, Arr. Cass., 1997, nr. 470 en noot p. 1135). Tevens moet de nationale rechter zich houden aan de integratie van de richtlijn door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (conclusie advocaat-generaal du Jardin, J., Benelux Gerechtshof, 2 oktober 2000, R.W., 2001-2002, 516, nr. 27, met referenties). In de voorliggende zaak is dit hof van oordeel dat de beoogde harmonisatie van de nationale wetgevingen ook impliceert dat het oordeel van het harmonisatiebureau te Allicante met betrekking tot het al dan niet onderscheidend vermogen van een merk of teken bindend is voor de nationale rechter". - p.8 III.1.5. "Hoewel de beslissing van het harmonisatiebureau te Alicante klasse 5 betrof, kan deze uitgebreid worden tot klasse 1 producten. Hetzelfde argument, namelijk dat PH7 eigenlijk beschrijvend is en dat het eigenlijk 'neutrale zuurgraad' aanduidt en derhalve door iedereen gebruikt moet kunnen worden, geldt ook -en zelfs a fortiori-voor de producten van de eerste klasse". Grieven 1.1. Eerste onderdeel 1.1. Zoals blijkt uit de bovengeciteerde overwegingen heeft het hof van beroep in het bestreden arrest eiseres' woordmerk "PH7 (liquide)" Beneluxinschrijving 101.846, nietig verklaard en er de doorhaling van bevolen omdat het zich gebonden achtte door de op grond van artikel 7.1. (
3. b)en (
4. c)en 7.3. van de E.G. Verordening 40/94 inzake het Gemeenschapsmerk getroffen weigeringsbeslissing van het harmonisatiebureau van Alicante m.b.t. het door eiseres gedeponeerde Gemeenschapswoordmerk PH7 Liquide. Door aldus te oordelen kent het arrest onjuiste rechtsgevolgen toe aan de weigeringsbeslissingen die in het kader van Verordening 40/94 inzake het Gemeenschapsmerk in eerste aanleg genomen worden door het in kader van deze Verordening optredend Bureau voor de Harmonisatie van de Interne Markt (BHIM). Door zich in zijn oordeel over een Beneluxmerk gebonden te achten door een weigeringsbeslissing van bedoeld administratief orgaan (het BHIM), getroffen met betrekking tot een gemeenschapsmerk heeft het arrest de bepalingen geschonden i.v.m. de algemene bevoegdheid van dit Bureau of zijn onderzoekers om de inschrijving van depots van Gemeenschapsmerken te weigeren wegens gebrek aan onderscheidend vermogen (artikelen 7.1. (
5. b)(
6. c)(
7. d)(absolute weigeringsgronden), 7.3. (verwerven van onderscheidend vermogen als gevolg van gebruik inburgering), 36, 38 en 126 van Verordening EG 40/94 inzake het Gemeenschapsmerk). Deze bepalingen kunnen inderdaad niet in die zin geïnterpreteerd worden dat weigeringsbeslissingen van het BHIM nationale rechters die over de inschrijving of de geldigheid van een nationaal (in voorliggend geval Benelux) merk moeten oordelen zouden verbinden. 1.2. Het arrest heeft aldus ook de eigen aard van het Gemeenschapsmerk respectievelijk het Beneluxmerk zoals die blijken uit artikel 1 en 7 van de Verordening 40/94 inzake het Gemeenschapsmerk, respectievelijk de artikelen 1, 6 en 6bis van de Eenvormige Beneluxmerkenwet miskend. Met betrekking tot een Gemeenschapsmerk dient het vereiste onderscheidend vermogen aanwezig te zijn in de ganse Gemeenschap terwijl voor een Beneluxmerk (slechts) het Beneluxgebied in rekening komt. Wegens het miskennen van dit fundamenteel onderscheid heeft het arrest de bovengeciteerde bepalingen van de Verordening en van de Beneluxmerkenwet geschonden. 1.3. In zoverre het arrest om deze reden, namelijk omdat het appèlgerecht gebonden zou zijn door de weigeringsbeslissing van het BHIM, eiseres' Beneluxmerk nr. 101.846 nietigverklaart en er de doorhaling van beveelt, schendt het ook artikel 14 van de Eenvormige Beneluxmerkenwet daar een weigeringsbeslissing van het BHIM, getroffen in verband met een Gemeenschapsmerk, op zich, geen wettige grond tot nietigverklaring in de zin van deze bepaling uitmaakt. 1.4. In zoverre het bestreden arrest impliciet aan de weigeringsbeslissing van het BHIM m.b.t. het Gemeenschapsmerk "PH7 Liquide -ambtshalve- "gezag van gewijsde" lijkt toe te kennen, schendt het de artikelen 23 t.e.m. 27 van het Gerechtelijk Wetboek nu dergelijke "exceptie van gewijsde" niet door de partijen (verweerster) voor het hof van beroep was ingeroepen (schending van artikel 27 Gerechtelijk Wetboek) en het BHIM geen "rechter" is in de zin van de vermelde bepalingen inzake rechterlijk gewijsde. 1.2. Tweede onderdeel De bovenvermelde beslissende rechtsgrond waarop het arrest steunt om het Benelux woordmerk PH7 (liquide) nietig te verklaren, nl. de overweging dat de nationale rechter, in casu het Hof van Beroep te Gent, gebonden is door het "oordeel van het harmonisatiebureau te Alicante" dat het Gemeenschapsmerk PH7 Liquide had geweigerd, was als dusdanig niet ingeroepen door verweerster. Zo deze zich wel tot staving van haar stelling beriep op bedoelde weigeringsbeslissing van het BHIM, liet zij niet gelden dat dergelijke beslissing "bindend" was voor de nationale rechter. Met verwijzing naar een arrest van het Benelux Gerechtshof van 2 oktober 2000 voerde zij aan (syntheseconclusie, p. 31) dat "de Europese wetgever precies eenzelfde interpretatie en toepassingsgronden van de weigeringsgronden opgelegd (heeft) aan de nationale lidstaten van de Europese Unie, hetgeen in de huidige Benelux merkenpraktijk van de actuele registratie en rechtsgedingen volop moet worden gevolgd sinds 1992". Het argument van verweerster was derhalve, zoals duidelijk blijkt uit de geciteerde datum van 1992 (datum van het implementeren van de Richtlijn) en het ingeroepen arrest van het Benelux Gerechtshof, de verplichting om de nationale wet uit te leggen en toe te passen conform de Richtlijn van de E.G. Raad d.d. 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Dit betekent geenszins dat verweerster voorhield dat het hof van beroep "gebonden" was door de weigeringsbeslissing getroffen m.b.t een Gemeenschapsmerk (in het kader van de Verordening 40/94) door het Bureau voor de Harmonisatie van de interne markt. Door ambtshalve het beweerd bindend karakter van bedoelde weigeringsbeslissing op te werpen heeft het arrest het beschikkingsbeginsel en artikel 1138, 2°, Gerechtelijk Wetboek geschonden. Overeenkomstig dit beginsel en deze wetsbepaling die het bekrachtigt mag de rechter immers, in zaken die de openbare orde niet raken en niet van dwingend recht zijn, geen middelen of rechtsgronden opwerpen die niet door partijen waren aangevoerd. Minstens heeft het arrest, door partijen, in de eerste plaats eiseres, niet in de gelegenheid te stellen haar verweer te laten kennen m.b.t. het beweerd "bindend" karakter van een weigeringsbeslissing van het BHIM, het recht van verdediging geschonden. 1.3. Derde onderdeel Zoals blijkt uit bovengeciteerde overwegingen uit het bestreden arrest (p. 7, III 3.1.4.) steunt het de "bindende" kracht die het -ten onrechte- toekent aan de weigeringsbeslissing van het BHIM, op de verplichting die -krachtens de artikelen 10 (ex 5), 249 lid 3 (ex 189 lid 3) van het Europees Unieverdrag- rust op de nationale rechter om zijn nationale wet uit te leggen en toe te passen in het licht van de bewoordingen en het doel van de Eerste Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Daarbij onderstreept het arrest terecht dat de nationale rechter zich moet houden aan de interpretatie van de richtlijn door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Zo de verplichting van de nationale rechter om zijn nationale wetgeving "richtlijn-conform" te interpreteren door het bestreden arrest juist wordt geformuleerd, zijn de gevolgtrekkingen die het daaruit afleidt met betrekking tot de beweerde bindende kracht van weigeringsbeslissingen van het BHIM m.b.t. gemeenschapsmerken, juridisch fout. Zij miskennen de eigen aard van deze Richtlijn respectievelijk de Verordening 40/94. Noch uit de bedoelde Richtlijn, noch uit artikelen 10 en 249, lid 3, van het E.G.-Verdrag die als grondslag worden beschouwd voor de verplichting in hoofde van de nationale rechter om zijn nationaal recht conform de richtlijn uit te leggen en toe te passen, kan afgeleid worden dat de nationale rechter bij het beoordelen van een nationaal merk gebonden is door beslissingen van het BHIM houdend weigering tot inschrijving van een Gemeenschapsmerk. Het feit dat de in de Richtlijn vermelde weigeringsgronden -o.a. artikel 3.1.b en c en de bepaling inzake de "inburgering" door gebruik, artikel 3.3.- overeenstemmen met de weigeringsgronden vermeld in artikel 7.1. (
8. b)en (
9. c)en de bepaling inzake de inburgering, artikel 7.3, van de EG-Verordening 40/94 inzake het Gemeenschapsmerk, is geenszins een wettige verantwoording voor het door het arrest ingeroepen bindend karakter van de weigeringsbeslissing van BHIM. Door de nationale rechter, op grond van de verplichting tot richtlijnconforme uitleg van zijn nationale wet -de Benelux Merkenwet- gebonden te achten door de weigeringsbeslissing van het BHIM heeft het bestreden arrest zowel de artikelen 10 (ex 5) en 249, lid 3 (ex 189 lid 3) van het Europees Unieverdrag als de bepalingen van de Merkenrichtlijn die aan Lid-Staten opleggen de inschrijving van merken te weigeren wegens gebrek aan onderscheidend vermogen -o.a. artikel 3.1. (
10. b)(
11. c)en (d)- en de bepaling inzake "inburgering" (artikel 3.3.) geschonden. 1.4. Vierde onderdeel Het arrest onderstreept (p. 7, III 3.1.3., tweede en derde lid) dat eiseres niet aantoont dat zij, nadat haar de weigering van haar Gemeenschapsmerk was meegedeeld, een "omzetting" zou gevraagd hebben op grond van de artikelen 108-110 van de Verordening 40/94 van de Raad van de Europese Unie inzake het Gemeenschapsmerk krachtens dewelke, volgens het arrest, "de aanvrager of de houder van een Gemeenschapsmerk alsnog de omzetting kan vragen in eventueel nationale merkaanvragen als er EG landen zijn, waar de aanvrager geen gronden van weigering, nietigheid of verval ontmoet". 4.1. In zoverre het arrest aldus uit de afwezigheid van een door eiseres bewezen (verzoek tot) "omzetting" in de zin van de artikelen 108-110 van de Verordening 40/94, heeft willen afleiden dat eiseres dergelijke omzetting moest bewijzen en, bij gebrek daaraan, de mogelijkheid om, na de weigering van het aangevraagde Gemeenschapsmerk, een geldig Beneluxmerk te bekomen, verloren heeft, heeft het hof van beroep ambtshalve een middel opgeworpen dat door partijen, meer bepaald door verweerster, niet was ingeroepen. Aldus heeft het arrest vooreerst het beschikkingsbeginsel (de autonomie van de procespartijen) en artikel 1138, 2°, Gerechtelijk Wetboek dat dit algemeen rechtsbeginsel bekrachtigt, geschonden. Minstens had het appèlgerecht partijen, in de eerste plaats eisers, moet uitnodigen om hun verweer m.b.t. dit ambtshalve opgeworpen middel te laten kennen. Het arrest heeft aldus ook het recht van verdediging geschonden. 4.2. In zoverre de vermelde overwegingen uit het arrest (p. 7, III 3.1.3., lid 2 en 3) inderdaad moeten begrepen worden in de hierboven aangeduide zin, heeft het arrest de artikelen 108 t.e.m. 110 van de Verordening 40/94 geschonden. De daarin bedoelde "omzetting" van een (aanvraag van) Gemeenschapsmerk waarvan de inschrijving geweigerd is, in een nationaal merk heeft uiteraard geen betrekking op reeds vóór de aanvraag van het Gemeenschapsmerk bestaande, nationale merkinschrijvingen. Het arrest stelt vast (p. 6, III 1.1.) dat het depot van het Gemeenschapsmerk PH7 Liquide dateert van 15 september 2000 en dat, zoals blijkt uit stuk XI 1 van het dossier van verweerster (zie ook de syntheseconclusie van verweerster (p. 3)), de inschrijving door het BHIM geweigerd werd op 20 augustus 2002. Het betrokken Beneluxmerk "PH 7 (liquide)" (nr. 101.846) van eiseres vervalt, volgens het arrest (p. 2) op 29 december 2008. Dit betekent dat de laatste hernieuwing dateert van 10 jaar vroeger, nl. van 29 december 1998. Zoals blijkt uit stuk 38 waarnaar het arrest (p. 2) verwijst gaat het merk terug tot 1968 (zie ook de synthesebesluiten van eiseres, p. 7 nr. 1 met verwijzing naar een depot in 1968). In elk geval was, zoals blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan -het bestreden arrest en de beroepsconclusies van partijen- het Beneluxmerk nr. 101.846 "PH7 (liquide)" reeds gedeponeerd en ingeschreven vóór het depot en de aanvraag tot inschrijving van het Gemeenschapsmerk PH7 Liquide. De vraag van een eventuele "omzetting" van het geweigerde Gemeenschapsmerk in een Beneluxmerk stelde zich derhalve niet hetgeen ook verklaart waarom de afwezigheid van "omzetting" niet ter sprake kwam voor het hof van beroep. Door de afwezigheid van dergelijke omzetting in de vastgestelde omstandigheden relevant te achten als argument tot staving van de nietigheid van eiseres' Beneluxinschrijving van het merk PH7 (liquide) heeft het bestreden arrest de aard en de draagwijdte van de "omzetting" miskend, derhalve de desbetreffende artikelen 108 t.e.m. 110 van de Verordening 40/94 inzake het Gemeenschapsmerk geschonden. Dergelijke schending zou er zelfs zijn, afgezien van de boven aangestipte anterioriteit van het betrokken Beneluxdepot. De afwezigheid van "omzetting" op grond van de artikelen 108 t.e.m. 110 van de Verordening 40/94 zou inderdaad niet belet hebben dat, los van deze omzettingsprocedure, een nationaal depot zou verricht worden. In dat geval zou weliswaar geen beroep kunnen worden gedaan op artikel 108.3 van de Verordening 40/94 dat het, bij omzetting, mogelijk maakt te genieten van de depot- of prioriteitsdatum van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk. 4.3. Tenslotte -in subsidiaire orde-, in zoverre het onduidelijk is welke rechtsgevolgen het bestreden arrest afleidt uit de overweging dat eiseres "niet aantoont dat zij een omzetting zou gevraagd hebben, nadat haar een weigering was meegedeeld", is het arrest, wegens deze onduidelijkheid die het voor het Hof van Cassatie onmogelijk maakt zijn wettigheidscontrole uit te oefenen, niet regelmatig gemotiveerd en schendt het derhalve artikel 149 van de Grondwet. 1.5. Vijfde onderdeel 5.1. In haar beroepsconclusie had eiseres op zeer omstandige wijze aangevoerd dat het woordmerk PH7 (liquide) in zijn combinatie van samenstellende elementen, minstens door langdurig gebruik -sedert dertig jaaronderscheidend vermogen had verkregen. Deze "inburgering" of verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik werd gestaafd aan de hand van overgelegde stukken. Dit middel werd uitdrukkelijk ingeroepen en ontwikkeld op volgende pagina's : Synthesebesluiten : - 7de blz. (van de niet genummerde pagina's van de conclusie onder de hoofding : A. M.B.T. Het hoofdberoep NR. 1 (vanaf het vijfde lid) ; - blz. 8 (lid 1 en lid 2) ; - blz. 9 (na het uittreksel van 7 bladzijden uit "Thesis van de pH-waardebetekenis" nr. 2 : laatste vier paragrafen ; - blz. 10 nr. 2 : eerste lid ; - blz. 10 nr. 3 ; - blz. 11, lid 1 t/m 5, en voorlaatste lid ; - blz. 12, lid 1, met uitdrukkelijke verwijzing naar stukken (nr. 22 en 28 van de overgelegde stukken) waardoor volgens eiseres "voldoende (werd aangetoond) dat de door eiseres gedeponeerde merken door inburgering voldoende onderscheidende kracht bezitten". Besluiten na tussenarrest : - nr. 2, blz. 3, lid 3. Eiseres "verwijst naar de argumentatie in haar vorige besluiten en volhardt dat de door haar gedeponeerde merken minstens door inburgering voldoende onderscheidende kracht bezitten om als sterke merken bescherming te genieten". Het bestreden arrest dat zich beperkt tot de overweging (p. 6, III, 3.1.1.) dat "onder de rubriek 'acquired distinctiveness' (verworven onderscheidend karakter) (van stuk XI.1 van het dossier van verweerster) (...) 'no' (neen) vermeld (is), zodat besloten dient te worden dat het besproken woordmerk bij de aanvraag niet ingeburgerd is" antwoordt geenszins op bovenbedoeld op omstandige wijze en aan de hand van stukken ontwikkeld middel dat het woordmerk "PH7 (liquide)" als combinatie door een dertigjarig gebruik onderscheidend vermogen had verworven door inburgering. Bij gebrek aan antwoord op de conclusies is het arrest derhalve niet regelmatig gemotiveerd en schendt het artikel 149 van de Grondwet. 5.2. Het door het bestreden arrest ingeroepen middel dat het gebruik aan "inburgering" van het "besproken woordmerk" moet afgeleid worden uit de vermelding "no" (neen) onder de rubriek "acquired distinctiveness" ("verworven onderscheidend karakter") op stuk XI-I van het dossier van verweerster, was niet door verweerster ingeroepen. Door dit middel ambtshalve in te roepen heeft het arrest het beschikkingsbeginsel en artikel 1138, 2°, Gerechtelijk Wetboek, dat dit beginsel bekrachtigt, geschonden. Krachtens dit beginsel en deze wetsbepaling is het de rechter, in burgerlijke zaken, immers verboden ambtshalve een middel op te werpen dat de openbare orde niet raakt en dat niet van dwingend recht is. Door eiseres niet in de gelegenheid te stellen minstens haar verweer op dit ambtshalve ingeroepen middel voor te brengen, heeft het arrest haar recht van verdediging geschonden (schending van het desbetreffend algemeen rechtsbeginsel). Indien eiseres in de gelegenheid was gesteld haar verdediging op het specifiek punt voor te brengen, zou zij het verweer hebben kunnen formuleren dat zij thans als de volgende cassatiegrief tegen het arrest inroept. 5.3. Door te oordelen dat eiseres zich m.b.t. haar Beneluxmerk PH7 (liquide) nr. 101.846 niet kan beroepen op een door "inburgering" verworven onderscheidend vermogen, omdat bij de weigering van het Gemeenschapsmerk PH7 Liquide door het BHIM onder de rubriek "acquired disctinctiveness" (verworven onderscheidend karakter), "no" (neen) vermeld was, gaat het arrest er ten onrechte van uit dat de "inburgering" of het door een merk verwerven van onderscheidend vermogen tengevolge van "gebruik" op dezelfde wijze dient beoordeeld te worden m.b.t. een Gemeenschapsmerk als m.b.t. een Beneluxmerk. Dit uitgangspunt is verkeerd. Een Beneluxmerk kan, conform artikel 1 van de Beneluxmerkenwet, gelezen in samenhang met artikel 6quinquies, C

(1), en artikel 3.3 van de Richtlijn 89/104 EG Raad 26 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, "onderscheidend vermogen" verkrijgen tengevolge van gebruik binnen het Beneluxgebied. Een Gemeenschapsmerk kan, conform artikel 7.3. Verordening (EEG) 40/94 Raad 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, onderscheidend vermogen verkrijgen als gevolg van gebruik. Voor de toepassing van deze grond tot verkrijging van onderscheidend vermogen door "inburgering" wordt echter "gebruik" vereist in de hele Gemeenschap, minstens in het wezenlijk deel van de Gemeenschap waar het merk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7.1.(b), (c) of (d). In zover het arrest blijkbaar heeft aangenomen dat het begrip "inburgering" of "verwerving van onderscheidend vermogen door gebruik", wat het geografisch criterium betreft, identiek is bij de beoordeling van een Gemeenschapsmerk als bij een Beneluxmerk, schendt het arrest zowel artikel 7.3 van Verordening 40/94 als de artikelen 1 BMW, 6quinquies, C

(1)van het Verdrag van Parijs van 20 maart 1886 ter bescherming van de industriële Eigendom, (versie Stockholm d.d. 14 juli 1967) 3.3 van de Richtlijn 89/104 EG Raad. 5.4. In zoverre het arrest (p. 6 III.3.1.1. lid 2) in het ongewisse laat in welk territoriaal gebied het gebrek (aan bewijs) van inburgering werd vastgesteld door het BHMI, plaatst het het Hof in de onmogelijkheid zijn wettigheidscontrole uit te oefenen en is het derhalve niet regelmatig gemotiveerd (schending van artikel 149 van de Grondwet). 5.5. In zoverre uit de vermeldingen in het bestreden arrest (p. 6 III.3.1.1. lid 2) niet duidelijk blijkt of het BHMI geoordeeld heeft dat de "inburgering" niet was "bewezen" dan wel dat eiseres zich i.v.m. het Gemeenschapsmerk -in tegenstelling tot haar houding voor het hof van beroep t.a.v. het litigieuze Beneluxmerkniet beriep op een "gebruik" waardoor het merk onderscheidend vermogen verwierf, is het, wegens die onduidelijkheid, aangetast door een motiveringsgebrek (schending van artikel 149 van de Grondwet). 5.6. Alle voorgaande grieven i.v.m. de "inburgering" doen geen afbreuk aan de kritiek geformuleerd in het eerste en het derde onderdeel van dit middel. 2. Tweede middel Geschonden wettelijke bepalingen Het bestreden arrest verklaart enkel het incidenteel beroep (van verweerster) gegrond. Het hervormt het bestreden vonnis en verklaart het woordmerk PH Liquide Extract, geregistreerd als Beneluxmerk onder nr. 363.018 nietig en beveelt er de doorhaling van. Het arrest steunt deze beslissing op volgende overwegingen (p. 9) : "Alle drie woorden (van dit merk) hebben een gebruikelijke betekenis die niet toelaat (eiseres) en haar waren te onderscheiden en die door iedereen moeten kunnen gebruikt worden" ; Ook de volledige combinatie van 'PH Liquide Extract' heeft niet een zodanig individueel karakter dat het geschikt is het product van soortgelijke waren te onderscheiden en zijn herkomst uit de onderneming van (eiseres) genoegzaam te demonstreren. (Eiseres) toont niet naar genoegen van recht aan dat het teken geschikt is om als zodanig door het doelpubliek te worden opgemerkt en herkend. De combinatie beperkt daarenboven te zeer het gebruik dat elkeen van deze woorden moet kunnen maken. Het woordmerk bestaat uit een samenvoeging van gebruikelijke benamingen, die door de samenvoeging geen onderscheidend karakter gekregen hebben. Het product en de werking van de bestanddelen en van het product wordt met deze woordcombinatie aangeduid, onafhankelijk van de oorsprong van het product". Grieven Motiveringsgebrek Het arrest antwoordt niet op het door eiseres in haar syntheseconclusie uitdrukkelijk ingeroepen middel van de inburgering, nl. het verweer dat de "combinatie" van de onderscheiden elementen van het merk PH Liquide Extract minstens, door langdurig gebruik (sedert dertig jaar), onderscheidend vermogen had verworven. Tot staving van dit middel verwees eiseres naar stukken. Het bedoelde middel is geformuleerd in eiseres' synthesebesluiten onder de hoofding A.M.B.T. het hoofdberoep - nr. 1, blz. 7 vanaf lid 5 en blz. 8 ; nr. 2 (na het uittreksel uit een thesis over de pH-waarde-betekenis (p. 3-10)), blz. 9-10-11. Het middel van de inburgering is herhaald in de "Besluiten na tussenarrest", nr. 2. De enige allusie die het arrest bevat m.b.t. de "inburgering" heeft betrekking op het woordmerk PH7 (liquide) (arrest, p. 6 III.3.1. : zie het vijfde onderdeel van het eerste middel). Nu het arrest met geen enkel woord rept over het ingeroepen verweer van de "inburgering" m.b.t. het merk PH Liquide Extract, is het aangetast door een motiveringsgebrek en schendt het derhalve artikel 149 van de Grondwet. IV. Beslissing van het Hof 1. Eerste middel 1.1. Eerste onderdeel 1.1.1. Gronden van niet-ontvankelijkheid Over de eerste door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid van het onderdeel : het onderdeel kan niet tot cassatie leiden gezien de beslissing met betrekking tot het woordmerk PH 7 (Liquide) tevens steunt op een zelfstandige niet bekritiseerde reden : Overwegende dat verweerster opwerpt dat de beslissing betreffende het woordmerk PH 7 (Liquide) tevens steunt op de zelfstandige niet-bekritiseerde reden dat "hetzelfde argument, namelijk dat PH 7 eigenlijk beschrijvend is, dat het eigenlijk 'neutrale zuurtegraad' aanduidt en derhalve door iedereen gebruikt moet kunnen worden, ook geldt voor de producten van de eerste klasse" en dat, wat het merk "PH Liquide Extract betreft", "PH" in de scheikunde de afkorting (

1. is)van 'potentiaal hydrogenium' of zuurtegraad" en dat "'liquide' algemeen bekend is als 'vloeibaar'" ; Overwegende dat deze loutere vaststellingen zonder verdere beoordeling door de appèlrechters, geen zelfstandige reden uitmaken waarop de bestreden beslissing met betrekking tot het woordmerk PH 7 (Liquide) noodzakelijk steunt ; Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden verworpen ; Over de tweede door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid van het onderdeel : de bestreden beslissing blijft naar recht verantwoord door de in de plaats gestelde reden dat het merk louter beschrijvend is : Overwegende dat verweerster opwerpt dat uit de feitelijke vaststellingen van de appèlrechters met betrekking tot het merk PH Liquide Extract blijkt dat ook het merk PH 7 (Liquide) louter beschrijvend is en die reden derhalve de beslissing dat dit laatste merk nietig is, naar recht verantwoordt ; Overwegende dat die vaststellingen die betrekking hebben op bestanddelen van het merk PH Liquide Extract niet volstaan om de beslissing met betrekking tot het gebrek aan onderscheidend vermogen van het merk PH 7 (Liquide) in zijn geheel te verantwoorden ; Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden verworpen ; 1.1.2. Onderdeel zelf Overwegende dat het Bureau voor harmonisatie in de interne markt (hierna "het Bureau"), krachtens artikel 111 van de Verordening 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna "Verordening Gemeenschapsmerk") een communautair administratief orgaan is, waarin, overeenkomstig de artikelen 125 en 126 van dezelfde Verordening, de onderzoekers bevoegd zijn, namens het Bureau, beslissingen te nemen over aanvragen tot inschrijving van gemeenschapsmerken ; Overwegende dat een inschrijving van een gemeenschapsmerk, overeenkomstig artikel 7.2 van de Verordening Gemeenschapsmerk wordt geweigerd indien de weigeringsgronden opgesomd in artikel 7.1 van dezelfde Verordening slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan ; Dat hieruit kennelijk volgt dat de weigering tot inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk door het Bureau, op grond van gebrek aan onderscheidend vermogen in de Gemeenschap, niet impliceert dat deze weigeringsgrond ook bestaat in geval van een aanvraag tot inschrijving van een nationaal of regionaal merk, zoals een Beneluxmerk ; Dat derhalve de beslissing van het Bureau tot weigering van de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk, niet impliceert dat de aangevoerde weigeringsgrond ook noodzakelijk bestaat in een bepaald land of een regio van de Gemeenschap ; Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat door het Bureau de aanvraag tot inschrijving als gemeenschapsmerk van het teken PH 7 Liquide voor de klasse 5 werd geweigerd, bij gebrek aan bewezen onderscheidend vermogen overeenkomstig artikel 7.1.
2. b)en
3. c)van de Verordening Gemeenschapsmerk ; Dat zij vervolgens oordelen dat deze "beslissing kan uitgebreid worden tot klasse 1 producten" daar "hetzelfde argument, namelijk dat 'PH 7' eigenlijk beschrijvend is, dat het eigenlijk 'neutrale zuurtegraad' aanduidt en derhalve door iedereen gebruikt moet kunnen worden, ook geldt voor de producten van de eerste klasse" ; Dat de appèlrechters derhalve hun beslissing met betrekking tot het onderscheidend vermogen van het merk voor wat betreft producten van klasse 1, anders dan het onderdeel aanvoert, niet laten steunen op de reden dat zij zich gebonden achten door de beslissing van het Bureau en aan die beslissing geen gezag van gewijsde toekennen ; Dat het onderdeel in zoverre het betrekking heeft op producten van klasse 1, berust op een onjuiste lezing van het arrest, mitsdien feitelijke grondslag mist ; Overwegende verder dat de appèlrechters vaststellen dat : - door het Bureau de aanvraag van eiseres tot inschrijving als gemeenschapsmerk van het teken PH 7 Liquide voor de klasse 5 werd geweigerd, bij gebrek aan bewezen onderscheidend vermogen (art. 7.1.
4. b)en
5. c)Verordening Gemeenschapsmerk) ; - het Bureau vaststelde dat dit teken geen verworven onderscheidend vermogen bezat, "zodat besloten dient te worden dat het besproken woordmerk bij de aanvraag niet ingeburgerd is" ; - deze beslissing bij gebrek aan beroep van eiseres, definitief is ; Dat de appèlrechters op grond hiervan oordelen dat "het oordeel van het harmonisatiebureau te Alicante met betrekking tot het al dan niet onderscheidend vermogen van een merk of teken bindend is voor de nationale rechter" ; Dat de appèlrechters vervolgens beslissen dat het woordmerk PH 7 (Liquide), Benelux depot 101.846, nietig is en de doorhaling ervan bevelen ; Dat hieruit blijkt dat de appèlrechters hun beslissing met betrekking tot de nietigheid van het merk voor producten van klasse 5 uitsluitend baseren op het oordeel dat de beslissing van het Bureau met betrekking tot de aanvraag tot inschrijving als gemeenschapsmerk van het teken PH 7 Liquide voor hen bindend was ; Dat zij zodoende hun beslissing met betrekking tot producten van klasse 5 niet naar recht verantwoorden ; Dat het onderdeel in zoverre gegrond is ; 1.2. Vijfde onderdeel 1.2.1. Grond van niet-ontvankelijkheid Over de door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid van het onderdeel : de beslissing betreffende de afwijzing van de inburgering van het Benelux woordmerk PH 7 (Liquide) blijft naar recht verantwoord door de in de plaats gestelde reden dat het gemeenschapsmerk geen verworven onderscheidend vermogen heeft : Overwegende dat de aangehaalde reden geen betrekking heeft op de inburgering van het Beneluxmerk PH 7 (Liquide) voor producten klasse 1, doch slechts voor producten van klasse 5, zoals blijkt uit de overweging van het arrest dat "eiseres het gemeenschapsmerk enkel aan(vroeg) voor klasse 5 en niet voor de klassen 1 en 29, waarvoor het Beneluxmerk wel verleend werd ; de uitspraak (van het BHIM) is enkel voor klasse 5 relevant" ; Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden verworpen ; 1.2.2. Onderdeel zelf Overwegende dat eiseres in haar syntheseconclusie van 31 december 2002 het verweer heeft gevoerd dat in het onderdeel is weergegeven ; Dat de appèlrechters dit verweer niet beantwoorden ; Dat het onderdeel gegrond is ; 2. Tweede middel Overwegende dat eiseres in haar syntheseconclusie van 31 december 2002 het verweer heeft gevoerd dat in het middel is weergegeven ; Dat de appèlrechters dit verweer niet beantwoorden ; Dat het middel gegrond is ; OM DIE REDENEN, HET HOF, Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het woordmerk PH 7 (Liquide), Benelux depot 101.846, en het woordmerk PH Liquide Extract, Benelux depot 363.018, nietig worden verklaard, hun doorhaling wordt bevolen en uitspraak wordt gedaan over de kosten ; Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest ; Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over ; Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen. Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door voorzitter Ivan Verougstraete, afdelingsvoorzitter Ernest Waûters, de raadsheren Greta Bourgeois, Ghislain Londers en Eric Dirix, en in openbare terechtzitting van tweeëntwintig september tweeduizend en vijf uitgesproken door voorzitter Ivan Verougstraete, in aanwezigheid van advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis, met bijstand van griffier Philippe Van Geem. PDF document ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050922.8 Print deze pagina Afdrukformaat S M L XL Nieuwe JUPORTAL-zoekopdracht Sluit Tab <div