LG Hamburg 27. Zivilkammer 327 O 359/15 Urteil Markenschutz: Rechtserhaltende Benutzung einer Marke; Verwirkung bei wiederholten Verletzungshandlungen

Markenschutz: Rechtserhaltende Benutzung einer Marke; Verwirkung bei wiederholten Verletzungshandlungen Orientierungssatz 1. Die Benutzung muss nicht ständig während der maßgeblichen fünf Jahre erfolgen, sondern lediglich - in Wechselwirkung mit dem Umfang der Benutzung - die Annahme einer wirtschaftlich sinnvollen und nicht nur aus Gründen des Rechtserhalts erfolgten Verwendung der Marke rechtfertigen (BGH, 18. Oktober 2007, I ZR 162/04). (Rn.29) 2. Rechtsfolge der allgemeinen Verwirkung auf der Grundlage des § 242 BGB ist im Markenrecht allein, dass ein Markeninhaber seine Rechte im Hinblick auf bestimmte konkrete, bereits begangene oder noch andauernde Rechtsverletzungen nicht mehr durchzusetzen vermag (BGH, 18. Januar 2012, I ZR 17/11). (Rn.36) 3. Bei wiederholten gleichartigen Verletzungshandlungen lässt jede Verletzungshandlung einen neuen Unterlassungsanspruch entstehen. Auch längere Untätigkeit des Markeninhabers gegenüber bestimmten gleichartigen Verletzungshandlungen kann kein berechtigtes Vertrauen darauf begründen, der Markeninhaber werde auch künftig ein derartiges Verhalten dulden und auch in der Zukunft nicht gegen solche - jeweils neuen - Rechtsverletzungen vorgehen (BGH, 15. August 2013, I ZR 188/11). (Rn.36) Tenor 1. Die Beklagte wird unter Androhung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, einer Ordnungshaft oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, die Ordnungshaft zu vollziehen an dem jeweiligen Geschäftsführer (Ordnungsgeld im Einzelfall höchstens 250.000,00 €; Ordnungshaft insgesamt höchstens 2 Jahre) verurteilt, es zu unterlassen , im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung „C.“ für Bekleidungsstücke zu verwenden, insbesondere das Zeichen auf Bekleidungsstücken oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, unter diesem Zeichen Bekleidungsstücke anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder unter diesem Zeichen Bekleidungsstücke einzuführen oder auszuführen oder das Zeichen in diesem Zusammenhang in den Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen. 2. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger allen Schaden zu ersetzen, der diesem aus den in Ziffer 1 beschriebenen Handlungen bereits entstanden ist oder künftig entstehen wird. 3. Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger Auskunft über Herkunft und Vertriebsweg der nach Ziffer 1 gekennzeichneten Waren zu erteilen, insbesondere Angaben zu machen über Namen und Anschriften der Lieferanten und anderen Vorbesitzer, der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für welche die Waren bestimmt waren, über die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen und bestellten Waren sowie über die Preise, die für die Waren bezahlt wurden. Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger ferner Auskunft über Art und Umfang der in Ziffer 1 beschriebenen Handlungen zu erteilen, und zwar durch Vorlage eines Verzeichnisses, aus dem sich die mit den Waren nach Ziffer 1 erzielten Umsätze und die Gestehungskosten einschließlich aller Kostenfaktoren, jeweils aufgeschlüsselt nach Kalendervierteljahren, sowie Art und Umfang der betriebenen Werbung, gegliedert nach Webeträger, Auflagenzahl, Erscheinungszeit und Verbreitungsgebiet, ergeben. 4. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger von den Rechtsanwaltskosen für die außergerichtliche Tätigkeit (Abmahnung) seiner Prozessbevollmächtigten in Höhe von 1.511,90 € freizustellen. 5. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 6. Das Urteil ist hinsichtlich der Ziffer 1. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 50.000,00 €, hinsichtlich der Ziffer 3. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 5.000,00 € und hinsichtlich der Ziffern 4. und 5. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. Beschluss Der Streitwert wird auf 60.000,00 € festgesetzt, nämlich für den Klagantrag zu 1) auf 50.000,00 €, für den Klagantrag zu 2) auf 5.000,00 € und für die Klaganträge zu 3) und 4) zusammen auf 5.000,00 €. Tatbestand Randnummer 1 Der Kläger macht gegen die Beklagte einen markenrechtlichen Unterlassungsanspruch nebst Annexansprüchen geltend. Randnummer 2 Der Kläger ist Inhaber der deutschen Wortmarke Nr. 3...0 „C. d. T.“ mit einer Priorität vom 16.07.2007 (im Folgenden: Klagemarke). Die Marke genießt Schutz für Bekleidungsstücke in Klasse 25 ( Anlage K 1 ). Randnummer 3 Die Beklagte verkaufte im Juli 2015 ein von der E. C. B.V. (im Folgenden: E.) hergestelltes Herrenhemd, das mit dem Zeichen „C.“ mit Zentaur-Bogenschütze versehen war ( Anlage K 5 ). Der Kläger mahnte die Beklagte erfolglos ab ( Anlage K 6 ). Randnummer 4 E. ist Inhaberin prioritätsjüngerer Wort-Bildmarken ist, die jeweils den Wortbestandteil „C.“ enthalten und u.a. für die Klasse 25 eingetragen sind ( Anlagen KE 1, 2 und 5 ). Randnummer 5 Der Kläger und E. standen in den Jahren 2011 und 2012 kurzzeitig in einer Geschäftsbeziehung. Der Kläger besuchte den Betrieb von E.. Im März 2012 kam eine Produktionsvereinbarung zwischen dem Kläger und E. zustande. Der Kläger und sein Geschäftspartner Herr B. sollten für E. Strickwaren und Konfektion unter der Marke „C.“ von E. entwickeln und herstellen. Auf seine Klagemarke wies der Kläger dabei nicht hin. Die Zusammenarbeit scheiterte nach kurzer Zeit. Randnummer 6 Im Jahr 2013 ging E. gegen Unternehmen vor, die mit Hemden handelten, die mit der Klagemarke versehen waren ( Anlagenkonvolut K 62 ). Randnummer 7 Seit dem Jahr 2013 betreibt E. die vollständige Löschung der Klagemarke, zunächst vor dem DPMA und sodann vor dem Landgericht Hamburg. In Bezug auf die Ware Bekleidungsstücke wurde die Klage mit Urteil vom 02.04.2015 (Az. 315 O 89/14) abgewiesen ( Anlage K 2 ). Über die Berufung von E. gegen dieses Urteil wurde noch nicht entschieden (Az. 5 U 80/15). Randnummer 8 Der Kläger nimmt mittlerweile auch E. wegen Markenverletzung in Anspruch (Verfahren vor dem Landgericht Hamburg zum Az. 312 O 630/15 ). Randnummer 9 Hinsichtlich eines etwaigen Verkaufs der Klagemarke an E. verlangt der Kläger mindestens 1 Mio. €. Randnummer 10 Der Kläger ist der Ansicht, dass zwischen dem angegriffen Zeichen und der Klagemarke Verwechslungsgefahr bestehe. Randnummer 11 Der Kläger behauptet, die Klagemarke seit dem Jahr 2007 durchgehend zu benutzen. Dies sei durch Lizenznehmerinnen erfolgt, namentlich die A. M. V. GmbH, die Co. E. GmbH (im Folgenden: Co.) und die A. H. H. GmbH (im Folgenden: A.). Diese Unternehmen hätten Ladengeschäfte u.a. in Hamburg betrieben und dort mit der Klagemarke gekennzeichnete Bekleidungsstücke verkauft. Nachdem A. die Handelsvertreterin Frau B. eingeschaltet habe, würden darüber hinaus seit dem Jahr 2012 mit der Klagemarke gekennzeichnete Hemden u.a. an die Bekleidung Fabrik R. Be. seit 1898 GmbH & Co. KG (im Folgenden: Be.) und die Ha. Ha. GmbH & Co. KG (im Folgenden: Ha.) verkauft. Die Lizenznehmerinnen hätten die Kleidungsstücke jeweils in der T. fertigen lassen. Co. und A. hätten in den Jahren 2011 bis 2014 jährlich ca. 25.000 bis 30.000 Bekleidungsstücke veräußert, die mit der Klagemarke gekennzeichnet gewesen seien. Randnummer 12 Der Kläger beantragt, Randnummer 13 wie erkannt. Randnummer 14 Die Beklagte beantragt, Randnummer 15 die Klage abzuweisen. Randnummer 16 Darüber hinaus beantragt die Beklagte, das Verfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung des Löschungsverfahrens auszusetzen. Randnummer 17 Die Beklagte erhebt die Einrede mangelnder Benutzung der Klagemarke. Sie bestreitet eine Lizenzierung der Marke durch den Kläger. Eine rechtserhaltende Benutzung in den Jahren 2014 und 2015 sei nicht mehr möglich gewesen, weil zu diesem Zeitpunkt bereits das Löschungsverfahren durchgeführt worden sei. Randnummer 18 Die Beklagte beruft sich analog § 986 Abs. 1 BGB auf die Rechte und Einwendungen von E.. Der Kläger habe gegenüber E. sein Recht gem. § 21 MarkenG und § 242 BGB verwirkt, denn er habe gegen die Marken von E. keinen Widerspruch erhoben und gehe erst seit Ende 2015 gegen E. wegen Markenverletzung vor, obwohl er seit Jahren Kenntnis davon habe, dass E. das Zeichen „C.“ für Hemden verwende. E. vertreibe Hemden unter der Kennzeichnung „C.“ mindestens seit 1989 auch in Deutschland. Allein in der Zeit von 1993 bis 2013 habe E. in Deutschland insbesondere mit Hemden „C.“ einen Umsatz von rund 20,68 Mio. € erzielt. Dem Kläger seien die Hemden „C.“ von E. spätestens seit Anfang 2012 bekannt gewesen. Randnummer 19 Im Übrigen sei das Vorgehen des Klägers rechtsmissbräuchlich und unlauter. E. verfüge in Deutschland über einen schutzwürdigen Besitzstand. Der Kläger verfolge sachfremde, vom Markengesetz nicht geschützte Motive. Dies werde nicht zuletzt durch die Begehrensvorstellungen des Klägers bzgl. eines möglichen Verkaufs der Klagemarke deutlich. Randnummer 20 Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die eingereichten Schriftsätze nebst Anlagen und das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 22.09.2016 Bezug genommen. Randnummer 21 Die Klage ist der Beklagten am 05.09.2015 zugestellt worden. Randnummer 22 Das Gericht hat Beweis erhoben durch Vernehmung der Zeugin B.. Wegen des Ergebnisses wird auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 22.09.2016 verwiesen. Entscheidungsgründe I. Randnummer 23 Die zulässige Klage ist begründet. Randnummer 24 1. Dem Kläger steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG zu. Randnummer 25

1. a)Es besteht Verwechslungsgefahr. Randnummer 26 Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2016, 382 Rn. 19 - BioGourmet). Randnummer 27 Es stehen sich die durchschnittlich kennzeichnungskräftige Klagemarke „C.d. T.“ und das Zeichen „C.“ gegenüber. Zwischen beiden Zeichen besteht Ähnlichkeit, da das von der Beklagten verwendete Zeichen den unterscheidungskräftigen Teil der Klagemarke vollständig übernimmt. Hinsichtlich der Waren besteht Identität. Die Gesamtabwägung fällt daher zugunsten des Klägers aus. Randnummer 28
2. b)Der Anspruch des Klägers ist nicht wegen mangelnder Benutzung gemäß §§ 25, 26 MarkenG ausgeschlossen. Randnummer 29 Maßgeblich ist hier gemäß § 25 Abs. 2 S. 1 MarkenG, ob der Kläger die Klagemarke für Bekleidungsstücke innerhalb der fünf Jahre vor Zustellung der Klage am 05.09.2015 im Sinne des § 26 MarkenG benutzt hat. Gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG ist eine ernsthafte Benutzung im Inland durch den Markeninhaber erforderlich, wobei gemäß § 26 Abs. 2 MarkenG die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers als Benutzung durch den Inhaber gilt. Die Benutzung muss zudem nicht ständig während der maßgeblichen fünf Jahre erfolgen, sondern lediglich - in Wechselwirkung mit dem Umfang der Benutzung - die Annahme einer wirtschaftlich sinnvollen und nicht nur aus Gründen des Rechtserhalts erfolgten Verwendung der Marke rechtfertigen (BGH GRUR 2008, 616 Rn. 23 - AKZENTA). Randnummer 30 Auf Grund der Beweisaufnahme ist die Kammer gemäß § 286 ZPO davon überzeugt, dass eine solche Benutzung erfolgt ist. Die Zeugin B. hat glaubhaft geschildert, dass sie als Handelsvertreterin für A. ab dem Jahr 2012 Bekleidungsstücke vertrieben habe, die mit „C.d. T.“ versehen gewesen seien. Es habe sich um Hemden, Polohemden und Strickwaren gehandelt. Die Bekleidungsstücke seien im Kragen und mit einem Hangtag gelabelt gewesen. Dies habe so ausgesehen wie aus der Anlage K 36 ersichtlich. Abnehmer seien insbesondere Ha. und Be. gewesen. Im ersten Halbjahr ihrer Tätigkeit habe die Zeugin etwa 1.000 bis 1.500 Stück verkauft. Die Abverkäufe seien gut gewesen und es sei auch zunehmend Werbung geschaltet worden. Die Umsätze hätten sich daher auf zuletzt ca. 120.000,00 € pro Jahr gesteigert. Den Vertriebsvertrag habe die Zeugin zwar mit A. geschlossen. Sie habe jedoch die ganze Zeit auch mit dem Kläger in Kontakt gestanden, den sie im Übrigen seit über 20 Jahren kenne. Der Kläger selbst habe sie etwa ein halbes bis ein dreiviertel Jahr, nachdem sie die vertriebliche Zusammenarbeit mit ihm begonnen habe, auf markenrechtliche Rechtsstreitigkeiten hingewiesen und ihr die Eintragung der Klagemarke gezeigt. Die Zeugin habe festgestellt, dass sein Zeichen älter sei als das Zeichen der holländischen Firma. Dies habe ihr als Absicherung gereicht. Randnummer 31 Auf Grund der schlüssigen und detailreichen Angaben der Zeugin B. ist die Kammer davon überzeugt, dass die A. und die Zeugin jedenfalls in den letzten drei Jahren vor Klagerhebung in erheblichem Umfang Bekleidungsstücke in Deutschland vertrieben haben, die mit der Klagemarke gekennzeichnet waren. Dies geschah auch mit Zustimmung des Klägers, der die Tätigkeit der Zeugin begleitet hat und daher um die Verwendung seiner Marke wusste. Diese Benutzung der Klagemarke stellt sich nicht als eine bloße Scheinbenutzung dar. Randnummer 32
3. c)Die Kammer kann nicht feststellen, dass der Kläger seinen Unterlassungsanspruch gemäß § 21 Abs. 1 MarkenG gegenüber E. und daher analog § 986 BGB auch gegenüber der Beklagten verwirkt hat. Randnummer 33 Gemäß § 21 Abs. 1 MarkenG hat der Inhaber einer Marke nicht das Recht, die Benutzung einer eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu untersagen, soweit er die Benutzung der Marke während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat. Randnummer 34 Die Beklagte hat nicht dargelegt, dass der Kläger bereits fünf Jahre vor Geltendmachung seiner Ansprüche Kenntnis davon hatte, dass E. ihre eigenen Marken gemäß Anlagen KE 1 ff. benutzt hat. Die Beklagte selbst behauptet, dass der Kläger erst Anfang 2012 Kenntnis von diesen Marken erlangt habe. Dies war keine fünf Jahre vor Erhebung der vorliegenden Klage. Randnummer 35
4. d)Eine Verwirkung gemäß §§ 21 Abs. 4 MarkenG, 242 BGB ist ebenfalls nicht eingetreten. Randnummer 36 Rechtsfolge der allgemeinen Verwirkung auf der Grundlage des § 242 BGB ist im Markenrecht allein, dass ein Markeninhaber seine Rechte im Hinblick auf bestimmte konkrete, bereits begangene oder noch andauernde Rechtsverletzungen nicht mehr durchzusetzen vermag (BGH GRUR 2012, 928 Rn. 23 - Honda-Grauimport). Bei wiederholten gleichartigen Verletzungshandlungen lässt jede Verletzungshandlung einen neuen Unterlassungsanspruch entstehen. Auch längere Untätigkeit des Markeninhabers gegenüber bestimmten gleichartigen Verletzungshandlungen kann kein berechtigtes Vertrauen darauf begründen, der Markeninhaber werde auch künftig ein derartiges Verhalten dulden und auch in der Zukunft nicht gegen solche - jeweils neuen - Rechtsverletzungen vorgehen (BGH GRUR 2013, 1161 Rn. 21 - Hard Rock Cafe). Randnummer 37 Gegen die streitgegenständliche Verletzungshandlung aus dem Juli 2015 ist der Kläger unverzüglich tätig geworden, hat die Beklagte abgemahnt und Klage erhoben. Seinen aus dieser Verletzungshandlung herrührenden Unterlassungsanspruch kann der Kläger daher nicht verwirkt haben. Randnummer 38
5. e)Das Vorgehen des Klägers ist auch nicht rechtsmissbräuchlich. Randnummer 39 Den aus einer Marke hergeleiteten Ansprüchen kann einredeweise entgegengehalten werden, dass auf Seiten des Markeninhabers Umstände vorliegen, die die Geltendmachung des markenrechtlichen Schutzes als eine wettbewerbswidrige Behinderung gemäß § 4 Nr. 4 UWG erscheinen lassen (BGH GRUR 2008, 917 Rn. 19 - EROS). Randnummer 40 Solche Umstände kann die Beklagte jedoch nicht mit Erfolg geltend machen. Die Kammer schließt sich den Ausführungen der Zivilammer 15 des Landgerichts Hamburg im Urteil vom 02.04.2015 an (Anlage K 2, S. 11 f.). Es ist nicht ersichtlich, dass der Kläger bei Anmeldung der Klagemarke bösgläubig gewesen ist, da er auch nach Darstellung der Beklagten erst seit Anfang 2012, also nicht bereits bei Anmeldung seiner Marke im Jahr 2007, Kenntnis von der Benutzung des Zeichens „C.“ durch E. gehabt haben soll. Spätestens seit dem Jahr 2012 benutzt der Kläger seine Marke auch in größerem Umfang. Auch wenn dies erst geschah, nachdem die Produktionsvereinbarung mit E. gescheitert war, lässt sich doch nicht feststellen, dass der Kläger damit einen unlauteren Behinderungswettbewerb betreibt. So war es nicht der Kläger, der als Erster gegen E. bzw. deren Abnehmer vorgegangen ist, sondern E., die die Abnehmer des Klägers verwarnte und die Löschung der Klagemarke betrieb. Gegen E. bzw. die Beklagte als deren Abnehmerin geht der Kläger erst seit dem Jahr 2015 vor. Mögen die finanziellen Vorstellungen des Klägers bzgl. des Wertes seiner Marke auch übertrieben sein, so beweist dies doch nicht, dass der Kläger seine Marke als Sperrmarke zweckentfremdet. II. Randnummer 41 Eine Aussetzung des Verfahrens gemäß § 148 ZPO bis zum rechtskräftigen Abschluss des Löschungsverfahrens kommt nicht in Betracht. Es müssten dafür überwiegende Erfolgsaussichten im Löschungsverfahrens bestehen (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. 2010, § 14 Rn. 26 m. w. N.). Das ist jedoch nicht der Fall. Insbesondere dürfte die Marke nicht wegen mangelnder Benutzung oder einer bösgläubigen Markenanmeldung zu löschen sein (s.o.). III. Randnummer 42 Die Kostenentscheidung folgt aus den § 91 ZPO und die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit aus § 709 ZPO.