LG Hamburg 27. Zivilkammer 327 O 208/22 Urteil Unionsmarkenverletzung: Unterlassungsanspruch wegen markenmäßiger Benutzung und bösgläubiger Markenanme

Unionsmarkenverletzung: Unterlassungsanspruch wegen markenmäßiger Benutzung und bösgläubiger Markenanmeldung Orientierungssatz 1. Es ist auch dann von einer markenmäßigen Benutzung auszugehen, wenn die Marke (hier: "Pandem" für Fahrzeugteile) als Verweis auf den Warenhersteller verwendet wird. (Rn.22) 2. Eine bösgläubige Markenanmeldung, die zur Rechtsmissbräuchlichkeit der Geltendmachung von Ansprüchen aus der Marke führt, liegt vor, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig - insbesondere im Sinne wettbewerbsrechtlicher Unlauterkeit - erfolgt ist. Es spricht gegen eine bösgläubige Markenanmeldung, wenn der Anmelder das von ihm als Marke geschützte Zeichen selbst in beachtlichem Umfang benutzt. (Rn.25) Tenor I. Der Beklagte wird verurteilt, 1. es unter Androhung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu einer Höhe von 250.000,- € und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, einer Ordnungshaft oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, zu unterlassen, ohne ausdrückliche Erlaubnis der Kläger B. K. und/oder sonstige Zubehörteile für Kraftfahrzeuge unter der Bezeichnung „P.“ zu bewerben, zu vertreiben und/oder bewerben und/oder vertreiben zu lassen oder in sonstiger Form in den Verkehr zu bringen, wenn dies geschieht wie nachstehend wiedergegeben: 2. den Klägern Auskunft in Form einer geordneten Rechnungslegung zu erteilen, in welchem Umfang er die unter Ziffer 1 genannten Handlungen begangen hat unter Benennung sämtlicher gewerblicher Abnehmer mit vollständiger Anschrift, an die die markenverletzenden Produkte unter der Bezeichnung „P.“ ausgeliefert worden sind, sowie über den Umfang der betriebenen Werbung für KFZ-Teile und/oder Zubehör unter Verwendung der Bezeichnung „P.“ und unter gleichzeitiger Benennung der Werbemedien, wo und in welchem Umfang die Werbung veröffentlicht worden ist. 3. Es wird festgestellt, dass der Beklagte dazu verpflichtet ist, dem Kläger zu 1) jeglichen Schaden zu ersetzen, der diesem durch die in Ziffer 1 bezeichneten Handlungen in der Vergangenheit entstanden ist und/oder künftig noch entstehen wird. 4. Der Beklagte wird verurteilt, an die Kläger einen Betrag in Höhe von 1.303,94 €, Zug um Zug gegen die Stellung einer Rechnung der Kläger gegenüber dem Beklagten über die zu zahlenden Rechtsanwaltskosten zu zahlen. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. II. Der Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. III. Das Urteil ist für die Kläger vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung hinsichtlich Ziffer I.1 in Höhe von 80.000,- €, hinsichtlich Ziffer I.2 in Höhe von 10.000,- € und hinsichtlich der Ziffern I.4 und II. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages. Beschluss: Der Streitwert wird auf 101.303,94 € festgesetzt. Tatbestand Randnummer 1 Der Kläger zu 1) ist Inhaber der Unionswortmarke <leer> „P.“ mit einer Priorität vom 16.10.2017 (im Folgenden „Klagemarke“). Die Klagemarke steht in Kraft und beansprucht Schutz u.a. in Klasse 12 für Fahrzeugteile sowie Teile und Zubehör für Landfahrzeuge. Die Klägerin zu 2) ist im Bereich des Tunings von Kraftfahrzeugen tätig und nutzt die Klagemarke seit ihrer Eintragung für die oben genannten Waren. Randnummer 2 Der Beklagte, handelnd unter der Bezeichnung „ F. A.“, vertreibt über E. und A. sowie einen eigenen Webshop als gewerblicher Händler B. und Tuning-Anbauteile für Kraftfahrzeuge unter den Bezeichnungen „P.“ und „P. Style“ (siehe Antrag und Anlage K 2). Eine Gestattung zur Nutzung der Bezeichnung durch den Kläger zu 1) liegt nicht vor. Randnummer 3 Die Klägerin zu 2), deren Geschäftsführer der Kläger zu 1) ist, behauptet, der Kläger zu 1) habe ihr eine exklusive Lizenz zur Nutzung des Kennzeichens „P.“ für sämtliche in der Markeneintragung enthaltenen Warenklassen eingeräumt, welche die Klägerin zu 2) auch dazu berechtige, im eigenen Namen gegen Rechtsverletzungen vorzugehen. Die entsprechende Lizenzvereinbarung hat er mit Schriftsatz vom 09.03.2023 vorgelegt. Mit den unter der Klagemarke vertriebenen Waren habe sie in den letzten Jahren sechsstellige Umsätze erzielt. Gestützt darauf ist die Klägerseite der Ansicht, dass der Beklagte die Rechte des Klägers zu 1) an der Klagemarke durch die Nutzung der Bezeichnungen „P.“ und „P. Style“ verletze, so dass ihr der geltend gemachte Unterlassungsanspruch und die Annexansprüche zustünden. Randnummer 4 Die Kläger beantragen Randnummer 5 wie erkannt, abgesehen von folgenden Abweichungen: Randnummer 6 Ziffer I.1 des Tenors: „um/oder“ (Ziffer I des Antrags) statt „und/oder“ (Ziffer I.1 des Tenors) und „Für jeden Fall der zur Wiederhandlung (Ziffer II des Antrags) statt „für jeden Fall der Zuwiderhandlung“ (Ziffer I.1 des Tenors), Randnummer 7 Ziffer I.2 des Tenors: „an die die markenverletzte Produkte“ (Ziffer III des Antrags) statt „an die die markenverletzenden Produkte (Ziffer I.2 des Tenors), Randnummer 8 Ziffer I.3 des Tenors: „den Kläger zu 1)“ und „durch die in Ziffer 1 des Klageantrags mehr bezeichneten Handlungen“ (beide Ziffer IV des Antrags) statt „dem Kläger zu 1)“ und „durch die in Ziffer 1 bezeichneten Handlungen“ (beide Ziffer I.3 des Tenors). Randnummer 9 Der Beklagte beantragt, Randnummer 10 die Klage abzuweisen. Randnummer 11 Der Beklagte rügt die Unbestimmtheit des Klageantrags hinsichtlich der in der Wiedergabe der Anträge von der Tenorierung abweichenden Passagen. Randnummer 12 Der Beklagte hat die Lizenz des Klägers zu 1) an die Klägerin zu 2) ebenso wie die Umsätze mit Waren unter der Klagemarke im Schriftsatz vom 09.11.2022 mit Nichtwissen bestritten, auf die nachfolgende Vorlage des entsprechenden Lizenzvertrages jedoch nicht reagiert. Randnummer 13 Der Beklagte ist der Ansicht, der Eintragung der Klagemarke hätten absolute Schutzhindernisse entgegengestanden, so dass die Klagemarke löschungsreif sei. Dies ergebe sich daraus, dass die Bodykits, welche die Klägerin zu 1) und der Beklagte vertreiben, von der japanischen Firma T. K. stammten und dass die Bezeichnung „P.“ von dem Erfinder der Bodykits, dem Japaner K. M., stamme, der diese auch in Japan und den USA durch entsprechende Marken geschützt habe. Der Vertrieb durch T. K. erfolge von Japan aus in alle Welt unter der Bezeichnung „P.“ (Rechnungen als Anlagenkonvolut B 6 vorgelegt). Vor diesem Hintergrund sei klar, dass der Kläger zu 1) deutschen Markenschutz erworben habe, um weitere Anbieter der entsprechenden Bodykits in Deutschland zu behindern, zumal er keine exklusive Vertriebslizenz für Deutschland habe und die Firma T. K. ihm auch nicht gestattet habe, die Bezeichnung „P.“ in Deutschland als Marke zu schützen. Damit sei die Markenanmeldung bösgläubig erfolgt, so dass ein Vorgehen aus der Marke rechtsmissbräuchlich sei, und der Markeneintragung stehe § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, da der angesprochene Verkehr die Bezeichnung „P.“ mit einer bestimmten Art und Beschaffenheit von Bodykits und Anbauteilen für Kraftfahrzeuge verbinde, zumal der Hersteller T. K. die Bodykits selbst unter der Bezeichnung „P. verkaufe (zu dem Verständnis des angesprochenen Verkehrs wird vorsorglich ein Sachverständigengutachten angeboten) und wohl auch möchte, dass die Bodykits unter dieser Bezeichnung den Endkunden angeboten und verkauft würden. Randnummer 14 Der Beklagte ist weiter der Ansicht, er habe die Bezeichnung „P.“ der Klagemarke nicht markenmäßig benutzt. Er sei nämlich berechtigt, zum Angebot und Verkauf der Bodykits die von dem Hersteller verwendete Marke zu benutzen. Dadurch sei auch keine Herkunftstäuschung oder anderweitige Irreführung des Verkehrs zu befürchten. Eine markenmäßige Benutzung scheide auch deswegen aus, weil sich die Bezeichnung „P.“ auf den im vorangegangenen Verfügungsverfahren vorgelegten Screenshots der angeblichen Markenverletzungen nur auf den Fahrzeugen befinde, was nicht verwunderlich sei, da die verwendeten Produktbilder vom Hersteller T. K. stammten und den Händlern weltweit zur Verfügung gestellt würden. Dass die Bezeichnung „P.“ teilweise auch in den Hinweisen zum Modell und Hersteller genannt werde, ändere an der rechtlichen Beurteilung nichts. Randnummer 15 Schließlich macht der Beklagte hinsichtlich der Erstattung der Abmahnkosten ein Zurückbehaltungsrecht gestützt darauf geltend, dass er bisher von den Klägern keine ordnungsgemäße Rechnung darüber erhalten habe. Randnummer 16 Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes im Übrigen wird auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 23.03.2023 verwiesen (§ 313 Abs. 2 Satz 2 ZPO). Entscheidungsgründe I. Randnummer 17 Die zulässige Klage ist ganz überwiegend begründet. Ihr ist daher im tenorierten Umfang stattzugeben. Randnummer 18 1. Die Klage ist zulässig. Insbesondere sind die gestellten Klageanträge hinreichend bestimmt i.S.d. § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO. Bei den von dem Beklagten gerügten Unbestimmtheiten handelt es sich um offensichtliche Schreibversehen, die keinen Zweifel über die gestellten Anträge aufkommen und sich im Wege der Auslegung korrigieren lassen, wie es im Tenor des vorliegenden Urteils geschehen ist. Randnummer 19 2. Die Klage ist weit überwiegend begründet. Randnummer 20

1. a)Den Klägern steht gegen den Beklagten ein Unterlassungsanspruch aus Art. 130, Art. 9 Abs. 2 lit. a, Abs. 3 lit. b UMV (VO 2017/1001) zu. Randnummer 21 Der Kläger zu 1) ist Inhaber der Unionswortmarke <leer> „P.“ mit einer Priorität vom 16.10.2017 (im Folgenden „Klagemarke“). Die Klagemarke steht in Kraft und beansprucht Schutz u.a. in Klasse 12 für Fahrzeugteile sowie Teile und Zubehör für Landfahrzeuge. Die Klägerin zu 2) ist im Bereich des Tunings von Kraftfahrzeugen tätig und nutzt die Klagemarke seit ihrer Eintragung aufgrund der vorgelegten Lizenzvereinbarung vom 20.01.2022 für die oben genannten Waren. Der zunächst von dem Beklagten mit Nichtwissen bestrittene Lizenzvertrag ist von der Klägerseite mit Schriftsatz vom 09.03.2023 vorgelegt worden, ohne dass der Beklagte darauf reagiert hätte. Der entsprechende Vortrag ist vor diesem Hintergrund als unstreitig anzusehen. Randnummer 22 Der Beklagte hat mit der Bezeichnung „P.“ ein identisches Zeichen für identische Waren wie jene, für welche die Klagemarke Schutz beansprucht, benutzt. Darin liegt eine Doppelidentverletzung der Klagemarke iSd. Art. 9 Abs. 2 lit. a UMV, so dass es weder auf eine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen noch auf die Höhe der Umsätze der Klägerin zu 2) mit Waren unter dem Zeichen „P.“ ankommt. Der Beklagte benutzt das Zeichen „P.“ markenmäßig, nämlich als Hinweis auf die Herkunft der unter der Bezeichnung angebotenen und verkauften B.-K. und Tuningteile. Abgesehen davon, dass sich die Bezeichnung „P.“ in den konkreten angegriffenen Angeboten auch in den vom Beklagten selbst verfassten Hinweisen auf Modell und Hersteller findet, würde daran auch die Tatsache nichts ändern, dass es sich bei den dargestellten Produktbildern mit der Bezeichnung „P.“ um solche des Herstellers T. K. handelt. Randnummer 23 Die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs ist weder unter dem Gesichtspunkt einer bösgläubigen Markenanmeldung (Art. 59 Abs. 1 lit. b UMV) noch der Nutzung des Zeichens „P.“ zur Bezeichnung der Art und Beschaffenheit der Ware (Art. 7 Abs. 1 lit. c UMV) rechtsmissbräuchlich. Randnummer 24 Eine bösgläubige Markenanmeldung des Klägers zu 1) ist nicht ersichtlich. Randnummer 25 Eine bösgläubige Markenanmeldung, die zur Rechtsmissbräuchlichkeit der Geltendmachung von Ansprüchen aus der Marke führt, liegt vor, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig - insbesondere im Sinne wettbewerbsrechtlicher Unlauterkeit - erfolgt ist (BeckOK UMV/ Pohlmann/Schramek , Art. 59 Rn 5). Das absolute Schutzhindernis der Bösgläubigkeit bildet eine Brücke zwischen Marken- und Wettbewerbsrecht. Es soll die Anmeldung von solchen Marken bzw. ein Vorgehen daraus verhindern, die ab initio nicht dazu bestimmt sind, im Interesse eines lauteren Wettbewerbs Waren und Dienstleistungen als solche eines bestimmten Unternehmens zu individualisieren, sondern Dritte im Wettbewerb zu behindern. Auf die subjektiven Motive des Anmelders der in Rede stehenden Marke lässt sich regelmäßig aus objektiven Umständen schließen. Dabei ist zunächst davon auszugehen, dass der Anmelder einer Marke nicht allein deshalb bösgläubig handelt, weil er weiß oder wissen muss, dass ein Dritter zumindest in einem Mitgliedstaat ein gleiches oder ähnliches Zeichen für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen nutzt, ohne hierfür einen Markenschutz erworben zu haben (EuGH GRUR Int. 2009, 914 Rn 40 - Lindt ; EuGH GRUR Int. 2013, 792 Rn 37 - Malaysia Dairy Industries ). Damit korrespondiert die grundsätzliche Vermutung, dass die Anmeldung einer Marke nicht bösgläubig erfolgt, so dass besondere Feststellungen zur Bösgläubigkeit zu treffen sind. Dementsprechend müssen zum Zeitpunkt der Anmeldung vorliegende Umstände hinzutreten, die das Verhalten des Anmelders als bösgläubig im Sinne eines Einsatzes der Marke für unlautere Zwecke erscheinen lassen. Dabei ist stets eine objektive Gesamtwürdigung und -abwägung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen, um zu ermitteln, ob die Anmeldung in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung eines Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist. Für eine bösgläubige Markenanmeldung spricht etwa der Umstand, dass der Anmelder der Marke diese mit dem Ziel anmeldet, andere vom weiteren Gebrauch des Zeichens, welches sie bereits vorher benutzt haben, auszuschließen und die an sich unbedenkliche Sperrwirkung der Marke somit zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen. Auf diese Absicht kann insbesondere aus dem Umstand geschlossen werden, dass die Marke ohne hinreichenden sachlichen Grund angemeldet worden ist, weil der Anmelder kein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Eintragung der fraglichen Marke zur Förderung der eigenen Wettbewerbssituation hat, worauf sich wiederum insbesondere retrospektiv schließen lässt, wenn sich herausstellt, dass der Anmelder die Marke nicht selbst nutzt, sondern lediglich dazu benutzt, andere vom Markt auszuschließen (EuGH GRUR Int. 2009, 914 Rn 44 - Lindt ). Umgekehrt spricht es gegen eine bösgläubige Markenanmeldung, wenn der Anmelder das von ihm als Marke geschützte Zeichen selbst in beachtlichem Umfang benutzt und im Hinblick darauf die markenrechtliche Absicherung gegenüber Dritten für erforderlich hält. Randnummer 26 Gemessen an diesen Maßstäben liegt keine bösgläubige Anmeldung der Klagemarke durch den Kläger zu 1) vor. Der Kläger zu 1) hat die Klagemarke mit dem Ziel der Nutzung nach Lizenzierung an die Klägerin zu 2), deren Geschäftsführer er ist, angemeldet und die Klägerin zu 2) nutzt die Klagemarke seitdem auch zum Vertrieb von ihr importierter „P.“ Body Kits und Tuningteile. Dies spricht dafür, dass es den Klägern bei Anmeldung der Klagemarke in erster Linie um die Förderung und Absicherung der eigenen Wettbewerbssituation und nicht um die Störung der wettbewerblichen Entfaltung Dritter einschließlich des Beklagten ging. Der Kläger zu 1) hat auch nur diese eine Marke angemeldet und nicht etwa nach dem Gießkannenprinzip zahlreiche weitere Bezeichnungen, um etwa jegliche weitere Anbieter von Tuning-Teilen, die er selbst gar nicht vertreibt, am Markteintritt zu hindern. Schließlich hat der Beklagte auch keine weiteren, erheblichen Umstände vorgetragen, die geeignet sind, die Unlauterkeit der Anmeldung der Klagemarke zu begründen. Randnummer 27 Das Zeichen „P.“ dient auch nicht der Bezeichnung der Art und Beschaffenheit der Ware (Art. 7 Abs. 1 lit. c UMV), so dass dieser Einwand des Beklagten ebenfalls nicht durchgreift. Randnummer 28
2. b)Als Annex zu dem Unterlassungsanspruch steht den Klägern der geltend gemachte Auskunftsanspruch aus Art. 129 Abs. 2 UMV i.V.m. §§ 119 Nr. 2, 19 Abs. 1, 3 MarkenG zu. Randnummer 29
3. c)Der dem Grunde nach festgestellte Schadensersatzanspruch der Kläger gegen den Beklagten folgt aus Art. 129 Abs. 2 UMV i.V.m. §§ 119 Nr. 2, 14 Abs. 6 MarkenG. Randnummer 30
4. d)Der geltend gemachte Anspruch auf Aufwendungsersatz wegen der vorgerichtlichen Abmahnkosten steht den Klägern aus §§ 683 S. 1, 677, 670 BGB nur Zug um Zug gegen Stellen einer Rechnung der Kläger gegenüber dem Beklagten in Höhe der geltend gemachten Aufwendungen für die ausgesprochene Abmahnung zu (siehe Voges, GRUR 2020, 254, 255), da der Beklagte insofern ein Zurückbehaltungsrecht geltend gemacht hat. Die Klage war daher im Hinblick auf eine unbedingte Verurteilung abzuweisen. II. Randnummer 31 Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 ZPO. Der Streitwert ist auf der Grundlage von §§ 43 Abs. 1, 51 Abs. 1 GKG festgesetzt worden. Die geltend gemachten Abmahnkosten waren als Hauptforderung anzusehen, da sie nach dem vorangegangenen einstweiligen Verfügungsverfahren ohne Abgabe einer Unterlassungsverpflichtungserklärung oder Abschlusserklärung keinen hinreichend engen Bezug mehr zu dem Hauptsacheverfahren darstellen. Vom Gesamtstreitwert entfallen auf den Unterlassungsanspruch (Ziffer I.1 des Tenors) 80.000,- €, auf den Auskunfts- (Ziffer I.2 des Tenors) und Schadensersatzfeststellungsanspruch (Ziffer I.3 des Tenors) jeweils 10.000,- € sowie 1.303,94 € auf den Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten.