← Deutschland

LG Hamburg 27. Zivilkammer 327 O 40/25 Urteil Verwechslungsgefahr zwischen der Unionswortmarke „JOULE“ und dem Zeichen „Joule“ für Softwarelösungen §

Verwechslungsgefahr zwischen der Unionswortmarke „JOULE“ und dem Zeichen „Joule“ für Softwarelösungen Orientierungssatz 1. Zwischen der Unionswortmarke „JOULE“ und dem Zeichen „Joule“ für Softwarelösungen zur Einbindung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen für einen KI-Assistenten besteht Verwechslungsgefahr. (Rn.83) 2. Es liegt ein Fall der Doppelidentverletzung im Sinne des Art. 9 Abs. 2 lit.

  1. a)UMV vor, da das beklagte Unternehmen unter dem angegriffenen, identischen Zeichen „JOULE“ in selbständig kennzeichnender Weise einen KI-Assistenten als Software as a Service, also als ein cloudbasiertes Softwarebereitstellungsmodell, bei dem Anwendungen über das Internet abonniert und genutzt werden, anstatt lokal installiert zu werden, anbietet und vertreibt. Dieses Produkt ist mit den durch die Klagemarke geschützten Dienstleistungen identisch. (Rn.85) 3. Die Verwechslungsgefahr folgt aus einer Doppelidentverletzung. Die Zeichenidentität ist augenscheinlich. Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen sind ebenfalls identisch. (Rn.90) 4. Nach Art. 59 Abs. 1
  2. b)UMV wird die Unionsmarke auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für nichtig erklärt, wenn der Anmelder bei der Anmeldung der Marke bösgläubig war. Der Begriff der Bösgläubigkeit bezieht sich auf einen subjektiven Beweggrund des Markenanmelders, also eine unredliche Absicht oder ein sonstiges „unlauteres Motiv“. Dieser Beweggrund ist anhand objektiver Kriterien zu ermitteln. Für die Beurteilung der Bösgläubigkeit ist daher die Absicht des Anmelders zum Zeitpunkt der Anmeldung zu berücksichtigen. (Rn.100) 5. Es ist keine Bösgläubigkeit anzunehmen, wenn nicht vorgetragen ist, dass der Anmelder bei seinem Antrag auf Eintragung der Klagemarke Kenntnis davon hatte, dass ein anderer Marktteilnehmer beabsichtigte, das Zeichen zu benutzen. (Rn.102) Tenor Die Beklagte zu 1) wird verurteilt, es bei Meidung eines Ordnungsgeldes von bis zu € 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in der Europäischen Union das Zeichen „Joule“ für Softwarelösungen zur Einbindung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen für einen KI-Assistenten zu benutzen, wie nachstehend
  3. a)auf der Webseite unter S..com wie aus Anlage K 9 ersichtlich und/oder wie aus Anlage K 22a ersichtlich und/oder wie aus Anlage K 9 ersichtlich und/oder wie aus Anlage K 9 ersichtlich und/oder
  4. b)innerhalb der S. Softwarelösungen wie aus Anlage K 9 ersichtlich und/oder wie aus Anlage K 9 ersichtlich und/oder
  5. c)innerhalb der S. Mobile-Client Softwarelösungen wie aus Anlage K 18 ersichtlich und/oder
  6. d)durch Ermöglichung der Benutzung in Drittsoftware, wie etwa die Integration mit Microsoft 365 wie aus Anlage K 19c ersichtlich und/oder
  7. e)in Kombination mit „Studio“ und/oder „Agent“ und/oder „Skills“ wie aus Anlage K 19d ersichtlich und/oder wie aus Anlage K 19e ersichtlich und/oder wie aus Anlage K 55 ersichtlich und/oder wie aus Anlage K 19h ersichtlich. Die Beklagte zu 2) wird verurteilt, es bei Meidung eines Ordnungsgeldes von bis zu € 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft von bis zu 6 Monaten, zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in der Europäischen Union die Zeichen „ J.“ und/oder „S. J.“ für Software für künstliche Intelligenz; Künstliche Intelligenz-Software zur Erstellung von Analysen; Künstliche Intelligenz-Software und maschinelle Lernsoftware; Interaktive Software basierend auf künstlicher Intelligenz; Software zur Einbindung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen im Bereich von Big Data. Designentwürfe, Dienstleistungen eines Programmierers, Anpassung, Integration, Implementierung, Wartung, Fehlerbehebung, Aktualisierung und Vermietung in Bezug auf die folgenden Waren: Computerprogramme und -software; Forschung in Bezug auf Software und Softwareengineering; Computersoftwareberatung; Cloud-Computing; Software as a Service [SaaS]; Plattform als Dienstleistung; Anwendungsdiensteanbieter mit Software für Anwendungsprogrammierschnittstellen (API); Software as a Service [SaaS] zur Verarbeitung und Erzeugung von Abfragen in natürlicher Sprache; Software as a Service [SaaS] unter Verwendung von künstlicher Intelligenz für die Erzeugung von Sprache und Text; Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Software für multimodale, auf maschinellem Lernen basierende Text- und Sprachverarbeitung; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software für Chatbots mit künstlicher Intelligenz; Forschungs- und Entwicklungsdienste in Bezug auf die folgenden Bereiche: Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. zu benutzen. Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin sämtlichen Schaden zu ersetzen, der ihr durch Handlungen gemäß Ziffer 1 entstanden ist und/oder noch entstehen wird. Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin über die in Ziffer 1 bezeichneten Handlungen Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, gegliedert nach Kalendervierteljahren schriftlich, in geordneter Form a. über den gesamten Nutzungszeitraum der Software „JOULE“ seit deren Verfügbarkeit für den Kunden, die Anzahl der Nutzer und die mit der Nutzung der Software „JOULE“ in diesem Zeitraum erzielten Umsätze; sowie b. die unter Bezugnahme auf die Bezeichnung „JOULE“ betriebene Werbung, aufgegliedert nach Werbeträgern und unter Angabe deren Auflage, Zugriffszahlen, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet. c. Die Beklagten werden verurteilt, als Gesamtschuldner an die Klägerin einen Betrag in Höhe von 5.498,63 Euro nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 18.09.2024 zu zahlen. d. Die Widerklage wird abgewiesen. e. Die Beklagten haben die Kosten des Rechtsstreits wie Gesamtschuldner zu tragen. f. Das Urteil ist hinsichtlich Ziffern 1 und 2 gegen Sicherheitsleistung in Höhe von jeweils 200.000 €, hinsichtlich Ziffern 3 und 4 gegen Sicherheitsleistung in Höhe von jeweils 50.000 € und im Übrigen gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar. g. Der Streitwert wird auf 700.000,00 € festgesetzt (Ziffern 1, 2 und 6: jeweils 200.000 €, Ziffer 3: 70.000,00 € und Ziffer 4: 30.000 €). Tatbestand Randnummer 1 Die Klägerin ist ein Technologieunternehmen, das Softwarelösungen für den Handel mit Energie und Rohstoffen anbietet. Das Hauptprodukt der Klägerin ist ein cloudbasiertes Servicemodell mit der Bezeichnung „JOULE“, das vor allem für den Energie- und Rohstoffmarkt entwickelt wurde. Randnummer 2 Die Klägerin ist u.a. Inhaberin der Unionswortmarke „JOULE“ Nr. ... mit Priorität vom 07.11.2022 (Klagemarke; Registerauszug Anlage K 2). Randnummer 3 Die Klagemarke genießt folgenden Schutz: Randnummer 4 Klasse 09: Computersoftware; Anwendungssoftware; Computersoftwareplattformen Randnummer 5 Klasse 42: Host-Dienste; Dienstleistungen eines Anwendungsdienstanbieters, nämlich Hosting von Computersoftwareanwendungen für Dritte; Vermietungsdienste in Bezug auf Computersoftware; Software as a Service [SaaS]; Entwicklung, Programmierung und Implementierung von Software; Plattform als Dienstleistungen. Randnummer 6 Die Klägerin ist zudem Inhaberin der Unionswortmarke „JOULE“, ..., mit Priorität vom 02.06.2011 (Anlage B 11), deren Schutz sich in Nizza-Klassen 9, 16, 35, 36, 38 und 42 u.a. auf Randnummer 7 „Computer, Computerhardware und Computersoftware sowie Teile und Bestandteile für alle vorstehend genannten Waren; Computerperipheriegeräte; Integrierte Schaltkreise; Elektronische Publikationen; Computerhardware und Computersoftware für die Datenbankverwaltung, Computerprogramme; Von Datenbanken, Einrichtungen eines globalen Computernetzes oder dem Internet online gelieferte Computersoftware und Veröffentlichungen in elektronischer Form; Interaktive Computersoftware, Geräte zur Suche elektronischer Informationen in einem globalen Computernetz oder im Internet; Alles vorstehend Genannte zur Verwendung im Waren- und Terminhandel; Randnummer 8 Telekommunikationsdienste; Computergestützte Online-Recherchedienste; Bereitstellung von Online-Kommunikationsdiensten; Kommunikation über ein globales Computernetz oder das Internet; E-Mail-Dienste, Nachrichtenübermittlung und - empfang; Rundfunk- und Fernsehdienste; Bereitstellung des Zugangs zu Web-Seiten; Leasing von Zugangszeiten zu einer Computerdatenbank; Übertragung und Verbreitung von Daten oder audiovisuellen Bildern über ein globales Computernetz oder das Internet; Bereitstellung von Verbindungen zwischen Websites; Bereitstellung von Hyperlinks zwischen Websites; Bereitstellung des Zugangs zu digitaler Musik oder MP3-Websites im Internet oder in einem weltweiten Computernetz; Bereitstellung von E-Mail-Diensten; Consulting, Informations- und Beratungsdienste in Bezug auf vorstehend genannte Leistungen; Alles vorstehend Genannte zur Verwendung im Waren- und Terminhandel; Randnummer 9 Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Grafikdesign zur Zusammenstellung von Web- Seiten im Internet; Erstellen und Pflege von Websites; Übernahme von Host-Funktionen für Websites Dritter; Information und Beratung in Bezug auf alle vorstehend genannten Leistungen; Bereitstellung von Informationen in Bezug auf die vorstehend genannten Leistungen über ein globales Computernetz oder das Internet; Alles vorstehend Genannte zur Verwendung im Waren- und Terminhandel“ Randnummer 10 erstreckt. Randnummer 11 Die Beklagte zu 2) ist die Konzernmutter des S.-Konzerns; die Beklagte zu 1) ist eine nationale Tochtergesellschaft der Beklagten zu 2). In Deutschland übernimmt die Beklagten zu 1) zentrale Aufgaben des S. Konzerns wie den Vertrieb der S.-Produkte und das Angebot von Dienstleistungen in Deutschland. Die Beklagte zu 1) ist für die Webseiten der Beklagten zu 2) verantwortlich. S.-Softwareanwendungen werden weltweit von mehreren Millionen Anwendern genutzt und richten sich an Unternehmen in zahlreichen Branchen, einschließlich der Marktsegmente Öl, Gas, Energie und Banking. Randnummer 12 Die Beklagten brachten unter dem Zeichen „JOULE“ einen generativen KI-Copiloten auf den Markt, der den Nutzer bei der Interaktion mit S. Systemen unterstützen soll. Dabei bietet die Beklagtenseite die Möglichkeit, den KI-Copiloten in andere Software zu integrieren und bewirbt ihr Produkt u.a. wie folgt: Randnummer 13 “Today we are proud to announce that we are making Joule available to you everywhere and giving you answers to everything” Randnummer 14 „...Joule becomes an omnipresent, always-on, proactive, and personalized AI assistant.” Randnummer 15 “No matter in which app the end-user is working, S. or non- S., joule will be everywhere” (Anlage K 49) Randnummer 16 Für das Angebot und den Vertrieb ihrer neuen KI-Assistenz meldete die Beklagte zu 2) im Jahr 2023 die Unionswortmarken Randnummer 17 • JOULE (...) Randnummer 18 • S. JOULE (...), Randnummer 19 jeweils für die folgenden Dienstleistungen der Klasse 42 an: Randnummer 20 „Designentwürfe, Dienstleistungen eines Programmierers, Anpassung, Integration, Implementierung, Wartung, Fehlerbehebung, Aktualisierung und Vermietung in Bezug auf die folgenden Waren: Computerprogramme und -software; Forschung in Bezug auf Software und Softwareengineering; Computersoftwareberatung; Cloud-Computing; Software as a Service [SaaS]; Plattform als Dienstleistung; Anwendungsdiensteanbieter mit Software für Anwendungsprogrammierschnittstellen (API); Software as a Service [SaaS] zur Verarbeitung und Erzeugung von Abfragen in natürlicher Sprache; Software as a Service [SaaS] unter Verwendung von künstlicher Intelligenz für die Erzeugung von Sprache und Text; Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Software für multimodale, auf maschinellem Lernen basierende Text- und Sprachverarbeitung; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software für Chatbots mit künstlicher Intelligenz; Forschungs- und Entwicklungsdienste in Bezug auf die folgenden Bereiche: Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen.“ Randnummer 21 sowie im Jahr 2024 Randnummer 22 • S. JOULE (...) Randnummer 23 • JOULE (...) Randnummer 24 jeweils für die folgenden Waren der Klasse 9 Randnummer 25 „Software für künstliche Intelligenz; Künstliche Intelligenz-Software zur Erstellung von Analysen; Künstliche Intelligenz-Software und maschinelle Lernsoftware; Interaktive Software basierend auf künstlicher Intelligenz; Software zur Einbindung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen im Bereich von Big Data.“ Randnummer 26 (Anlagenkonvolut K 8) Randnummer 27 „JOULE“ wird von der Beklagten zu 1) derzeit auf nationalen und regionalen S.-Webseiten beworben. Der KI-Assistent ist dabei branchenübergreifend verfügbar und wird auch von Unternehmen im Energiesektor genutzt. Randnummer 28 Die Klägerin trägt vor, die Beklagte zu 1) verwende das Zeichen „JOULE“ markenmäßig. Das Zeichen „S. JOULE“ verstehe der angesprochene Verkehr als Mehrfachkennzeichnung. Der angesprochene Verkehrskreis bringe den Waren und Dienstleistungen der Beklagten nur einen geringen Aufmerksamkeitsgrad entgegen, weil der KI-Copilot der Beklagten als besonders niedrigschwelliges und intuitives Angebot präsentiert werde. Es liege zudem eine Identität mit den geschützten Waren und Dienstleistungen der Klagemarke und damit eine Doppelidentität vor. Die Klagemarke habe eine gesteigerte Kennzeichnungskraft wegen besonders hoher Bekanntheit im Bereich des Energie- und Commodityhandels. Der Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte zu 2) folge aus einer Erstbegehungsgefahr wegen der Unionsmarkenanmeldung für die Zeichen „JOULE“ und „S. JOULE“. Eine Wiederholungsgefahr folge daraus, dass die Verletzungshandlungen der Beklagten zu 1) der Beklagten zu 2) als Konzernmutter zuzurechnen seien. Randnummer 29 Die Anmeldung der Klagemarke sei nicht bösgläubig erfolgt, weil die Klägerin keine Sperrabsicht, sondern allein eine Benutzungsabsicht hinsichtlich ihrer eigenen Marke gehabt habe. Randnummer 30 Die Klägerin beantragt, Randnummer 31 I. die Beklagte zu 1) zu verurteilen, es bei Meidung eines Ordnungsgeldes von bis zu € 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in der Europäischen Union das Zeichen „Joule“ für Softwarelösungen zur Einbindung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen für einen KI-Assistenten zu benutzen, wie nachstehend Randnummer 32 a. auf der Webseite unter S..com Randnummer 33 und/oder Randnummer 34 und/oder Randnummer 35 und/oder Randnummer 36 und/oder Randnummer 37 b. innerhalb der S. Softwarelösungen Randnummer 38 und/oder Randnummer 39 und/oder Randnummer 40 c. innerhalb der S. Mobile-Client Softwarelösungen Randnummer 41 und/oder Randnummer 42 d. durch Ermöglichung der Benutzung in Drittsoftware, wie etwa die Integration mit Microsoft 365 Randnummer 43 und/oder Randnummer 44 e. in Kombination mit „Studio“ und/oder „Agent“ und/oder „Skills“ Randnummer 45 und/oder Randnummer 46 und/oder Randnummer 47 und/oder Randnummer 48 II. die Beklagte zu 2) zu verurteilen, es bei Meidung eines Ordnungsgeldes von bis zu € 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft von bis zu 6 Monaten, zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in der Europäischen Union die Zeichen „JOULE“ und/oder „S. JOULE“ für Randnummer 49 Software für künstliche Intelligenz; Künstliche Intelligenz-Software zur Erstellung von Analysen; Künstliche Intelligenz-Software und maschinelle Lernsoftware; Interaktive Software basierend auf künstlicher Intelligenz; Software zur Einbindung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen im Bereich von Big Data. Randnummer 50 Designentwürfe, Dienstleistungen eines Programmierers, Anpassung, Integration, Implementierung, Wartung, Fehlerbehebung, Aktualisierung und Vermietung in Bezug auf die folgenden Waren: Computerprogramme und -software; Forschung in Bezug auf Software und Softwareengineering; Computersoftwareberatung; Cloud-Computing; Software as a Service [SaaS]; Plattform als Dienstleistung; Anwendungsdiensteanbieter mit Software für Anwendungsprogrammierschnittstellen (API); Software as a Service [SaaS] zur Verarbeitung und Erzeugung von Abfragen in natürlicher Sprache; Software as a Service [SaaS] unter Verwendung von künstlicher Intelligenz für die Erzeugung von Sprache und Text; Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Software für multimodale, auf maschinellem Lernen basierende Text- und Sprachverarbeitung; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software für Chatbots mit künstlicher Intelligenz; Forschungs- und Entwicklungsdienste in Bezug auf die folgenden Bereiche: Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen; Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Randnummer 51 zu benutzen; Randnummer 52 III. festzustellen, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin sämtlichen Schaden zu ersetzen, der ihr durch Handlungen gemäß Ziffer I entstanden ist und/oder noch entstehen wird; Randnummer 53 IV. die Beklagten zu verurteilen, der Klägerin über die in Ziffer I bezeichneten Handlungen Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, gegliedert nach Kalendervierteljahren schriftlich, in geordneter Form Randnummer 54 a. über den gesamten Nutzungszeitraum der Software „JOULE“ seit deren Verfügbarkeit für den Kunden, die Anzahl der Nutzer und die mit der Nutzung der Software „JOULE“ in diesem Zeitraum erzielten Umsätze; Randnummer 55 sowie Randnummer 56 b. die unter Bezugnahme auf die Bezeichnung „JOULE“ betriebene Werbung, aufgegliedert nach Werbeträgern und unter Angabe deren Auflage, Zugriffszahlen, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet. Randnummer 57 V. die Beklagten zu verurteilen, als Gesamtschuldner an die Klägerin einen Betrag in Höhe von 5.498,63 Euro nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen. Randnummer 58 Die Beklagten beantragen, Randnummer 59 die Klage abzuweisen. Randnummer 60 Wiederklagend beantragen sie, Randnummer 61 die Klagemarke (Unionswortmarke „JOULE“, Registernummer ...) hinsichtlich aller eingetragenen Waren und Dienstleistungen für nichtig zu erklären. Randnummer 62 Die Klägerin beantragt, Randnummer 63 die Widerklage abzuweisen. Randnummer 64 Die Beklagten tragen vor, die Beklagte zu 1) verwende das angegriffene Zeichen nicht als Marke, sondern als Featurebezeichnung. Im Bereich der Geschäftssoftware sei es üblich, Modellbezeichnungen für verschiedene Softwareprodukte zu verwenden, die unter derselben Marke vertrieben werden. Bei dem Zeichen der Beklagten handele es sich lediglich um eine Modellbezeichnung – keine Kennzeichnung – eines unselbständigen KI-Assistenten. Damit sei es lediglich ein Werkzeug, das innerhalb der Produkte der Beklagten von den Kunden verwendet, aber nicht gesondert erworben werden könne. Es fehle zudem an einer Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke „JOULE“ und dem Zeichen „S. JOULE“, weil letzteres durch den Bestandteil „S.“ geprägt werde und allenfalls eine geringe Ähnlichkeit zur Klagemarke aufweise. Zudem liege höchstens eine durchschnittliche Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit vor. Die Klägerin versuche, das Zeichen „JOULE“ zu monopolisieren, indem sie es für Software im Allgemeinen eintrage, während sich aus ihrem Geschäftsfeld und dem Disclaimer ihrer Markenanmeldung eigentlich eindeutig ergebe, dass das Zeichen „JOULE“ nur im Bereich der Energiehandelsplattformen verwendet werde. Dass die Klägerin dennoch versuche, gegen Marken in einem völlig anderen Bereich vorzugehen und sich dabei auf die eingetragenen Gattungsbegriffe der Klagemarke berufe, widerspreche den allgemeinen Grundsätzen des Markenrechts und sei daher bösgläubig und folglich rechtsmissbräuchlich. Randnummer 65 Die Klagemarke sei auf die Widerklage für nichtig zu erklären, weil die Klägerin im Zeitpunkt der Anmeldung ihrer Klagemarke bösgläubig gewesen sei. Die Klägerin habe die Klagemarke für „Computersoftware; Anwendungssoftware; Computersoftwareplattformen“ in dem Wissen um ihre bereits für das identische Zeichen registrierte Marke und den Umstand, dass die Marke lediglich in dem winzigen Teilbereich einer Software für den Betrieb einer Energiehandelsplattform benutzt werden solle, angemeldet. Dies habe allein dem unlauteren, weil zweckfremden Ziel gedient, eine Monopolstellung im weiten Feld von Computersoftware zu erlangen und so andere Marktteilnehmer von einer Benutzung des Zeichens für auch weit entfernte Waren und Dienstleistungen ausschließen zu können. Das zeige sich daran, dass die Geschäftstätigkeit der Klägerin seit vielen Jahren konstant sei und eine Ausweitung des Markenschutzes nicht rechtfertige. Die Oberbegriffe der gewählten Warenkategorien ( „Computersoftware; Anwendungssoftware; Computersoftwareplattformen“ ) seien schutzunfähig, weil ihr Umfang ufer- und konturlos sei. Dementsprechend sei auf die Widerklage der Beklagten hin die Klagemarke gemäß Art. 59 Abs. 1
  8. b)UMV zu löschen. Randnummer 66 Die Beklagtenseite beantragt, den Rechtsstreit bis zur Vorabentscheidung des EuGH über die nachfolgenden Fragen auszusetzen: Randnummer 67 1. Ist Art. 59

(1)Buchst. b der VO Nr. 2017/1001 dahingehend auszulegen, dass die erneute Anmeldung einer Marke für ein identisches Zeichen unter Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses um unklare und nicht eindeutige Oberbegriffe, für die kein den Umfang der bisherigen Markenanmeldung überschießender Benutzungswille besteht, bösgläubiges Handeln im Sinne dieser Bestimmungen darstellt? Randnummer 68 2. Sind die Begriffe „Computersoftware“, „Anwendungssoftware“, „Computersoftwareplattformen“ sowie „Software as a Service [SaaS]“ aufgrund ihrer Allgemeinheit und des Umstandes, dass sie eine Vielzahl verschiedener Waren bzw. Dienstleistungen umfassen, ungeeignet dazu, als eintragungsfähige Begriffe im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis einer Marke zu dienen? Randnummer 69 Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten und zur Akte gereichten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen. Entscheidungsgründe I. Randnummer 70 Die zulässige Klage ist begründet. 1. Randnummer 71 Die Anträge zu Ziffer 1 sind hinsichtlich der konkret bezeichneten Verletzungsformen dahingehend auszulegen, dass die jeweiligen Anlagen, wie sie zur Akte gereicht worden sind, in Bezug genommen werden. Randnummer 72 Im Fall von Undeutlichkeiten im Klageantrag muss ausgelegt werden, was der Kläger beantragt (BGH BeckRS 2022, 24276 Rn. 16; NJW-RR 2017, 763 Rn. 2; ZWE 2016, 374 Rn. 24; NJW 2016, 2181 Rn. 18; NZM 2015, 218 Rn. 9). Anträge sind als Parteiprozesshandlung der Auslegung fähig und bedürftig. § 308 Abs. 1 ZPO steht dieser Auslegung nicht entgegen (BGH NZM 2013, 618 Rn. 20; 2012, 23861 Rn. 12). Denn die Auslegung dient gerade der Feststellung des Beantragten (BeckOK ZPO/Elzer, 58. Ed. 1.9.2025, ZPO § 308 Rn. 11). Randnummer 73 Es ist aus dem Klägervortrag ersichtlich, auf welche konkreten Verletzungshandlungen die Klägerin Bezug nimmt. Im Rahmen der mündlichen Verhandlung hat sie die in den Anträgen eingeblendeten Verletzungshandlungen der jeweiligen Anlage zugeordnet. Da die Klägerin bereits mit der Klage im Antrag zu Ziffer 1) ersichtlich die konkreten Verletzungshandlungen zum Gegenstand ihres Untersagungsbegehren gemacht hat, bleibt der Unterlassungstenor in Ziffer 1) zudem nicht hinter dem Streitgegenstand zurück. 2. Randnummer 74 Der Klägerin steht gegen die Beklagte zu 1) ein Unterlassungsanspruch hinsichtlich der konkreten Verwendung des Zeichens JOULE aus Art. 9 Abs. 2 lit.
  1. a)UMV zu. Nach der Vorschrift hat der Inhaber einer Unionsmarke unbeschadet der von Inhabern vor dem Zeitpunkt der Anmeldung oder dem Prioritätstag der Unionsmarke erworbenen Rechte das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn das Zeichen mit der Unionsmarke identisch ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch sind, für die die Unionsmarke eingetragen ist.
  2. a)Randnummer 75 Die Klägerin ist Inhaberin der Unionswortmarke EM ... „JOULE“ mit Priorität vom 07.11.2022. Die Klagemarke genießt Schutz für Computersoftware; Anwendungssoftware; Computersoftwareplattformen, Host-Dienste; Dienstleistungen eines Anwendungsdienstanbieters, nämlich Hosting von Computersoftwareanwendungen für Dritte; Vermietungsdienste in Bezug auf Computersoftware; Software as a Service [SaaS]; Entwicklung, Programmierung und Implementierung von Software; Plattform als Dienstleistungen .
  3. b)Randnummer 76 Die Beklagte zu 1 benutzt das Zeichen „JOULE“ sowohl in der grafischen Ausgestaltung wie aus dem Tenor ersichtlich in selbständig kennzeichnender Weise jedenfalls in Form einer Zweitmarke kennzeichenmäßig. Randnummer 77 Die Beklagten berufen sich insoweit darauf, es handele sich bei dem Zeichen JOULE nach den speziellen Kennzeichnungsgewohnheiten im Softwarebereich um eine Produkt- oder Featurebezeichnung, ähnlich der insbesondere aus der Modebranche bekannten Modellbezeichnung. Diese Bezeichnungen würden nicht als Herkunftshinweis verstanden, sondern dienten lediglich der Unterscheidung von Produkten und Features innerhalb des umfangreichen Portfolios desselben Softwareherstellers. Eine Abgrenzung gegenüber fremden Produkten erfolge hingegen über die jeweilige Softwaremarke S.. Diese Ausführungen überzeugen nicht. Randnummer 78 Die Übertragbarkeit der in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zu Modellbezeichnungen ist vorliegend bereits zweifelhaft. Hintergrund der Rechtsprechung ist, dass vor allem im Mode- und Möbelbereich, aber auch in anderen Industriezweigen, mitunter zusätzlich zu den Produktmarken der Hersteller „Namen“ für einzelne Modellvarianten oder Modelllinien verwendet werden, um sie zu unterscheiden (Ingerl/Rohnke/Nordemann/Boddien, 4. Aufl. 2023, MarkenG § 14 Rn. 327). Die Notwendigkeit der Unterscheidung unterschiedlicher Modelle ist vorliegend bereits nicht gegeben. Die Beklagten bieten keine Vielzahl gleichartiger Produkte oder Dienstleistungen an, die durch Modellbezeichnungen unterscheidungsfähig zu machen wären. Die Beklagten be- und vertreiben lediglich ein einziges KI-System. Randnummer 79 Auch wenn man die Rechtsprechung zu Modellbezeichnungen dem Grunde nach für anwendbar hielt, führt dies nicht dazu, dass die Verwendung des Zeichens „JOULE“ als Modellbezeichnung verstanden würde. Eine markenmäßige Benutzung setzt voraus, dass die Bezeichnung im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen dient (vergleiche BGH, GRUR-RR 2010, 359, Rn. 16 – CCCP – unter Hinweis auf EuGH, GRUR 2003, 55, Rn. 51 – Arsenal Football Club; BGH, GRUR 2008, 793, Rn. 15 – Rillenkoffer) und folglich die Herkunftshinweisfunktion der Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. BGH am angegebenen Ort – CCCP – unter Hinweis auf EuGH, GRUR 2008, 698, Rn. 57 – O2/Hutchison; EuGH, GRUR 2009, 756, Rn. 59 – L'Oréal; BGHZ 171, 89, Rn. 22 – Pralinenform; BGH, GRUR 2009, 484, Rn. 60 – METROBUS). Bei der dem Tatrichter obliegenden Beurteilung, ob eine Bezeichnung vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden wird, ist auf die Kennzeichnungsgewohnheiten in dem maßgeblichen Warensektor abzustellen (vgl. BGH, GRUR 2004, 865, 866 – Mustang; GRUR 2019, 1289, Rn. 22 – Damen Hose MO). Die Verkehrsauffassung dazu, ob das Zeichen auch als Hinweis auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betrieb verstanden wird, wird auch durch die konkrete Aufmachung bestimmt, in der die angegriffene Bezeichnung dem Publikum entgegentritt (vergleiche EuGH, GRUR 2008, 698, Rn. 64 – O2/Hutchison; BGH, GRUR 2002, 809, 811 – FRÜHSTÜCKS-DRINK I; GRUR 2010, 838, Rn. 20 – DDR-Logo; GRUR 2012, 1040, Rn. 19 – pjur/pure ; GRUR 2017, 520, Rn. 26 – MICRO COTTON; GRUR 2019, 1289, Randnummer 25 – Damen Hose MO). Ebenfalls ist die konkrete Art des Zeichens selbst in die Prüfung einzubeziehen; handelt es sich bei der Modellbezeichnung um eine in der Branche häufig benutzte Bezeichnung, wird dies zugunsten des Vorliegens einer Modellbezeichnung auch aus Sicht des Verkehrs sprechen. So hat es auch der BGH bei besonders häufig vorkommenden Vornamen für möglich gehalten, dass die Annahme einer zeichenmäßigen Benutzung ausgeschlossen ist (BGH GRUR 2019, 1289 Rn. 26 – Damen Hose MO; aus der älteren Rspr.: BGH GRUR 1970, 552
(553)– Felina-Britta; BGH GRUR 1988, 307 – Gaby; ebenso OLG Hamburg GRUR 2020, 359 – MYMMO MINI: Modellbezeichnung bei besonders häufig vorkommenden Namen naheliegend). Randnummer 80 Auch eine Modellbezeichnung kann als Herkunftshinweis verstanden werden. Kann von einer Bekanntheit der Modellbezeichnung nicht ausgegangen werden, muss bei der Prüfung, ob ihre Verwendung herkunftshinweisend verstanden wird, die Gestaltung des in Rede stehenden Angebots in den Blick genommen werden. Dabei kann die Art ihrer Verwendung dafür sprechen, dass der Verkehr sie als Marke auffasst. Dies kann insbesondere dann angenommen werden, wenn sie in unmittelbarem Zusammenhang mit der Hersteller- oder Dachmarke verwendet wird. Dagegen wird der angesprochene Verkehr in der Verwendung einer nicht als Marke bekannten Modellbezeichnung an einer unauffälligen Stelle in der Angebotsbeschreibung regelmäßig keine markenmäßige Verwendung sehen (BGH GRUR 2019, 522 Rn. 54 – SAM). Randnummer 81 Vor diesem Hintergrund ist vorliegend von einer markenmäßigen Benutzung seitens der Beklagten zu 1) auszugehen. Der angesprochene Verkehr sieht in den „JOULE“-Bezeichnungen auf den Internetseiten der Beklagten zu 1) das Zeichen „JOULE“ als Zweitmarke neben der Erstmarke „S.“. Die Beklagte zu 1) verwendet das Zeichen an zahlreichen Stellen hervorgehoben, blickfangmäßig und in Alleinstellung. Es handelt sich bei dem Begriff nicht um eine häufig genutzte Bezeichnung in der Branche. Auch ist das Wort nicht als Vorname, sondern allenfalls als Nachname von Herrn J2 P. Joule geläufig. Es ist nicht vorgetragen oder im Übrigen ersichtlich, dass es sich bei dem Zeichen Joule in der Branche der Beklagten um eine in der Branche häufig benutzte Bezeichnung handelt. Randnummer 82 Auch die Ausführungen der Beklagtenseite zu weiteren Softwarediensten führen nicht zu einem anderen Verkehrsverständnis. Dabei kann es dahinstehen, ob die angeführten „Featurebezeichnungen“ Dritter (das digitale Planungstool für den Besuch von Disney-Freizeitparks „Genie“, das Dyson-System zur Schmutztrennung „Cyclone Technology“ etc., Anlagenkonvolut B 12) im jeweiligen konkreten Kontext markenmäßig verwendet werden oder nicht. Die angeführten Beispiele treffen zum einen erkennbar keine Aussage zum Verkehrsverständnis von Bezeichnungen für KI-Assistenten. Zum anderen kommt es für die Frage, ob ein Zeichen markenmäßig verwendet wird nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs u.a. maßgeblich darauf an, wie es dem angesprochenen Verkehrskreis konkret gegenübertritt, weshalb der Vortrag zu anderen „Featurebezeichnungen“ vorliegend unergiebig ist.
  1. c)Randnummer 83 Es liegt eine Verwechslungsgefahr vor. Randnummer 84 Die Klagemarke weist eine zumindest durchschnittliche originäre Kennzeichnungskraft für die genannten Waren und Dienstleistungen auf. Randnummer 85 Es liegt ein Fall der Doppelidentverletzung i.S.d. Art. 9 Abs. 2 lit.
  2. a)UMV vor, da die Beklagte zu 1) unter dem angegriffenen, identischen Zeichen „JOULE“ in selbständig kennzeichnender Weise einen KI-Assistenten als Software as a Service, also als ein cloudbasiertes Softwarebereitstellungsmodell, bei dem Anwendungen über das Internet abonniert und genutzt werden, anstatt lokal installiert zu werden, anbietet und vertreibt. Dieses Produkt ist mit den durch die Klagemarke geschützten Dienstleistungen identisch.
  3. d)Randnummer 86 Die bereits erfolgten Verletzungshandlungen begründen eine Wiederholungsgefahr für weitere identische und kerngleiche Handlungen. 3. Randnummer 87 Die Klägerin hat einen Anspruch gegen die Beklagte zu 2) auf Unterlassung der Benutzung der Zeichen „JOULE“ und/oder „S. JOULE“ für die Waren und Dienstleistungen, für die die Marken der Beklagten zu 2) (..., ..., ... und ...) Schutz beanspruchen. Randnummer 88 Der Unterlassungsanspruch der Klägerin folgt aus Art. 9 Abs. 2 lit. a UMV.
  4. a)Randnummer 89 Die markenmäßige Benutzung seitens der Beklagten zu 2) liegt darin, dass sie der Beklagten zu 1) die angegriffenen Marken zur Benutzung im geschäftlichen Verkehr überlassen hat.
  5. b)Randnummer 90 Die Verwechslungsgefahr folgt aus einer Doppelidentverletzung. Randnummer 91 Soweit sich die Marke der Klägerin und die Marken „ J.“ der Beklagten zu 2) gegenüberstehen, ist die Zeichenidentität augenscheinlich. Randnummer 92 Bei den angegriffenen Marken „S. JOULE“ kommt dem Bestandteil „JOULE“ eine selbständig kennzeichnende Bedeutung zu, weshalb die Verwechslungsgefahr auch hier auf Grundlage einer Zeichenidentität zu ermitteln ist. Der übernommene Bestandteil „JOULE“ ist nicht lediglich beschreibend für die hier gegenständlichen Waren und Dienstleistungen. Hinzu tritt der Umstand, dass das hinzugefügte Zeichen „S.“ eine besondere Bekanntheit genießt, was den selbständig kennzeichnenden Charakter des übernommenen Bestandteils unterstreicht (EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 34 – Medion; BGH GRUR 2021, 482 Rn. 50 – RETROLYMPICS; BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 45 – KNEIPP). Anders als die Beklagtenseite meint, steht der Umstand, dass der Zeichenbestandteil „JOULE“ von dem überragenden bekannten hinzugefügten Zeichenbestandteils „S.“ dominiert wird, der selbständig kennzeichnenden Stellung nicht entgegen. Würde in solchen Fallkonstellationen zur Feststellung der Markenähnlichkeit ausschließlich auf die Dominanz der Zeichenbestandteile abgestellt, wäre der Schutz der Ursprungsidentität der Marke nicht gewährleistet (EuGH Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Rn. 35 – THOMSON LIFE). Bei identischen Waren oder Dienstleistungen kann eine Verwechslungsgefahr für das Publikum auch dann bestehen, wenn das streitige Zeichen durch die Aneinanderreihung der Unternehmensbezeichnung eines Dritten zum einen und einer normal kennzeichnungskräftigen eingetragenen Marke zum anderen gebildet wird und letztere in dem zusammengesetzten Zeichen, ohne allein seinen Gesamteindruck zu prägen, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält (Fezer MarkenR/Fezer, 5. Aufl. 2023, MarkenG § 14 Rn. 456). Randnummer 93 Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen sind ebenfalls identisch: Der Schutzbereich der Klagemarke erfasst u.a. Computersoftware und Computersoftwareplattformen. Die Dienstleistungen, für die die angegriffenen Marken angemeldet wurden, betreffen ausnahmslos Computerprogramme und Software unterschiedlicher Art.
  6. c)Randnummer 94 Die erfolgte Markenanmeldung begründet insoweit jedenfalls eine Erstbegehungsgefahr (Ingerl/Rohnke/Nordemann/Jaworski, 4. Aufl. 2023, MarkenG vor § 14 Rn. 163). 4. Randnummer 95 Die Klägerin verfügt über das gem. § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche rechtliche Interesse, die Schadensersatzpflicht der Beklagten feststellen zu lassen. Der Schadenersatzanspruch folgt aus Art. 130 Abs. 2 UMV, § 119 Nr. 2 MarkenG i.V.m. § 14 Abs. 6 MarkenG. Betreffend die Beklagte zu 2) ergibt sich die Verantwortlichkeit aus § 14 Abs. 7 MarkenG. Wird eine Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch gem. § 14 Abs. 7 MarkenG auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden. Die Regelung ist dahingehend auszulegen, dass „Beauftragter“ auch ein Tochterunternehmen des in Anspruch genommenen Betriebsinhabers ist, wenn dieser über die Funktion einer reinen Holding-Gesellschaft hinaus beherrschenden Einfluss auf die Tätigkeit des Tochterunternehmens ausübt (BGH, Urteil vom 07.04.2005, I ZR 221/02, Rn. 20, juris - „Meißner Dekor II“; OLG Frankfurt, Urteil vom 14.02.2019, 6 U 3/18, Rn. 75 f., juris; vgl. auch BGH, Urteil vom 15.02.2018, I ZR 138/16, Rn. 62 - ORTLIEB I). Die arbeitsteilige Organisation eines Unternehmens - im Sinne der Aufteilung auf verschiedene Gesellschaften - soll dem Unternehmensinhaber nicht im Sinne eines Ausschlusses seiner Haftung zugutekommen (vgl. BGH, Urteil vom 15.02.2018, I ZR 138/16, Rn. 62 f. - ORTLIEB I; OLG Hamburg Urt. v. 30.1.2020 – 5 U 179/18, GRUR-RS 2020, 40736 Rn. 73). Nach diesen Maßstäben sind der Beklagten zu 2) die Verletzungshandlungen der Beklagten zu 1) zuzurechnen, weil sie als Konzernmutter einen beherrschenden Einfluss auf die Beklagte zu 1) hat und sich ihre Tätigkeit nicht lediglich auf die Funktion einer Holding-Gesellschaft beschränkt. Randnummer 96 Die Beklagten haben zumindest fahrlässig und damit schuldhaft gehandelt. 5. Randnummer 97 Der Auskunftsanspruch ergibt sich aus Art. 130 Abs. 2 UMV, § 119 Nr. 2 MarkenG i.V.m. § 242 BGB, § 19 MarkenG, § 19 d MarkenG. 6. Randnummer 98 Der Aufwendungsersatzanspruch folgt aus § 14 Abs. 6 MarkenG. Die Abmahnung war vollumfänglich begründet. II. Randnummer 99 Die zulässige Widerklage ist unbegründet. Die Beklagten haben keinen Anspruch darauf, die Klagemarke (Unionswortmarke „JOULE“, Registernummer ...) hinsichtlich der eingetragenen Waren und Dienstleistungen für nichtig zu erklären. Randnummer 100 Ein solcher Anspruch folgt insbesondere nicht aus Art. 59 Abs. 1
  7. b)UMV. Nach dieser Vorschrift wird die Unionsmarke auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für nichtig erklärt, wenn der Anmelder bei der Anmeldung der Marke bösgläubig war. Randnummer 101 Der Begriff der Bösgläubigkeit bezieht sich auf einen subjektiven Beweggrund des Markenanmelders – unredliche Absicht oder ein sonstiges „unlauteres Motiv“ –, der anhand objektiver Kriterien zu ermitteln ist. Für die Beurteilung der Bösgläubigkeit ist also die Absicht des Anmelders zum Zeitpunkt der Anmeldung zu berücksichtigen. Diese Absicht ist ein subjektives Tatbestandsmerkmal, das anhand der objektiven Fallumstände bestimmt werden muss. (EuGH GRUR-Int 2009, 914 Rn. 42 – Lindt/Hauswirth). Solche Faktoren umfassen insbesondere die Tatsache, dass der Anmelder weiß oder wissen muss, dass ein Dritter in mindestens einem Mitgliedstaat ein gleiches oder ähnliches Zeichen für eine gleiche oder mit dem angemeldeten Zeichen verwechselbar ähnliche Ware verwendet, die Absicht des Anmelders, diesen Dritten an der weiteren Verwendung eines solchen Zeichens zu hindern, sowie den Grad des rechtlichen Schutzes, den das Zeichen des Dritten und das angemeldete Zeichen genießen (EuGH GRUR-Int 2009, 914 Rn. 53 – Lindt/Hauswirth; BeckOK UMV/Pohlmann/Schramek, 37. Ed. 1.2.2025, UMV Art. 59 Rn. 7). Es obliegt dem Antragsteller nachzuweisen, dass der Markeninhaber die Marke zum Zeitpunkt der Markenanmeldung bösgläubig anmeldete (BeckOK UMV/Pohlmann/Schramek, 37. Ed. 1.2.2025, UMV Art. 59 Rn. 23). Randnummer 102 Nach diesen Grundsätzen ist keine Bösgläubigkeit anzunehmen. Es ist bereits nicht vorgetragen, dass die Klägerin bei Antrag auf Eintragung der Klagemarke Kenntnis davon hatte, dass ein anderer Marktteilnehmer – insbesondere die Beklagten – beabsichtigten, das Zeichen JOULE zu benutzen. Randnummer 103 Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der zwischen den Parteien diskutierten Entscheidung SKYKICK (EuGH Urt. v. 29.1.2020 – C-371/18, GRUR-RS 2020, 405). Hier führt der EuGH aus: Randnummer 104 „Wie der Generalanwalt in Nr. 109 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, kann jedoch die Eintragung einer Marke, ohne dass der Anmelder die Absicht hat, sie für die von der Eintragung erfassten Waren und Dienstleistungen zu benutzen, Bösgläubigkeit darstellen, wenn die Anmeldung der Marke im Hinblick auf die Ziele der Verordnung Nr. 40/94 und der Ersten Richtlinie 89/104 nicht gerechtfertigt ist. Eine solche Bösgläubigkeit kann aber nur festgestellt werden, wenn es schlüssige und übereinstimmende objektive Indizien dafür gibt, dass der Anmelder der betreffenden Marke zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung die Absicht hatte, entweder in einer den redlichen Handelsbräuchen widersprechenden Weise Drittinteressen zu schaden oder sich auch ohne Bezug zu einem konkreten Dritten ein ausschließliches Recht zu anderen als zu den zur Funktion einer Marke gehörenden Zwecken zu verschaffen. Randnummer 105 Die Bösgläubigkeit eines Markenanmelders kann daher nicht auf der Grundlage der bloßen Feststellung angenommen werden, dass der Anmelder bei der Anmeldung keinen Geschäftsbereich hatte, der den von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen entsprach. Randnummer 106 (EuGH Urt. v. 29.1.2020 – C-371/18, GRUR-RS 2020, 405 Rn. 77 f.) Randnummer 107 Der Fall betraf eine Situation, in der im Zweifel stand, ob der Markenanmelder die Absicht hatte, die Marke für die erfassten Waren und Dienstleistungen zu benutzen. Vorliegend nutzte die Klägerin das Zeichen „JOULE“ bei Eintragung der Klagemarke für Computersoftware. Der Umstand, dass dies nicht für jede Art von Computersoftware gilt, führt nicht zur Bösgläubigkeit, weil die Beklagten hiermit nicht schlüssig vortragen, die Klägerin habe sich ein ausschließliches Recht zu anderen als zu den zur Funktion einer Marke gehörenden Zwecken zu verschaffen wollen. Randnummer 108 Auch der Umstand, dass der Schutzbereich der Klagemarke sehr weit gefasst ist, kann keine Bösgläubigkeit begründen. Zum Zeitpunkt der Eintragung der Marke ist es nicht erforderlich, dass der Markenanmelder bereits eine konkrete Vorstellung von der beabsichtigten Benutzung der Marke hat. Gerade im Bereich der Computersoftware, in dem sich Waren und Dienstleistungen in einem schnelllebigen Wandel befinden, war die Klägerin bei Anmeldung nicht gehalten, lediglich die konkreten Softwareanwendungsbereiche zu definieren, die für die absehbare Nutzung erforderlich waren. Ein Gebot der sparsamen Markenanmeldung lässt sich der UMV nicht entnehmen, zumal das Zusammenspiel von Art. 18 UMV und Art. 58 Abs. 1 lit. a, 47 Abs. 2, 127 Abs. 3 UMV einer zu weitgehenden Markenanmeldung Rechnung trägt. Randnummer 109 Der Einwand des Rechtsmissbrauchs, auf den sich die Beklagten stützen, verfängt ebenfalls nicht. Insbesondere handelt es sich bei der Klagemarke nicht um eine Wiederholungsmarke. Hat der Kläger die Unionsmarke vor oder nach Ablauf der Benutzungsschonfrist einer älteren identischen eingetragenen Marke erneut angemeldet und eintragen lassen, um auf diese Weise Rechtsschutz auf Grund der neu eingetragenen Unionsmarke auch nach Ablauf der Benutzungsschonfrist der prioritätsälteren Marke zu erhalten, herrscht im Ergebnis Einigkeit, dass der Beklagte gegen Ansprüche aus dieser Wiederholungsunionsmarke in einem Verletzungsverfahren Einwände erheben kann (teilweise wird der Einwand des Rechtsmissbrauchs bemüht, teilweise wird das Schonfristprivileg für die Wiederholungsanmeldung versagt, vgl. zu Stand der Diskussion BeckOK MarkenR/Grüger, 42. Ed. 1.7.2025, UMV 2017 Art. 127 Rn. 29 m.w.N.). Vorliegend handelt es sich bei der Klagemarke jedoch nicht um eine Wiederholungsmarke. Der Schutzbereich der älteren Wortmarke der Klägerin (..., Anlage B 11) bleibt weit hinter dem der Klagemarke zurück. Beide Marken erfassen Computerprogramme, im Fall der älteren Marke jedoch lediglich beschränkt auf die Verwendung im Waren- und Terminhandel. Für eine Wiederholungsmarke fehlt es daher an dem Merkmal der Identität der Schutzbereiche. III. Randnummer 110 Die Nebenentscheidungen folgen aus §§ 91 Abs. 1 Satz 1, 709 ZPO. IV. Randnummer 111 Eine Vorlage des Rechtsstreits an den Europäischen Gerichtshof nach Art. 267 Abs. 2 AEUV ist mangels Vorliegens der Vorlagevoraussetzungen nicht veranlasst. Die Auslegung des Art. 59
(1)Buchst. b der VO Nr. 2017/1001 gemäß Frage 1) ist nicht entscheidungserheblich, weil die Beklagten bereits nicht hinreichend dargelegt haben, dass die Klägerin bei Anmeldung der Klagemarke nicht über einen „den Umfang der bisherigen Markenanmeldung überschießenden Benutzungswillen“ verfügte. Die mit Frage 2) angesprochene Auslegung der Begriffe „Computersoftware“, „Anwendungssoftware“, „Computersoftwareplattformen“ sowie „Software as a Service [SaaS]“ begegnet aus der Sicht der Kammer keinen grundsätzlichen Bedenken hinsichtlich ihrer Eintragungsfähigkeit. Es handelt sich um weit gefasste Begriffe, die jedoch zur Beschreibung von Waren und Dienstleistungen geeignet sind.

🔗 Zur amtlichen Quelle

KI-Erklärung auf Basis des amtlichen Gesetzestextes. Orientierend, ersetzt keine Rechtsberatung.