JURE129011689 BPatG München 29. Senat 20120119 29 W (pat) 7/10 Beschluss § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG DEU Bundesrepublik Deutschland Markenbeschwerdeverfahren – "regioPost (Wort-Bild-Marke)/Post (Wort-Bild-

§§ 42Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 Marken

G besteht, für rechtmäßig. 54 Die Frage der

§ 9Abs. 1 Nr. 2 Marken

G ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; GRUR 2006, 60, 61 Rdnr. 12 - coccodrillo; GRUR 2006, 859, 860 Rdnr. 16 – Malteserkreuz I; MarkenR 2008, 405 Tz. 10 - SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 906 - Pantohexal; GRUR 2008, 258, 260 Rdnr. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2009, 484, 486 Rdnr. 23 – Metrobus; GRUR 2010, 235 Rdnr. 15 - AIDA/AIDU; EuGH GRUR 2006, 237, 238 – PICARO/PICASSO). 55 Nach diesen Grundsätzen scheidet eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich hier gegenüberstehenden Vergleichsmarken aus. 56 1. Widerspruch aus der Marke 395 40 404 57

1. a)Die mit der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 39 sind mit den Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke in dieser Klasse eingetragen ist, identisch oder hochgradig ähnlich. Auch im Bereich der beiderseitigen Dienstleistungen aus dem Bereich der Werbung bzw. Marktkommunikation in Klasse 35 können sich die Vergleichsmarken auf hochgradig ähnlichen Dienstleistungen begegnen. Den angesichts dessen zu fordernden deutlichen Markenabstand hält die angegriffene Marke selbst bei Dienstleistungsidentität ein, so dass dahingestellt bleiben kann, ob sich auch im Übrigen ähnliche Waren und Dienstleistungen gegenüberstehen. 58
2. b)Die Widerspruchsmarke 59 verfügte zum maßgeblichen Prioritätszeitpunkt der angegriffenen Marke allenfalls über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die von der Widersprechenden geltend gemachte hohe Bekanntheit des Bestandteils "Post" reicht nicht, um eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu begründen. Abgesehen davon, dass die verkehrsdurchgesetzte Marke "POST" (300 12 966) nicht Gegenstand des vorliegenden Widerspruchsverfahrens ist und zum maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke am 11. Februar 1999 noch nicht als verkehrsdurchgesetzt eingetragen war, verfügt diese ihrerseits nur über eine normale Kennzeichnungskraft (vgl. BGH GRUR 2009, 672, 678 Rdnr. 29 ff.– OSTSEE-POST). Denn ein - bereits zur Begründung der Verkehrsdurchsetzung herangezogener (vgl. BGH GRUR 2009, 669 –POST II) - Durchsetzungsgrad von über 80 % führt nicht zu einer Erhöhung der Kennzeichnungskraft, wenn es sich, wie bei "POST", um einen von Haus aus glatt beschreibenden Begriff handelt (vgl. BGH a. a. O., Rdnr. 31 - OSTSEE-POST; BGH I ZR 79/06, Beschl. v. 02.04.2009 - EP Europost, veröffentl. in juris; OLG Hamburg GRUR-RR 2005, 149, 152 - TNT Post Deutschland; BPatG 26 W (pat) 65/04 – GeoPost; 26 W (pat) 30/07 – CITIPOST; 26 W (pat) 50/04 – MORGEN POST BRIEFSERVICE GMBH; Rohnke/Thiering, GRUR 2011, 8; vgl. auch BGH GRUR 2003, 1040, 1043 - Kinder (48,5 % nicht ausreichend); BGH GRUR 2004, 514, 516 - Telekom (60 % nicht ausreichend); BGH GRUR 2007,1071 - Kinder II (61,3 % nicht ausreichend); BGH GRUR 2007,1066, - Kinderzeit (62 % nicht ausreichend)). 60 Der in der deutschen Umgangssprache geläufige Begriff "POST" ist geeignet, die hier in Rede stehenden Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke eingetragen worden ist, sowie den Gegenstand dieser Dienstleistungen ihrer Art und Gattung nach i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu beschreiben (BGH a. a. O. 13 ff. - POST II; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 8 Rdnr. 347). Bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke bezeichnete das Wort "POST" seit langem im allgemeinen inländischen Sprachgebrauch einerseits eine Dienstleistungseinrichtung, die Briefe, Pakete, Geldsendungen und andere Gegenstände entgegennimmt, befördert und zustellt. Andererseits dient und diente dieses Wort als Sammel- und Oberbegriff für die von einer solchen Dienstleistungseinrichtung beförderten Güter, insbesondere für Schriftgut aller Art wie z. B. Briefe und Karten (Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 3. Auflage 1999, Band 7, S. 2975 f.). Diese Sprach- und Bezeichnungsgewohnheit, die dadurch begründet worden ist, dass Schriftgut, Päckchen und Pakete über mehr als ein Jahrhundert allein durch staatliche Einrichtungen wie die Kaiserliche Post, die Reichspost und die Bundespost befördert wurden, hat sich umgangssprachlich auch nach der Privatisierung der Deutschen Bundespost und ihrer Umwandlung in das Unternehmen "Deutsche Post AG" erhalten. Auch heute noch wird zu beförderndes oder bereits befördertes und zugestelltes Schriftgut mit dem Sammelbegriff "Post" bezeichnet, selbst wenn die Beförderung andere Unternehmen als das der Widersprechenden übernehmen (vgl. BGH a. a. O., Rdnr. 24 - OSTSEE-POST; BPatG a. a. O. – CITIPOST; 26 W (pat) 193/09 – Die grüne Post). Der in dem zusammengesetzten Zeichen 61 enthaltene Begriff "Post" ist daher eine beschreibende Sachangabe. Dies gilt nicht nur für die in Klasse 39 eingetragenen Dienstleistungen der Widerspruchsmarke, sondern auch für die hier in Rede stehende Dienstleistung in Klasse 35 "Marktkommunikation (Pressearbeit, Public Relation, Produktwerbung, Imagekampagnen) für andere". Insoweit können die angesprochenen Verkehrskreise in dem Begriff "Post" einen beschreibenden Hinweis auf die Branche (Post), in welcher die Werbedienstleistungen eingesetzt werden, sehen (BGH GRUR 2009, 949, 951 Rdnr. 24 – My World). 62 Weder durch ihre Verkehrsdurchsetzung, noch zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Verfahren hat die Marke "POST" (300 12 966), auf deren Bekanntheit sich die Widersprechende beruft, eine erhöhte Kennzeichnungskraft erlangt. Um den erhöhten Schutzumfang einer Marke im Widerspruchsverfahren zu berücksichtigen, müssen dessen Voraussetzungen bereits im Prioritätszeitpunkt der jüngeren Marke vorgelegen haben (vgl. BPatG 24 W (pat) 255/95 - Lindora/Linola; BGH GRUR 1963, 626 – Sunsweet; BGH GRUR 1960, 130 - Superpearl II) und im Entscheidungszeitpunkt noch fortbestehen (vgl. Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rdnr. 147). Bei Anmeldung der jüngeren Marke am 11. Februar 1999 sollten schon bis zur Eintragung der Marke "POST" (300 12 966) aufgrund von Verkehrsdurchsetzung am 3. November 2003 noch mehr als vier Jahre vergehen. 63 Um bei glatt beschreibenden, im Verkehr durchgesetzten Zeichen – wie "POST" von erhöhter Kennzeichnungskraft ausgehen zu können, bedarf es der Feststellung zusätzlicher besonderer Umstände, wie des Nachweises eines nahezu einhelligen Zuordnungsgrades (vgl. BGH a. a. O. Rdnr. 30 f. -OSTSEE-POST), die eine solche Feststellung ausnahmsweise zu tragen geeignet sind. Solche zusätzlichen Umstände sind von der Widersprechenden, insbesondere für den hier u. a. maßgeblichen Zeitpunkt des 11. Februar 1999, weder hinreichend konkret vorgetragen noch nachgewiesen worden und auch sonst nicht ersichtlich. Da aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragene Marken regelmäßig über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügen (vgl. BGH a. a. O. Rdnr. 26 - OSTSEE-POST; GRUR 2002, 171, 173 f. - Marlboro-Dach; GRUR 2007, 1066 Rdnr. 34 – Kinderzeit), sind Tatsachen, deren Nachweis bereits zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung erforderlich war, nicht geeignet, zugleich einen erhöhten Schutzumfang der betreffenden Marke zu begründen. Dies käme einer "dop-pelten Belohnung" gleich, die mit dem Wesen der Verkehrsdurchsetzung nicht vereinbar ist (vgl. BPatG GRUR 2008, 174, 176 - EUROPOSTCOM; BPatG GRUR 2008, 179 - dCP deutsche City Post; BPatG 26 W (pat) 65/04 – GeoPost; 26 W (pat) 30/07 – CITIPOST; 26 W (pat) 50/04 – MORGEN POST BRIEFSERVICE GMBH; Ingerl/Rohnke, a. a. O., § 14 Rdnr. 631). 64 Die von der Widersprechenden vorgelegten Verkehrsbefragungen von Mai 2000 (IPSOS Deutschland GmbH, Befragungszeitraum April/Mai 2000) und von Februar 2003 (NFO Infratest Rechtsforschung, Befragungszeitraum November/Dezember 2002) kommen dem Prioritätszeitpunkt der jüngeren Marke am nächsten. Sie weisen jeweils Durchsetzungsgrade auf, die unter bzw. nur knapp über jenen 83,9 % liegen, die die TNS Infratest Rechtsforschung GmbH als Ergebnis ihres Gutachtens von Januar 2006 (Befragungszeitraum September/Oktober 2005) festgestellt hat. Wie der Bundesgerichtshof, dem diese Verkehrsbefragungen bereits vorlagen, in seiner Entscheidung "OSTSEE-POST" (GRUR 2009, 672 – 678, Rdnr. 30) ausgeführt hat, folgt aus diesen Durchsetzungsgraden jedoch keine gesteigerte Kennzeichnungskraft der nur auf Grund von Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Marke "POST" (300 12 966). 65 Der "Brand Assessment BRIEF 2010" von November 2010 (Market Research Service Center, Befragungszeitraum April/Mai 2010, Anlage B 20) führt zu keinem anderen Ergebnis. Gegenstand dieser Verkehrsbefragungen war eine andere Marke, nämlich die Wort-/Bildmarke 397 58 809 ("Deutsche Post mit Posthorn"). Die Befragungen beruhen auf zu geringen Stichproben von 300, 680 und 301 befragten Personen. Sie sind auch wegen des großen zeitlichen Abstands zwischen ihrem Befragungszeitraum und dem Prioritätszeitpunkt der jüngeren Marke nicht geeignet, um eine erhöhte Kennzeichnungskraft des Zeichens "POST" bzw. der Widerspruchsmarke 66 für diesen Zeitpunkt zu belegen. 67 Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft des isolierten Zeichens "POST" über das bereits für die Verkehrsdurchsetzung erforderliche Maß hinaus ergibt sich schließlich weder aus den von der Widersprechenden vorgelegten Benutzungsbeispielen für diese Marke

§ 9Abs. 1 Nr. 2 Marken

G zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (BGH GRUR 2006, 859 Rdnr. 18 – Malteserkreuz I). 93 Die aus Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzte Widerspruchsmarke wird hier in der jüngeren Marke schon nicht vollständig übernommen, sondern lediglich der Wortbestandteil "Post". Das gemeinsame Element "Post" bildet in der jüngeren Marke zusammen mit dem Bestandteil "regio" eine gesamtbegriffliche Einheit, weshalb ihm keine eigenständig kennzeichnende Stellung zukommt, so dass eine Verwechslungsgefahr unter diesem Gesichtspunkt zu verneinen ist (EuGH a. a. O. - THOMSON LIFE). 94

1. cc)Auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne liegt nicht vor. Eine solche wird angenommen, wenn die Vergleichskennzeichnungen zwar als unterschiedlich und als solche verschiedener Unternehmen aufgefasst werden, jedoch gleichwohl aufgrund besonderer Umstände, insbesondere wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung, geschlossen wird, dass zwischen den Unternehmen Beziehungen geschäftlicher, wirtschaftlicher oder organisatorischer Art bestehen. Für die Annahme einer solchen Verwechslungsgefahr ist nach höchstrichterlicher Rechtsprechung regelmäßig erforderlich, dass sich die ältere Marke zu einem im Verkehr bekannten Unternehmenskennzeichen entwickelt hat (BGH GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling; GRUR 2004, 865, 867 - Mustang), was hier unterstellt werden kann. Dies allein reicht allerdings nicht aus. Denn die Vergleichsmarken weisen keine Gemeinsamkeiten auf, weder im Aufbau noch in schriftbildlichen Elementen. Insbesondere der von ihnen ausgehende unterschiedliche "Flair" lässt nicht erwarten, dass das angesprochene Publikum auf geschäftliche, wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den Unternehmen der Widersprechenden und der Markeninhaberin schließt. Mit dem Unternehmen der Widersprechenden verbinden die Verbraucher in erster Linie die Farbe Gelb und das stilisierte Posthorn. Die angegriffene Marke stimmt aber in diesen kennzeichnenden Elementen mit der Widerspruchsmarke in keiner Weise überein, sondern hat eine andere Farbgebung und bildliche Gestaltung, aus der sie letztlich wegen des beschreibenden Sinngehalts der Wortelemente auch ihre Kennzeichnungskraft herleitet. 95 Auch sonstige Umstände, aus denen eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne hergeleitet werden könnte, sind nicht ersichtlich. Ausschließlich assoziative Gedankenverbindungen, die zwar zu behindernden, rufausbeutenden oder verwässernden Wirkungen, nicht jedoch zu eigentlichen Herkunftsverwechslungen führen, reichen für die Annahme einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr nicht aus (EuGH GRUR 1998, 387, 389, Rdnr. 18 - Sabèl/Puma; BGH GRUR 2000, 886, 887 - Bayer/BeyChem; GRUR 2002, 544, 547 – BANK 24). 96
2. d)Entgegen der von der Widersprechenden geäußerten Rechtsauffassung ist zur Frage, ob zwischen den beiderseitigen Marken eine Verwechslungsgefahr besteht, auch kein Verkehrsumfragegutachten einzuholen. Als Rechtsfrage, die der vollständigen Überprüfung im Revisions- oder Rechtsbeschwerdeverfahren unterliegt, ist die Beurteilung der Verwechslungsgefahr keiner Beweisaufnahme zugänglich (vgl. BGH GRUR 1992, 48, 51 f. - frei öl; GRUR 1993, 118, 120 - Corvaton/Corvasal; BPatG 26 W (pat) 30/07 – CITIPOST; 26 W (pat) 50/04 – MORGEN POST BRIEFSERVICE GMBH; Beier GRUR 1974, 514, 518; Völp GRUR 1974, 754 ff.; Eichmann GRUR 1998, 202, 213; vgl. auch SchweizBG GRUR Int. 2001, 187 RIVELLA/apiella). Die Rechtsfrage, welcher Schutzumfang einer Marke zukommt, also welchen Abstand die Marke von konkurrierenden jüngeren Marken fordern kann (Berneke, WRP 2007, 1417, 1419), lässt sich nicht auf empirischem Wege durch demoskopische Gutachten entscheiden. Im Widerspruchsverfahren sind Nachweise zu tatsächlich vorkommenden Verwechslungen schließlich auch nicht mit dem Ziel zu erheben, Indizien für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr im Rechtssinne zu gewinnen; denn das Widerspruchsverfahren findet zu einem Zeitpunkt statt, in dem sich die Kollisionsmarken im Verkehr häufig noch gar nicht begegnet sind; tatsächlich vorkommende Verwechslungen sind zur Bejahung einer Verwechslungsgefahr im Rechtssinne im Übrigen nicht einmal notwendig (st. Rspr.; BGH GRUR 1961, 535, 537 – arko; GRUR 1991, 609, 611 - SL; vgl. auch SchweizBG GRUR Int. 2001, 187 RIVELLA/apiella). 97 2. Widerspruch aus der Marke 396 36 412 "Deutsche Post" 98 Auch der Widerspruch aus dieser Marke hat keinen Erfolg. Zwischen dieser Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke besteht ebenfalls keine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. 99
3. a)Die Vergleichszeichen können sich auf teils identische, teils hochgradig ähnliche Dienstleistungen begegnen. Insoweit gelten die Ausführungen zum Widerspruch zu 1. unter
4. a)entsprechend. 100
5. b)Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist in Anbetracht der schutzunfähigen Gesamtbezeichnung "Deutsche Post", die sich aus einer geografischen Herkunftsangabe und einer beschreibenden Sachangabe zusammensetzt, im Zusammenhang mit den hier in Rede stehenden Dienstleistungen von Haus aus auf ein Minimum beschränkt. Die Wortkombination wird in ihrer Gesamtbedeutung ohne weiteres im Sinne von "Deutschland betreffendes Dienstleistungsunternehmen zur Beförderung von Briefen, Paketen, Geldsendungen" oder "zu beförderndes oder bereits befördertes und zugestelltes Schriftgut aus Deutschland" verstanden. 101 Es kann dahingestellt bleiben, ob die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen geeignet sind, eine intensive Benutzung der Widerspruchsmarke in Deutschland bereits in dem für die Berücksichtigung des Schutzumfangs maßgeblichen Prioritätszeitpunkt der jüngeren Marke am 11. Februar 1999 zu belegen. Hieran bestehen jedenfalls erhebliche Zweifel, weil sich die als Anlage B 34 vorgelegten Benutzungsbeispiele größtenteils zeitlich nicht zuordnen lassen und sich die weiter zur Akte gereichten Belege (Artikel, Umfrageergebnisse, Geschäftsberichte, Anlagen B 35 – B 48) auf ein anderes Zeichen, nämlich , und/oder auf Zeiträume beziehen, die vom Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke so weit entfernt sind, dass sie keine Aussagen zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im Jahr 1999 ermöglichen. Die Umsatzzahlen aus dem Geschäftsbericht (Mehrjahresübersicht) des Post- und Logistikkonzerns Deutsche Post DHL für die Jahre 2002 bis 2009 lassen ebenfalls den erforderlichen Bezug gerade zu der Marke "Deutsche Post" vermissen. 102 Aber selbst eine hinreichend glaubhaft gemachte intensive Benutzung der Widerspruchsmarke zum maßgeblichen Zeitpunkt im Februar 1999 würde hier lediglich dazu führen, dass ihre ursprünglich auf ein Minimum reduzierte Kennzeichnungskraft für die betreffenden Dienstleistungen als kompensiert anzusehen wäre, so dass der Widerspruchsmarke insoweit ein durchschnittlicher Schutzumfang zukäme (BPatG 24 W (pat) 11/09 – ARS VITALIS/VITALIS; 29 W (pat) 523/10 – SANKT VITALIS/VITALIS). Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft könnte der Widerspruchsmarke daher für den o. g. Zeitpunkt nicht beigemessen werden. Denn die im Zusammenhang mit der Benutzung vorgelegten Unterlagen reichen keinesfalls aus, um über eine Stärkung der originär äußerst schwachen Kennzeichnungskraft auf eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft hinaus eine erhöhte Kennzeichnungskraft zu begründen. 103
6. c)Unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke "Deutsche Post" und Anwendung durchschnittlicher Sorgfalt seitens der angesprochenen Verkehrskreise ist ausgehend von identischen bzw. hochgradig ähnlichen Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr mangels Ähnlichkeit der sich gegenüber stehenden Marken zu verneinen. Dies gilt selbst für den Fall, dass der Widerspruchsmarke eine leicht gesteigerte Kennzeichnungskraft zugestanden werden würde. Insoweit wird auf die zum Widerspruch zu 1. vorstehend getroffenen Feststellungen Bezug genommen, die hier in gleicher Weise zutreffen. Hinzu kommt, dass sich die beiden Wortbestandteile "Deutsche" und "Post" in der Widerspruchsmarke – ebenso wie die beiden Wortbestandteile des angegriffenen Zeichens – für den Verbraucher zu einem Gesamtbegriff verbinden. Damit liegen zwei gleichgewichtige Wortbestandteile vor, so dass eine Prägung durch eines dieser beiden Elemente ausscheidet. 104 3. Die Rechtsbeschwerde wird entsprechend dem Antrag der Beschwerdeführerin auf der Grundlage von § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zugelassen. Zu der von der Beschwerdeführerin aufgeworfenen Frage zur Feststellung der Verwechslungsgefahr im Wege tatsächlicher Erhebungen, beispielsweise durch Umfragen, hält der Senat jedenfalls im Hinblick auf eine tatsächlich lang benutzte Widerspruchsmarke eine vertiefte oberstgerichtliche Entscheidung für erforderlich. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass die hierzu bestehende Rechtsprechung und Literatur nicht ganz aktuell ist und sich die tatsächlichen Verhältnisse am Markt ganz allgemein durch die zunehmende Privatisierung früher staatlicher Branchen geändert haben. 105 4. Für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG gibt der entschiedene Fall keine Veranlassung, so dass gemäß § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG jeder Verfahrensbeteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst trägt. http://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-JURE129011689&psml=bsjrsprod.psml&max=true Deutschland deutsch BMJV public