JURE129012279 BPatG München 33. Senat 20120430 33 W (pat) 22/10 Beschluss § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG DEU Bundesrepublik Deutschland Markenbeschwerdeverfahren – "Cortal Consors SENATOR-CLUB/SENATOR" – zur Kennzeichnungskraft - Dienstleistungsidentität und –ähnlichkeit – weitere Markenbestandteile in jüngerer Marke - keine Prägung durch Markenbestandteil – keine Verwechslungsgefahr In der Beschwerdesache … betreffend die Marke 307 63 417 hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. Dezember 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bender, der Vorsitzenden Richterin am Landgericht Grote-Bittner und des Richters Kätker beschlossen: Die Beschwerde wird zurückgewiesen. I 1 Gegen die Eintragung der Wortmarke 307 63 417 2 Cortal Consors SENATOR-CLUB 3 für 4 zahlreiche Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 38, 41, 5 u. a. für: 6 (Klasse 35:) Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung und -beratung; Buchführung 7 (Klasse 36:) Finanzwesen; Geldgeschäfte; Vermögensverwaltung; Vermögensberatung, 8 ist Widerspruch erhoben worden aus der am 27. Mai 1982 eingetragenen Wortmarke 1 033 818 9 SENATOR 10 für 11 (Klasse 35 u. 36): Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Treuhanddienste, nämlich Vermögensberatung und -verwaltung; Buchführung für Dritte 12 (Dienstleistungen in der ungruppierten Reihenfolge ihrer Eintragung). 13 Mit Beschlüssen vom 2. Juni 2009 und vom 11. November 2009, letzterer im Erinnerungsverfahren, hat die Markenstelle für Klasse 36 den Widerspruch zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle besteht zwischen den Marken keine Gefahr von Verwechslungen. Zwar sei teilweise eine Identität der Dienstleistungen festzustellen, etwa bei den für die jüngere Marke eingetragenen Dienstleistungen "Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung und -beratung", welche von den für die Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistungen "Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung" umfasst würden, ebenso zwischen "Finanzwesen" der jüngeren Marke und "Treuhanddienste, nämlich Vermögensberatung und -verwaltung" der Widerspruchsmarke. Auch sei der Widerspruchsmarke eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft beizumessen, denn das Wort "Senator" bezeichne einen "Ratsherren" bzw. "Mitglied des Senats" und stelle mit dieser Bedeutung keine ernsthafte Merkmalsbezeichnung für die fraglichen Dienstleistungen des Geschäfts- oder Finanzwesens oder verwandter Branchen dar. Dennoch halte die angegriffene Marke den erforderlichen Abstand zur Gegenmarke ein. 14 Dabei sei zunächst von einer erhöhten Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise auf dem hier fraglichen Dienstleistungsgebiet auszugehen, was sich kollisionsmindernd auswirke. Da die Widerspruchsmarke in der jüngeren Marke enthalten sei, könne eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nur dann bejaht werden, wenn der Gesamteindruck der mehrgliedrigen jüngeren Marke gerade durch den übereinstimmenden Bestandteil "Senator" geprägt werde und die übrigen Bestandteile demgegenüber in den Hintergrund treten. In der jüngeren Marke trete das Wort "SENATOR" aber vielmehr in den Hintergrund, präge also deren Gesamteindruck nicht. Das Wort "SENATOR" sei nämlich der vorangehenden bekannten Firmenbezeichnung "Cortal Consors" nachgestellt und zudem in den Gesamtbegriff "SENATOR-CLUB" eingebunden, wobei dieser eine andere Bedeutung habe als der Begriff "Senator" in Alleinstellung. Die Wortkombination "SENATOR-CLUB" werde regelmäßig als Bezeichnung eines besonderen Angebots verstanden. Da das Wort "Senator" mit der Bedeutung "Ratsherr, Mitglied eines Senats" eine gewisse herausgehobene Stellung einer Person bezeichne und eine Qualitätsanmutung impliziere, bringe der Gesamtbegriff "SENATOR-CLUB" in beschreibender Weise zum Ausdruck, dass die Dienstleistungen für eine besondere Klientel bestimmt und geeignet seien. Nachdem es sich bei dem weiteren Markenelement "Cortal Consors " um die Bezeichnung eines nicht unbekannten Dienstleisters des Finanzwesens und angrenzender Gebiete mit ca. 600.000 Kunden in Deutschland handele, werde der gemeinsam mit dieser Firmenbezeichnung verwendete Begriff "SENATOR-CLUB" lediglich als beschreibender Hinweis auf die avisierte Kundenkategorie verstanden. Die angegriffene Marke werde daher gerade nicht durch das Wort "SENATOR" geprägt. 15 Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Nach ihrer Auffassung besteht zwischen den beiderseitigen Marken eine Gefahr von Verwechslungen. Die Dienstleistungen der angegriffenen Marke seien mit denen der Widerspruchsmarke zum Teil identisch, im Übrigen ähnlich. Dazu nimmt die Widersprechende auf einen Beschluss der Markenstelle vom 29. Mai 2009 zum parallelen Widerspruchsverfahren zur Marke 306 38 748 Bezug (betreffend die Marke "Cortal Consors Senator" mit gleichem Dienstleistungsverzeichnis wie die vorliegend angegriffene Marke, wobei Widerspruch ebenfalls aus der Marke 1 033 818 - SENATOR erhoben worden ist) und trägt ergänzend ausführlich zu der ihrer Auffassung nach gegebenen Identität bzw. Ähnlichkeit der beiderseitigen Dienstleistungen vor. 16 Zudem bestehe eine ausreichende Ähnlichkeit der Zeichen. Soweit die Markenstelle eine Verwechslungsgefahr mit der Erwägung verneint habe, dass der Gesamtbegriff "SENATOR-CLUB" gegenüber der Firmenbezeichnung "Cortal Consors" in beschreibender Weise als Bezeichnung eines besonderen Angebots für eine bestimmte Klientel verstanden werde, und sie damit maßgeblich auf das Unternehmenskennzeichen der Inhaberin der angegriffenen Marke abgestellt habe, verkenne die Markenstelle die Grundsätze der Entscheidung EuGH GRUR 2005,1042 - Thomson Life. Danach behalte das usurpierte Zeichen seine Selbstständigkeit, wenn das zusammengesetzte jüngere Zeichen aus dieser älteren Marke und einem bekannten Handelsnamen bestehe. Wenn man jedoch, wie es die Markenstelle fehlerhaft getan habe, den Bedeutungsgehalt des übernommenen Zeichens ausgehend vom vorangestellten Unternehmenskennzeichen der jüngeren Kombinationsmarke ermittele, dann verliere die usurpierte Marke gerade die vom EuGH geforderte Selbstständigkeit. Die Markenstelle hätte die Markenähnlichkeit also gerade ohne Hinzuziehung des Unternehmenskennzeichens der Markeninhaberin feststellen müssen. 17 Im Übrigen sei das Wort "SENATOR" auch innerhalb der Wortfolge "SENATOR-CLUB" das dominierende Element. Denn das Wort "CLUB" sei lediglich ein beschreibender Zusatz für eine Personenvereinigung, ähnlich wie der Zusatz eines (eingetragenen) Vereins. Solche Zusätze würden vom Verkehr bei der schlagwortartigen Kurzbezeichnung einer solchen Vereinigung häufig weggelassen. Ergänzend hat die Widersprechende in der mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen, dass beim Deutschen Patent- und Markenamt etwa 1000 und beim Harmonisierungsamt etwa 800 Marken mit dem Bestandteil "Club" eingetragen seien, was die Kennzeichnungsschwäche dieses Worts zusätzlich belege. 18 Es liege auch nicht etwa ein Gesamtbegriff "SENATOR CLUB" im Sinne einer beschreibenden Bezeichnung eines besonderen Angebots für eine bestimmte Klientel vor, wie dies die Markenstelle fehlerhaft gemeint habe. Die Markenstelle habe sich damit in Widerspruch zu der von ihr selbst getroffenen Feststellung gesetzt, dass das Wort "Senator" einen Ratsherrn bzw. Mitglied eines Senats bezeichne und somit gerade keine ernsthafte Merkmalsangabe darstellen könne, sondern in Bezug auf die Dienstleistungen vage und vieldeutig sei. Allenfalls liege eine gewisse Qualitätsanmutung vor, die sich in der deutschen Sprache aber nicht zu einem beschreibenden Begriff entwickelt habe. Außerdem sei das Wort "SENATOR" in Kombination mit dem Wort "CLUB" nicht verständlicher. Denn die Aussage, dass das, was vage und vieldeutig sei, nur einem bestimmten Personenkreis zugänglich sein solle, erhöhe nicht den Bedeutungsgehalt des Wortes "SENATOR". Unter diesen Umständen habe der Verkehr keine Veranlassung, die Worte "SENATOR" und "CLUB" zu einem Gesamtbegriff zu verbinden. Vielmehr ständen zwei separate Wörter nebeneinander, wobei einzig der Begriff "Senator" das originär kennzeichnende Wort darstelle. Der Verkehr werde sich daher allein am kennzeichnungskräftigen Wortbestandteil "SENATOR" der jüngeren Marke orientieren, so dass dieser den Gesamteindruck der angegriffenen Marke präge. Angesichts der normalen Kennzeichnungskraft des nicht beschreibenden prägenden Worts "SENATOR" sei damit eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. 19 Auf die von der Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 1. Dezember 2011 erhobene Nichtbenutzungseinrede hat die Widersprechende in der mündlichen Verhandlung Unterlagen zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung ihrer Marke vorgelegt, insbesondere eine eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden vom 6. Dezember 2011 mit begleitenden Unterlagen, wie Rechnungskopien sowie eine Kopie ihres Schriftsatzes vom 24. Juli 2008 samt Anlagen, den sie im gegen die Marke 306 38 748 gerichteten Widerspruchsverfahren beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht hat. Sie meint, damit die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke nach beiden Alternativen des § 43 Abs. 1 MarkenG glaubhaft gemacht zu haben, wobei sie darauf hinweist, dass zum Bereich "Geschäftsbesorgung" auch Buchführung und kleine steuerberatende Tätigkeiten gehörten. 20 Die Widersprechende beantragt, 21 die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen. 22 Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt, 23 die Beschwerde zurückzuweisen. 24 Sie hält die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für nicht glaubhaft gemacht. Hierzu hat sie zunächst auf das parallele Widerspruchsverfahren zur Marke 307 63 419 - Senator Club verwiesen, in dem die Markenstelle mit Beschluss vom 17. August 2011 unter Würdigung der dort von der Widersprechenden eingereichten Benutzungsunterlagen eine Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung derselben Widerspruchsmarke verneint hat. 25 Nachdem der Markeninhaberin im Anschluss an die mündliche Verhandlung vom 6. Dezember 2011 mit verkündetem Beschluss des Senats eine Schriftsatzfrist bis zum 28. Februar 2012 zur Stellungnahme auf die Benutzungsunterlagen nachgelassen worden ist und nach einem Telefonat mit dem Senatsvorsitzenden vom 20. Februar 2012, in dem dieser laut Aktenvermerk eine "Fristverlängerung" bis zum 31. März 2012 zugesagt hat, hat die Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 29. März 2012 vorgetragen, dass die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung nicht ausreichend, insbesondere in Bezug auf die einzelnen Dienstleistungen der Widerspruchsmarke zu unspezifisch seien. 26 Darüber hinaus meint sie, dass keine Gefahr von Verwechslungen bestehe. Die Markenstelle sei im angefochtenen Beschluss zutreffend davon ausgegangen, dass das Wort "SENATOR" in der jüngeren Marke gegenüber dem bekannten und intensiv beworbenen Firmennamen "Cortal Consors" der Markeninhaberin in den Hintergrund trete, und dass die gesamtbegriffliche Wortfolge "SENATOR-CLUB" lediglich eine beschreibende Hinzufügung dahingehend sei, dass die Dienstleistungen für eine besonders gehobene Klientel erbracht würden bzw. dass es sich dabei um eine gehobenere Produktgruppe handele. Damit werde ein solches Mehrwortzeichen regelmäßig durch den Firmenbestandteil, hier: "Cortal Consors", und nicht durch den kennzeichnungsschwachen, da beschreibenden Zusatz geprägt. Im Übrigen sei auch das Wort "SENATOR" als Bezeichnung einer besonders hervorgehobenen Person mit bestimmten Privilegien selbst ein kennzeichnungsschwacher Begriff. 27 Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. II 28 Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist nicht begründet. Dabei kann letztlich dahinstehen, ob die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nach §§ 43 Abs. 1, 26 MarkenG glaubhaft gemacht worden ist, denn die Beschwerde ist jedenfalls bereits deshalb unbegründet, weil zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr i. S. d. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht. 29 Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Öffentlichkeit glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die kennzeichnungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, Rdn. 28 - THOMSON LIFE; GRUR 2008, 343, Nr. 33 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM ("BAINBRIDGE"), jew. m. w. N.). 30 Insbesondere bestimmt sich die Verwechslungsgefahr anhand einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2002, 544, 545 - BANK 24 m. w. N.; GRUR 2002, 1067 - DKV/OKV; GRUR 2003, 963 - AntiVir/AntiVirus). 31
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